臺北高等行政法院判決 九十年度訴字第三一二號
原 告 仁友玻璃有限公司
代 表 人 甲○○董事長
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 陳明邦（局長）
訴訟代理人 乙○○
丁○○
參 加 人 同花順有限公司
代 表 人 丙○○
訴訟代理人 林健昌
右當事人間因新型專利異議事件，原告不服經濟部中華民國八十九年十一月十五日經
（八九）訴字第八九○八九四五八號訴願決定，提起行政訴訟。本院裁定命參加人參
加訴訟後，判決如左：
主 文
訴願決定及原處分均撤銷。
被告應就原告於八十六年十二月三十一日提出、以「參加人同花順有限公司於八十五年八月二十九日申請之『濾水器之濾心結構改良』新型專利，有違專利法第五條第二項之規定，不得給予專利權」之異議請求事件，參照本判決所示之法律見解，另為處分。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
一、事實概要：
Ａ、本案參加人同花順有限公司前於民國（下同）八十五年八月二十九日以「濾水 器之濾心結構改良」向中央標準局（八十八年一月二十六日改制為智慧財產局 ）申請新型專利，經該局編為第00000000號審查，准予專利，並對外 公告。
Ｂ、原告則於公告期間內之八十六年十二月三十一日對上開審定專利提起異議，主 張前開審定專利有違專利法第五條第二項之規定（專利申請權人，除本法另有 規定或契約另有訂定外，係指發明人、創作人或其受讓人或繼承人），不符新 型專利要件。
Ｃ、被告則為異議不成立之審定，而拒絕了原告所請、對參加人之前開新型作成撤 銷專利權行政處分之請求。
Ｄ、原告不服，提起訴願亦經經濟部以八十九年十一月十五日經（八九）訴字第八 九○八九四五八號訴願決定書駁回其訴願，乃提起本件行政訴訟。二、兩造（含參加人）聲明：
Ａ、原告聲明：
１、求為判決撤銷原處分及訴願決定。
２、被告應為異議成立之行政處分。
Ｂ、被告聲明：
求為判決駁回原告之訴。
Ｃ、參加人聲明：
求為判決駁回原告之訴。
三、兩造（含參加人）之爭點：
Ａ、原告主張之理由：
１、查參加人同花順有限公司之法定代理人為丙○○，其並非上揭公司之雇用人 。
２、次查同花順有限公司就系爭專利至今並未為實施使用，顯見該公司之法定代 理人丙○○就系爭專利係抄襲原告。
３、末查丙○○既係同花順有限公司之法定代理人，其本應親自接受面詢，然丙 ○○自知並非系爭專利之創作人，始委任他人出席面詢，為此訴請判決如上 開聲明。
４、另在鈞院審理時，參加人之訴訟代理人林健昌自承該專利為其本人所發明， 則依專利法第七十一條第二款之規定（「有下列情事之一者，專利專責機關 應依職權撤銷其發明專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告證書作 廢：．．．．．。二、發明專利權人為非發明專利申請權人者。．．」）， 亦應否准給予參加人系爭案之專利權。
５、又依專利公報第三０六三一六號「濾水器濾水結構之改良」專利案（八十五 年八月七日提出申請，並於八十六年五月二十一日核准公告），其揭露之技 術內容與參加人系爭案相比較，系爭案乃屬「運用申請前既有之技術或知識 （指上開專利案所揭露之技術內容），而為熟習該項技術者所能輕易完成， 且未能增進功效」之新型，亦因不具進步性，而違反專利法第九十八條第二 項之規定，不予給予專利。具體之理由如下：
ａ、系爭案『濾水器之濾心結構改良』，其申請案號為00000000號， 係於八十五年八月二十九日提出申請，其申請專利範圍1所述：於近水管 路上方處設有一旋鈕16控制進水流量之啟閉，其中：濾心2，其係將濾心 採上、下雙層之濾蕊體21、22設計，於濾心上、下端乃分別螺接一濾心上 、下蓋23、24，該濾心上蓋內端面乃套一濾棉套231，其特徵在於：該上 層濾心蕊體底端內環壁處乃設有一斜向隔肋板211，且隔肋板端面旋定處 乃設有一網目透水孔212；即可另其流入濾心內之水因隔肋板211之斜向設 置，故可於上、下層濾心蕊體內產生對流循環之情形，藉以與上、下層蕊 體內之濾材能充分渾合過濾。
ｂ、而專利公報公告號第三○六三一六號『濾水器濾水結構之改良』，乃原告 負責人甲○○於八十五年八月七日提出申請，並於八十六年五月二十一日 核准公告。
ｃ、系爭案之隔肋板斜向設計，與專利公報公告號第三○六三一六號中之過濾 網37功用相同，亦都是利用過濾網使水流上下對流循環來達到濾水效果， 而其斜向之設計，亦為從事該項行業或熟知該項技術者，所能輕易完成之 設計，再與其結構比對該系爭案中之結構如（說明二）所述，與專利公報
公告號第三○六三一六號中之結構相同，於此可鑑其違反「專利法第九十 八條第二款」規定無誤。
６、另外綜觀系爭案其創作背景，參加人之系爭案乃係利用與原告之合作關係， 而從中竊取其專利技術，爰說明如下：
ａ、引證資料一為『水友瞬間淨水器5A陶瓷濾材契約書』，該契約書係於八十 五年月四日所簽訂，其時間遠早於系爭案之申請日期。因此其時間證明當 無庸置疑。而該契約書中之甲方乃為參加人『同花順有限公司』而乙方乃 為專利公報公告號第三○六三一六號『濾水器濾水結構之改良』申請人楊 友賓所負責之原告公司，在雙方所簽訂之契約內容中，將所有相關之水友 牌瞬間淨水器技術及營業秘密一併提供于參加人，熟知該參加人竟不思上 進、異想天開，直接將原告之專利，專利公報公告號第三○六三一六號『 濾水器濾水結構之改良』，訴之文字變化企圖暪混過關並不法取得專利。 ｂ、專利公報公告第三○六三一六號『濾水器濾水結構之改良』，該結構乃係 引證資料二（「八十五年七月三十日，與合作之製造商『溢泰實業有限公 司』簽立合作契約書」）之附圖一：即有關該濾水器結構之簡式分解圖。 ７、依專利法第一百零四條第一款之規定（「有下列情事之一者，專利專責機關 應依職權撤銷其新型專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告證書作 廢：．．．一、違反第一百零五條準用第二十七條或第九十七條至第九十九 條規定者。．．．」），被告應不准參加人之本件新型專利申請。 Ｂ、被告主張之理由：
１、按原告起訴理由一主張：「丙○○非屬同花順公司之僱用人」云云。惟查專 利創作人丙○○其是否為同花順公司之員工與專利法第七十一條第二款無涉 ，該理由不足採。
２、又原告起訴理由二主張：「同花順公司未實施系爭專利」云云。惟查原告如 何得知其未實施之狀態，尚難佐證，且查專利申請後之實施與否無涉於專利 權，故該理由不足採。
３、而原告起訴理由三主張：「丙○○未親自接受面詢足證其非系爭專利之創作 人」云云。但查原告於異議階段曾提證據一、二、三及發票等證物，擬證明 系爭案創作人非為真正創作人，然經被告審查認為尚難證明前揭事項。並且 系爭案專利申請書及宣誓書上均顯示系爭案創作人為丙○○，而在本異議案 中，各項證據均無法顯示丙○○非為系爭案之創作人，故起訴理由並不足採 。
４、對原告在訴訟中主張之回應：
ａ、原告雖曾在訴訟中主張：
Ⅰ、本件系爭案新型之創作人為林健昌，而非當初申請時出具「申請專利宣 誓書」、自稱為本件創造人之丙○○。因此不能給予參加人本件系爭案 之新型專利。
Ⅱ、又引用在原來異議程序中未曾提出之第三０六三一六號「濾水器濾水結 構之改良」專利案作為引證資料，主張系爭案不具進步性。 ｂ、但查：
Ⅰ、如果系爭案之新型創作人確為林健昌，依專利法第三十四條之規定，被 告會請創作人再行申請。申請後專利權權利人會由丙○○變更為林健昌 。
Ⅱ、依專利法第一百零二條第二項之規定，原告提起專利異議，應於異議之 日起一個月內補提證據及理由，原告逾時提出，現在也不能再行提出。 Ａ、參加人主張之理由：
１、參加人訴訟代理人林健昌（參加人代表人丙○○之夫）在本院準備程序主張 ，其為本件系爭案之創作人。
２、惟事後參加人代表人又於九十年十月二十四日具狀稱，本件系爭案濾水器之 改良濾心結構中有關「隔助板之斜向對流循環」、「充分對流過濾」項目出 自其本人丙○○之構想，其他方面則交由公司研發單位，將此構想落實。 ３、其後其訴訟代理人林健昌又稱：「其在準備程序所稱『系爭案的發明人是我 』的意思，係指本件發明是基於原告負責人之構想，而由公司員工集體創作 而成」。
理 由
壹、兩造爭執之要點：
一、本案參加人系爭「濾水器之濾心結構改良」新型專利申請案係於八十五年八月 二十九日提出。經被告機關審定認為應予專利，並於八十六年十月二十一日對 外公告。
二、原告則在公告期間內之八十六年十二月三十一日提起異議，主張： Ａ、參加人為法人，非屬系爭新型之發明人及創作人，同時也非系爭新型發明之 受讓人或繼承人。故其不具有專利法第五條所定「專利申請權人」之資格， 不得申請本件專利。
Ｂ、參加人申請時登載之創作人為丙○○，但實際上丙○○是抄襲原告之創作而 提出申請。證據資料如下：
１、原告與參加人於八十五年七月四日簽署之「水友瞬間淨水器５Ａ陶瓷濾材 契約書」（下稱引證資料一）。
２、原告與溢泰實業股份有限公司簽立之合作生產契約書（下稱引證資料二） ，其內之附圖即有該濾水器結構之簡式分解示意圖。此項附圖揭示之技術 內容與本件申請案之技術內容同一。
３、水友牌淨水器實品。
４、簽發日期為八十七年五月三十一日、買受人為溢有國際事業有限公司之發 票一紙。
Ｃ、被告機關則以下述之理由，駁回原告之請求： １、引證資料一之內容無法確定其技術內容，因此不得據為認定之證據。 ２、引證資料二之技術內容與系爭案之技術內容不同，無從認定二者為同一新 型。
３、引證資料三缺乏公開或開始銷售日期之佐證，不具證明力。 ４、引證資料四之發票開立日期晚於系爭案之申請日，不具證明力。 Ｄ、而原告及參加人在行政訴訟中又分別為以下之主張：
１、原告又謂：
ａ、既然參加人之訴訟代理人林健昌在法院審理中供稱其本人才是本件系爭 案之創作人，則被告應依專利法第七十一條第二款之規定撤銷參加人系 爭案之專利權。
ｂ、系爭案有違專利法第九十八條第二款之規定，不具新穎性。 ２、參加人則先謂參加人之訴訟代理人林健昌才是本案之發明人，後又更正稱 ：「系爭案之構想由丙○○提出，交由公司研發單位，將此構想落實，所 以發明人還是丙○○」等語。
貳、本院之判斷：
一、本案爭點之限縮：
Ａ、按依專利法第一百零二條第一項之規定，公告中之新型，任何人認有違反第 四條、第一百零五條準用第二十二條第三項或第四項、第二十七條或第九十 七條至第九十九條規定，或利害關係人認有不合第五條或第一百零五條準用 第三十條規定者，得自公告之日起三個月內，備具異議書，附具證明文件， 向專利專責機關提起異議。因此任何人依此規定，對於公告中之新型提起異 議者，除應備具異議書外，並應附具證明文件。 Ｂ、而專利法第一百零二條第二項復規定：「異議人補提理由及證據，應自異議 之日起一個月內為之」。
Ｃ、上開條文之規範意旨，無非考慮：
１、專利案件具有高度之技術性，從事異議者應非普通社會大眾，多具有一定 之技術專業知背景，且異議之際，在技術上必有所本。故有關專利技術事 項，理應充份認知，不須再由主管機關就技術事項給予輔導，應由異議人 事前充分準備完成，無須由主管機關定期命補正。 ２、又專利要件之審理，既然具有高度之技術內涵，被告機關審查委員之專業 認定權限應該受到尊重，即使目前司法實務不承認被告機關審查委員對專 利案件之事實認定具有「判斷餘地」之法律效果，但其享有之第一次認定 權限也不應由法院來取代。加上被異議人程序利益之考量，也不應容許異 議人在行政爭訟階段再補新事實及新證據。
Ｄ、因此在本案中原告不得於行政訴訟階段再主張：「參加人系爭案違反專利法 第九十八條第二款之規定，而不具有新穎性」等法律上之理由。 Ｅ、又本件系爭案為新型專利，而專利法第一百零五條並未準用同法第七十一條 第二款之規定，因此本案亦無專利法第七十一條第二款適用之餘地。實則針 對新型專利之案件，專利法第一百零四條另有類似於同法第七十一條之規定 ，不過即使如此，專利法第一百零四條之規定，亦是針對已確定取得專利權 之新型專利案件，於事後發現「新型專利權人為非新型專利申請權人」時， 由主管機關依職權撤銷該新型專利權。其與本案中尚處於依專利法第一百條 規定，於審定公告期間後暫准專利之情況不盡相同，原告依異議程序已可獲 得充分之救濟，亦無再行依專利法第一百條第二款之規定主張權利之必要。 Ｆ、總結以下所述各點，本案之爭點應該只限於參加人系爭案之新型專利申請有 無違反專利法第五條第二項之規定。
二、經查：
Ａ、按專利法第五條第二項明定：「稱專利申請權人，除本法另有規定或契約另 有訂定外，係指發明人、創作人或其受讓人或繼承人」，如果提出專利申請 之人非屬法定之專利申請權人，主管機關即不應給予給予該申請人專利權（ 專利法第三十四條參照）。
Ｂ、本案參加人申請時，是由其負責人丙○○出具「申請專利宣誓書」及「專利 申請權證明書」，聲稱系爭案之新型專利為丙○○所創作。但參加人之訴訟 代理人林健昌於本院審理中，卻在原告主張丙○○非屬創作人之情況，自稱 其本人才是系爭案之真正創作人（意即向法院表示其才瞭解系爭案之技術內 容），二者間顯有矛盾。若創作人真係林健昌，則參加人顯然無法從丙○○ 處受讓本件新型專利之申請權，是其申請權限即會失所附麗。 Ｃ、而林健昌與丙○○是夫妻關係，其顯然缺乏虛偽陳述之動機。而且依原告所 提、該公司與參加人公司於八十五年七月四日簽訂之契約書上所載，林健昌 復為參加人公司之代表人。且原告爭執者正在於參加人公司抄襲其創作，則 系爭案之新型專利創作人為何人，將涉及原告如何提出證據方法來證明其事 等實質問題，當然足以影響到原告之權利。
Ｄ、雖然參加人在林健昌承認其為系爭案之創作人後又具狀補充稱，本件系爭案 濾水器之改良濾心結構中有關「隔助板之斜向對流循環」、「充分對流過濾 」項目出自其本人丙○○之構想，其他方面則交由公司研發單位，將此構想 落實云云。而林健昌又稱：「其在準備程序所稱『系爭案的發明人是我』的 意思，係指本件發明是基於參加人負責人之構想，而由公司員工集體創作而 成」。但林健昌在本院九十年十月九日之準備程序中係明確指稱：「其本人 為系爭案之創作人」等語，用以反駁原告所稱參加人公司抄襲其技術之指摘 ，並無其事後所言之意思存在，事實上考慮到其與丙○○間之夫妻關係，以 及其曾代表參加人與原告簽約等事證，其陳述為真之概然性也極高。 Ｅ、是以本件系爭案之創作人到底為何人，處於真偽不明之情況，必須重新參考 原告與參加人所提之證據資料再為決定，又因全案涉及專業之技術內容，有 必要由被告機關重為考慮，原處分及訴願決定因未斟酌林健昌在本院中之陳 述，致其所為異議不成立之規制性決定，事後觀之，實有再加檢討之必要， 且實質上亦有待於被告機關踐行適當之調查程序方能查明系爭案之真正創作 人，而有發回被告機關重為調查之必要性。
參、綜上所述，原告請求本院命被告機關直接作出異議成立之行政處分，由於事證不 明，則其請求內容在要求本院命令被告機關不得拒絕其異議請求之範圍內，為有 理由，被告機關所為異議不成立之原處分尚有不當，訴願決定未予糾正，亦有未 洽，爰併予撤銷，並依行政訴訟法第二百條第四款之規定，將本案發回被告機關 依本院上開揭示之法律見解重為決定。至於原告超過以上範圍之請求（即「作成 異議成立之行政處分」一節）則因為事實尚未明確，於法無據，應予駁回。據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，爰依行政訴訟法第一百零四條、民事訴訟法第七十九條但書，判決如主文。
中 華 民 國 九十 年 十一 月 三十 日
臺北高等行政法院 第五庭
審判長 法 官 姜素娥
法 官 林文舟 法 官 帥嘉寶右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 九十 年 十一 月 三十 日 書記官 林麗美
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