最 高 行 政 法 院 判 決 九十年度判字第二二八四號
再 審 原告 美商．寶鹼製藥公司
代 表 人 甲○○○○○○
訴訟代理人 陳長文 律師
馮博生 律師
再 審 被告 經濟部智慧財產局
代 表 人 陳明邦
右當事人間因發明專利申請事件，再審原告對本院中華民國八十八年二月十一日八
十八年度判字第三六五號判決，提起再審之訴。本院判決如左︰
主 文
再審之訴駁回。
再審訴訟費用由再審原告負擔。
事 實
緣再審原告於民國八十二年八月二十日以其「新穎四級含氮之雜環膦酸化合物，藥學組合物及治療不正常鈣及磷酸鹽代謝之方法及治療及預防牙結石及牙斑之方法」向再審被告申請發明專利。經編為第00000000號審查，不予專利。再審原告變更發明名稱為「新穎四級含氮之雜環膦酸化合物，藥學組合物及治療不正常鈣及磷酸鹽代謝之用途及治療及預防牙結石及牙斑之用途」，並修正專利說明書，申經再審查結果，仍不予專利，發給八十六年一月十日台專（玖）○一○六九字第一○○九四六號專利再審查審定書。再審原告不服，循序提起行政訴訟，為本院八十八年度判字第三六五號判決駁回，再審原告原判決有修正前行政訴訟法第二十八條第一款及第十款（八十九年七月一日施行之行政訴訟法第二百七十三條第一項第一款及第十三款）再審事由，提起再審之訴。茲摘敍兩造訴辯意旨如次：再審原告起訴意旨略謂：按專利法第二十條第一項固規定，凡可供產業上利用之發明，無該項所列三款情事之一者，得申請取得發明專利。若不能供產業上利用者，自不得申請取得發明專利。又申請發明專利之說明書，除應載明申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施。申請專利範圍，應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點，亦為同法第二十二條第三項及第四項所明定。然由原判決觀之，無論是在訴願或再訴願階段，受託審查之工業技術研究院均未曾作出本案說明書不能使熟習該項技術者瞭解其內容或不能據以實施之意見。換言之，並無存在任何專業意見或證據支持本案說明書有違反專利法第二十二條第三項之情事。同時，工業技術研究院以「熟習該項技術者」角度審查本案，亦認為「詳細閱讀專利說明書後」及「經仔細檢視及驗算之後」，能夠正確認知本案說明書及數據中誤記之事項而未受誤導，此亦間接說明本案說明書雖有誤繕，然未達不能使熟習該項技術者能瞭解其內容且不能據以實施之程度。而專利法第二十二條第三項所規定者乃「申請發明專利之說明書，除應載明申請專利範圍外，並應載明有關先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施」。故由工業技術研究院之科學專業審查角度來看，本案說明書實無違反專利法第二十二條第三項之規定。其次，工業技術研究院於本案再訴願階段作成審查意見中自承：「本案於八十六年六月接受訴委會委託審查該
訴願案，由於當時所接獲之資料當中並無所謂訴願補充理由書，且來文亦於說明二中註明以八十五年八月十七日修訂本為審查依據，於是就當時所有之資料判定中央標準局所為不予本案專利之審定並無不妥」及「查本案不予專利之理由如再訴願理由書第二頁所示：（１）本案說明書中仍有不明確之處．．．（２）本案化合物之製備過程欠完整．．．。再訴願人後來於訴願補充理由書及再訴願理由書中就以上兩點提出大幅修正，已非在訴願階段可予審理。故雖然再訴願已大舉修正其誤繕處，本所就當時所有之資料所作之判決並無不妥」。由此觀之，工業技術研究院於本案訴願階段並未考量再審原告於八十六年六月十八日呈經濟部之訴願補充理由書及合成分析數據資料，及至再訴願階段看到該訴願補充理由書及數據資料後，遂稱「就當時所有之資料判定．．．不予本案專利之審定並無不妥」。由於再審原告所呈該份數據資料係證明本案化合物確實合成之原始證據，攸關本發明是否可供產業上利用，工業技術研究院於本案再訴願階段看到此早於訴願階段所呈數據，並未否定其證據價值，同時其急於表明原先訴願審查意見係未參酌此證物所作之立場，已間接承認該數據或有利於再審原告。值得注意的是，工業技術研究院於其再訴願審查意見中，除了承認不曾於本案訴願階段考慮此項數據以外，未再置一辭。是故就學理專業角度言之，再審原告於訴願階段補呈之數據並陳明其可支持本發明可供產業利用，工業技術研究院始終並未於其審查意見中排除此可能性。就事實角度觀之，既有證據中已存在或有利於再審原告證明本案可供產業上利用者，自難斷定本發明不可供產業上利用，顯非適用專利法第二十條之情事。同樣情形亦發生於再審原告於訴願補充理由書及再訴願理由書提出修正之後，工業研究院於其審查意見後不再堅持修正後專利說明書不可予專利，僅強調「就當時所有之資料所作之判決定無不妥」，間接指出本案經修正不明確及誤記事項後，或已無不符專利要件之處。按專利法第四十四條第四項明文規定「依第一項第三款所為之補充或修正，除不得變更申請案案之資料實質外，如其補充或修正係在發明專利案審定公告之後提出者，並須有下列各款情形之一始得為之：一、申請專利範圍過廣。二、誤記之事項。三、不明瞭之記載。」觀其意旨，如補充或修正說明書或圖式，如非變更申請案之實質，單純因申請專利範圍過廣，誤記之事項或不明瞭之記載，於發明專利審定公告後仍得提出，鈞院八十六年判字第二二一五號判決即採相同觀點。換言之，就已獲准公告之發明而言，申請專利範圍過廣，誤記之事項及不明瞭之記載三者均不致於影響該發明之可專利性，故依法仍准予以審查公告後修正之機會，而非撤銷核准。本發明說明書中雖有申請專利範圍過廣及誤記事項之瑕疵，惟經由文字校正修改後，工業技術研究院並未再否認本案專利性，此事實足證指出本發明在本質上仍符合新穎性、進步性及產業上利用性之專利要件，非為不可專利者。綜上，原判決中所載理由，並未指出本發明有無法使熟習該項技術者瞭解或據而實施之情事，亦未斷明本案就既有證據而言確不可供產業利用，詎仍適用不該當之專利法第二十條及第二十二條第三項，其法律之適用顯有錯誤。再按修正前行政訴訟法第二十八條第十款所謂「重要證物」，應指該證物係關係影響行政訴訟判決內容者。易言之，該證物若經斟酌，則可使行政訴訟判決機關就行政訴訟標的作更深入認知，並據以作成保障原告合法權益之判決。原判決理由第十八頁稱「至於原告將系爭專利申請範圍中原化學通式（附圖一）修正為如附圖二所示，二者間有極顯著差異」。然而參照八十五年八月申請專利範圍修正本，再審原告於行政訴訟提起附呈之申請專利範圍（八十七年
六月）修正本僅刪除Ｙ原子旁兩個Ｒ，及將 改以 表示，其中刪除Ｒ係因更正再審審定書所指出之Ｙ誤記事項；而依照申請專利範圍八十五年八月修正本中對Ｑ，ｍ及ｎ之定義，二者實屬同義，故事實上修正前後並無判決理由所稱「有極顯著差異」，顯見原判決形成之前並無參酌再審原告所呈之申請專利範圍修正本之內容。再者，本案發明特徵為合成新穎化合物並發現其具有治療不正常鈣及碳酸鹽代謝及預防牙結石及牙斑之非顯而易知功效。由於本發明非顯而易知之進步性在於本案化合物之醫療功效，故再審原告於八十四年六月曾呈再審被告具體功效數據，且原說明書中實例二十四及三十一亦詳細描述本發明化合物在臨床試驗中功效，惟此等數據僅以「遑論其藥理活性」空泛論調為由予以否定。上述事實見於原判決第四頁第五至九行及第十八頁第七行。再審原告瞭解原判決理由後，深感本案新穎化合物之非顯而易知功效，雖有充分證據支持，然原判決仍著重於本案新穎化合物之合成部份，忽略本案新穎化合物之合成，可藉由熟習該項技術者組合習知技術與知識而達成之事實。再審原告於收受原判決書正本後，竟意外發現中華民國歐亞書局有限公司發售流通之「FUNDAMENTALS OF ORGANICCHEMISTRY」（有機化學基本原理）一書（一九九二年第五版），充份教示合成本案新穎化合物所用習知技術，特別是第十三章「芳香族化合物」（Aromatic Compounds）及第十五章「親電子性芳香性取代反應」（Electrophilic AromaticSubstitution ）；而第十四章「決定結構之光譜分析方法（Spectroscopic MethodsOf Structure Determination）則教示如何分析化合物得到不同物理數據，包括本發明先前呈送之質量光譜分析之步驟及原理。由於該專業書籍成書年代早本案申請日，顯示本案說明書合成實例中所述各項反應，乃至於物理分析數據之獲得等，已屬先前技藝而為「熟習該項技術者」瞭解並可據以實施，從而證明本案化合物得以合成之必然性，乃為「熟習該項技術者」合理可接受之事實。因此有關本案物理數據之種種質疑，鑑於習知技藝之發展水平，對於本案化合物卻可依說明書實施例合成之事實，並無不利影響。由前述可知，申請專利範圍（八十七年六月）修正本未於原判決作成前審就其內容，致誤認再審原告為大幅變更之修正，實則修正前後，並無變更發明實質之虞。再者，在中華民國流通之專業書籍，因原告為外國公司，故先前不知其存在而未能於原判決作成前呈庭審究，致使本案化合物之合成，遭不必要之質疑。然事實上，依前述專業書籍之教示，本案化合物之合成，對於熟習該項技術者而言毫無問題。由此觀之，原判決「原告之訴駁回」既大半肇因上述兩件重要證物未經審究斟酌，致本案事實未能及時彰明，如斟酌上開新發現之證據，再審原告當可有利之判決。綜上足見原判決及原處分、訴願、再訴願決定，於法實有未合，請依法廢棄原判決及撤銷再訴願決定、訴願決定及原處分，並准本案專利等語。被告答辯意旨略謂︰本案被駁之重點事實如下：一、核駁理由先行通知書第一項：「申請範圍過廣，已於八十五年一月十二日函請修正，例如Ｑ．．．」再審原告未修正，審定書以第二項：「申請範圍仍未修正妥當，舉例說明．．．」核駁。二、核駁理由先行通知書第二項：「專利範圍必須事實例合理之延伸．．．本案申請專利範圍過廣且籠統」再審原告未修正妥當，審定書以第六項：「專利範圍必須是實例合理推衍者．．．本案屢經提示修正，申請範圍仍過廣，定義不當，技術內容仍欠明確」核駁。三、核駁理由先行通知書第二項：「代表性結構須經試驗，證實藥理活性」，再審
原告未申復舉證，審定書以第二向各款：「藥理特徵尚未證實」第六項：「代表性結構須經試驗，證實藥理活性」核駁。四、核駁理由先行通知書第二項：「本案內容多錯誤，含意不明，仍未能補充化合物之核磁共振光譜等佐證，也未明確修正」。再審原告未申復舉證，審定書以第四項：「仍未能補充化合物之熔點、核磁共振光譜佐證確已合成、純化，本案技術內容仍欠完整」核駁。再審被告前後共提出書面審查意見三次，審定前已明確告知核駁理由，再審原告有充分修正機會，然而本案內容誤謬累累，申請人屢修未妥，甚至對核駁理由先行通知書提示事項不予理會，所請內容難謂為「利用自然法則之高度思想之高度創作」，依法難以核予專利。再審原告屢對再審被告審定書、答辯意見以及訴願決定書等斷章取義，曲解法規，事實證明再審原告之訴全屬不實。現再審原告又擅採工業技術研究院「再訴願審查意見書」片段文字揣測其含意，例如：『本發明可供產業利用，工業技術研究院始終未排除此可能』、『工業技術研究院不再堅持修正後專利說明書不可予專利』、『經校正修改後，工業技術研究院並未再否認本案專利性』等等。以上所述乃再審原告臆測、捏造之詞，毫無事實根據。本案之正確性、嚴謹性與核予專利之基本標準尚有極大之差距，再審被告之審定書、歷次答辯意見、經濟部及行政院之決定書、以及行政法院裁判已有充分說明，再審原告片面之詞，無改於本案謬誤累累、且諸多不符法定專利要件之事實。本案內容多欠明確，並非再審原告強調『僅少數誤記』所可掩飾。例如本案共二十一個實例化合物，其中僅十二個提供質譜或元素分析數據，十一個化合物數據不實、誤差大於 ±0.4、實測值與錯誤理論值配合，另外實例化合物究竟是「二納鹽」、「一納鹽」或「內鹽」、「鹵素離子」之種類等等，在說明書內容、數據表、結構式均不相符。再審被告一在函示修正，多達三次，然再審原告始終對「補充熔點、核磁共振數據佐證」提示無以申復補正，即便訴願時出示唯一「反證」亦不符公認標準，加以本案之化學通式都欠明確、數據誤謬累累，顯非再審原告所稱『誤記』、『誤繕』、『瑕疵』所能合理解釋，本案內容自不足採，依法不應核予專利。再審原告既然不能舉證本案確實可行，化合物純度、結構尚未確定，其藥理數據自無參考價值，經濟部及行政院訴願委員會據上所作結論「本案化合物之可行性必然存疑，遑論其藥理活性」完全正確，再審原告斷章取義之指摘書不足採。再審原告所舉「FUNDAMENTALS OFORGANIC CHEMISTR」（有機化學基本原理）係一有機化學教科書，坊間類似教材不勝枚舉，再審原告特別引據第十三章、第十五章及第十四章標題，再審被告認為此舉似在模糊焦點，對本案之可實施性毫無助益，反而愈益彰顯再審原告之「有機化學」基本能力亟待加強。首先以本案實例一之內容為例，其中由「3－picolyl chloride」製備化合物「Ｉ」之過程如下：
任何曾修習基礎有機化學者，均可了解該反應是一種「嗜核取代反應」（Nucleophilic Substitution Reaction）。然而再審原告竟宣稱為『親電子性芳香性取代反應』（Electrophilic Aromatic Substitution）。凡此在在顯示再審原告之專業能力、本案技術內容之正確性、乃至於其產業利用性難符法定專利要件。至於再審原告所舉之「決定結構之光譜分析方法」章節，早已普遍收載於教科書之中，再審原告必須認知專利申請案之可實施性必須依證據審查，亦及再審原告應依照所引證之「光譜分析方法」，確實提供可實施之數據佐證；事實上本案之內容、數據謬誤累累，相互矛盾，再審被告審查中曾提示三次「補充熔點、核磁共振數據佐證」，再審原
告均不與回應，即便訴願時出示唯一「反證」亦不符公認標準，愈益彰顯再審原告欠缺應用習知技藝之能力。事實證明本案之可實施性難以採信，再審原告力有未逮所為無理之爭要無可採。本案除範圍過廣之外，內容誤謬重重，再審於告始終不能依照提示補充可資信賴之證據，可實施性難以為證，再審原告無以反證之餘，全歸咎於「誤記」、「誤繕」，甚至片面宣稱『熟習該項技術者能正確認知．．．未受誤導』，至於元素分析「實測值」與錯誤「理論值」配合，其造假之嫌何以始終無以澄清？本案內容實不足採，無論申請專利範圍如何刪修，其不符法定專利要件之事實依然存在。再審被告先前答辯文已舉許多案例，闡明「原告於被告機關再審查審定後，始提出修正之請求非行政救濟程序所得審究」，例如：「行政法院裁判要旨彙編」第七輯下冊第一六五一頁案例、「專利爭訟判決要旨選輯」第一二四頁案例，司法週刊雜誌社、「行政法院八十六年度判字第五三九號案例」等等；另有本案再審原告先前所提第00000000號專利申請之行政訴訟，業經鈞院八十七年度判字第二○○七號裁判審結：「駁回原告之訴」。本案狀況、所爭內容與該案例如出一轍，「審定後之修正非行政救濟程序所得追究」，應屬允當。綜上所述，再審原告所執理由，並不足採，亦不符合再審之要件，本案應不予專利之審定並無違誤，再審之訴無理由，請予駁回等語。
理 由
按修正前行政訴訟法第二十八條第一款所謂適用法規顯有錯誤（即現行第二百七十三條第一項第一款），係指原判決所適用之法規與該案應適用之現行法規相違背，或與解釋判例有所牴觸者而言。至於事實之認定或法律上見解之歧異，再審原告對之縱有爭執，要難謂為適用法規顯有錯誤，而據為再審之理由。又同法第十款（即現行第二百七十三條第一項第十三款）所謂發現未經斟酌之重要證物，係指該項證物在前訴訟程序中即已存在而當事人不知其存在，現始發現者而言，並以如經斟酌可受較有利益之裁判者為限。若當事人於前訴訟程序中已檢呈使用之證物，顯非現始發見或現得使用之未經斟酌之新證物，而為業經原審詳予斟酌，不足據為較有利益於再審原告之裁判之原有證物，其與上開條款規定情形，自屬不合，本院六十九年度判字第七三六號、四十九年度裁字第八九號、五十年度裁字第一八號著有判例。本件再審原告於八十二年八月二十日以其「新穎四級含氮之雜環膦酸化合物，藥學組合物及治療不正常鈣及磷酸鹽代謝之方法及治療及預防牙結石及牙斑之方法」向再審被告申請發明專利。經編為第00000000號審查，不予專利。再審原告變更發明名稱為「新穎四級含氮之雜環膦酸化合物，藥學組合物及治療不正常鈣及磷酸鹽代謝之用途及治療及預防牙結石及牙斑之用途」，並修正專利說明書，申經再審查結果，仍不予專利。再審原告不服，循序提起行政訴訟，原判決以：本件再審原告提起訴願後，訴願決定機關為昭慎重，乃將本件原卷及訴願理由書等，送請工業技術研究院審查，其審查意見略謂：「．．．二、不予專利之理由為以下兩點：㈠本案申請專利範圍所請化合物之範圍涵蓋過廣，且有定義不當之情形。㈡本案說明書所載技術內容有欠明確，缺乏足夠證據證實所請化合物確已製得及具實用性，是以不符專利要件。三、經詳細閱讀專利說明書後，確有發現定義不當之情形。例如申請專利範圍第１項中之（ｂ），Ｙ為N（R），則如訴願答辯書第三項所云，申請專利範圍第１項之主構造中之Ｎ變成六價元素，於理不合，可見結構之定義似乎不是十分明確。四、在技術內容方面，訴願人
雖於初審核駁之後補充部分質譜、元素分析及核磁共振光譜資料，然而經仔細檢視及驗算之後，的確如訴願答辯書所云，多有錯誤。然訴願人於訴願書辯稱「物理數據應非專利書必要之內容」、「說明書之實例不應被視為申請人確已完成該發明之證明」等，然而，若無物理數據證明其發明已完成，則發明專利可實施性之審查，將無所依據，證明其可實施。五、由於物理數據乃是發明專利可實施性之最直接證據，若是連所得之物理數據都無法證實其為所對應之實施例所示之合成物，則其餘於申請範圍內之化合物之可行性必然存疑，何況其藥理活性。因此上述訴願人所辯稱之事項等實屬不當。六、本案雖經中央標準局給予三次補充機會，其相關詳細部分應由訴願人配合，而非由中央標準局一一指摘，顯然其補正仍未能符合第四項及第五項之可實施性要求。七、據上論結，中央標準局所為不予本案專利之審定並無不妥，應駁回其訴願。」嗣再審原告提起再訴願後，再審被告復將再訴願理由書等，再送請工業技術研究院作成答辯意見略謂：「．．．二、本案於八十六年六月接受訴委會委託審查該訴願案，由於當時所接獲之資料當中並無所謂訴願補充理由書且來文亦於說明二中註明以八十五年八月十七日修訂本為審查依據，於是就當時所有之資料判定中央標準局所為不予本案專利之審定並無不妥，應駁回其訴願。三、查本案不予專利之理由如再訴願理由書第２頁所示：⑴本案說明書中仍有不明確之處．．．。⑵本案化合物之製備過程欠完整．．．。再訴願人後來於訴願補充理由書及再訴願理由書中就以上兩點提出大幅修正，已非在訴願階段可予審理。故雖然再訴願已大舉修正其誤繕處，本所就當時所有之資料所作之判決並無不妥先予陳明。四、另外訴願人於申述不服理由第一條中指出中央標準局雖於「審定前先通知申請人，限期申復」，而中央標準局卻以未於該通知書中提及之理由逕審定不予專利之處分，顯然違反專利法第四十條第二項之立法意旨。然而專利之修訂必須有相當之專業素養非審查人員能逐一告知所有項目，因此不予專利之處分並無不當。五、另外就再訴願人提及之其它理由如「本發明之技術內容已臻完全，絕非未完成之發明」等而認定不予專利為不當部分，原先中央標準局將之駁回之理由已甚妥當，以上兩點訴願審查已述之甚詳，雖然再訴願人於八十六年六月再度提出修正，已非在訴願階段可予審理。六、基於以上理由，其再訴願應駁回。」此有審查意見書及答辯意見書附訴願卷可參。此項審查及答辯意見，具有鑑定性質，客觀公正，足堪採信。再審原告主張系爭專利申請確具「可實施性」云云，揆諸上開審查及答辯意見，尚無可採。次查系爭專利申請於申請再審查時，其申請專利範圍第一項化合物之範圍仍未修正妥當，其中通式中Ｑ既為共價鍵，〔C（R）〕M及〔C（R）〕n無必要分別定義；ｍ與ｎ定義為整數零至十，該範圍並不能由說明書及實例合理推衍，且與其後之定義「m n 是零至四」不能配合；通式中Ｙ已鍵接兩個Ｒ基團，Ｙ又定義為為N（R）或C（R），顯屬不當；當Ｙ是C（R）時，Ｒ僅有氫或無氫之例，第一項Ｒ所主張之範圍遠超過說明書及實例所能推衍之合理範圍，亦即該等推行化合物之藥理特性及其製備已非說明書及實例所能支持；R R 之「R SR」與定義中之「經氫硫基或乙醯硫基取代之烷基」有所重疊；化合物之Ｒ基團係在反應流程之後段以形成四級氮的方式加入，系爭專利申請雖提供Ｒ含有硫氫－烷基或乙醯硫基－烷基之實例，但Ｒ－Ｒ、Ｒ、Ｒ及Ｒ基團若含有硫氫基、胺基、羥基或乙醯硫基、酯基、醯胺基時，該等化合物之製備則非為實例及說明書所能合理推衍，因含該等功能基之反應物在本案實例所例示的反應流程中會參與反應，不能得到預期之產物，且該等實例之
藥理特徵尚未證實；Ｒ中之N（R）基團係N（R）之誤記；Ｒ基團主張之未經取代或經氫硫基或乙醯硫基取代之具有一至三十五個硫原子之烷基，不能由相當之實例或藥理活性數據所支持；其餘尚有範圍過廣或定義不當之基團。系爭專利申請專利範圍第十八項所主張Ｒ為PO H 超出其依附項之範圍。其中除實例一提供NMR數據，極少數實例以再結晶法純化產物外，其餘實例缺乏產物純化之步驟，且未能補充化合物之熔點、核磁共振光譜等以資佐證化合物確經合成、純化之數據，技術內容欠完整。嗣補充之質譜或元素分析數據多有錯誤，如實例三所含Ｈ之數目應是十四標示為〔H〕 ；分子量應是471標示為〔328（MH）〕；實例四所含Ｈ之數目應是十三標示為〔H〕 ；實例NE-12195分子量是478標示為〔396（M-2）〕及實例NE-12219分子量是407.7標示為〔307（M-2）〕。又如前所述，系爭申請專利範圍第一項之化學通式，其中Ｙ為環狀結構之一員，其餘兩鍵已接有Ｒ基團，但第一項所請內容卻將Ｙ重複定義為N+（R）或C（R） 等，以致Ｙ竟成為六價元素，於理不合，足見其結構之定義仍不明確。又系爭專利申請化合物之製備過程欠完整，且全部產物均未經熔點及光譜驗證，再審原告雖於再審被告初審核駁後補充部分質譜、元素分析及核磁共振光譜資料，然該等數據多有錯誤，甚至元素分析之實測值竟與錯誤理論值相配合，實難昭公信。蓋物理數據係發明專利可實施之最直接證據，若連所得之物理數據均無法證實其對應之實例所示之合成物，則其餘申請專利範圍內之化合物之可行性必然存疑，遑論其藥理活性。按申請專利範圍必須是說明書及實例之例示所能合理推衍者，且結構式具有代表性之化合物必須經生物試驗，證實其藥理活性，系爭專利申請雖履經修正，然修正之申請專利範圍仍涵蓋過廣，定義不當，技術內容仍欠明確，至於再審原告將系爭專利申請範圍中原化學通式（如附圖一）修正為如附圖二所示，二者間有極顯著差異，且係於再審被告審定不予專利後始提出。是原處分否准系爭專利申請，訴願及再訴願決定遞予駁回，揆諸專利法第二十條第一項、第二十二條第三項、第四項規定，均無違誤。末查再審被告一再提示再審原告補充數據，如八十四年三月十八日以台專玖字第一一二三七二號專利審定書「產物或中間物均無物理數據證實確可製得」；八十五年一月十二日台專玖字第一○一四六六號函「應補充熔點、核磁共振等數據以證明確實可行」；以及八十五年六月十四日台專玖字第一二一六四六號核駁理由先行通知書「經提示後仍未補充核磁共振等數據佐證」，此有上開審定書、函、通知書附於原處分卷可稽。再審原告既不申復，亦未舉證，僅按例示「局部修正」，相關內容卻未能修正妥當，以符核予專利之基本標準。從而，再審原告訴稱未予申復說明或修正乙節，亦無可採。綜上，本件原處分於法並無不合，一再訴願決定遞予維持，亦無違誤，均應予維持，原告起訴意旨難謂有理由等而駁回再審原告於前訴訟程序之訴。經核無所適用之法規與應適用之現行法規相違背，或與解釋判例有所牴觸形。再審原告猶執詞主張本案說明書無違反專利法第二十二條第三項之規定，本案可供產業利用，無違專利法第二十條規定。本案專利申請範圍中原化學通式，實屬同義，依專利法第四十四條第四項規定，可於審定後提出等情，係就原判決上開事實之認定或法律見解為爭，揆諸首揭規定，不得執為再審理由。專利法第四十四條第四項規定「依第一項第三款所為之補充或修正，除不得變更申請案案之資料實質外，如其補充或修正係在發明專利案審定公告之後提出者，並須有下列各款情形之一始得為之：一、申請專利範圍過廣。二、誤記之事項。三、不明瞭之記載。」該項後段稱「審定公告之後」，自係指經准予專
利者，本件係否准，無須公告，原判決認在否准專利後始提出者，無庸審查，係其法律見解，況原判決認其修正有顯著差異，而未准其修正，更難謂其認定違背上開規定，而適用法規顯有錯誤。至再審原告所引本院八十六年度判字第二二一五號判決，未經採為判例，無拘束原判決之效力。再審原告主張原判決有修正前行政訴訟法第二十八條第一款適用法規顯有錯誤而提起再審之訴部分，顯無再審理由，應予駁回。再查，再審原告主張發見未經斟酌之重要證物，不外乎申請專利範圍修正本及歐亞書局有限公司發售之「FUNDAMENTALS OF ORGANIC CHEMISTRY」 （有機化學基本原理）一書（一九九二年第五版）。前者係再審原告於前訴訟程序即已提出者，非原判決後始發現者，非屬修正前行政訴訟法第二十八條第十款所指證物，不得據以再審。後者縱有關如何分析化合物，得到不同物理數據，惟原判決認物理數據係發明專利可實施之最直接證據，若連所得之物理數據均無法證實其對應之實例所示之合成物，則其餘申請專利範圍內之化合物之可行性必然存疑，遑論其藥理活性。申請專利範圍必須是說明書及實例之例示所能合理推衍者，且結構式具有代表性之化合物必須經生物試驗，證實其藥理活性，再審原告申請專利之化合物製備過程欠完整，且全部產物均未經熔點及光譜驗證，原告雖於被告初審核駁後補充部分質譜、元素分析及核磁共振光譜資料，然該等數據多有錯誤，甚至元素分析之實測值竟與錯誤理論值相配合，難予採信。再審原告所提者僅實驗方法，不足以補足其未實驗證明本案可實施之證據，原判決縱予斟酌，仍難為其較有利之裁判，其主張依修正前行政訴訟法第二十八條第十款再審，亦顯無再審理由，應予駁回。
據上論結，本件再審之訴為無理由，爰依行政訴訟法第二百七十八條第二項、第九十八條第三項前段，判決如主文。
中 華 民 國 九十 年 十一 月 三十 日 最 高 行 政 法 院 第 一 庭
審 判 長 法 官 黃 綠 星
法 官 高 啟 燦
法 官 蔡 進 田
法 官 黃 璽 君
法 官 廖 宏 明
右 正 本 證 明 與 原 本 無 異
法院書記官 邱 彰 德中 華 民 國 九十 年 十一 月 三十 日
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