最 高 行 政 法 院 判 決
101年度判字第536號
上 訴 人 謝諒獲 送達處所：臺北郵政117-310號信
箱
被 上訴 人 經濟部
代 表 人 施顏祥
參 加 人 美商NBA產物股份有限公司（NBA Properties, Inc
.）
代 表 人 安亞拉‧德區克（Ayala Deutsch）
上列當事人間商標異議事件，上訴人對於中華民國100年9月29日
智慧財產法院100年度行商訴字第20號行政判決，提起上訴，本
院判決如下：
主 文
上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理 由
一、上訴人於民國95年4月19日以「NBA（National Bar）全國律 師」商標，指定使用於商標法施行細則第13條所定當時商品 及服務分類表第42類之「國內外仲裁、民、刑及行政訴訟、 公務員懲戒、律師懲戒、其他懲戒、非訟、公證、國貿糾紛 、金融、證券、銀行、民間參與公共建設模式（BOT）、建 築、關稅、傳播、廣告、媒體、政府、保險、勞工及僱傭、 貸款、房地產、公司計畫、財產（避稅）計畫（信託、遺囑 ）、國際訴訟技巧、海事案件、投資、技術合作、工商登記 、航空、商務、銀行、稅務、財務、合併及收購、反傾銷、 反補貼、平衡稅、防衛措施、世界貿易組織（WTO）、海關 、保單貼現、旅館、餐館、保險、信用卡、高科技、技術移 轉、通訊、電訊、言論自由、資訊科技、移民及其他各種國 內外法律事項之服務、代理、諮詢及顧問；軍法辯護服務； 國內外專利、商標、著作權、正字標記、網路及其他智慧財 產權之申請、租讓、授權及其他相關事務之服務、代理、諮 詢及顧問」服務，向原處分機關經濟部智慧財產局申請註冊 ，經審查准列為註冊第1248023號商標（下稱系爭商標，圖 樣如附圖所示）。嗣參加人以該註冊商標有違商標法第23條 第1項第12款之規定，對之提起異議，經原處分機關審查， 以98年9月10日中台異字第960448號商標異議審定書為「異 議不成立」之處分；參加人不服，提起訴願，經經濟部99年 6月7日經訴字第09906057650號訴願決定撤銷原處分，命由 原處分機關另為適法之處分。上訴人不服，向原審提起行政 訴訟，經原審法院裁定命參加人獨立參加被上訴人之訴訟後
，經遭駁回，上訴人仍不服，乃提起本件上訴。二、上訴人起訴主張：本件參加人係由其公司「文書」部的最低 層助理文書（Assistant Secretary）偽造文書、虛構委任 理律法律事務所。且參加人之公證及認證，僅證明在法院簽 名之助理秘書係本人，並未證明文書內容之真正，是參加人 之法定代理權顯有欠缺，應予程序駁回。又參加人迄未證明 其係全世界第一個使用及註冊NBA者，故無權提起本件異議 。其次，National縮寫為N，中文為「全國」，均可註冊為 商標，故全國電子、全國飯店，並其直譯National均可註冊 。而上訴人依原處分機關經濟部智慧財產局之指示註冊並無 錯誤，且上訴人已「第二次」聲請商標，並已將「National 全國」列為商標之一部分，原始之National Bar二字不在專 用之列，已變成「National全國」不在專用之列，僅有「Ba r」一字不在專用之列，其不專用者亦僅有「Bar」一字。然 其是否足以混淆，應以「整體實際使用」為準，上訴人長期 使用中英文，即「NBA（National Bar Association）中華 民國律師公會全國聯合會又名全國律師公會」，均不可能與 只有3字，且用於籃球者混淆。再者，Bar，即「律師公會」 之意，毋庸另加Association，乃因Bar係Bar Association 之簡稱。另參加人之NBA商標並非著名商標，而係弱勢商標 ，且與上訴人之商標非近似，故無商標法第23條第1項第12 款後段規定之適用等語。求為判決撤銷訴願決定。三、被上訴人則以：系爭商標係由外文「NBA（National Bar） 」及中文「全國律師」以橫書方式上下分列所組成，其中「 National Bar」及「全國律師」經上訴人聲明不在專用之列 。依參加人於異議階段所送之證據資料以觀，據以異議之「 NBA」商標（下稱據以異議商標）係以外文「NBA」為主，或 以單純外文形式構成，或加上人形剪影設計圖所組成。由於 外文「NBA」並非既有之字詞，且於系爭商標與據以異議商 標圖樣中分屬予人寓目印象深刻之起首與主要部分，應屬構 成近似之商標。次查，據以異議商標圖樣上之外文「NBA」 為美國職業籃球聯盟（National Basketball Association ）之縮寫，且參加人早於86年起即陸續以外文「NBA」為商 標圖樣，指定使用於舉辦籃球比賽、籃球表演賽及講習會之 娛樂性服務、電視傳播、郵購服務、餐廳服務、衣服、冠帽 、靴鞋、錄影帶及預錄之音碟、影碟等服務或商品，並經核 准註冊為第757744號、第86108號、第96963號、第105994號 「NBA」等商標，依原處分機關卷附據以異議商標使用證據 ，不乏早於系爭商標申請日（95年4月19日）前，據以異議 商標使用於行銷籃球運動賽事及其相關周邊商品（如運動衣
、球鞋、籃球等）或服務者，足認在系爭商標申請日前，對 從事體育運動服務或商品業者或喜愛籃球運動相關公眾而言 ，據以異議商標已享有相當知名度而堪認為著名商標。又系 爭商標指定使用之服務，與據以異議商標實際使用並臻著名 之體育運動服務或商品相較，尚非屬類似商品或服務，亦不 具任何競爭關係，故系爭商標之註冊，應無致相關公眾對其 所表彰之服務來源或提供者產生混淆誤認之虞，難認有違商 標法第23條第1項第12款前段規定。然由於系爭商標與據以 異議商標二者圖樣中均具有相同外文「NBA」，且分屬予人 寓目印象深刻之起首及主要部分，在外觀、觀念及讀音上近 乎相同，應屬構成高度近似之商標。又外文「NBA」並非既 有習見之外文，其具備高度之識別性。且美國職業籃球聯盟 （National Basketball Association）早於38年即沿用縮 寫「NBA」表彰其籃球賽事至今，79年代NBA開始邁向國際， 顯見據以異議商標已有長期、大量且廣泛於世界各國與國內 市場廣告行銷的事實，亦堪認其之著名程度已跨越該領域而 達一般消費者所熟知之程度。從而，系爭商標之註冊應有致 據以異議著名商標之識別性遭受減弱之虞，應不得註冊，是 被上訴人所為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分 」之訴願決定並無違誤。另商標法第23條第4項適用之前提 為該商標有商標法第23條第1項第2款（表示商品或服務之形 狀、品質、功用或其他說明者）規定之情形，或有不符合商 標法第5條第2項（不具識別性）規定之情形，本件商標異議 案並未涉及上開條款，自無上訴人所稱系爭商標可依商標法 第23條第4項規定，得予註冊之問題。又參加人公司之文件 簽署代表人安亞拉‧德區克（Ayala Deutsch）於異議階段 已提出法人證明文件副本、安亞拉‧德區克（Ayala Deutsc h）於紐約州紐約郡經公證人Yvette Pagan公證之宣誓聲明 書、公證人Yvette Pagan所簽署之證明書，該等文件復經我 國駐紐約臺北經濟文化辦事處認證屬實，顯見其確係經參加 人合法授權，可代表該公司為本件商標異議案及訴願階段之 法律行為等語，資為抗辯。求為判決駁回上訴人之訴。四、參加人則以：（一）程序問題：參加人委任書之簽署人「Ay ala Deutsch」既係經參加人董事會選任並授權得代表參加 人處理公司相關事務之「經理人」(Officer)，依美國「New York Business Corporation Law」之「Article 7,Section 715(g)」之規定，其代表參加人簽署之委任書自屬合法。 （二）實體問題：參加人將「NBA」使用於各種商品及服務 上，除於中華民國取得第757744號、第86108號、第96963號 、第105994號及第110861號商標專用權外，並於世界各國廣
泛註冊，為一著名商標。其次，系爭商標由「NBA」、「Nat ional Bar」以及「全國律師」中文三者組合而成，其中「N ational Bar」以及「全國律師」兩者，由於上訴人與「全 國律師」毫無關係，依商標法第23條第1項第11款之規定， 本不應准許註冊，以免使公眾誤認誤信該商標所表彰之服務 係由「全國律師」或者「全國律師公會」所提供，惟原處分 機關於審查時，未以系爭商標違反該條為由核駁審定，僅要 求聲明放棄該兩部分之專用權即准許註冊，其處分有待斟酌 。又由於不專用部分於實際使用時仍存在於商標圖樣中，消 費者仍有高度可能性誤認誤信該商標係表彰律師公會之商標 或與律師公會有關之組織，準此，系爭商標扣除不具識別性 部分僅餘「NBA」，該部分與據以異議商標「NBA」完全相同 ，兩商標主要識別部分完全相同，當然構成近似。上訴人又 主張「NBA」為「全國律師」之意，故識別性低，再者，參 加人查詢Yahoo以及Google等搜尋引擎，發現除參加人外並 沒有其他業者以「NBA」作為公司名稱或商標名稱或簡稱等 ，甚或任何一個律師公會以之作為簡稱，「NBA」顯然具有 原創性及高度識別性。且美國律師公會之簡稱並非「NBA」 ，而係「ABA」，全名為「American Bar Association」， 中華民國律師公會全名為「Taiwan Bar Association」，簡 稱為「TWBA」，均非「NBA」，上訴人張冠李戴，其主張與 事實不合。實則，如被上訴人所認定，據以異議商標「NBA 」由於廣泛使用而具有高度識別性，其識別性強，他商標稍 有攀附即易引起消費者聯想，何況系爭商標之主要識別部分 與其完全相同，故兩商標構成近似。再者，依著名商標保護 審查基準3.3，商標淡化之虞的主要參酌因素有「商標著名 程度高」、「商標近似程度高」、「商標未被普遍使用於其 他商品／服務」以及「著名商標先天或後天識別性之程度」 可知，被異議商標有減損據以異議商標識別性之虞足堪認定 ，是系爭商標有違反商標法第23條第1項第12款後段之規定 等語。
五、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：（一）程序方 面：本件參加人之文件簽署代表人安亞拉‧德區克（Ayala Deutsch），於異議階段已提出法人證明文件副本（Certifi cate of incorporation of NBA PROPERTIES,INC.）、安亞 拉‧德區克（Ayala Deutsch）於紐約州紐約郡經公證人Yve tte Pagan公證之宣誓聲明書、公證人Yvette Pagan所簽署 之證明書，該等文件復經我國駐紐約臺北經濟文化辦事處認 證屬實；於本件行政訴訟復循相同方式提出證明文件，形式 上已足認安亞拉‧德區克（Ayala Deutsch）確係經美商NBA
產物股份有限公司合法授權，可代表該公司簽署本件商標異 議申請書及行政訴訟委任書。又依據美國「New York Busin ess Corporation Law」之「Article 7,Section 715(g)」 之規定，所有的「Officers」，依章程或董事會規定有管理 公司之權限並履行此職責。參加人於96年4月20日及99年4月 16日所召開之董事會，已選任安亞拉‧德區克（Ayala Deut sch）為「Officer」，參加人之委任書之簽署人安亞拉‧德 區克（Ayala Deutsch），既係經參加人之董事會選任並授 權得代表參加人處理公司相關事務之「Officer」，依上開 美國紐約州之法律規定，自有代表參加人簽署委任書之權限 。（二）實體方面：據以異議商標圖樣上之外文「NBA」為 美國職業籃球聯盟（National Basketball Association） 之縮寫，且參加人早於86年起即陸續以外文「NBA」為商標 圖樣，指定使用於舉辦籃球比賽、籃球表演賽及講習會之娛 樂性服務、電視傳播、郵購服務、餐廳服務、衣服、冠帽、 靴鞋、錄影帶及預錄之音碟、影碟等服務或商品，並經核准 註冊為第757744號、第86108號、第96963號、第105994號「 NBA」等商標。依原處分機關卷附據以異議商標使用證據， 不乏早於系爭商標申請日（95年4月19日）前，據以異議商 標使用於行銷籃球運動賽事及其相關周邊商品（如運動衣、 球鞋、籃球等）或服務者，可知在系爭商標申請日前，對於 從事體育運動服務或商品之業者或喜愛籃球運動之相關公眾 而言，據以異議商標已享有相當知名度而堪認為著名商標。 又依據卷附參加人提出據以異議商標之使用證據可知，據以 異議商標已有長期、大量且廣泛於世界各國與國內市場廣告 行銷的事實，亦堪認其之著名程度已跨越該領域而達一般消 費者所熟知之程度。其次，系爭商標係由外文「NBA（Natio nal Bar）」及中文「全國律師」以橫書方式上下分列所組 成，其中「National Bar」及「全國律師」，經參加人聲明 不在專用之列，故其主要部分為「NBA」，至為灼然。又依 據參加人於異議階段所送之證據資料以觀，據以異議之「NB A」商標，係以外文「NBA」為主，或以單純外文形式構成， 或加上人形剪影設計圖所組成。由於外文「NBA」並非既有 之字詞，且於系爭商標與據以異議商標圖樣中分屬予人寓目 印象深刻之起首與主要部分，應構成近似之商標，且近似程 度頗高。再者，查詢Yahoo以及Google等搜尋引擎，發現除 參加人外並沒有其他業者公開或廣泛以「NBA」作為公司名 稱或商標名稱或簡稱等，「NBA」顯然具有原創性、排他性 、高度識別性，為一著名商標，並非如上訴人所稱係許多協 會的簡稱而為一弱勢部分。再者，上訴人有使人將系爭商標
與據以異議之著名商標產生聯想的意圖：系爭商標係由外文 「NBA（National Bar）」及中文「全國律師」以橫書方式 上下分列所組成，上訴人雖稱「NBA」係「NationalBar」之 簡稱，惟「National Bar」之簡稱，應為「NB」而非「NBA 」。上訴人又稱其原申請註冊之商標為「NBA（National Ba r Association）」及中文「全國律師」，因經濟部智慧財 產局之要求始將「Association」刪掉云云；惟刪掉「Assoc iation」後簡稱應為「NB」，上訴人理應將「NBA」之「A」 一併刪除，其竟保留不刪，顯然有使人與參加人著名之「NB A」商標產生聯想之意圖。綜上所述，系爭商標之註冊有致 據以異議之「NBA」著名商標之識別性遭受減弱之虞，依商 標法第23條第1項第12款後段之規定，系爭商標應不得註冊 ，則原處分機關所為異議不成立之審定，自有未洽。從而， 被上訴人所為「原處分撤銷，由原處分機關重行審酌後，另 為適法之處分」之訴願決定，並無違誤等由，乃判決駁回上 訴人在原審之訴。
六、上訴人上訴意旨除復執與起訴主張相同之論證外，另略以： 安亞拉‧德區克（Ayala Deutsch）並非參加人之法定代理 人，亦無權代表參加人異議、訴願及在本件擔任參加人，本 件自始即法定代理權欠缺。又因理律法律事務所許多英文文 件均未翻譯，且故意將「officers」翻譯成「經理人」，所 提及之董事會會議紀錄均係偽造、虛構，故意欺騙原審法院 ，以及故意拒不送達其100年7月7日之「行政訴訟參加人答 辯狀」於上訴人，嚴重違背程序，致上訴人來不及準備，請 求撤銷發回原審法院，以維護審級利益。又原判決對於被上 訴人及參加人應提供擔保，及其餘被上訴人，均未裁判，亦 未通知經濟部智慧財產局參加訴訟，均係嚴重程序瑕疵，請 撤銷發回以維護審級利益，原判決於積極適用法規及消極不 適用法規均有錯誤。其次，原審法院及被上訴人積極適用法 規及消極不適用法規均有錯誤，承審法官應迴避而拒不迴避 ，均請撤銷原判決及原訴願決定。再者，上訴人早已聲請李 得灶、汪漢卿、林欣蓉3位法官迴避本案。惟竟未分案，亦 未停止訴訟程序，又故意將Manager與officer及Bar混淆， 均屬積極適用法規及消極不適用法規之違誤。另原審法院故 意置卷內「真正董事長」於不顧，除違反行政訴訟法第243 條第2項第4款之規定外，亦違反同法條項第6款，原判決將 真正董事長及基層助理紀錄員均列為法定代理人，顯然矛盾 。又參加人並非NBA「最早及真正所有權人」，自不得在臺 濫訴等語。
七、本院查：
㈠、本件程序方面，參加人即商標異議人美商NBA產物股份有限 公司之文件簽署代表人安亞拉‧德區克（Ayala Deutsch） ，於異議階段已提出法人證明文件副本（Certificate of incorporation of NBA PROPERTIES,INC.）、安亞拉‧德區 克（Ayala Deutsch）於紐約州紐約郡經公證人Yvette Paga n公證之宣誓聲明書、公證人Yvette Pagan所簽署之證明書 ，該等文件復經我國駐紐約臺北經濟文化辦事處認證屬實； 於本件行政訴訟復循相同方式提出證明文件，上開文件之內 容，形式上已足認安亞拉‧德區克（Ayala Deutsch）確係 經美商NBA產物股份有限公司合法授權，可代表該公司簽署 本件商標異議申請書及行政訴訟委任書。上訴人雖主張安亞 拉‧德區克（Ayala Deutsch），並無資格作為參加人之代 表人，也無權代表參加人為商標異議、訴願及參加訴訟。但 查，美國公司在我國所進行之訴訟，有關其公司是否成立享 有法人人格、公司之組織、權限及公司之行為能力、責任能 力等，應依美國之本國公司法定之。參加人為美國紐約州公 司，認定何人有權代表參加人簽署本件商標異議案申請書或 參加訴訟之委任書，自應依美國紐約州之法律定之。而依據 美國「New York Business Corporation Law」之「Article 7, Section 715(g)」之規定，所有的「Officers」，依章 程或董事會規定有管理公司之權限並履行此職責。又參加人 於96年4月20日及99年4月16日所召開之董事會，已選任安亞 拉‧德區克（Ayala Deutsch）為「Officer」。參加人委任 書之簽署人安亞拉‧德區克（Ayala Deutsch），既係經參 加人董事會選任並授權得代表參加人處理公司相關事務之「 Officer」，依上開美國紐約州之法律規定，自有代表參加 人公司簽署委任書之權限等情，業據原審論明。又本件關於 實體方面，據以異議商標為一著名商標，系爭商標與據以異 議商標近似程度高，上訴人有使人將系爭商標與據以異議之 著名商標產生聯想的意圖之事實，亦據原審依調查證據之辯 論結果，敘明其得心證之理由，經核其認事用法並無違經驗 或論理法則，亦無判決不適用法規或適用不當之違背法令之 情形。
㈡、上訴人雖主張安亞拉‧德區克（Ayala Deutsch）並非參加 人之法定代理人，亦無權代表參加人異議、訴願及在本件擔 任參加人，本件自始即法定代理權欠缺。參加人原審代理人 故意將「officers」翻譯成「經理人」，所提及之董事會會 議紀錄均係偽造、虛構，故意欺騙原審法院，原判決故意將 Manager與officer及Bar混淆，均屬積極適用法規及消極不 適用法規之違誤，原審法院故意置卷內「真正董事長」於不
顧，除違反行政訴訟法第243條第2項第4款之規定外，亦違 反同法條項第6款，原判決將真正董事長及基層助理紀錄員 均列為法定代理人，顯然矛盾，參加人並非NBA「最早及真 正所有權人」，自不得在臺濫訴等等。經查，上訴人前開上 訴理由，經核無非係就原審業已論斷而不採之見解續予爭執 ，核屬法律見解歧異問題，或係就原審已論斷者，泛指論斷 違誤、矛盾，均不足據此指原判決有違背法令之情形。原審 縱有就上訴人所指未予論述之處，惟並不影響原審依上開得 心證事證所作結論之判斷，仍不能指原審有判決不備理由之 違法。又上訴人所指參加人於原審故意不送達其所提100年7 月7日之「行政訴訟參加人答辯狀」一節，業據上訴人於原 審言詞辯論期日主張，經參加人當庭陳明答辯狀已寄送上訴 人位於臺北市○○路○段之地址，而且經簽收等情，上訴人 當日亦已續為言詞辯論(言詞辯論筆錄參照)，尚無上訴人所 指此部分有嚴重違背程序，影響上訴人審級利益之情事。本 件商標異議案，經原處分機關為「異議不成立」之處分，參 加人不服，提起訴願，經被上訴人撤銷原處分，命由原處分 機關另為適法之處分。上訴人不服，遂向原審提起行政訴訟 ，請求撤銷訴願決定。故本件撤銷訴訟部分，應以訴願決定 機關即被上訴人為被告，上訴人以訴願決定機關以外之人為 被告部分，業據原審另以100年度行商訴字第20號裁定駁回 ，並經本院101年度裁字第421號裁定駁回上訴人之抗告在案 。上訴人指原判決對於其餘被上訴人，均未裁判，亦未通知 經濟部智慧財產局參加訴訟，均係嚴重程序瑕疵部分，非為 有據。本件上訴人以訴願決定機關以外之人為被告部分，業 據原審以100年度行商訴字第20號裁定駁回，並經本院101年 度裁字第421號裁定駁回上訴人之抗告，業如前述。本件上 訴人除被上訴人外，於上訴狀又贅列其餘之人為被上訴人， 於法自有未洽，應併駁回。有關上訴人指被上訴人及參加人 應提供擔保部分，上訴人就此並未具體表明原審有合於不適 用法規、適用法規不當或行政訴訟法第243條第2項所列各款 之情形，難認此部分對原判決之如何違背法令已有具體之指 摘，無從為上訴人有利判斷之論據。至於上訴人主張承審法 官應迴避而拒不迴避，上訴人早已聲請李得灶、汪漢卿、林 欣蓉3位法官迴避本案，惟竟未分案，亦未停止訴訟程序部 分。經查，聲請法官被聲請迴避者，在該聲請事件終結前， 應停止訴訟程序。但其聲請因違背第33條第2項，或第34條 第1項或第2項之規定，或顯係意圖延滯訴訟而為者，不在此 限，民事訴訟法第37條第1項定有明文，此並為行政訴訟法 第20條所準用。因此，法官被聲請迴避者，並非在該聲請事
件終結前，即應當然停止訴訟程序。本件上訴人聲請李得灶 、汪漢卿、林欣蓉3位法官迴避本件訴訟，並非屬行政訴訟 法第19條應自行迴避，不得執行職務之情形。原審未因上訴 人之聲請而停止訴訟程序尚不能指為違法。而原審就上訴人 之聲請未加分案審理部分，應屬上訴人得否另行向原審法院 聲請分案審理之問題。故尚不能以原審未停止訴訟程序，即 指原審有適用法規之違誤。上訴人雖於本院復聲請本院法官 吳明鴻、侯東昇、陳國成迴避(此部分另行分案處理)，惟查 ，上訴人所主張上開本院法官迴避並非屬行政訴訟法第19條 迴避事由，且上訴人泛言所聲請迴避之法官偏頗，無非係基 於其主觀臆測，就該等事由原因並未釋明，依行政訴訟法第 20條準用民事訴訟法第37條第1項但書規定，自無停止訴訟 程序之必要，應予敘明。
㈢、從而原審以系爭商標之註冊有致據以異議之「NBA」著名商 標之識別性遭受減弱之虞，依商標法第23條第1項第12款後 段之規定，系爭商標應不得註冊。原處分機關所為異議不成 立之審定，自有未洽。被上訴人所為「原處分撤銷，由原處 分機關重行審酌後，另為適法之處分」之訴願決定，並無違 誤，而駁回上訴人原審之訴，依上說明，應屬合法。上訴論 旨，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回 。
八、據上論結，本件上訴為無理由。依智慧財產案件審理法第1 條、行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如 主文。
中 華 民 國 101 年 6 月 14 日 最高行政法院第三庭
審判長法官 吳 明 鴻
法官 侯 東 昇
法官 江 幸 垠
法官 林 金 本
法官 陳 國 成
以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異
中 華 民 國 101 年 6 月 15 日 書記官 彭 秀 玲
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