智慧財產法院民事判決
101年度民專訴字第7號
原 告 禾千實業股份有限公司
法定代理人 胡美惠
訴訟代理人 洪銘憲律師
被 告 沐恩實業股份有限公司
兼法定代理人 李坤益
共 同
訴訟代理人 林正杰律師
上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於101 年
5月30日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原告之訴及其假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、程序方面：
㈠按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密 法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交 易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟 事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管 轄之民事事件，由智慧財產法院管轄，智慧財產法院組織法 第3 條第1 款、第4 款及智慧財產案件審理法第7 條分別定 有明文。查本件係屬專利法所保護智慧財產權益所生之第一 審民事事件，依前揭條文之規定，本院有管轄權，合先敘明 。
㈡按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但經被告 同意者，不在此限，民事訴訟法第255 條第1 項第1 款定有 明文。原告起訴時原訴之聲明第2 項為在原告所有之新式樣 第D105819 號專利存續期間內，被告不得未經原告同意而製 造、販賣、意圖販賣而陳列、使用或為上述而進口新式樣專 利物品（本院卷第4 至5 頁）。嗣於101 年4 月27日準備程 序期日，當庭請求變更聲明第2 項為「在原告所有之新式樣 第D105819 專利存續期間內，被告沐恩實業股份有限公司不 得未經原告同意而製造、販賣、為販賣之要約、使用或為上 述目的而進口侵害上開新式樣專利物品」，另假執行之聲請 減縮為僅就聲明第1 項損害賠償之請求為之，並經被告當庭 同意（本院卷第151 頁），依民事訴訟法第255 條第1 項第 1 款規定，應予准許。
二、原告起訴主張：
㈠原告為新式樣專利第D105819 號「面紙盒㈠」專利（下稱系
爭專利）之專利權人，專利權期間自94年8 月1 日至105 年 9 月6 日止。原告依專利法第106 條第1 項、第129 條之規 定，專有排除他人未經同意而製造、販賣、為販賣之要約、 使用或為上述目的而進口新式樣專利物品之權，於受侵害時 ，並得請求排除侵害與損害賠償。
㈡被告未經原告同意擅自製造、販賣、為販賣之要約與原告系 爭專利相同之貨號00000000水鑽香水面紙盒金屬銀（下稱系 爭363 產品）及00000000水鑽香水面紙盒金屬紫（下稱系爭 364 產品）（以上合稱系爭產品，又此乃原告最後主張之侵 權產品，參本院卷第169頁），侵害原告之專利權： ⒈系爭專利之新穎特徵為：⑴上蓋與盒體之雙層式設計、⑵ 上蓋厚重不透明、⑶上蓋與盒體結合後具有階級變化。 ⒉解析系爭產品：
系爭產品採上蓋與盒體之雙層式設計，上蓋厚重不透明， 且上蓋與盒體結合後具有階級變化之造形意象。 ⒊物品相同或近似判斷：
系爭產品為面紙盒，故與系爭專利為相同物品。 ⒋整體視覺性設計相同或近似判斷：
⑴系爭專利整體造形由上蓋與盒體之雙層式設計所組成， 系爭產品同樣由上蓋與盒體之雙層式設計所組成。 ⑵系爭專利之上蓋呈厚重不透明，系爭產品之上蓋同樣呈 厚重不透明。
⑶系爭專利之上蓋與盒體結合後具有階級變化，系爭產品 之上蓋與盒體結合後同樣具有階級變化。
⑷系爭專利與系爭產品之設計特徵近似。準此，經異時異 地整體比對，綜合判斷整體視覺性設計，以普通相關消 費者選購商品之觀點，並無法輕易區分系爭專利與系爭 產品，是系爭產品與系爭專利所產生之視覺印象，確實 足以致使普通相關消費者將系爭產品之整體設計，誤認 為系爭專利而產生混淆之視覺印象，應認定系爭產品整 體視覺性設計與系爭專利近似。
⒌新穎特徵之判斷：
系爭產品包含有：上蓋與盒體之雙層式設計；上蓋呈厚重 不透明；上蓋與盒體結合後具有階級變化。準此，以該系 爭專利所屬技藝領域中具有通常知識者之水準判斷，系爭 產品已包含系爭專利新穎特徵。系爭產品與解釋後申請專 利之新式樣範圍中之視覺性設計，兩者整體相同或近似， 足以認定其落入專利權範圍。
⒍適用禁反言或適用先前技術組卻：
本件並無禁反言或先前技術組卻之適用。
㈢依公司法第23條第1 項規定，被告李坤益係被告公司之負責 人，因執行業務違背法令，致生損害於原告，依公司法第23 條第2 項規定，被告公司與被告李坤益均應負連帶賠償之責 。被告未經原告同意，繼續製造、販售系爭產品，原告自有 權依專利法第123 條及第106 條第1 項請求排除其侵害行為 ；關於侵害新式樣專利權損害賠償之計算，依專利法第129 條準用第85條規定，原告請求100 萬之損害賠償。 ㈣系爭專利確實具專利有效性：
⒈被證2 係一肥皂盒新式樣，與系爭專利之面紙盒相較，除 上端呈完全開放狀態外，其內底面與外底面透過幾近對應 的設計手法而產生獨特視覺效果，設計手法完全與系爭專 利不同，二者整體造形所呈現之視覺效果也未相同或近似 。
⒉被證3 雖與系爭專利均為一面紙盒之新式樣專利，惟被證 3 之面紙盒整體所呈現之視覺效果是採圓滑之設計，與系 爭專利整體所呈現之方正視覺效果並不相同或近似。 ⒊被證2 與被證3 並未教示將被證2 與被證3 結合便能得到 系爭專利之造形，且縱使將被證2 、3 結合也無法得到與 系爭專利相同或近似之造形，因此，結合被證2 、3 並無 法證明系爭專利之面紙盒不具創作性。
⒋被證4 中之各張出口報單與該型錄之間並無法相互勾稽， 該型錄又無印製公開日期，且又無法由各張出口報單上得 知該型號為DTB 914 之面紙盒的形狀，因此該被證4 不具 證據力，無法證明系爭專利不具新穎性或創作性。 ㈤爰聲明：
⒈被告等應連帶給付原告100 萬元，暨自起訴狀繕本送達翌 日起至清償日止，按年息5%計算之利息。
⒉在原告所有之新式樣D105819 號專利存續期間內，被告沐 恩實業股份有限公司不得未經原告同意而製造、販賣、為 販賣之要約、使用或為上述目的而進口侵害上開新式樣專 利物品。
⒊原告願供擔保聲請就第1項聲明准予宣告假執行。三、被告則抗辯以：
㈠系爭專利有得撤銷之原因：
⒈系爭專利不具創作性：系爭專利於93年9 月7 日申請，經 審定核准專利後，並於94年8 月1 日公告。是系爭專利有 無撤銷之原因，應以核准審定時即修正公布之專利法為斷 ，經查系爭專利有違反專利法第110 條第4 項創作性之規 定。
⒉引證案：
⑴被證2 ：為92年3 月28日申請，並於93年4 月11日公告 之中華民國專利第584523號專利案之專利說明書影本。 ⑵被證3：為西元1990年3 月29日申請，並於1992年9 月1 日公告之美國專利第D328992 號專利案之專利說明書影 本。
⑶被證4 ：為被告公司於90年9 月20日、91年1 月14日及 93 年1月8 日「面紙盒DTB914」之出口報單及產品型錄 正本。
⒊被證2 與被證3 申請日及公告日皆早於系爭專利專利案申 請日，被證4 出口日期早於系爭專利專利案申請日，故均 有證據能力。系爭專利與被證2 差別在於系爭專利專利案 之上蓋的長方形透孔佔整體上蓋面積比例較小，被證2 上 框部的長方形透孔佔整體上框部面積比例較大，但由被證 2 結合被證3 得知，系爭專利專利案之上蓋的長方形透孔 之技藝特徵為所屬技藝領域具有通常知識者易於思及。另 在被證3 中則完整揭露系爭專利之技藝特徵。因此，由被 證2 結合被證3 ，或由被證4 所揭露之技藝特徵系爭專利 案違反專利法第110 條第4 項，應不具創作性。 ㈡系爭產品並未落入系爭專利之申請專利範圍： ⒈解釋系爭專利之新式樣範圍：
按解釋新式樣之新式樣範圍，應以圖面為準，並得審酌創 作說明。系爭專利之創作特點，主要「具有一長方形體之 金屬上蓋，上蓋中有一長方形透孔，其下則與透明盒體結 合而成，該盒體面積略大於金屬上蓋，使之與金屬上蓋間 形成一明顯之階級，並使上蓋與盒體的質感清楚呈現且相 互輝映。」，另由系爭專利之六視圖可知，系爭專利為金 屬上蓋與透明盒體交互輝映，且金屬上蓋與透明盒體皆呈 霧面斑點狀。六視圖之金屬上蓋與透明盒體間皆呈階梯狀 ，而非平整。上蓋中之透孔為長方形。
⒉解析系爭產品：
系爭產品上蓋非金屬材質，上蓋透孔非長方形，盒體非透 明，上蓋與盒體面積相同，均為壓克力材質，盒體與上蓋 間平整密合，盒體有長條形水鑽，盒體底部呈凹型設計。 ⒊物品相同或近似判斷：
系爭專利為面紙盒，系爭產品為面紙盒或紙巾盒，系爭產 品與系爭專利之物品種類為相同或近似。
⒋整體視覺性設計相同或近似判斷：
系爭專利與系爭產品大部分設計特徵均有差異。準此，經 異時異地整體比對，綜合判斷整體視覺性設計，以普通相 關消費者選購商品之觀點，應可輕易區分兩面紙盒（紙巾
盒）為不同產品，按系爭專利金屬上蓋與透明盒體交互輝 映，且金屬上蓋與透明盒體皆呈霧面斑點狀，金屬上蓋與 透明盒體間呈階梯狀；而系爭產品則為上蓋與盒體皆為透 明或不透明之壓克力，上蓋與透明盒體皆非霧面斑點狀， 上蓋與盒體間為平整密合，而非階梯狀，是系爭產品與系 爭專利所產生之視覺印象，不致使普通相關消費者將系爭 產品之整體設計，誤認為系爭專利而產生混淆之視覺印象 ，應認定系爭產品整體視覺性設計與系爭專利不構成近似 。
⒌系爭產品與解釋後申請專利之新式樣範圍中之視覺性設計 ，兩者整體相同或近似，其不足以認定其落入專利權範圍 ，故本件無需繼續比對被訴產品是否包含系爭專利之新穎 特徵。是系爭產品未落入系爭專利權範圍，自無庸審究有 無先前技藝之阻卻事由與禁反言原則之適用，判定系爭產 品是否有排除侵權成立之可能。
㈢原告並未在系爭專利產品及其包裝上標示專利證書號數，且 原告於起訴前，並未先行寄發信函告知被告系爭專利之存在 ，被告無從知悉有系爭專利之存在，是依專利法第129 條準 用同法第79條規定，原告不得請求損害賠償。 ㈣爰聲明：原告之訴駁回。如受不利判決，被告願供擔保，請 准宣告免予假執行。
四、兩造不爭執下列事實（參本院卷第152 頁之準備程序筆錄） ：
㈠原告為系爭專利之專利權人，專利權期間自94年8 月1 日至 105 年9 月6 日止。
㈡原告自特力屋股份有限公司和樂台南分公司購得被告製造、 販賣之系爭產品。
五、得心證之理由：
㈠系爭363及364產品未落入系爭專利之專利權範圍： ⒈按新式樣侵害鑑定流程，分為「解釋申請專利之新式樣範 圍」，以及「比對解釋後申請專利之新式樣範圍與待鑑定 物品」。比對解釋後申請專利之新式樣範圍與待鑑定物品 包括下列步驟：⑴解析待鑑定物品之技藝內容：以該新式 樣所屬技藝領域中具有通常知識者之水準，先就待鑑定物 品之技藝內容進行解析，並排除功能性設計。⑵判斷待鑑 定物品與申請專利之新式樣物品是否相同或近似：以普通 消費者之水準，判斷解析後待鑑定物品與解釋後申請專利 之新式樣物品是否相同或近似。如是，則進入⑶之判斷； 如否，則未落入專利權範圍。⑶判斷待鑑定物品與申請專 利之新式樣的視覺性設計整體是否相同或近似：以普通消
費者之水準，判斷解析後待鑑定物品與解釋後申請專利之 新式樣的視覺性設計整體是否相同或近似。如是，則進入 ⑷之判斷；如否，則落入專利權範圍。⑷若待鑑定物品與 申請專利之新式樣的視覺性設計整體相同或近似，判斷使 其相同或近似之部位是否包含申請專利之新式樣的新穎特 徵：以該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者之水準， 判斷待鑑定物品是否包含申請專利之新式樣的新穎特徵。 如是，則進入⑸之判斷；如否，則未落入專利權範圍。⑸ 若待鑑定物品包含新穎特徵，且被告主張適用「禁反言」 或「先前技藝阻卻」時，應再判斷待鑑定物品是否適用「 禁反言」或「先前技藝阻卻」（被告可擇一或一併主張適 用禁反言或先前技藝阻卻，判斷時，兩者無先後順序關係 ）。若待鑑定物品適用「禁反言」或「先前技藝阻卻」二 者或其中之一，則應判斷待鑑定物品未落入專利權範圍。 若待鑑定對象不適用「禁反言」，且不適用「先前技藝阻 卻」，則判斷待鑑定物品落入專利權範圍。
⒉解釋申請專利之新式樣範圍：
⑴解釋申請專利之新式樣範圍目的，在確認申請專利之新 式樣範圍及其新穎特徵，以合理界定專利權範圍，得先 以創作說明中所載之文字內容為基礎，經比對申請專利 之新式樣與申請前之先前技藝後，始能客觀認定具有創 新內容的新穎特徵。另「新穎特徵」係指申請專利之新 式樣對照申請前之先前技藝，客觀上使其具有新穎性、 創作性等專利要件之創新內容，其必須是透過視覺訴求 之視覺性設計，不得為功能性設計。
⑵依系爭專利圖說，系爭專利「面紙盒㈠」係一種可供容 置面紙，以便抽取使用之面紙盒者。其整體造形主要為 具有一長方形體之金屬上蓋，上蓋中有一長方形透孔， 其下則與透明盒體結合而成，該盒體面積略大於金屬上 蓋，使之與金屬上蓋間形成一明顯之階級，並使上蓋與 盒體形成一新穎之視覺感（本院卷第66頁反面）。又系 爭專利於第00000000N01 之舉發案中，經與諸舉發證據 比對，且於舉發審定書所載之整體造形上具有新穎性、 創作性等專利要件之創新內容，該些造形特徵可認為係 「系爭專利經比對申請前之先前技藝後，客觀認定具有 之新穎特徵」。該舉發案中所以認系爭專利具新穎性及 創作性，主要乃因系爭專利之扁矩形體呈雙層式、上層 厚重不透明，下層為稍大透明盒體且具有階級變化之造 形特徵（舉發卷第2 宗第63至66頁舉發審定書參照）。 故依原告之新式樣專利圖說及第00000000N01 舉發案之
審定書理由，綜合系爭專利之新穎特徵應為：「A 、系 爭專利係具金屬感上蓋結合下方具透明盒體而形成一具 視覺效果之長方盒體。B 、下方透明盒體面積略大於金 屬上蓋，使之與金屬上蓋間形成一明顯之階級」，此與 原告自認之系爭專利新穎特徵為：「A 、上蓋與盒體之 雙層式設計；B 、上蓋厚重不透明。C 、上蓋與盒體結 合後具有階級變化。」（本院卷第176 頁），大致相同 。
⒊解析系爭產品之技藝內容：
系爭363 及364 產品係為「水鑽香水面紙盒」，其造形係 由一不透明、略帶金屬光澤呈色之壓克力上蓋配合下方不 透明盒體而成，下方盒體與上蓋同色，僅其外層有一透明 壓克力層包覆，故視覺效果略有不同，上蓋與盒體間平整 密合相接，整體設計呈一長方形體，上蓋中具一長弧形透 孔，系爭363 及364 產品形狀均相同，僅配色不同（實物 隨卷外放，照片如本院卷第73至76頁）。
⒋判斷系爭產品與系爭專利之新式樣物品是否相同或近似： 系爭專利為面紙盒，系爭產品亦為面紙盒，為兩造所不爭 執，故系爭產品與系爭專利物品相同。
⒌判斷系爭產品與系爭專利之新式樣的視覺性設計整體是否 相同或近似：
系爭專利整體造形與系爭產品皆為長方形盒體，由一上蓋 與一下方盒體結合而成；惟系爭專利乃「金屬材質上蓋結 合下方透明盒體」，系爭產品則由「不透明帶金屬光澤呈 色之壓克力上蓋結合下方同色外包覆透明壓克力層之不透 明盒體」，故系爭專利上蓋金屬材質、下方盒體透明之視 覺效果，與系爭產品上蓋與下方盒體俱為同色不透明之視 覺效果，顯有差異。又系爭專利之下方盒體略大於金屬上 蓋，並與金屬上蓋間形成一明顯階級，而系爭產品上蓋與 盒體間係平整密合相接，未形成階級之落差段，原告亦未 能指出系爭產品上蓋與下方盒體結合後有何階級落差，僅 謂下盒本身具有階級變化云云，自非可採；系爭專利之上 蓋透孔係長方形，系爭產品則為長弧邊狀。綜上，系爭專 利與系爭產品之整體設計特徵仍有差異，經異時異地整體 比對，綜合判斷整體視覺性設計，以普通消費者選購商品 之觀點，應可輕易區分系爭產品上蓋、盒體呈現之不同視 覺感，也可輕易區分其未形成階級之落差段造形，因此系 爭產品與系爭專利所產生的視覺印象皆不會使普通消費者 將系爭產品之整體設計誤認為是系爭專利而產生混淆的視 覺印象，應認定系爭產品整體視覺性設計與系爭專利不近
似。
⒍系爭產品是否包含新穎特徵：
依專利侵害鑑定要點：「若待鑑定物品與解釋後申請專利 之新式樣範圍中之視覺性設計整體相同或近似，仍不足以 認定其落入專利權範圍，尚須判斷待鑑定物品是否利用該 新式樣之新穎特徵…」，是判斷系爭產品是否包含系爭專 利之新穎特徵，係以其已構成視覺性整體相同或近似為前 提；惟系爭產品之整體視覺性設計與系爭專利已認定不構 成近似，故毋庸再予比對判斷系爭產品是否包含系爭專利 之新穎特徵。
⒎從而，系爭產品與系爭專利之新式樣的視覺性設計整體並 不相同或近似，是系爭產品並未落入系爭專利之新式樣專 利範圍，也因此，被告所為之專利無效抗辯，即無再予審 酌之必要。
㈡綜上，系爭產品既未落入系爭專利之新式樣專利範圍，則被 告製造、販賣系爭產品，自未侵害原告之專利權，從而，原 告依專利法第123 條第1 項、第129 條準用第84條第1 項、 第85條第1 項第2 款，請求如其前揭聲明所示，為無理由， 應予駁回。原告既受敗訴判決，其假執行之聲請即失所附麗 ，不應准許。至於兩造其餘之攻擊防禦方法及證據資料，經 本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無一一詳 予論述之必要，附此敘明。
六、訴訟費用之負擔：智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法 第78條。
中 華 民 國 101 年 6 月 15 日 智慧財產法院第三庭
法 官 歐陽漢菁
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中 華 民 國 101 年 6 月 18 日 書記官 葉倩如
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