最 高 行 政 法 院 判 決 九十年度判字第二○二八號
原 告 美商．世雅遊樂場有限責任公司
代 表 人 甲○○○○
訴訟代理人 陳長文 律師
李和音 律師
被 告 經濟部智慧財產局（承受原經濟部中央標準局業務）
代 表 人 陳明邦
右當事人間因服務標章事件，原告不服行政院中華民國八十八年九月三十日台八十八
訴字第三六一四一號再訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如左：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
緣原告於民國八十六年十二月十二日以「GAMEWORKS Logo(Stylized)」服務標章（以下稱系爭服務標章），指定使用於商品及服務分類表第四十一類之娛樂服務即電腦遊樂場、電動玩具遊樂場、大型（商業）遊樂中心及遊樂場（兒童樂園）、主題公園服務申請註冊。被告以其有違當時商標法第七十七條準用第三十七條第一項第十款之規定，乃予以核駁，發給第二四九四一號服務標章核駁審定書。原告不服，提起訴願、再訴願，均遭決定駁回，遂提起行政訴訟，茲摘敍兩造訴辯意旨如次：原告起訴意旨及補充理由略謂：一、按「凡文字、圖形、記號或其聯合式，係表示申請註冊服務標章所指定服務之說明或表示服務本身習慣上所通用之名稱、性質、品質、功能者，不得申請註冊」，固為修正前商標法第七十七條準用同法第三十七條第一項第十款所明定，惟所謂標章之說明必需出自直接而明顯之方式，使一般人從標章本身即能知悉其所表彰之服務為何，若非直接而明顯地說明指定服務或非與服務本身之說明有密切關聯，縱該文字、圖形等間接地與指定服務有所關聯或隱含自我標榜意味，亦非前揭法條所稱之說明，應非不得註冊。查系爭服務標章圖樣上之「 GAMEWORKS」係原告首創，由「GAME」及「WORKS 」二字組合而成之複合字，上列各該英文字雖各有意義，即分別係「遊戲；遊戲器具」及「工作；工具；製作品；著作；工廠」，然由上可知「GAME」與「WORKS」皆非僅有一固定涵義，且「WORKS」並無「場所」之意，故「GAMEWORKS 」複合字本身即已不可能有「遊樂場」之意，一般英文字典中亦查無「GAMEWORKS」乙字，況本案之「GAMEWORKS」係經特殊設計之圖形化英文字，有別於一般之英文字體，消費者絕不致於一見到系爭服務標章圖樣上之「GAMEWORKS 」，即將之解讀為具有「遊樂場」之涵義，其理至明。在英文語法上，「遊樂場」應係「amusement park」或「amusement arcade」，而非「GAMEWORKS」。雖原告公司名稱中之「GameWorks 」中譯為「遊樂場」，然此係因原告係經營電動玩具遊樂場、大型商業遊樂中心及遊樂場等業務之業者，為使消費者一見其公司名稱即知悉其所經營之業務為何，乃於前向被告提呈本件服務標章註冊申請案時將公司名稱之「GameWorks」中譯為「遊樂場」，然並不表示「GameWorks」之中文意義即為「遊樂場」。按外文公司名稱（尤其是特取部份）之中譯名，係由商標／標章申請人所隨意選取，並無任何規定，強制中譯名須與原文之意義一致。是主管機關於認定商標／標章是否具說
明性時，自應參酌外文字典加以判斷，而不應以商標／標章申請人之公司名稱中譯名如何翻譯作為其認定之基準。苟被告認為「GAMEWORKS 」應做「遊樂場」之解釋或認定其所傳達給消費大眾之觀念即是「遊樂場」之意，即有必要舉出客觀之依據。被告不參酌外文字典加以判斷「GAMEWORKS 」是否具說明性，在欠缺有力依據之情形下，不足代表大多數消費者之認知。按服務標章是否具備說明性而不准註冊，商標法固然賦予被告有裁量權，惟裁量並非得「自由裁量」，而係應為「合於義務之裁量」，亦即必須依其準據作正確而非「恣意」之裁度推量，而「不能理解的對事物之謬誤而引起之恣意」即視為違法之裁量。綜上，被告對於「GAMEWORKS 」一字之解釋及註冊性之認定顯有違「經驗法則」及「論理法則」，而有明顯之謬誤，其所為處分顯已違反行政法之「禁止恣意原則」，殊難令原告心服。二、再者，系爭服務標章業經原告於美國、澳洲、紐西蘭、智利、哥倫比亞及挪威等國獲准註冊，指定使用於包括國際分類第四十一類之電動玩具遊樂場等商業遊樂中心之服務在內之多項商品及服務。另查與系爭服務標章相當近似之「GAMEWORKS」及「GAMEWORKS LOGO STYLIZED W/RUNNINGPEOPLE」標章現已分別於「阿根廷、捷克、以色列、俄羅斯、南韓、墨西哥」及「匈牙利、南韓」獲准註冊，指定使用於包括第四十一類在內之服務及商品。按「具說明性之商標或標章，不得申請註冊」乃世界各國商標法所一致採行之原則。系爭服務標章既經包括美國在內之英文語系國家准予註冊，足證其未具說明性。是於非英文語系國家之中華民國，亦無以其具說明性而否准註冊之理。惟經濟部竟以「本標章於國外獲准註冊乙節因各國國情、法制不同而不得比附援引」一語帶過，實難令人信服。如原告所提證據顯示，美國及澳洲商標法亦有與我國修正前商標法第三十七條第一項第十款相同或類似之規定，則所謂「法制不同」究所何指，令人不解。又，於任何法治國家，只要違反法律規定之要件即不准予註冊保護，否則即予以註冊保護，此乃放諸四海皆准之道理。系爭服務標章既可在上述美、澳等國獲准註冊，足證其並未違反註冊保護之法定要件。豈可因國情不同，而導致系爭標章在各國與我國註冊准與否之兩歧效果？三、次查修正前商標法第七十七條準用同法第五條第二項規定「凡描述性名稱、地理名詞、姓氏、指示服務等級及樣式之文字、記號、數字、字母等，如經申請人使用且在交易上已成為申請人營業上服務之識別標章者視為具有特別顯著性」。換言之，一原具描述性意義之標章，若藉由長期與廣泛之使用，足以使消費大眾認識其為表彰某一企業服務之標誌，並得藉以與他人之服務相區別，則視為該標章已與表示指定營業之說明無涉，而具有第二層意義，應准予註冊。蓋商標、服務標章係社會交易之產物，其是否有說明商品之虞而不得由任何人專用，應以消費者之認知為依據。故依此制度之本旨，一旦具備第二層意義，即不再論究其原始之描述性、地理性等意義，而當然可以取得註冊、保護，此為採取「第二層意義」制度之國家所共通之解釋。修正前商標法第五條第二項與同法第三十七條第一項第十款規定之關係，實務上因法條本身未列有明文而有所爭議，然一般通說，多認為雖有第十款情形，但如已發生第五條第二項情事且非通用名稱者，應可排除第十款規定之適用。為釐清此爭議配合中華民國加入世界貿易組織，被告乃於前次商標法修正時，將其中第三十七條第一項第十款加以修正，在原款條文後增列「但有本法第五條第二項規定之情事而非通用名稱者，不在此限」之規定。故解釋上，標章本身雖有修正前商標法第三十七條第一項第十款情形，但如已具備同法第五條第二項情事且非通用名稱者，應可排除第十款規
定之適用而取得註冊，洵無疑義。如前所述，系爭服務標章並無直接明顯說明其指定服務或與該服務發生關聯之情事，彰彰甚明，復且原告係全世界最大電動遊樂場之經營者，自公司設立後即以「GAMEWORKS」作為其公司名稱之一部份，並設計GAMEWORKS特殊字體作為商標或服務標章而於擴展業務時廣泛使用，原告目前所經營之娛樂中心，包括電動玩具遊樂場、大型商業遊樂中心及餐館等服務之提供，已遍及美國各州。據統計，一九九八年五月至十一月止，造訪原告位於西雅圖、達拉斯及拉斯維加斯等五家遊樂中心之總人數即已高達四、○五四、二八○人次，足見原告對其新遊樂中心在開幕前，即已透過各大報章雜誌平面廣告之刊登及網際網路上之報導達到廣為宣傳之效果。其次，原告去年於底特律及加州The Block-Orange開幕之遊樂中心，前者於十一月十二日至十一月十八日及後者於十一月十九日至十一月二十五日的短短一周期間，其營業額分別高達二三四、二三七．一五美元及九八、三四一．○○美元之鉅。此外，原告為促銷其業務，並於網際網路上設置網站（網址： www.gameworks.com）大篇幅介紹系爭服務標章所表彰之業務。且為了進一步促銷系爭服務標章之業務，原告更於世界各國之知名報章雜誌大量刊登廣告，介紹該業務，經由全球密集之廣告及深入全世界各角落之網路報導，「GAMEWORKS 」標章早已深植消費者心中而成為原告營業上服務之識別標誌，而已具識別服務來源之功能。按「商標在核准註冊以前，尚屬準備註冊之程序，必自註冊之日始取得商標專用權。申請註冊之商標，在註冊程序未經終結前，法律或事實有所變更時，主管機關應依變更後之法律或事實處理」業經行政法院五十七年判字第九十五號著有判例。系爭服務標章既尚未核准註冊，則仍屬準備註冊之程序，職是，縱令原告前呈送之證據資料中，有部份標示之日期在本件服務標章申請註冊即八十六年十二月十二日之後，只要於註冊程序未終結前，系爭服務標章因持續之使用而已具有第二層意義，則本諸上述判例，仍應有商標法第五條第二項規定之適用。而觀諸上述原告所呈送之證據資料，系爭服務標章之持續使用迄今，至為明確，其應已具有第二層意義，且非通用名稱。然查經濟部竟稱系爭服務標章無商標法第五條第二項之適用，明顯違背前揭判例，殊無可採。四、依被告八十六年十一月二十二日公告之「商標識別性審查基準」內之審查要點（二）─２觀之，可知得據為認定商標有識別性之證據不以國內資料為限，若為國外資料時，須以國內消費者是否認識其為表彰商品（或服務）之標識為判斷基準。被告竟以「然經核原告所提供之使用資料均在國外使用，非在我國境內使用」作為核駁系爭服務標章之理由之一，顯違背前揭審查要點，殊無可採。是原告前呈送之使用資料雖均在國外使用，然其究否已足使國內消費者認識其表彰原告服務之標識，宜審慎探究，以免影響原告之權益。五、綜上所陳，系爭服務標章不僅不具說明性，且具表彰服務來源之識別性，其未違反修正前商標法第七十七條準用同法第三十七條第一項第十款之規定，至為灼然。為此請依法撤銷原處分及一再訴願決定，並命被告另為核准第00000000號「GAMEWORKS Logo(Stylized)」服務標章註冊申請案之處分，或其他適法之處分，以維原告之權益等語。
被告答辯意旨略謂：按「凡服務標章圖樣之文字、圖形、記號或其聯合式，係表示申請註冊服務標章所使用服務之說明或表示服務本身習慣上所通用之名稱、形狀、品質、功用者」，不得申請註冊，核駁審定時商標法第七十七條準用同法第三十七條第一項第十款之規定，本件原告申請註冊之「GAMEWORKS」服務標章係由「GAME」與「WOR
KS」二字結合而成，雖「GAME」與「WORKS 」皆非僅有一固定涵義，但指定使用於「娛樂服務：即電腦遊樂場、電動玩具遊樂場、大型（商業）遊樂中心及遊樂場、主題公園」等服務，則明顯有「遊樂場」之意，雖原告訴稱「遊樂場」應係「 amusementarcade」，惟原告稱其公司名稱中之「GAMEWORKS 」中譯為「遊樂場」，是為了讓消費者一見其公司名稱即知其所經營之業務，則以「GAMEWORKS 」作為服務標章，其用意應與公司名稱命名之用意相同，尚難辯駁「GAMEWORKS 」與「遊樂場」意義並無關聯。至所舉本案標章已在美國、澳洲等國獲准註冊，又與本案近似之「GAMEWORKS 」與「GAMEWORKS LOGO STYLIZED W/RUNNING PEOPLE」標章也分別於阿根廷、捷克、以色列、俄羅斯、南韓等國獲准註冊乙節，因各國法制、國情不同，或該標章在獲得註冊國家已取得第二層意義等因素，自不得比附援引，執為本件標章應准註冊之論據。又原告依檢附之報章雜誌廣告、文宣資料、目錄、錄影帶等資料，主張申請註冊之「GAMEWORKS 」服務標章已為消費者所認識，並成為營業上提供服務之識別標誌，應有商標法第五條第二項規定之適用云云，然經核原告所提供之使用資料均在國外使用，非在我國境內使用，且該證據或無日期標示，或所標示之日期在本件標章申請註冊日期八十六年十二月十二日之後，尚難謂本件標章經長期大量廣告使用，已使我國消費者產生第二層意義，而有商標法第五條第二項之適用，則原告所執有關行政救濟期間得否變更適用法條乙節，已無庸爭論。況原處分係以系爭服務標章有核駁審定時商標法第七十七條準用同法第三十七條第一項第十款不得申請註冊之情事予以核駁，並非以同法第五條第一項不具顯著性為核駁依據，則原告雖主張依現行商標法第三十七條第十款但書規定，本案有第五條第二項之適用，惟依中央法規標準法第十八條所稱「處理程序」係指主管機關處理人民聲請許可案件之程序而言，並不包括行政救濟程序在內，故本案在行政救濟程序進行中法規適用縱有變更者，仍應適用實體從舊、程序從新之原則處理，併予陳明。是被告依法核駁其註冊之申請，並無不合，請駁回其起訴等語。
理 由
按當時商標法第七十七條準用同法第三十七條第一項第十款規定，凡服務標章圖樣之文字、圖形、記號或其聯合式，係表示申請註冊服務標章所使用服務之說明或表示服務本身習慣上所通用之名稱、形狀、品質、功用者，不得申請註冊。而服務標章圖樣之文字、圖形、記號或其聯合式，依社會一般通念，如為服務之說明或與服務之說明有密切關連者，即有該條款不得申請註冊之適用。本件原告於民國八十六年十二月十二日以「GAMEWORKS Logo(Stylized)」服務標章，指定使用於商品及服務分類表第四十一類之娛樂服務即電腦遊樂場、電動玩具遊樂場、大型（商業）遊樂中心及遊樂場（兒童樂園）、主題公園服務申請註冊。被告以其有違當時商標法第七十七條準用第三十七條第一項第十款之規定，乃予以核駁，發給第二四九四一號服務標章核駁審定書。原告不服，循序提起行政訴訟主張系爭服務標章圖樣上之「GAMEWORKS 」並無「遊樂場」之意，遊樂場應係「amusement park」或「amusement arcade」，而非「GAMEWORKS」，系爭服務標章並不具說明性；且其於設立後即以GAMEWORKS作為名稱之一部分，並設計特殊字體作為商標或服務標章圖樣，其所經營之娛樂中心遍及美國各州，透過世界各國報章雜誌廣告及網際網路報導，已成為其服務之識別標誌，並已在世界多國獲准註冊，足證其並未違反註冊保護之法定要件云云。查系爭服務標章圖樣
上之GAMEWORKS係由GAME及WORKS組成，雖GAME及WORKS非僅有一固定涵義，惟「 GAME」與「WORKS 分別係「遊戲；遊戲器具」及「工作；工具；製作品；著作；工廠」，為原告所自陳，且系爭服務標章指定使用於娛樂服務即電腦遊樂場、電動玩具遊樂場、大型遊樂中心及遊樂場、主題公園服務，即有遊樂場之意，顯係表示所使用服務之說明。況GAMEWORKS予消費者之觀念即遊樂場之意，此由原告稱其公司名稱中之「GAMEWORKS」中譯為「遊樂場」，是為了讓消費者一見其公司名稱即知其所經營之業務，則以「GAMEWORKS」作為服務標章，其用意應與公司名稱命名之用意相同，難認「GAMEWORKS」與「遊樂場」意義並無關聯。被告認係所使用服務之說明，尚非無據。又原告檢附報章雜誌廣告、文宣資料、目錄、錄影帶等資料，主張申請註冊之「GAME WORKS」服務標章已為消費者所認識，並成為營業上提供服務之識別標誌，應有商標法第五條第二項規定之適用云云，然原告所提供之使用資料均在國外使用，非在我國境內使用，且該證據或無日期標示，或所標示之日期在本件標章申請註冊日期八十六年十二月十二日之後，尚難認為足以證明本件標章已為一般消費者認識其為表彰服務之標識而非使用服務之說明，具得以與他人之標章相區別之識別性，原告所稱系爭標章具商標法第五條第二項識別能力云云，誠無可採。從而系爭標章既未符合商標法七十七條準用第五條標章註冊之應具特別顯著性積極要件，又具有同法第三十七條第一項第十款標章不得註冊之規定，被告依法否准其標章註冊之申請，於法並無不合。至所舉本案標章已在美國、澳洲等國獲准註冊，又與本案近似之「GAMEWORKS」與「GAM EWORKS LOGO STYLIZED W/RUNNING PEOPLE」標章也分別於阿根廷、捷克、以色列、俄羅斯、南韓等國獲准註冊乙節，或因各國法制不同，或該等標章在獲得註冊國家已取得第二層意義等因素，自不得比附援引，執為本件標章應准註冊之論據。是原處分並無違誤，一再訴願決定，遞予維持，亦無不合，原告起訴論旨，難認有理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法施行法第二條、行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。
中 華 民 國 九十 年 十一 月 二 日 最 高 行 政 法 院 第 三 庭
審 判 長 法 官 曾 隆 興
法 官 劉 鑫 楨
法 官 徐 樹 海
法 官 鄭 淑 貞
法 官 林 家 惠
右 正 本 證 明 與 原 本 無 異
法院書記官 阮 桂 芬中 華 民 國 九十 年 十一 月 二 日
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