智慧財產法院行政判決
100年度行商訴字第165號
民國101年4月5日辯論終結
原 告 張俊福
訴訟代理人 謝煒勇律師
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 王美花（局長）
訴訟代理人 林雅淳
參加人 開曼群島商‧阿里巴巴集團控股有限公司（Alibab
代 表 人 石義德
訴訟代理人 林志剛律師
楊憲祖律師
黃闡億律師
上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國100 年
10月26日經訴字第10006105260 號訴願決定，提起行政訴訟。本
院依職權裁定命參加人獨立參加被告之訴訟，判決如下︰
主 文
訴願決定及原處分均撤銷。
被告對於註冊第01424922號「阿里巴巴ALIBABA 及圖」商標異議案，應依本判決之法律見解另為處分。
訴訟費用由被告負擔。
事實及理由
一、事實概要：緣原告前於民國98年9 月29日以「阿里巴巴 ALI BABA及圖」商標（下稱系爭商標），指定使用於商標法施行 細則第13條所定修正前商品及服務分類表第28類之「玩具、 玩偶、木偶、傀儡、布偶、洋娃娃、玩具娃娃、玩具機械人 、惡作劇玩具、無線遙控玩具汽車、魔術用具、玩具熊」商 品，向被告機關申請註冊。經該局審查，核准列為註冊第 1424922 號商標。嗣參加人開曼群島商阿里巴巴集團控股有 限公司以該註冊商標有違商標法第23條第1 項第12款及第13 款之規定，對之提起異議。案經被告機關審查，認系爭商標 之註冊有違商標法第23條第1 項第13款之規定，以100 年7 月20日中台異字第990700號商標異議審定書為系爭商標之註 冊應予撤銷之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部於100 年10月26日以經訴字第10006105260 號訴願決定書為訴願駁 回之決定。原告不服該訴願決定，遂向本院提起行政訴訟， 本院認本件判決之結果，將影響參加人之權利或法律上之利 益，依職權命參加人獨立參加本件訴訟。
二、原告聲明求為判決：㈠訴願決定及原處分均撤銷。㈡訴訟費 用由被告負擔。並主張：就外觀而言，系爭商標將中文「阿
里巴巴」與英文「ALIBABA 」以上下對稱之弧形排列，其中 間有一被該中英文包圍之「甩餅甩動圖」，令消費者在第一 眼望見系爭商標時即得與印度甩餅料理作連結，富有印度風 情，而據爭商標僅以未加設計，且先天識別性又不高的中文 「阿里巴巴」與簡體字「會計算」結合水平排列，兩者外觀 明顯不同。又商標圖樣中間之「甩餅甩動圖」，使消費者認 知系爭商標係與印度甩餅料理有關，據爭商標則未為特殊設 計，另據爭商標之「會計算」雖已聲明不專用，但仍應一同 作為比較之對象，可資區別兩商標。又阿里巴巴甩餅總店， 開店至今八年，各大媒體、平面雜誌強力推薦是具有相當不 同風格及特色的美食，原告想生產代表阿里巴巴和阿里媽媽 的玩偶（公仔），來當成總店的吉祥物和送給顧客的玩具娃 娃，故申請註冊系爭商標。而系爭商標指定使用之玩具等商 品是屬於滿足一般需求之商品，據爭商標指定使用服務，是 屬於滿足相關業者或特定需求之專業性服務，二者為不同領 域之商品/ 服務；況系爭商標指定使用商品，實質上是屬玩 具的一種，無非如參加人所稱屬「遊戲器具」，再者，系爭 商標指定商品中並無「遊戲器具」商品名稱，自無構成類似 之問題，被告機關實已將據爭商標作為著名商標看待，而於 判斷兩者商標所指定使用之商品類似與否時擴大判斷範圍。 原告之阿里巴巴甩餅店，在市場上已深得廣大相關消費者所 信賴，創造了知名度，不須攀附參加人自稱據爭商標之盛名 。況憑參加人檢附數量極少之相關證據資料，不足以認定據 爭商標，於系爭商標註冊申請前，在我國已廣為相關公眾所 熟知而已達「著名」之程度，無所謂有損害據爭商標識別性 及減損參加人商譽之虞之問題。系爭商標應無商標法第23條 第1 項第12款及第13款規定之適用。
三、被告聲明求為判決：駁回原告之訴。並抗辯：按商標法第23 條第1 項第13款及本局公告之「混淆誤認之虞」審查基準， 列有各項相關參考因素，本案存在之相關因素審酌如下：⑴ 商標是否近似暨其近似之程度：前述據爭商標予消費者主要 識別來源之部分，分別為其起首之「阿里巴巴」、「ALIBAB A 」等文字。兩者商標圖樣相較，二者均有相同之中文「阿 里巴巴」，或外文「ALIBABA 」，於觀念及讀音上相似，若 將其標示在相同或類似之商品/ 服務上，以具有普通知識經 驗之消費者，於購買時施以普通之注意，有可能會誤認二者 為來自同一來源之系列商標或雖不相同但有關聯之來源，應 屬構成近似之商標，且近似程度高。⑵商品是否類似暨其類 似之程度：系爭商標指定使用於「玩具；玩偶；木偶；傀儡 ；布偶；洋娃娃；玩具娃娃；玩具機械人；惡作劇玩具；無
線遙控玩具汽車；魔術用具；玩具熊」商品，與據爭第1423 424 號及第1413497 號商標指定使用之「電視遊樂器」商品 相較，前者商品隨著現代高科技的運用，常見業者將玩具等 商品實物與電子元件或電子遊戲結合設計與行銷，使得玩具 等商品更具娛樂性；而後者亦為現代生活中常見之娛樂商品 ，二者在功能、用途、產製者、行銷管道等因素上具有共同 或關聯之處，如標上相同或近似的商標，依一般社會通念及 市場交易情形，易使一般商品消費者誤認其為來自相同或雖 不相同但有關聯之來源，應屬類似之商品，惟類似程度不高 。⑶商標識別性之強弱：本案所爭議之中文「阿里巴巴」及 外文「ALIBABA 」等字詞非參加人所獨創，且早於民國70年 起即陸續有國內、外廠商以中文「阿里巴巴」、外文「ALIB ABA 」作為商標或標章圖樣獲准註冊使用於各類商品或服務 ，此有原告所舉商標諸案例（參原處分卷第130 －142 頁） 及本局商標檢索資料（參原處分卷第183 －189 頁等）附卷 可稽，惟該等字詞與據爭商標指定使用之商品間，並無關聯 性，屬任意性商標，消費者仍得將其作為指示及區別商品／ 服務來源之標識，具有商標識別性。則本件系爭商標以相同 之中外文作為商標主要部分之一，且與據爭商標構成近似之 程度高，即有可能引起相關消費者產生混淆誤認之虞。又原 告檢送之證據資料（參原處分卷第143 －147 頁），均係與 其經營之印度甩餅小吃有關，並非本件系爭商標指定使用於 玩具等商品之使用事證，尚難執此作為本案有利之論據。四、參加人聲明求為判決：駁回原告之訴。並主張：系爭商標係 由中文「阿里巴巴」、一設計圖案及外文「ALIBABA 」分呈 上、中、下排列組合而成，而據以異議之註冊第1423424 號 「阿里巴巴雲計算（simplified Chinese characters ）」 商標係由橫書繁體中文「阿里巴巴」與簡體「雲計算」併列 所構成，其中「雲計算」（簡體字）為指定商品之說明文字 ，且經參加人聲明不在專用之列，另一據以異議之註冊第 1413497 號「ALIBABA CLOUD COMPUTING 」商標係由單純之 外文「ALIBABA CLOUD COMPUTING 」所構成，其中「CLOUD COMPUTING 」為指定商品之說明文字，且經參加人聲明不在 專用之列。前述據以異議二商標主要識別部分分別為其起首 之「阿里巴巴」及「ALIBABA 」，兩者商標圖樣相較，二者 均有相同之中文「阿里巴巴」或外文「ALIBABA 」，商標觀 念及讀音均相同，外觀亦極相彷彿。又以公司名稱之中英文 特取部分「阿里巴巴」、「ALIBABA 」為主商標，以「阿里 」、「ALI 」為字首之一系列商標，於台灣及世界各地申請 註冊並廣泛使用。參加人創立於1999年，為全球領先的B2B
電子商務公司。旗下有多個著名網站，如阿里巴巴網絡，是 中國及全球馳名的電子商貿網站，包括三個相連市場：阿里 巴巴國際站、阿里巴巴中國站及阿里巴巴日本站。2009年9 月起，阿里巴巴網絡亦提供線上批發平台。上述四組平台， 合共5 千萬名註冊用戶。參加人並經富比士、財富小企業、 企業家、遠東經濟評論等雜誌選為「全球最佳網站之一」、 「最佳全球企業家網站之一」、「最佳企業家網站」、「最 具潛力中國企業」、「最受歡迎B2B 網站」等多項獎項與榮 譽，證明參加人之「阿里巴巴」、「ALIBABA 」商標已為世 界著名商標，相關消費者對其熟悉程度較高。系爭商標與參 加人前述二商標主要部分完全相同，系爭商標指定使用在第 28 類 之玩具、玩偶等商品，其性質上屬「遊戲器具」之一 種，據爭商標則指定使用於第9 、35、36、38、39、41、42 類等範圍廣泛之各項商品與服務，其中指定在第9 類之「電 視遊樂器」商品亦屬遊戲器具，二商品類似。綜上因素判斷 ，系爭商標之註冊，有商標法第23條第1 項第12、13款規定 之適用。
五、本院之判斷：
㈠按商標法第23條第1 項第13款明列商標近似如符合「致相關 消費者混淆誤認之虞」之要件，則構成不得註冊事由，而所 謂「有致相關公眾混淆誤認之虞」、「致相關消費者混淆誤 認之虞」，係指商標有使相關消費者、公眾對其所表彰之商 品來源或產製主體發生混淆誤認之虞而言（最高行政法院98 年度判字第455 號判決參照）。所謂「有致相關消費者混淆 誤認之虞者」，係指兩商標因相同或構成近似，致使相關消 費者誤認為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但 極有可能誤認兩商標之商品／服務為同一來源之系列商品／ 服務，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、 加盟關係或其他類似關係而言。又判斷二商標有無混淆誤認 之虞，應參酌⑴商標識別性之強弱；⑵商標是否近似暨其近 似之程度；⑶商品／服務是否類似暨其類似之程度；⑷先權 利人多角化經營之情形；⑸實際混淆誤認之情事；⑹相關消 費者對各商標熟悉之程度；⑺系爭商標之申請人是否善意； ⑻其他混淆誤認之因素等，綜合認定是否已達有致相關消費 者產生混淆誤認之虞。
㈡系爭商標與據以異議商標係屬高度近似：經查系爭註冊第14 24922 號「阿里巴巴ALIBABA 及圖」商標，係由中文「阿里 巴巴」、外文「ALIBABA 」及一設計圖樣所組成，而參加人 據以異議之註冊第1423424 號「阿里巴巴雲計算（simplifi ed Chinese characters ）」及第1413497 號「ALIBABA
CLOUD COMPUTING 」商標，其中圖樣上之「雲計算」、「 CLOUD COMPUTING 」為指定商品有關之說明文字，不具商標 識別性，且經參加人聲明不在專用之列，在與其他商標間判 斷近似時，雖仍應就包括聲明不專用之部分為整體比對，然 不具識別性部分並非作為識別商品來源之標識，所以在比對 時，該不具識別性的部分會施以較少的注意（審查基準5.2. 12參照），是以，前述兩商標予消費者主要識別來源之部分 ，分別為其起首之「阿里巴巴」、「ALIBABA 」等文字。兩 者商標圖樣相較，二者均有相同之中文「阿里巴巴」，或外 文「ALIBABA 」，於觀念及讀音上相似，應屬構成近似之商 標，且近似程度高。
㈢系爭商標與據以異議商標所指定使用商品類別之類似程度甚 低：查系爭商標指定使用於「玩具；玩偶；木偶；傀儡；布 偶；洋娃娃；玩具娃娃；玩具機械人；惡作劇玩具；無線遙 控玩具汽車；魔術用具；玩具熊」商品，與據爭註冊第1423 424 號及第1413497 號商標指定使用之「電視遊樂器」商品 相較，前者商品隨著現代高科技的運用，常見業者將玩具等 商品實物與電子元件或電子遊戲結合設計與行銷，使得玩具 等商品更具娛樂性；而後者亦為現代生活中常見之娛樂商品 ，是以，二者在功能、用途、產製者、行銷管道等因素上具 有共同或關聯之處，如標上相同或近似的商標，依一般社會 通念及市場交易情形，易使一般商品消費者誤認其為來自相 同或雖不相同但有關聯之來源，應屬類似之商品，惟類似程 度甚低。
㈣系爭商標與據以異議商標識別性之強弱：按商標之文字、圖 形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式，對於商品／ 服務之相關消費者所呈現識別商品／服務來源之功能，因其 商標特徵的不同而有強弱之別。原則上，創意性的商標識別 性最強，而以習見事物為內容的任意性商標及以商品／服務 相關暗示說明為內容的暗示性商標，其識別性即較弱。識別 性越強的商標，商品／服務之消費者的印象越深，他人稍有 攀附，即可能引起購買人產生混淆誤認（審查基準5.1 參照 ）。經查本案所爭議之中文「阿里巴巴」及外文「ALIBABA 」等字詞，係為阿拉伯傳奇「天方夜譚」中名為「阿里巴巴 和40大盜」故事裡之主角人物，非參加人所獨創，且早於民 國70年起即陸續有國內、外廠商以中文「阿里巴巴」、外文 「ALIBABA 」作為商標或標章圖樣獲准註冊使用於各類商品 或服務（此有商標權人所舉商標諸案例及智財局商標檢索資 料附卷可稽）。次查參加人並未提出據以異議商標實際使用 於「電視遊樂器」商品之證據，尚難認據以異議商標使用於
「電視遊樂器」商品上會給予相關消費者深刻之印象，且系 爭商標與據以異議商標指定使用之商品類別類似程度甚低， 亦難認系爭商標指定使用於「玩具；玩偶；木偶；傀儡；布 偶；洋娃娃；玩具娃娃；玩具機械人；惡作劇玩具；無線遙 控玩具汽車；魔術用具；玩具熊」商品上，有減損據以異議 商標商譽，而致相關消費者混淆誤認之虞之情事。 ㈤綜上，本件考量兩者商標之近似程度雖高，指定使用商品間 之類似程度甚低，且參加人無法提出據以異議商標使用於「 電視遊樂器」商品上之證據，及據以異議商標之商標識別性 等因素綜合判斷，相關消費者尚不致誤認二商標之商品為同 一來源之系列商品，或者誤認二商標之使用人間存在關係企 業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認 情事，系爭商標之註冊自無商標法第23條第1 項第13款規定 之適用。
六、綜上所述，尚無證據足以證明系爭商標與據以異議商標有致 相關消費者混淆或誤認之虞，原處分認兩者有致相關消費者 混淆或誤認之虞，應有違誤。從而，原處分認系爭商標之註 冊有商標法第23條第1 項第13款之適用，而為「系爭商標之 註冊應予撤銷」之處分，於法尚有未洽。訴願決定未加指摘 而予維持，亦非妥適。是以原告據此請求撤銷訴願決定及原 處分，為有理由，應予准許。又參加人係以系爭商標有商標 法第23條第1 項第12款、第13款之事由申請異議，而原處分 僅以系爭商標有商標法第23條第1 項第13款規定之適用，至 於其是否尚有違反商標法第23條第1 項第12款規定，已不影 響結果之判斷，無庸再予審究為由，為系爭商標之註冊應予 撤銷之處分，對於系爭商標是否有商標法第23條第1 項第12 款規定之適用，未經被告為實體審查，故有關系爭商標是否 有商標法第23條第1 項第12款規之之適用，事證未臻明確， 有待發回由被告依本院上述法律見解再為審查裁量，併予敘 明。
七、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐 一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為有理由，爰依智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。中 華 民 國 101 年 4 月 26 日 智慧財產法院第一庭
審判長法 官 李得灶
法 官 林欣蓉
法 官 何君豪
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。中 華 民 國 101 年 4 月 26 日 書記官 張君豪
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