最高法院民事判決 一○○年度台上字第三五號
上 訴 人 黃垤樹
訴 訟代理 人 黃呈利律師
被 上訴 人 中華汽車工業股份有限公司
兼法定代理人 嚴凱泰
被 上訴 人 來實鋼品股份有限公司
法 定代理 人 彼得‧那緒
被 上訴 人 麥可‧米安
強實企業股份有限公司
兼 上列一 人
法 定代理 人 李成偉
上列六人共同
訴 訟代理 人 劉錦樹律師
被 上訴 人 銘賢五金工程有限公司
設新北市○○區○○路2段127號4樓
兼法定代理人 吳銘賢 住同上
上列當事人間因侵害專利權有關財產權爭議事件，上訴人對於中
華民國九十九年八月十二日智慧財產法院第二審判決（九十八年
度民專上字第四一號），提起一部上訴，本院判決如下：
主 文
原判決關於駁回上訴人新台幣八百萬元本息之上訴及追加之訴，暨該訴訟費用部分廢棄，發回智慧財產法院。
理 由
本件上訴人主張：伊為我國發明專利第六二八一六號「使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法」（下稱系爭專利）專利權人，專利權期間自民國八十二年七月一日起至九十七年六月三十日止。被上訴人中華汽車工業股份有限公司（下稱中華汽車公司）明知未取得系爭專利之授權，仍於九十年間發包施工之第一製造廠（坐落桃園縣楊梅鎮○○路四九號）屋頂更新工程（下稱系爭工程），由被上訴人來實鋼品股份有限公司（下稱來實公司）提供材料、技術及規劃設計，由其經銷商即被上訴人強實企業股份有限公司（下稱強實公司）承作，依中華汽車公司隔熱、隔音需求設計，採用雙層方法施工，並將設計內容提出經中華汽車公司確認，嗣由被上訴人銘賢五金工程有限公司（下稱銘賢公司）承攬施作，已侵害伊之系爭專利。本件中華汽車公司、來實公司、強實公司、及銘賢公司之法定代理人均為本件侵害專利之行為人，依公司法第二十三條第二項規定，被上訴人公司應負連帶責任。按被上訴人等係故意侵害伊之專利，伊以本件系爭工程總工程款新台幣（下同）四千四百七十六萬元作為本件侵害專利賠償之計算基準，請求酌定損害額三倍之賠償等情。爰依九十年十月二
十四日修正之專利法第八十八條、民法第一百八十四條、第一百八十五條及專利法第八十五條第一項第二款、第三項規定，求為命被上訴人等應連帶給付伊一千七百六十三萬五千四百四十元及自本件侵害專利之日起至清償日止，按週年利率百分之六計算之利息之判決（第一審判決駁回上訴人之起訴，上訴人提起上訴，並於原審追加嚴凱泰、麥可‧米安、李成偉、吳銘賢為被告即被上訴人。原審駁回其上訴，上訴人於八百萬元之範圍內提起第三審上訴）。
被上訴人等則以：系爭專利係應撤銷之無效專利；縱認系爭專利並非無效專利，系爭專利之申請專利範圍第二項係無效記載，亦即系爭專利申請專利範圍並不包括第二項。伊等並未侵害上訴人系爭專利等語，資為抗辯。
原判決維持第一審所為上訴人敗訴之判決，駁回上訴人之上訴及追加之訴，無非以：按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定，智慧財產案件審理法第十六條第一項定有明文。故本院應就被上訴人抗辯系爭專利有無應撤銷之原因自為判斷。系爭專利依專利公報記載之申請專利範圍為「第一項：一種使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法，該方法於施工時將浪板覆蓋成上、下二層，上、下層間夾有橫條，使上、下層浪板留有適當之空隙，以空氣之絕緣性，達成隔熱效果，又在上、下二層浪板留空氣對流孔，利用空氣之對流性質，達成避雨、隔熱、散熱、排氣等多重目標。第二項：依請求專利部分第一項使浪板能避雨、隔熱、散熱、排氣之施工方法，可上、下二層均不留空氣對流孔，亦可上層留有空氣對流孔，下層不留，均可達成隔熱之方法」，其代表圖示如原判決附圖一所示。查上訴人未主張被上訴人侵害系爭專利申請專利範圍第一項，故被上訴人亦不爭執系爭專利申請專利範圍第一項之有效性，是本件應僅就兩造所爭執之系爭專利申請專利範圍第二項有效性予以論究。按說明書或圖式故意不載明實施必要之事項，或故意記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者，應撤銷其專利權，並追繳證書，七十五年專利法第六十條第三款定有明文。依請求項所載之文字還原系爭專利申請專利範圍第二項實質技術特徵為：「一種使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法，該方法於施工時將浪板覆蓋成上、下二層，上、下層間夾有橫條，使上、下層之浪板留有適當之空隙，以空氣之絕緣性，達成隔熱效果，又在上、下二層之浪板，可上、下二層均不留空氣對流孔，亦可上層留有空氣對流孔，下層不留」，是以系爭專利申請專利範圍第二項之記載：「可上、下二層均不留空氣對流孔，亦可上層
留有空氣對流孔，下層不留」之施工方法，因其所載「可上、下二層均不留空氣對流孔」，欠缺「上下均有空氣對流孔」之構成要件，致使實施本請求項之施工法達到「排氣」發明目的為不可能，即系爭專利申請專利範圍第二項故意記載不必要之事項，使為不可能或困難等情事，已違反專利法第六十條第三款之規定。是依智慧財產案件審理法第十六條第二項之規定，上訴人不得在本件民事訴訟對被上訴人等主張權利。另按系爭施工法技術內容為一種使浪板能避雨、隔熱之施工法，該方法於施工時將浪板覆蓋成上、下二層，上、下層間夾有ㄇ型鍍鋅型鋼，使上、下層之浪板存有空隙，以空氣之絕緣性，有隔熱效果，且上、下二層均不留空氣對流孔，其代表圖示如判決附圖二所示。系爭專利申請專利範圍第二項依其構成要件可拆解成一：一種使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法；二：該方法於施工時將浪板覆蓋成上、下二層；三：上、下層間夾有橫條；四：使上、下層之浪板留有適當之空隙，以空氣之絕緣性，達成隔熱效果；五之一：又在上、下二層之浪板，可上、下二層均不留空氣對流孔；五之二：亦可上層留有空氣對流孔，下層不留等要件。相對於系爭專利申請專利範圍第二項構成要件，系爭施工法之對應構成要件則為一：一種使浪板能避雨、隔熱之施工法；二：該方法於施工時將浪板覆蓋成上、下二層；三：上、下層間夾有ㄇ型鍍鋅型鋼；四：使上、下層之浪板存有空隙，以空氣之絕緣性，有隔熱效果；五：且上、下二層均不留空氣對流孔等要件。由前揭系爭專利申請專利範圍第二項和系爭施工法構成要件逐一比較結果：①即使是系爭專利在二層浪板未有空氣對流孔之實施例，因橫條之搭接形成橫縱向連通之空氣通道，可使熱空氣沿二層浪板斜向上昇對流，而達到散熱之效果。反觀系爭施工法之結構有PS斷熱板阻隔，故於二層浪板斜向並無通暢之空氣通道存在，依上訴人主張侵權之雙層彩鋼板施工組合示意圖4-2及4-4結構而言，在PS斷熱板及ㄇ型鍍鋅型鋼形成空間複數個獨立空間，該複數空間之間因無互通，是以無法達到系爭專利之散熱效果，此一結論亦可由系爭專利說明書第三頁得到印證，亦即由該頁第七行所述：「該等隔熱板係屬斷熱材料雖具有某種程度之隔熱效果，但相對的也就是具有保溫之作用，以致屋內之廢熱氣無法散發」等語，可知系爭施工法因有PS斷熱板存在且無對流孔之設置，而無法達到散熱及排氣之功能。據此，系爭施工法要件一技術內容無法為系爭專利要件一技術特徵文義所讀取。系爭施工法要件一未落入系爭專利申請專利範圍第二項文義範圍，且如前所述系爭施工法並無「散熱與排氣」之功能及效果，故可知系爭施工法要件一與系爭專利申請專利範圍第二項要件一並非均等，是以系爭施工法要件一與系爭專利申請專利範圍第二項要件一非均等之事證甚明。綜上，
系爭施工法亦未落入系爭專利申請專利範圍第二項之均等範圍。綜上所述，因系爭專利申請專利範圍第二項欠缺有效性，有應予撤銷之原因存在，上訴人於本件民事訴訟中不能據此主張權利，縱認系爭專利申請專利範圍第二項仍屬有效，惟系爭施工法要件一、要件三、及要件五未落入系爭專利申請專利範圍第二項要件三及要件五之二之文義範圍，且系爭施工法亦未落入系爭專利申請專利範圍第二項之均等範圍。從而，上訴人依侵權行為之法律關係，請求被上訴人為本件之請求，於法無據，不應准許等詞，為其判斷之基礎。
查上訴人起訴主張被上訴人侵害其發明專利六二八一六號之施工法，請求損害賠償等語（見一審卷第一宗第八頁），而發明專利六二八一六號含有二項，為原審所確定之事實；且上訴人主張：系爭鑑定報告第三頁已確立申請專利範圍包括1.『一種使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法，該方法於施工時將浪板覆蓋成上、下二層，上、下層間夾有橫條，使上、下層浪板留有適當之空隙，以空氣之絕緣性，達成隔熱效果』、2.『上、下二層浪板留空氣對流孔，利用空氣之對流性質，達成避雨、隔熱、散熱、排氣等多重目標』、3.『可上層留有空氣對流孔，下層不留，均可達成隔熱之施工方法』等三種實施例所表現的專利範圍，因為比對其施工構成，及施工方法之順序步驟時，其五項已與1.『一種使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法，該方法於施工時將浪板覆蓋成上、下二層，上、下層間夾有橫條，使上、下層浪板留有適當之空隙，以空氣之絕緣性，達成隔熱效果』（按：此部分為系爭專利範圍第一項）完全相同，符合全要件原則，已確定有侵害（見一審卷第二宗第二六一頁）；「無論依系爭專利範圍第一項或第二項，……待鑑定屋頂所使用之施工方法均落入系爭專利範圍」（見一審卷第五宗第一○五頁）各等語；又上訴人於原審主張援用歷次之證據及陳述（見原審卷第二宗第三五九頁），則上訴人是否未主張被上訴人侵害系爭專利申請專利範圍第一項，即非無疑。原審就此未遑推闡明晰，即為不利於上訴人之判斷，尚嫌速斷。上訴論旨，指摘原判決關此部分不當，求予廢棄，非無理由。
據上論結，本件上訴為有理由。爰依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第二項，判決如主文。中 華 民 國 一○○ 年 一 月 六 日
最高法院民事第三庭
審判長法官 劉 延 村
法官 許 澍 林
法官 魏 大 喨
法官 葉 勝 利
法官 林 大 洋
本件正本證明與原本無異
書 記 官
中 華 民 國 一○○ 年 一 月 十八 日
V
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