智慧財產法院行政判決
99年度行商訴字第162號
民國100年1月13日辯論終結
原 告 美商W.L.戈爾有限公司（W.L. Gore & Associates
,Inc）
代 表 人 A．賀利戴．威廉（
訴訟代理人 陳長文律師
蔡瑞森律師（兼送達代收人）
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 王美花（局長）住同上
訴訟代理人 鄭春萍
上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國99年6
月23日經訴字第09906058760號訴願決定，提起行政訴訟，本院
判決如下：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要：原告前於民國97年10月13日以「SURROUND DESIG N」商標（下稱系爭商標，如附圖1所示），指定使用於商標 法施行細則第13條所定修正前商品及服務分類表第25類之「 鞋子、休閒鞋、運動鞋、體育訓練鞋」等商品，向被告申請 註冊。案經被告審查，認系爭商標圖樣與據以核駁之註冊第 1202263號「IMPELLER DEVICE」商標（下稱據以核駁商標， 如附圖2所示）圖樣構成近似，且指定使用於靴鞋等類似之 商品，有致相關消費者混淆誤認之虞，應不准註冊，而以99 年1月18日商標核駁第320238號審定書為核駁之處分，原告 不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。二、原告之主張：
㈠緣系爭商標圖樣為一經原告特別精心設計之圖形商標，該圖 形商標乃配合用於原告所研發新製鞋技術商品上之品牌標誌 ，除系爭圖形商標外，另有對應於該圖形商標之文字商標「 SURROUND」，而該文字商標前已經原告另案申准註冊，列編 註冊第1368252號商標在案，該文字商標與系爭商標均係為 配合用於原告所研發新製鞋技術商品上之商標品牌標誌，系 爭商標與對應之文字商標係欲表達「包圍、環繞（Surround ）」之意涵概念。
㈡被告依商標行政圖形審查分類，固然將系爭商標與據以核駁 「impeller device（「渦輪葉片、推進器」圖形之意）」 商標兩者圖樣皆分類為「黑色線條螺旋狀設計」之「放射、
漩渦」狀抽象幾何圖形，惟按就圖形設計而言，黑色線條螺 旋狀設計及「放射、漩渦」狀抽象幾何圖形，其基本之構圖 設計元素為呈螺旋狀之線條，而依一般之經驗法則，由呈螺 旋狀之線條所設計之圖形可因其線條形狀、線條顏色、線條 數目、螺旋線條彎曲角度、線條旋轉方向、線條旋轉軸心形 狀等等不同變化之設計態樣，而使「放射、漩渦」狀抽象幾 何圖形呈現及予人不同之寓目心理感官印象，此由被告商標 檢索系統以「抽象幾何圖形」路徑組合特定之「放射狀、漩 渦狀」圖形路徑（圖形分類路徑代碼：12E05），檢索關於 「衣服」及「鞋類」商品（商品組群代碼：2501及2503）之 查詢結果，即有多達超過500筆關於「衣服」商品及超過400 筆關於「鞋類」商品之併存屬「放射、漩渦」狀抽象幾何圖 形之申請/註冊商標資料。是以就屬於「放射、漩渦狀之抽 象幾何圖形」之商標，若欲判斷其商標近似性，尚需進一步 依該等「放射、漩渦」狀抽象幾何圖形之線條形狀、線條顏 色、線條數目、線條彎曲角度、線條旋轉方向、線條旋轉軸 心形狀等，不同變化之構圖意匠及佈圖設計元素予以進一步 之審究分析，始能較準確判斷該等類型商標相互間之近似差 異程度，及是否有致混淆誤認之虞之情形，始符一般之論理 及經驗法則。竟被告以本案系爭商標與據以核駁商標間「線 條數目」及「旋轉方向」之明顯差異設計意匠以「些微差異 」視之，誠屬率斷而不符一般之論理及經驗法則。 ㈢查系爭商標與據以核駁商標間各有不同之商標圖樣構圖意匠 及佈圖設計元素，予人差別顯然之寓目心理感官印象，而不 致有引人混淆誤認之虞，茲詳述及比較兩造商標各不相同之 構圖意匠及設計元素，其相互差異點：
⒈系爭商標名稱為「Surround design 」有「包圍、環繞」之 意涵，商標圖樣之構圖意匠及佈圖設計係以三條呈現90度彎 曲之線條，相互頭尾段以平行式銜接包覆中心，其線條寬度 由軸心尖細而往外推粗，線條外端為突出之箭尖凸三角形狀 ，而中心之包裹形狀亦為三角形，予人之寓目心理感官印象 為形成一「封閉式」之「圍繞循環流」圖形，此「封閉環繞 」設計意匠及概念亦由系爭商標名稱為「surround design （「包圍、環繞設計圖」）」所明顯呈現。據以核駁商標名 稱為「Impeller device」有「渦輪葉片、推進器」之意涵 ，商標圖樣之構圖意匠及佈圖設計係以四條離心式排列之線 條組成，其線條寬度外端為斜齊平之形狀，而中心之包裹形 狀為方圓弧形，予人之寓目心理感官印象為一「開放式」放 射狀之「渦輪葉片」圖形，或類似習見把玩之靜止「紙風車 」狀圖形，此「開放渦輪葉片」設計意匠及概念由據以核駁
商標圖樣之商標名稱為「impeller device（「渦輪葉片圖 案、推進器圖案」）」亦極明顯使人了然於心。 ⒉系爭商標圖樣之線條數目為3條、線條尾端外觀形狀係箭尖 凸三角形狀、線條係呈九十度彎曲，而頭尾段相互平行式銜 接包覆中心、軸心漩眼形狀為三角形，漩流態樣為封閉循環 圍繞式、軸心以順時鐘方向旋繞，而線條以逆時鐘方向外推 。據以核駁商標圖樣之線條數目4條、線條尾端外觀形狀為 斜齊平形狀、線條斜直兩兩略成T字型，分別以離心式放射 狀包覆中心、軸心漩眼形狀為方圓弧形、漩流態樣為開放渦 輪放射式或靜止風車形狀、軸心以逆時鐘方向排列旋繞，而 線條以順時鐘方向外推，是以兩商標之設計元素不同。 ㈣原告爰依「混淆誤認之虞」審查基準所規定適用之判斷及參 酌因素，析論如下：
⒈系爭商標圖樣係為配合原告研發新製鞋技術所創設使用之品 牌標誌，其構圖意匠及佈圖設計係以三條呈現為90度彎曲之 線條，相互頭尾段以平行式銜接包覆中心，其線條寬度由軸 心尖細而往外推粗，線條外端為突出之箭尖凸三角形狀，而 中心之包裹形狀亦為三角形，予人之寓目心理感官印象為形 成一「封閉式」之「圍繞循環流」圖形，此亦系爭商標名稱 為「surround design（「包圍、環繞設計圖」）」之緣由 ，系爭商標應堪稱為一具特殊創意性之商標，而足堪認具有 使相關消費者認識其為表彰原告商品，並藉以與他人商品或 服務相區別之標誌。
⒉再者，系爭商標並經原告於多國申請及獲准多件商標註冊， 其中並包括原告及據以核駁商標商標權人國籍所屬之美國及 澳洲本地國，及其他多國皆有併存註冊之情形及案例，且迄 未聞有相關之商標爭議程序。按商標衝突其最終衡量標準端 視相關消費者是否混淆誤認而為認定，縱各國市場交易情形 、法制及商標審查標準互有差異，惟就消費者是否混淆誤認 乃關乎人類寓目心理感官印象之情感及事實判定，誠若系爭 商標及據以核駁商標業經多國不同商標審查官員之檢視，繼 經審認非屬近似商標無引致混淆誤認之情事而得併存註冊者 ，則原告所舉兩造商標業於多國有併存註冊之相關資料尚非 毫無參酌之價值，被告僅因各國差異國情法制為由逕以不得 比附援引論處，誠屬違誤不當之舉。
⒊系爭商標與據以核駁商標間有不同之構圖意匠及佈圖設計元 素，兩造商標誠然與人不同之寓目心理感官印象，應非屬構 成近似之商標，此鑒於歷來經被告核准屬「放射、漩渦狀抽 象幾何圖形」之商標併存註冊之雷同案例所在多有，亦可見 一斑。
⒋查原告乃知名研發及應用防水透氣技術於衣服及鞋靴商品之 產銷公司，於該等應用新技術之商品上，均標示有原告知名 之「GORE」及「GORE-TEX」之商標品牌標誌。按鞋類商品雖 係日常生活之一般必需消費商品，惟現行生活品質提昇，無 論相關商品之產銷業者或消費者，對於每日必需穿著之「鞋 」類商品，均已漸行注重其與足部保健之密切關係。就具有 專業技術功能及品質之鞋類商品，依一般社會通念及商業交 易習慣，其消費購買人自然以相當之注意及確實認明商品上 之商標品牌標誌而後購買，既如是兩造商標商品亦應堪認無 有引致相關消費者產生混淆誤認之虞之情事，彰彰明甚。何 況，系爭商標因係使用於具有特殊技術之鞋類商品，且於原 告所產銷之新製鞋技術商品上多配合有原告知名之「GORE」 ∕「GORE-TEX」品牌標誌之標示，及與系爭圖形商標相對應 文字商標「SURROUND」之使用。據以核駁商標相關商品上亦 有相關對應文字商標「ROTASOLE」之配合使用，是依該等客 觀事實，應堪認相關消費大眾於商品購買時，就兩造商品所 直接映入眼簾之品牌標誌一為「GORE」∕「GORE-TEX」、「 SURROUND」，而另一為「ROTASOLE」，該等商標經實際使用 於商品上之態樣予人完全不同之寓目心理感官印象，應不致 有使相關消費者產生混淆誤認原告系爭商標商品與據以核駁 商標商品係相同之產銷主體或為具關聯性商品之情事。 ㈤系爭商標與被告據以核駁商標於美國（原告國籍屬國）、澳 洲（據以核駁商標商標權人國籍屬國）、日本、瑞士及紐西 蘭等各國有兩造商標併存註冊之情事，依上述各該國之商標 申請註冊法制及審理程序，除瑞士採「登錄制」外，其中美 國、澳洲、日本及紐西蘭等各國之商標註冊制度均係採「審 查制」，亦即商標案經申請後，需經商標主管機關依「顯著 性」及「近似性」之商標註冊性實體審理程序核准後，始得 續行商標註冊程序，既然系爭商標與據以核駁商標之商標申 請案於美國、澳洲、日本及紐西蘭等國均經各該國商標主管 機關進行實體之近似商標前案檢索審查程序，且分別經各該 國商標主管機關審認兩造商標圖樣非屬構成近似之商標而經 獲准併存註冊在案，則被告逕以「各國商標法制不同」為由 否定原告所舉兩造商標曾經其他國家商標主管機關審認非屬 近似商標得併存註冊之事實，其論事用法顯有違誤。 ㈥並聲明：⒈訴願決定及原處分均撤銷。⒉被告就原告申請案 號第097047371號「Surround Design」商標註冊申請事件， 作成核准審定之處分。⒊訴訟費用由被告負擔。三、被告辯稱：
㈠本案存在之相關因素之審酌：
⒈商標是否近似暨其近似之程度
商標近似之意義係指二商標予人之整體印象有其相近之處， 而判斷方法得就二商標整體之外觀、觀念或讀音等來觀察。 又判斷商標是否近似，得以「主要部分」觀察，即商標係以 整體圖樣呈現，然商品之消費者關注或者事後留在其印象中 的，可能是其中較為顯著的部分，此一顯著的部分即屬主要 部分，而主要部分最終仍是影響商標給予商品之消費者的整 體印象。另判斷近似之重要原則為異時異地隔離觀察，即設 想相關事業或消費者於一般實際購買行為態樣予以觀察；而 所謂一般實際購買行為態樣，係指一般消費者都是憑著對商 標未必清晰完整的印象，在不同的時間或地點，來作重覆選 購的行為，而不是拿著商標以併列比對的方式來選購，所以 細微部分的差異，在消費者的印象中難以發揮區辨的功能， 判斷商標是否近似時，得無庸納入考量。（審查基準5.2.1 、5.2.3、5.2.4、5.2.5參照）。本件原告申請註冊之「SUR ROUND DESIGN」設計圖，與據以核駁商標相較，二者皆為單 純無文字呈放射、漩渦狀設計之抽象幾何圖形，且其黑色線 條由內向外、由細變粗呈螺旋外擴之設計主軸概念，構圖意 匠極相彷彿，雖有3條與4條及旋轉方向不同之些微差異，以 具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可 能會有所混淆而誤認二商品來自同一來源或雖不相同但有關 聯之來源，應屬構成近似之商標。
⒉商品是否類似暨其類似之程度
商品類似係指二個不同的商品，在功能、材料、產製者或其 他因素上具有共同或關聯之處，如果標上相同或近似的商標 ，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品消費者誤認其 為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，則此二個商品間即 存在類似的關係（審查基準5.3.1 參照）。本件商標指定使 用之「鞋子、休閒鞋、運動鞋、體育訓練鞋」商品，與據以 核駁註冊第1202263 號商標所指定之「鞋、靴、男鞋、女鞋 、童鞋」商品相較，二者皆為「各式各樣之靴鞋」相關商品 ，其原料、用途、功能大致相當，且常來自相同之產製業者 ，如標示相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情 形，易使一般商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有 關聯之來源，則所指定使用之商品間應屬存在相當程度之類 似關係。
㈡綜合判斷商標在圖樣近似及商品類似之程度等因素，考量據 駁商標識別力非低，且本件商標與據以核駁商標近似及指定 商品類似之程度均高，以具有普通知識經驗之消費者，於購 買時施以普通之注意，仍可能會有所混淆而誤認二商品來自
同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應有致相關消費者混 淆誤認之虞，自有前揭法條之適用，爰依商標法第23條第1 項第13款及第24條第1 項之規定，應予核駁。 ㈢至行政訴訟起訴理由狀中所舉註冊第1017685 號「SAMSONIT EAND DESIGN」商標，與註冊第1202263號「IMPELLER DEVIC E」商標相較，二者構圖意匠極相彷彿，應不准註冊云云， 惟查，前者商標係由文字與圖形所構成，其主要識別部分為 外文「SAMSONITE」，而圖樣之左方則佐以略小之幾何圖形 ，予消費者之印象較不顯著，與後者為單純無文字墨色幾何 圖形之商標圖樣相較，二者細微比對下固可見其相仿之處， 惟整體圖樣予人觀感仍屬有別，又另舉其他核准個案，核該 等商標圖樣與申請之商品皆與本案不同，其案情自屬有別， 或屬另案，非本件所能論究，依商標審查個案拘束原則，尚 不得比附援引。又原告於行政訴訟起訴理由狀中提及名下知 名商標「GORE」及「GORE-TEX」之技術簡介、網站宣傳、文 宣及已另案獲准第1368252號「SURROUND（word mark）」商 標一節，核其所檢送之國外網頁資料，雖有該商標之使用事 實（將LOGO置於鞋底之一小區塊，非顯而易見），然未提供 國內相關使用情形，且無相關銷售數據或廣告資料以資參酌 ，尚難佐證相關消費者無混淆誤認商品來源之虞。另提及雙 方於多國申請商標註冊，並陸續獲准及併存註冊乙節，經查 美國尚未取得正式註冊，且因商標具屬地性，各國市場交易 情形非屬一致，商標法制及審查基準自互有差異，自不得比 附援引執為本件商標亦應核准註冊之論據。
㈣並聲明：⒈駁回原告之訴；⒉訴訟費用由原告負擔。四、按「商標有下列情形之一者，不得註冊：十三、商標相同或 近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之 商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」，商標法第23條 第1項第13款定有明文。商標近似之態樣有外觀近似、觀念 近似及讀音近似，而判斷有否致相關公眾或相關消費者混淆 誤認之虞者，其中關於商標是否近似，分別應考量相關公眾 或相關一般消費大眾施以普通注意之原則、通體觀察及比較 主要部分之原則、異時異地隔離觀察之原則，另仍應考量商 標之商標識別性之強弱、系爭商標與據爭商標之是否近似及 近似之程度、商品或服務是否類似及其類似之程度、先權利 人是否有多角化經營之情形、是否有實際混淆誤認之情事、 相關公眾或消費者對系爭商標與據爭商標商標熟悉之程度、 系爭商標之申請人是否善意以及是否有其他混淆誤認等判斷 混淆誤認之因素存在，方能妥當認定系爭商標是否有混淆誤 認之虞情形。惟在各參酌因素之斟酌上，猶如個別案件因案
情之不同，在各參酌因素之強弱要求上仍有差異，又各參酌 因素亦因其立法意旨之不同，所著重之參考因素亦有不同， 自可依其需要而為參酌（最高行政法院99年度判字第287 號 判決要旨參照）。茲本件爭點為：系爭商標是否有商標法第 23條第1項第13款規定不得註冊之情形？爰分別析述如下： ㈠按商標之文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯 合式，對於商品／服務之相關消費者所呈現識別商品／服務 來源之功能，因其商標特徵的不同而有強弱之別，文字、圖 形、記號商標或聯合式商標之一部分，在類似商品／服務中 已為多數不同人使用為商標之一部分而註冊在案者，得認為 該部分之識別性較弱。查系爭商標與據以核駁商標圖樣皆為 單純無文字呈放射、漩渦狀設計之抽象幾何圖形，依原告所 呈以「抽象幾何圖形」路徑組合特定之「放射狀、漩渦狀」 圖形路徑（圖形分類路徑代碼：12E05），檢索「鞋類」商 品（商品組群代碼：2503）商標於我國註冊之查詢結果，即 有超過400筆關於「鞋類」商品係以「放射、漩渦」狀抽象 幾何圖形之申請/註冊商標資料（見訴願證2），足見放射、 漩渦狀設計之抽象幾何圖形經常被使用作為鞋類相關商品商 標之一部，是以系爭商標並不具高度先天識別性。 ㈡系爭商標圖樣係3條呈逆時鐘方向漩渦狀設計之墨色幾何圖 形所構成，據以核駁商標係由4條呈順時鐘方向漩渦狀設計 之墨色幾何圖形所構成，二者均為呈漩渦狀設計之抽象幾何 圖形，倘經同時併列詳予比對，固有線條形狀、線條數目、 線條彎曲角度、線條旋轉方向、旋轉軸心形狀等些微差異， 然判斷商標近似，應以商標圖樣整體為觀察，此乃係由於商 標呈現在商品／服務之消費者眼前的是整體圖樣，而非割裂 為各部分分別呈現，且判斷近似須以異時異地隔離觀察為原 則，而非將商標併列比對，更何況依原告所呈使用證據資料 ，系爭商標於實際使用時多係置於鞋底或鞋內墊（見本院卷 第65至90頁），亦難期待消費者於實際選購鞋類商品時特別 詳予比較區辨，是以兩商標縱有上開些微差異，其外觀給予 消費者之整體印象及構圖意匠上極相彷彿，異時異地隔離觀 察不易分辨，應屬高度近似之商標。
㈢系爭商標指定使用於「鞋子、休閒鞋、運動鞋、體育訓練鞋 」商品，與據以核駁商標所指定使用之「鞋、靴、男鞋、女 鞋、童鞋」等商品相較，二者皆為相同或性質相近之有關鞋 靴商品，依一般社會通念及市場交易情形，應屬同一或類似 之商品。原告雖主張系爭商標指定使用之鞋類商品，因具有 特殊專業之技術應用，商品功能品質不同，而有不同消費者 族群之市場區隔云云。惟查，本件兩商標均指定使用於靴鞋
類商品，縱該等鞋類商品在材質或功能上具有特殊專業之技 術應用，然二者在用途、功能及產製者等因素上，其性質仍 屬相當，且目前坊間諸多鞋類商品專賣店或賣場均有同時販 賣各種用途（休閒、運動、工作、登山等）之鞋款，而常來 自相同之商品提供者，並透過相同之行銷管道及場所提供商 品，是二者商標所指定使用之商品間應存在高度類似之關係 ，仍應屬同一或類似之商品。
㈣衡酌系爭商標圖樣與據以核駁商標圖樣為高度近似、系爭商 標之指定使用商品與據以核駁商標之指定使用商品為類似， 且類似程度極高，系爭商標並不具高度先天識別性，原告亦 未證明系爭商標業經原告長期廣泛使用於所指定之商品上， 已為我國相關消費者所認識，足以與據以核駁商標相區辨為 不同來源，而無致相關消費者產生混淆誤認之情事，系爭商 標有使相關公眾誤認與據以核駁商標之商品為同一來源之系 列商品，或誤認其使用人間存在關係企業、授權關係、加盟 關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞。是系爭商標之 申請註冊有違商標法第23條第1項第13款規定。 ㈤末按，構成商標之圖樣文字等標識雖經認定為近似，但仍應 與其他因素綜合判斷，始能正確判斷衝突商標是否致混淆誤 認之虞，甚至近似程度本身仍應參酌其他存在因素綜合判斷 ，則個案具體事實涵攝於各種判斷因素時，商標近似、商品 類似程度如何、消費者對商標之熟悉度、識別性強弱等判斷 因素，因個案事實及證據樣態差異，於個案中調查審認結果 ，當然會有不同，是以衝突商標申請人或商標權人自不能以 其他近似商標之案件，主張得為比附援引，要求作相同有利 之結論（最高行政法院99年度判字第178號判決參照）。是 以原告所舉註冊第937004、0000000、0000000、0000000、0 000000號等商標，經核上述註冊商標之圖樣皆與本件商標不 同、或其指定使用之商品與本件有別，案情自屬各異，依商 標審查個案拘束原則，自不得比附援引，執為系爭商標亦應 核准註冊之論據。原告另主張兩商標於美國、澳洲、日本、 瑞士及紐西蘭等各國均有併存註冊之情事，且依上述各該國 之商標申請註冊法制及審理程序，除瑞士採「登錄制」外， 其中美國、澳洲、日本及紐西蘭等各國之商標註冊制度均係 採「審查制」，而與我國法制相同云云，然查，兩商標於國 內外使用之情形未必相同，故而國內外消費者對兩商標熟悉 程度亦有別，是以國外併存註冊固得作為判斷商標近似及商 品類似與否之參考，然尚非憑此即可謂我國亦應准予註冊。五、綜上所述，系爭商標有商標法第23條第1項第13款規定不得 註冊之情形。被告所為系爭商標註冊應予核駁之處分，於法
並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤，原告徒執前詞， 訴請撤銷訴願決定及原處分，核無理由，應予駁回。六、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐 一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。
中 華 民 國 100 年 2 月 10 日 智慧財產法院第一庭
審判長法 官 李得灶
法 官 王俊雄
法 官 林欣蓉
上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。中 華 民 國 100 年 2 月 10 日 書記官 周其祥