智慧財產法院行政判決
99年度行商訴字第128號
民國100年1月27日辯論終結
原 告 日商‧可洛米哈特斯日本公司（CHROME HEARTS JA
PAN,
代 表 人 理察‧史塔克（Ri
訴訟代理人 徐偉峯律師
陳志隆律師
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 王美花（局長）
訴訟代理人 陳盈竹
參 加 人 王淑芳
上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國99年5
月12日經訴字第09906056140 號訴願決定，提起行政訴訟，經本
院命參加人獨立參加本件被告之訴訟，本院判決如下：
主 文
訴願決定及原處分關於註冊第1234238 號「CH圖」商標指定使用於「眼鏡布、眼鏡、眼鏡套、眼鏡盒、眼鏡袋、眼鏡架、眼鏡框」商品部分均撤銷。
被告應就註冊第1234238 號「CH圖」商標指定使用於「眼鏡布、眼鏡、眼鏡套、眼鏡盒、眼鏡袋、眼鏡架、眼鏡框」商品部分，為撤銷註冊之審定。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告負擔二分之一，餘由原告負擔。 事實及理由
一、程序事項：
㈠原告原起訴第2 項聲明為「被告應作成評定申請成立之處分 。」（見本院卷第9 頁），嗣於民國99年11月15日當庭更正 為「被告應撤銷註冊第1234238 號『CH圖』商標註冊之審定 。」（見本院卷第129 頁），原告係本於同一請求基礎為請 求，使聲明更加明確，非屬訴之變更或追加，且經被告表示 同意（見本院卷第129 頁），自無行政訴訟法第111 條第1 項規定之適用，合先敘明。
㈡參加人未於準備程序及言詞辯論期日到場，亦未提出任何書 狀為聲明或答辯。
二、事實概要：
訴外人崔澤厚前於95年4 月20日以「CH圖」商標，指定使用 於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第9 類之「 眼鏡布、電子廣告牌、照相機、眼鏡、眼鏡套、眼鏡盒、眼 鏡袋、眼鏡架、眼鏡框、影碟、數位影音光碟、電話機外殼
」商品，向被告申請註冊，嗣申准將申請權轉讓予王淑芳， 經被告審查，准列為註冊第1234238 號商標（下稱系爭商標 ，如附圖1 所示）。其後，原告與訴外人美商‧可洛米哈特 斯公司以系爭商標之註冊有違商標法第23條第1 項第12款、 第13款及第14款規定，對之申請評定。經被告審查，以98年 11月25日中台評字第960049號商標評定書為「申請不成立」 之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部99年5 月12日經訴 字第09906056140 號決定駁回原告之訴願，並就美商‧可洛 米哈特斯公司之訴願部分為不受理之決定，原告遂向本院提 起行政訴訟。
三、原告聲明求為判決：㈠原處分及訴願決定均撤銷。㈡被告應 為撤銷註冊第0000000 號「CH圖」註冊之審定。並主張： ㈠系爭商標有違反商標法第23條第1 項第14款規定之情事： ⒈原告之CHROME HEARTS 品牌創立於西元1989年，設計銷售 之商品廣至珠寶銀飾、鐘錶配件、眼鏡、皮件、皮包、服 飾、家具、飾品配件、擺飾藏品、餐具、玻璃器皿、玩偶 、雪茄配件、毛巾寢具、樂器配件等商品，風靡歐美日港 臺多年。
⒉參加人之夫崔澤厚在1994至1998年間受僱於原告前手（即 原告之美國總公司），負責監督系爭商標產品之生產與裝 船，參加人因此對原告之前述各樣商標設計知之甚詳。豈 料在1998年間，發現多件模具在崔澤厚監督下失蹤，經原 告前手在2000年1 月20日向美國加州中區地方法院控告參 加人及崔澤厚侵害其商標權與著作權，且構成不公平競爭 ，於同年3 月20日判決原告前手勝訴。
⒊參加人夫婦潛逃返臺，更進一步惡意欲竊取原告苦心戮力 經營之成果，設立「康哈特國際有限公司」，其公司名稱 之特取部分「康哈特」，顯為原告公司名稱及商標「CHRO ME HEARTS 」之音譯而來，其剽竊之心態甚明。又於民國 91年間陸續以「康哈特國際有限公司」之名義，以完全相 同於原告之「CHROME HEARTS 」系列商標之圖樣（包含相 同之CHROME HEARTS 字樣) 被告提出商標申請（申請第00 000000，00000000，00000000，00000000、00000000號） ，企圖在臺灣搶註原告之商標。系爭商標顯仿自據以評定 商標（如附圖2 所示），並用於相同或類似之商品。 ⒋依93年至95年2 月間使用據以評定諸商標之第9 類眼鏡商 品進口銷售於臺灣之相關資料（含進口單據、單據上所列 進口銷售至臺灣之眼鏡商品型錄，而型錄上即載有據以評 定商標），及眼鏡型錄彩色影本，可相互勾稽足證據以評 定商標於系爭商標申請日使用於第9 類之眼鏡商品上，參
加人以同業關係，不能諉為不知，顯係惡意註冊相同商標 。
㈡系爭商標有違商標法第23條第1 項第12款之情事： 系爭商標圖樣與據以評定商標完全相同，且原告之「CHROME HEARTS」系列商標（含據以評定商標) 於系爭商標申請註冊 前已為著名商標。是以，如准許參加人以近似於原告著名之 據以評定商標之系爭商標申請註冊，而使其在市場上合法使 用該商標於其指定商品上，將使相關消費者在看到近似於原 告據以評定商標設計時，對商品之產製者產生混淆誤認，進 而減損原告系列商標之識別性與信譽，顯已違反商標法第23 條第1 項第12之規定。
四、被告聲明求為判決：駁回原告之訴。並抗辯： ㈠有關商標法第23條第1 項第12款部分：
綜觀原告於評定階段所檢送之相關使用證據，原告主要行銷 使用者均為其「Chrome Hearts 」品牌（雖有部分報導或介 紹內容將「Chrome Hearts 」簡稱為「CH」，惟究與以花體 字呈現之據以評定「CH plus Design」商標圖樣有所不同， 要難據此作為據以評定商標使用之論據），僅所檢送之少數 資料可見其標示有據以評定商標之圖樣，然實難遽認於系爭 商標95年4 月20日申請註冊前，據以評定商標即經原告廣泛 行銷使用，已廣為相關事業或消費者所熟知，而為一著名商 標。是縱系爭商標相同或高度近似於該據以評定商標，亦難 據此謂系爭商標之註冊有商標法第23條第1 項第12款規定之 適用。
㈡有關商標法第23條第1 項第14款部分：
⒈依原告所檢送之證據資料觀之，除評定附件6 之美國註冊 資料（指定使用於手鐲、項鍊等珠寶首飾商品）上載有於 西元1992年首次作為商業使用外，僅於幾紙圖片中之金屬 戒指、項鍊等首飾與衣帽等商品及原告公司網頁與部分廣 告之背景上出現有據以評定商標之外文「CH」圖樣，且多 無使用日期可稽。
⒉原告所檢送眼鏡商品廣告上係標示「CHROME HEARTS 」文 字，或於眼鏡商品裝飾有類似十字圖形之裝飾物，皆未見 有據以評定商標圖樣，亦未見標示據以評定商標使用於音 樂CD之證據資料。是依原告所檢送之相關證據資料，至多 亦僅可認據以評定商標於系爭商標申請註冊前有先使用於 金屬首飾、衣帽等商品之事實，而該等商品與系爭商標所 指定使用之商品相較，依一般社會通念及市場交易情形， 尚非屬類似之商品，系爭商標之註冊自亦難謂有商標法第 23條第1 項第14款規定之適用。
五、查系爭商標係於民國95年4 月20日申請註冊，於95年11月1 日公告註冊，是系爭商標之註冊有無違法事由，應以92年5 月28日修正公布之商標法為斷。故本件爭點為系爭商標之註 冊有無違反同法第23條第1 項第12款前段及第14款規定？（ 本院卷第129 頁）
六、關於「眼鏡布、眼鏡、眼鏡套、眼鏡盒、眼鏡袋、眼鏡架、 眼鏡框」商品部分：
㈠按（第1 項第14款）商標有相同或近似於他人先使用於同一 或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約 、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者之情形 者，不得註冊，但得該他人同意申請註冊者，不在此限，（ 第2 項）前項第14款規定之情形，以申請時為準，商標法第 23條第1 項第14款、第2 項定有明文。本款之規定旨在避免 剽竊他人創用之商標而搶先註冊，防止不公平競爭行為，而 賦予先使用商標者遭他人搶先註冊其商標時之權利救濟機會 （最高行政法院99年度判字第938 、1012號判決參照）。準 此，本款之要件有四：⑴相同或近似於他人先使用之商標， ⑵使用於同一或類似商品或服務，⑶申請人因與該他人間具 有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在， ⑷未經該他人同意申請註冊。
㈡參加人於系爭商標申請註冊前先使用據以評定商標： ⒈按商標法第23條第1 項第14款所稱「先使用之商標」，係 指相對於系爭商標為先使用之商標，重在作為商標使用之 事實，不以於國內或國外先為註冊之商標為限，不限於絕 對先使用之商標，縱有其他商標早於據以異議商標併存註 冊或使用，據以異議商標並非參加人所「創用」或最先使 用，在所不問，僅須於系爭商標申請註冊前，於國內或國 外先使用同一或近似商標圖樣於同一或類似商品，即有本 條款之適用（最高行政法院96年度判字第105 號、98年度 判字第321 號判決，及86年5 月7 日修正公布之商標法增 訂第37條第1 項第14款之立法理由參照）。 ⒉查原告所提之眼鏡型錄（彩色影本見本院卷第175 至219 頁），雖為活頁式，亦未標示其印製日期，然其中第6 至 30頁為各系列眼鏡之圖片及型號（見本院卷第180 至204 頁），第3l至44頁為型號索引（見本院卷第205 至219 頁 ）。參以原告所提之進口單據所載之交易日期及商品品項 （見本院卷第68至76頁），以及「OPTICAL KITCHEN 」日 文網站所列原告推出眼鏡系列商品之年度，其中DEGENERA TE系列為西元2003年秋季、SHAFT 系列為2004年秋季、DR AGPI PE IV為2003年春季（見本院卷第149 至150 頁）。
其中有3 款眼鏡商品可與眼鏡型錄互相勾稽：
⑴2004年12月16日進口單據中之項次「Cl46005 」、品名 「DEGENERATE 58 SHINY SLV 」（見本院卷第68頁）， 可對應至眼鏡型錄第8 頁之產品系列「DEGENERATE」、 眼鏡款式「SS SHINY SILVER 」、第33頁之型號索引「 58□18－118 ；Color Code：SS；Color ：Shiny Silv er」（見本院卷第182 、207 頁），堪認此款眼鏡商品 曾於2004年12月16日有進口至我國之事實，而其上確有 標示如附圖2-1 所示之據以評定商標圖樣（見本院卷第 182 頁）。
⑵2004年12月16日進口單據中之項次「Cl46001 」、品名 「DEGENERATE 58 AQ. SILVR 」（見本院卷第69頁）， 可對應至眼鏡型錄第8 頁之產品系列「DEGENERATE」、 眼鏡款式「AS Antique SILVER 」、第33頁之型號索引 「58□18－118 ；Color Code：AS；Color ：Antique Silver」（見本院卷第182 、207 頁），堪認此款眼鏡 商品曾於2004年12月16日有進口至我國之事實，而其上 確有標示如附圖2-1 所示之據以評定商標圖樣（見本院 卷第182 頁）。
⑶2004年12月16日進口單據中之項次「Cl64001 」、品名 「SHAFT 71 AS-WEB 」（見本院卷第71頁），可對應至 眼鏡型錄第23頁之產品系列「SHAFT 」、眼鏡款式「AS -WEB ANTIQUE SILVER/EBONY 」、第37頁之型號索引「 71□14－108 ；Color Code：AS-WEB；Color ：Antiqu e Silver；Temple：Ebony 」（見本院卷第197 、211 頁），堪認此款眼鏡商品曾於2004年12月16日有進口至 我國之事實，而其上確有標示如附圖2-1 所示之據以評 定商標圖樣（見本院卷第197 頁）。
⒊綜上，於2004年12月16日進口至我國之原告3 款系列眼鏡 上有如附圖2-1 所示之據以評定商標圖樣，故原告確於系 爭商標申請註冊（民國95年4 月20日）前，為行銷之目的 ，將據以評定商標圖樣用於眼鏡商品，而有以據以評定商 標圖樣作為商標使用之先使用事實。
㈢系爭商標與據以評定商標圖樣均由以花體字呈現之外文「CH 」所構成，僅有線條粗細、顏色深淺等細微差異，惟其整體 設計、造型、設色及構圖意匠極相彷彿，而屬高度近似之商 標。
㈣據以評定商標使用之眼鏡商品與系爭商標指定使用商品為相 同、類似，且類似程度極高：
系爭商標指定使用於「眼鏡布，......眼鏡，眼鏡套，眼鏡
盒，眼鏡袋，眼鏡架，眼鏡框......」商品，而據以評定商 標使用於眼鏡商品，依一般社會通念及市場交易情形，應屬 同一、高度類似商品。
㈤參加人因其他關係知悉據以評定商標存在：
⒈按商標法第23條第1 項第14款旨在避免剽竊他人創用之商 標而搶先註冊，法條除例示規定如「契約、地緣、業務往 來」之關係外，並概括規定「其他關係」，知悉他人商標 而搶先註冊，故解釋「其他關係」，應參酌同條文之例示 規定，始得符合立法真意。因此上開規定「其他關係」應 指申請人與他人間因有「契約、地緣、業務往來」等類似 關係而知悉他人商標，並搶先註冊而言，雖無業務往來但 在國內相關或競爭同業之間因業務經營關係而知悉他人先 使用商標存在者，亦屬本條款所謂之「其他關係」（最高 行政法院98年度判字第321 號判決參照）。 ⒉查參加人之夫崔澤厚於1994至1998年間受僱於原告前手（ 即原告之美國總公司），負責據以評定商標相關產品之生 產與裝船業務；嗣參加人及崔澤厚經美國加州中區地方法 院（United States District Court for the Central D istrict of California ）於西元2000年3 月20日判決侵 害CHROME HEARTS 商標權及著作權，並構成不公平競爭。 此有原告所提崔澤厚之預扣職工所得稅證書、出缺勤紀錄 表、薪資支票、參加人與崔澤厚之網站宣傳資料、美國法 院判決暨中譯文在卷可證（見評定卷之證物附件26至29， 置於外放證物箱內）。其後崔澤厚於民國95年4 月20日向 被告申請系爭商標之註冊，足見參加人於申請系爭商標註 冊之前，即已因崔澤厚與原告所屬美國總公司間之僱傭關 係及在美爭訟而知悉據以評定商標之存在及使用情形。 ㈥綜上，系爭商標高度近似於先使用於眼鏡之同一、高度類似 商品之據以評定商標圖樣，而參加人因其夫崔澤厚與原告所 屬美國總公司間之僱傭關係及在美爭訟之故，知悉據以評定 商標存在，復未經原告同意參加人得以系爭商標申請註冊， 故就「眼鏡布、眼鏡、眼鏡套、眼鏡盒、眼鏡袋、眼鏡架、 眼鏡框」商品部分，系爭商標之註冊不符92年5 月28日修正 公布之商標法第23條第1 項第14款規定。
七、關於「電子廣告牌、照相機、影碟、數位影音光碟、電話機 外殼」商品部分：
㈠就92年5 月28日修正公布之商標法第23條第1 項第12款前段 規定：
⒈按（第1 項）商標有相同或近似於他人著名商標或標章， 有致相關公眾混淆誤認之虞者，不得註冊，但得該商標或
標章之所有人同意申請註冊者，不在此限，92年5 月28日 修正公布之商標法第23條第1 項第12款前段定有明文。本 款所稱著名，係指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣 為相關事業或消費者所普遍認知者，92年12月10日修正施 行之商標法施行細則第16條定有明文。著名商標之認定時 點，92年5 月28日修正公布之商標法第23條第2 項明定以 申請時為準，亦即據以評定商標是否著名，應以系爭商標 申請時點作為判斷基準。至著名之區域，係指於中華民國 境內，廣為相關事業或消費者所普遍認知（司法院釋字第 104 號解釋參照）。
⒉92年5 月28日修正公布之商標法第23條第1 項第12款前段 明列商標近似必須達到「致相關公眾混淆誤認之虞」之要 件，方構成不得註冊事由，而所謂「有致相關公眾混淆誤 認之虞」，係指商標有使相關公眾對其所表彰之商品來源 或產製主體發生混淆誤認之虞而言（最高行政法院98年度 判字第455 號判決參照）。而所謂「有致相關公眾混淆誤 認之虞者」，係指兩商標因相同或構成近似，致使相關消 費者誤認為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標， 但極有可能誤認兩商標之商品／服務為同一來源之系列商 品／服務，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權 關係、加盟關係或其他類似關係而言。又判斷二商標有無 混淆誤認之虞，應參酌⑴商標識別性之強弱；⑵商標是否 近似暨其近似之程度；⑶商品／服務是否類似暨其類似之 程度；⑷先權利人多角化經營之情形；⑸實際混淆誤認之 情事；⑹相關消費者對各商標熟悉之程度；⑺系爭商標之 申請人是否善意；⑻其他混淆誤認之因素等，綜合認定是 否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。
⒊原告未能證明據以評定商標為著名商標：
⑴原告主張其「CHROME HEARTS 」系列商標已臻著名，並 謂系爭商標相同於「CHROME HEARTS 」系列商標中之「 CH plus Design」商標，應有商標法第23條第1 項第12 款規定之適用云云。惟據以評定商標是否為相關事業或 消費者所普遍知悉而達著名之程度，應依該商標之相關 使用證據認定之，不得僅以原告相關系列商標之著名性 作為論據。
⑵原告雖提出諸多使用資料，大部分並無標示日期，或是 使用「CHROME HEARTS 」系列商標，而非據以評定商標 圖樣，是以原告主要行銷使用者乃「Chrome Hearts 」 品牌。至雖有部分報導或介紹內容將「Chrome Hearts 」簡稱為「CH」，惟與以花體字呈現之據以評定商標圖
樣有所不同，不得作為認定據以評定商標使用之證據。 且原告所提之使用資料僅少數標示有據以評定商標之圖 樣，至多僅能認定據以評定商標於系爭商標申請註冊之 95年4 月20日前有先使用於珠寶、金屬首飾、衣帽、皮 件等商品之事實，然不足以持此認定於系爭商標申請註 冊前，據以評定商標業經原告廣泛行銷使用，已廣為相 關事業或消費者所熟知，而為一著名商標。
⒋據以評定商標所使用之於珠寶、金屬首飾、衣帽、皮件等 商品與系爭商標所指定使用之「電子廣告牌、照相機、影 碟、數位影音光碟、電話機外殼」商品，一為使人體保暖 之衣帽及增進人體美觀之飾物，一為照相、影音設備商品 ，二者之性質、用途、功能均不相同，於產製者、行銷管 道及販賣場所等亦有區別，依一般社會通念及市場交易情 形，非屬類似之商品。
⒌綜上，就「電子廣告牌、照相機、影碟、數位影音光碟、 電話機外殼」商品部分，系爭商標無違92年5 月28日修正 公布之商標法第23條第1 項第12款前段規定。 ㈡就92年5 月28日修正公布之商標法第23條第1 項第14款規定 ：
原告所提之相關使用資料，至多僅能認定據以評定商標於系 爭商標申請註冊之95年4 月20日前有先使用於珠寶、金屬首 飾、衣帽、皮件等商品之事實，已於前述。是以無從遽認原 告於系爭商標申請註冊前，業已使用據以評定商標圖樣於「 電子廣告牌、照相機、影碟、數位影音光碟、電話機外殼」 商品。故就此部分指定使用商品，系爭商標無違92年5 月28 日修正公布之商標法第23條第1 項第14款規定。八、從而，
㈠系爭商標指定註冊於「電子廣告牌、照相機、影碟、數位影 音光碟、電話機外殼」商品部分，並無92年5 月28日修正公 布之商標法第23條第1 項第12款前段、第14款所定情形。從 而，原處分就系爭商標此部分註冊所為「評定申請不成立」 之處分，並無違法，訴願決定予以維持，核無不合。原告訴 請撤銷此部分原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。 ㈡惟系爭商標指定註冊於「眼鏡布、眼鏡、眼鏡套、眼鏡盒、 眼鏡袋、眼鏡架、眼鏡框」商品部分，有92年5 月28日修正 公布之商標法第23條第1 項第14款規定之適用，原處分未及 斟酌原告於本院審理時所提之眼鏡型錄、「OPTICAL KITCHE N 」日文網站網頁資料、進口單據，而為「評定申請不成立 」之處分，於法尚有未洽，訴願決定未及糾正，而維持原處 分，亦非妥適。原告據此請求撤銷此部分訴願決定及原處分
，為有理由，應予准許。又本件事證已臻明確，而無事證未 臻明確或尚待被告審查之情事，原告請求命被告就此部分商 品為撤銷系爭商標註冊之審定，為有理由，亦應准許。九、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無 涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，依智慧財產案件審理法第1 條，行政訴訟法第104 條，民事訴訟法第79條，判決如主文。
中 華 民 國 100 年 2 月 24 日 智慧財產法院第二庭
審判長法 官 陳忠行
法 官 曾啟謀
法 官 蔡惠如
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由（須按他造人數附繕本）。
如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 100 年 2 月 24 日 書記官 林佳蘋
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