發明專利舉發
智慧財產法院(行政),行專訴字,100年度,3號
IPCA,100,行專訴,3,20110623,3

智慧財產法院行政判決
100年度行專訴字第3號
民國100年6月2日辯論終結
原 告　味全食品工業股份有限公司
代　表　人　魏應充　　　
訴訟代理人　張哲倫律師
複代理人 　朱仙莉律師
訴訟代理人　陳佳菁律師
被 告　經濟部　　　
代　表　人　施顏祥（部長）住同上
訴訟代理人　陳玲芸　　　
參 加 人　黃詠勤　　　
訴訟代理人　劉法正律師
楊祺雄律師
複代理人 　蘇三榮律師
上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國99
年11月12日經訴字第09906045100 號訴願決定，提起行政訴訟，
本院依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟，判決如下：
　　主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
　　事實及理由
一、事實概要：緣原告前於民國90年1 月20日以「低油煙食用油 」向原處分機關經濟部智慧財產局申請發明專利，經編為第 90101467號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第 I248341 號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人以系爭專 利有違專利法第22條第4 項之規定，對之提起舉發。案經原 處分機關審查，於99年3 月30日以（99）智專三（四）0101 9 字第09920206030 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之 處分。參加人不服，提起訴願，經被告99年11月12日經訴字 第09906045100 號為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法 之處分」之決定，原告猶仍不服，遂向本院提起行政訴訟。 本院認本件判決之結果，將影響參加人之權利或法律上之利 益，依職權命參加人獨立參加本件訴訟。
二、原告聲明求為判決撤銷訴願決定。並主張： ㈠被告就進步性審查之要件認識有所違誤：
⒈我國專利審查基準第2-3-5 頁規定所稱引證文件「實質上隱 含的內容」須為發明所屬技術領域中具有通常知識者能直接 且無歧異得知的內容，同時亦應達到能使該等技藝人士製造 或使用申請專利之發明的程度。又審查基準第2-3-19及2-3-



　20頁規定，審查進步性時，得作為判斷申請專利之發明是否 具備專利要件之引證文件的有關規範準用本章2.2.2 「引證 文件」所載之內容，亦即有關進步性審查之引證文件實質上 隱含的內容，係指該發明所屬技術領域中具有通常知識者參 酌申請時的通常知識，能直接且無歧異得知的內容。美國專 　利審查程序手冊（Manual of Patent Examining Procedure Manual of Patent Examining Procedure, 下稱MPEP）就構 成「隱含預期(inherent anticipation) 」之判斷標準於第 21122.III 節指出引證文件中隱含之內容須達到使技藝人士 無需經過多實驗即可使用或製造該專利發明之程度，顯見MP EP就隱含預期之判斷原則亦已為我國專利審查準則所採納。 ⒉承上，欲將引證案中「形式上未記載但實質上隱含的內容」 或「固有特徵」納入專利進步性之審查，其前提係該等隱含 之內容須達到「該發明所屬技術領域中具有通常知識者能製 造或使用申請專利之發明」的程度，此不僅為我國專利審查 基準所明揭，亦為外國立法例所以強調。被告認定脫臭處理 之製程中已隱含系爭專利之發明，惟其忽略引證文件隱含內 容用於進步性審查時應具備之要件，單憑想像即認定「脫臭 處理」所針對之揮發性不良氣味物質即為油煙物質，就「脫 臭處理」所揭露之隱含內容如何足以使具通常知識者的技藝 人士製造或使用系爭專利所請發明之低油煙食用油未置一詞 ，顯見被告空言指摘系爭專利為脫臭處理之隱含內容所揭露 ，實無任何理由。
⒊我國專利審查基準關於進步性之審查，應以發明之整體為對 象且一併審酌輔助性之資料，而非如被告於訴願理由中所聲 稱之僅需考慮系爭專利解決問題之技術手段中的部分技術特 徵－精煉處理條件（以230 ℃以上之溫度及10mmHg以下之真 空度精煉處理）是否已見於先前技術中。是以，原處分機關 審酌系爭專利所請發明之目的、原理及功效以判斷進步性， 當無不妥之理。
㈡系爭專利具有進步性：
⒈系爭專利之主要技術特徵包括下列3點：
⑴原料：使用含70%以上之單元不飽和脂肪酸之食用油； ⑵精煉處理條件：以230 ℃以上之溫度及10mmHg以下之真空 度精煉處理；
⑶所製得之低油煙食用油：加熱後產生60ppm 以下之油煙量 。
⒉系爭專利舉發理由書中所提之先前技術，皆未揭露系爭專利 之技術特徵：
舉發證據2 僅揭示3-10mmHg及200-275 ℃之脫臭條件；舉發



證據3 揭露200-275 ℃，1 kPa 之脫臭條件；舉發證據4 揭 露葵花油的脫臭處理溫度應是在250-255 ℃的範圍內；而舉 發證據6 則僅廣泛地揭示「脫臭處理」是藉由高溫、高壓處 理。上開舉發證據僅揭露已為食用油領域之通常知識者眾所 週知之脫臭一般知識，而與降低食用油之油煙量至60ppm 以 下無涉，其理由如下：
⑴原處分理由第（四）點明載，系爭專利技術領域中具有通 常知識者均知，脫臭處理為一般油脂精製過程中諸多步驟 之一，其目的在於去除原料油本身不良氣味或臭味成分。 舉發證據2 至6 所揭示之「脫臭處理方法」在目的及效果 上，與系爭專利之「去除食用油在加熱後所產生之油煙量 的方法」完全不相同。詳言之，不同油品由於本身品質之 　不同，所需使用之脫臭處理條件亦不相同。在舉發證據完 全未提及使用何種原料油，在經過何種處理條件下處理後 ，可減少油品在加熱後產生之油煙量的情況下，發明所屬 技術領域中具有通常知識者完全沒有任何動機特定選擇如 系爭專利含70% 以上之單元不飽和脂肪酸之食用油來製備 低油煙食用油，更遑論可輕易推知得以系爭專利之處理條 件處理含70% 以上之單元不飽和脂肪酸之食用油後，可使 其在加熱後產生的油煙量降低至60ppm以下。 ⑵大部分食用油於使用前皆會經過脫臭處理，舉發證據2至6 僅指出關於食用油之脫臭處理方法，其目的在於移除食用 油中造成臭味之分子。其中，舉發證據2 及4 至6 中所揭 示之食用油脫臭方法皆為適用於單元不飽和脂肪酸較低之 油種的脫臭方法，如沙拉油（salad oil）、葵花油（su nflower oil ）、大豆油（SBO ）及軟性油（soft oil； 一般所謂軟性油包括大豆油、葵花油、菜籽油、玉米油等 ）；而舉發證據3 係關於三酸甘油酯之脫臭處理方法。由 於上開舉發證據2 至6 所揭示之食用油皆非單元不飽和脂 肪酸含量在70% 以上之油品，油質較不安定，縱其所揭示 之脫臭條件的溫度及真空度與系爭專利方法之精煉處理的 溫度及真空度有部分重疊之處，該等油品經由脫臭處理後 亦僅能除去油品中的臭味分子，而無法使該等油品加熱後 產生之油煙量降低至60ppm以下。
⑶上開事實可由系爭專利說明書實例7 油煙量測試之結果獲 得證明（見系爭專利說明書第9 頁）。實例7 表中所列的 葵花油、大豆沙拉油及花生油皆為市售之單元不飽和脂肪 酸含量在70% 以下之油品，且一般市售之該等油品應已經 過如舉發證據2 及4 至6 所揭示之一般脫臭處理。由實驗 結果可得知，該等單元不飽和脂肪酸含量在70% 以下之油



品，縱使經過溫度及真空度與系爭專利中精煉處理條件類 似之脫臭處理，該等油品再加熱至180 至250 ℃時所產生 之油煙量仍皆高達100ppm以上。另以市售之各廠牌食用油 進行油煙量檢測可知，該等食用油縱已經過脫臭處理，其 油煙量仍高達140ppm以上。由此顯見，並非所有油品在經 過如舉發證據2 至6 之脫臭處理後，即可獲得如系爭專利 中加熱後產生60ppm以下油煙量之低油煙食用油。 ⑷基於上述，可知舉發證據並未揭露系爭專利申請專利範圍 第1 項的每一要件，且所揭露者亦未達到可據以實施系爭 專利發明之程度，亦即，舉發證據揭露之脫臭條件並未達 到隱含系爭專利申請專利範圍第1 項所述高效精煉的條件 。
⒊食用油製備領域中具有通常知識者皆瞭解不同油脂原料的脫 臭條件不同，更無動機利用一般脫臭條件處理含70% 以上單 元不飽和脂肪酸之油脂原料，以製備低油煙之食用油。若使 用含70% 以上單元不飽和脂肪酸之油脂原料，但未使用系爭 專利之精煉處理條件精煉，亦無法製得加熱後油煙量降低至 60ppm 以下之低油煙食用油，此係由於部分油脂原料本身安 定性較佳，不易產生自氧化反應，因此在製油時不須使用高 溫進行脫臭處理，以免使油品產生不良之變化。 ⒋綜上所述，無論係脫臭或高效精煉，不同油脂原料均可能採 用不同的條件以達到結果。然而，最適條件之達成須經大量 實驗始能獲得，眾多發明之完成均可能基於相同概念或採用 相同的技術手段；例如，相機鏡頭的組成及應用的光學原理 均相同，但針對其中部件進行改良而達到較佳的照相結果則 構成發明，是以，應用相同原理或技術並無礙於其構成發明 改良。被告基於脫臭及高效精煉之原理、目的及技術方法相 同，即論斷系爭專利所請發明不具進步性，並非合理。如僅 基於一技術所基於的原理、目的及技術方法相同，即論斷一 發明不具進步性，則何來前述專利審查基準中所稱「選擇發 明」具進步性之結論？
⒌系爭專利經過大量實驗後得出針對70% 以上之單元不飽和脂 肪酸配合特定條件(230℃以上之溫度及10mmHg以下之真空度 ) 的精煉處理，所得到之食用油在加熱後產生的油煙量在60 ppm 以下。此可謂審查基準中所謂選擇發明之類型，由於系 爭專利達到60ppm 以下油煙量的預期功效，其具進步性實無 庸置疑。
㈢系爭專利所屬技術領域中通常知識之技藝人士均知「發煙點 即為油脂加熱到產生油煙的溫度」，此亦為系爭專利說明書 第4 頁發明背景部分所載：「…由於加熱溫度達到食用油之



發煙點而產生油煙…」。既然系爭專利申請專利範圍第1 項 已明確界定為「食用油」及「油煙量在60ppm 以下」，當可 合理推知系爭專利所稱之加熱係已達到發煙點以上，否則如 何有油煙產生。
㈣參加人主張系爭專利所謂之油煙成分與脫臭處理移除之物質 高度重疊，故預期達成之功效亦相同云云，顯屬誤解： ⑴蓋具油脂背景的技藝人士均知脫臭為一般食用油之慣常加 工工序，且正如參加人所自承，油煙之成分十分複雜，包 括醛類、酮類、游離脂肪酸…等，而僅上述之醛類、酮類 、游離脂肪酸即已包括成千上萬種之化合物。各類油品產 生之油煙成分為何及其產生之油煙量係依該油品之性質而 定，無法等同論之，故於油煙確切成分及油煙量之歧異性 如此大之情況下，顯無法僅以油煙與臭味之概括成分具有 部分相同類別之化合物，即認定二者所移除之物質相同。 參加人抗辯「系爭專利所謂之油煙成分與脫臭處理移除之 物質高度重疊，兩者要去除的物質也幾乎相同，故其預期 達成之功效亦理應相同」云云，顯僅根據化合物之概括類 別相似性即遽下論斷，實背離一般技藝人士之化學基礎觀 念。
⑵倘依參加人之邏輯，所有油品無論經高效精煉或脫臭處理 ，應均產生相同或類似的油煙成分及油煙量，然而，事實 上並非如此，此可由系爭專利說明書實例7 及92年12月原 告於審查程序中所呈中文補充說明書證明。由實驗結果可 得知，該等單元不飽和脂肪酸含量在70% 以下之油品，縱 使業已經過脫臭處理，該等油品再加熱至180 至250 ℃時 所產生之油煙量仍皆高達100ppm以上。另以市售之業已過 脫臭處理的各廠牌食用油進行油煙量檢測可知，該等食用 油縱已經過脫臭處理，其油煙量仍高達140ppm以上。由此 顯見，並非所有油品在經過如舉發證據2至6之脫臭處理後 ，即可獲得如系爭專利中加熱後產生60ppm 以下油煙量之 低油煙食用油。上述附件一數據亦已列於5 月9 日開庭之 簡報第2 頁，其測定條件與實例7之測定條件相同。 ㈤「食用油加熱後產生60ppm 以下之油煙量」，並無不明確之 瑕疵，自可作為界定系爭專利食用油之技術特徵，且為須考 量之技術特徵：
⒈系爭專利說明書第9 頁實例7 第2 段已詳述油煙量之檢測方 法，諸如「秤取食用油樣品200 公克…加熱…收集油煙，並 以內含正己烷之收集管收集樣品加熱所產生之油煙…真空乾 燥後，利用硫酸將…油煙焦化呈色並依呈色狀況予以稀釋。 利用油脂色度計…測定呈色狀況…」。結合上述記載及習知



技術，當可了解油煙量測定之方法，而原告額外記載上述方 法之依據（即中華民國第82106578號專利）僅為方便技藝人 士參考其內容，即便不參考中華民國第82106578號專利申請 案說明書，亦可依實例7 之敘述了解系爭專利就油煙量之檢 測。是以，系爭專利說明書第9 頁實例7 所載「中華民國第 82106518號專利申請案」乃「中華民國第82106578號專利申 請案」之明顯誤記，特此說明。
⒉專利審查基準第2-1-44頁倒數第2 至5 行指出物之界定應以 化學名稱／結構要件、性質及製造方法予以界定，而系爭專 利之低油煙食用油係以其處理條件結合性質予以界定，當已 符合審查基準之規定，因此，系爭專利請求項之界定並無不 妥。專利有效性之判斷與侵權分析並無關連，參加人將侵權 舉證的困難性與可專利性判斷混為一談，顯就專利之認知有 所誤會。退步言之，系爭專利倘生侵權爭議時，自得以侵權 物加熱至發煙點後之油煙量是否為60ppm 以下為斷，其可依 實例7 之說明或侵權訴訟中專家或專利權人之補充說明而進 行分析鑑定，並無任何不明確之處。
㈥參加人於本件訴訟準備程序終結後始提出系爭專利說明書之 實例7 不具參考價值以及EP0000000 （參證4 號）及US5,96 9,169 專利說明書（參證5 號）等抗辯，依智慧財產案件審 理細則第33條第2 項之規定，實不得提出，且本院亦無庸審 酌。縱認參加人得於準備程序終結後再行主張，該等主張亦 不可採，原告謹駁斥如下：
⒈EP0000000 係有關粗油脂脫臭處理之改良，而US5,969,169 則係有關選擇特定品系菜籽經壓榨、萃取…等步驟，不須氫 化而獲得的菜籽油。該二引證案均未提及食用油加熱產生後 之油煙，且未明示或暗示降低食用油油煙量之說明，故技藝 人士應無法該二引證案推知系爭專利食用油低於60ppm 油煙 量的特徵。
⒉系爭專利說明書之實例7 係以市售食用油經實驗所得之數據 ，參加人亦未提出任何實證證明市售食用油經脫臭處理後所 得之油煙量即低於60ppm 。系爭專利低油煙食用油之發煙點 280 ℃係為誤載，其正確溫度應為約249 ℃至約250 ℃。而 實例7 係模擬一般的烹煮之過程進行油煙之收集，由約180 ℃收集至系爭專利食用油的發煙點250 ℃再進行油煙測定， 參加人質疑系爭專利之低油煙食用油加熱至上千度將產生大 量油煙實乃誇張誤導之詞，更違反技藝人士之認知，參加人 所稱煉油廠之極高溫處理條件非食用油品習知之正常使用範 圍，顯無法以此作為解釋申請專利範圍之依據。 ㈦系爭專利高效能精煉處理與所謂的脫臭程序不同，脫臭主要



是除去不良氣味及臭味，但系爭專利高效精煉處理是針對每 個油類有不同的性質，且參加人也不否認每種油類有不同的 成份，沒有辦法將脫臭與降低油煙劃上等號。再者，系爭專 利須具備70% 以上單元的不飽和脂肪酸、230 ℃以上溫度及 10mmHg以下真空度的精煉處理及加熱後產生60ppm 以下的低 油煙3 要件，而證據二至六僅揭露脫臭程序。
三、被告聲明求為判決原告之訴駁回，並抗辯： ㈠系爭專利所謂之「高效能精煉處理」等同於證據2 至6 食用 油精製過程中的「脫臭處理」，蓋因二者所欲解決之問題都 是去除揮發性不良氣味物質，亦即廣義的油煙成分；解決問 題之技術手段都是高溫真空處理；所欲達成之功效都是在降 低揮發性不良氣味物質，亦即廣義的油煙成分。 ㈡原告固稱系爭專利之主要技術特徵包括：使用含70% 以上之 單元不飽和脂肪酸之食用油、以230 ℃以上之溫度及10mmHg 以下之真空度精煉處理、加熱後產生60ppm 以下之油煙量云 云。然查含70% 以上之單元不飽和脂肪酸之食用油已屬習知 ，而以230 ℃以上之溫度及10mmHg以下之真空度精煉處理亦 已揭示於證據2 至6 之脫臭處理，則熟習該項技藝者自能輕 易轉用。而在加工條件完全相同之情況下，自亦能達到加熱 後產生60ppm 以下之油煙量，系爭專利難謂具進步性。 ㈢原告固主張系爭專利係屬選擇發明之類型乙節，惟所謂選擇 發明依據原處分機關專利審查基準第2-3-27頁所載3.5.6 所 示，係指從先前技術的較大範圍中，有目的的選擇先前技術 未明確揭露之較小範圍或個體作為其技術特徵之發明。又選 擇發明係列於該基準第2-3-24頁載「3.5 有關發明之進步性 判斷」之下，僅是在判斷進步性時，因其可產生未預期之功 效而例外的認定具進步性，並非發明專利之一種類型。系爭 專利之精鍊處理與舉發證據2 至6 之脫臭處理，其原理、目 的及技術方法均相同且重疊，難謂屬先前技術未明確揭露之 較小範圍作為其技術特徵之發明而得謂為選擇發明。 ㈣從系爭專利所設定的3 條件，70% 以上單元的不飽和脂肪酸 這是屬於習知的，而230 ℃以上溫度及10mmHg以下真空度的 精煉處理這條件與舉發證據2 至6 是一樣的，雖原告一直強 調系爭專利高效能精煉處理與脫臭程序不同，但實際上兩者 條件、所要達成的功效是相同的，舉發證據也有可能是包含 70% 以上單元的不飽和脂肪酸，同樣條件下，也是加熱，也 是可以得到60ppm 以下的低油煙的，所以系爭專利不具有進 步性。
四、參加人聲明求為判決原告之訴駁回，並辯稱： ㈠從技術原理、目的和技術方法判斷，系爭專利所界定「高效



能精煉處理」確實等同於一般食用油之「脫臭加工」，被告 所為決定確實符合「論理及經驗法則」：
⒈系爭專利申請專利範圍第1 項所定義之「高效能精煉處理」 是指在「230 ℃以上之溫度及10㎜Hg以下之真空度」來處理 食用油。此製程條件確實等同於舉發證據2 所揭露之「200- 275 ℃溫度及3-10㎜Hg真空度」的脫臭條件，以及舉發證據 3 所揭露之「200-275 ℃、1 kPa 」的脫臭條件，因此，就 加工條件及技術原理而言，系爭專利所定義之「高效能精煉 處理」的加工條件與一般食用油的「脫臭處理」並無不同。 ⒉就實質達成之功效而言，由系爭專利說明書發明背景第2段 的說明可知，系爭專利之「高效能精煉處理」實際上要去除 食用油中會產生油煙的成分，而「…油煙之成分複雜…包括 …醛類、酮類、游離脂肪酸…產物」。惟依據舉發證據2第 12頁第11至14行之說明，可知其所要去除的霉臭味、苦味等 等不被認同的氣味，是源自於烷氧基結構之經裂解產物，這 些產物是各式各樣的醛類及酮類，舉發證據3 第345 頁也曾 提到食用油之「脫臭處理」可以移除及去活化的化合物有醛 類、酮類、醇類、甾醇、碳氫化合物。由此可知，系爭專利 所謂之油煙成分與脫臭處理移除之物質高度重疊，兩者要去 除的物質也幾乎完全相同，故其預期達成之功效亦理應相同 。
⒊此外，由原告起訴狀的說明以及加工條件的角度作分析亦可 瞭解，原告未能解釋系爭專利之「高效能精煉處理」所要去 除的成分與「脫臭處理」有何不同，而系爭專利說明書自始 至終除了前述發明背景有限之揭示，未有其他任何關於油煙 的明確定義或說明，所有實例中亦未有任何與油煙成分鑑定 之內容，故原告指摘被告單憑想像認定「脫臭處理」所針對 之揮發性不良氣味即為油煙物質的論述，即屬無據。再從「 論理與經驗法則」判斷，在相同加工條件下，系爭專利所要 去除的成分應該和舉發證據2 至6 相同。基於以上種種的原 因，被告以系爭專利之「高效能精煉處理」與一般食用油之 「脫臭處理」只是用語不同，其原理、目的及方法相同之決 定理由不僅符合「論理與經驗法則」，亦確實依法行政。 ㈡依論理及經驗法則，系爭專利所為「食用油加熱後產生60pp m 以下之油煙量」的界定，同樣無法改變「高效能精煉處理 」等同於一般食用油之「脫臭處理」的事實：
⒈系爭專利申請專利範圍第1 項界定「低油煙食用油加熱後產 生60ppm 以下之油煙量」，且根據原告的主張，此油煙量的 界定為系爭專利重要之技術特徵，但所謂的「加熱」是指加 熱到溫度幾度？於該請求項中完全未作進一步界定，因此，



原訴願決定書第13頁第（二）點質疑該界定不明確乃依法有 據，並無不妥。雖然系爭專利的發明說明提到油煙量的測定 是依據中華民國第82106518號專利申請案，惟此專利申請案 是揭露一種「摻雜稀土元素穩定鹵素鎘玻璃」，並無任何有 關油品油煙量的測定方法，原告雖主張系爭專利說明書關於 油煙量測定方法所提到的申請案是誤繕，但依參證2 號「專 利審查基準」第2-6-66頁對於誤記事項之訂正之法意說明， 其指該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據其申請時的 通常知識，不必依賴外部文件即可直接由說明書或圖式的整 體內容及上下文，立即察覺有明顯錯誤的內容，且不須多加 思考即知應予訂正及如何訂正而回復原意，該原意必須是說 明書或圖式已明顯記載，於解讀時不致影響原來實質內容者 。因此，誤記事項經訂正後之涵義，應與訂正前相同。但是 從系爭專利說明書揭示的內容，完全無法得知說明書所述之 第82106518號即為第82106578號專利之誤繕，故原告於準備 程序主張系爭專利說明書誤繕並非可採，且原告亦未就此作 更正。
⒉依論理及經驗法則判斷，系爭專利並未對油煙量限定之加熱 溫度作界定，因此，所謂的加熱溫度只能由一般常理來判斷 ，即只要施予油品溫度升高的條件，且油品的溫度高於室溫 下的溫度，該油品即已被加熱。而無論是舉發證據2 或證據 3 ，若加熱溫度不高於發煙點，該等專利所揭露之油品的油 煙量都不會超過60ppm ，此乃一般常理即可判斷，無需專業 的鑑定，即從舉發證據2 至6 的揭露即可無歧異得知，該等 油品在加熱後的油煙量都不會超過60ppm 。因此，原訴願決 定書載明，舉發證據2 至6 雖未載明可去除油煙，但從證據 之加工溫度及脫除化合物的說明可知，在加工條件完全相同 的情況下，該等證據亦隱含有減少加熱後油煙功效之決定理 由，不僅正確、適法，亦符合「論理及經驗法則」。 ⒊進一步言，依參證2 號「專利審查基準」第2-1-44頁倒數第 2 至5 行關於物之發明界定的說明，物之界定應以化學名稱 ／結構要件、性質及製造方法予以明確界定，惟今系爭專利 申請專利範圍第1 項看似以加工條件限制物之發明，再技巧 性以「使用／測定狀態下獲得之功效或結果」來界定該食用 油，而此使用／測定狀態又缺乏明確可依循的測定條件，此 種專利的核准不僅造成爭訟階段之專利有效性的難以判斷， 也為侵權分析帶來災難及混亂，這也是參證2 號「專利審查 基準」第2-3-5 頁第二段規定先前技術文件之揭露同時包含 「形式上明確記載」及「形式上雖然未記載但實質上隱含」 之內容的原因。故原告一再強調其界定之「加熱後」並無不



明確之處，顯非有理，不足採信。
㈢原告主張被告對「進步性」審查之要件認識有違誤，並指摘 參加人於訴願理由聲稱「進步性」僅需考量系爭專利解決問 題之技術手段中部分技術特徵，有斷章取義之嫌，要不可採 ：
⒈依參證3 號參加人所提出之訴願書第2 至3 頁內容，可知參 加人並未誤解判斷進步性時僅需考量解決問題之技術手段中 部分技術特徵，參加人援引參證2 號「專利審查基準」第2- 3-21頁所載述判斷進步性步驟的目的是強調，發明與先前技 術所欲解決之問題及功能、特性上的關聯性，是在確定先前 技術時應該先考量的，但此項判斷只是在確定先前技術之技 術領域是否和發明相同或類似，當先前技術和發明確定是相 關技術領域，在判斷發明之進步性時，審查「重點應該回歸 」（並非僅考量）到請求項所載發明所界定的技術特徵，而 非如舉發審定書中對於系爭專利在申請專利範圍第1 項所界 定之「食用油藉由在230 ℃以上之溫度及10㎜Hg以下之真空 度下之高效能精煉處理」等技術特徵，是否已揭露於舉發證 據2 等實質技術特徵部分並未作深入比對及審查。 ⒉又依參證3 號參加人訴願書第7 至9 頁訴願理由，可知參加 人就系爭專利申請專利範圍第1 、7 項之3 要件即「含70% 以上之單元不飽和脂肪酸之食用油」、「230 ℃以上之溫度 及10㎜Hg以下之真空度下之高效能精煉處理」及「加熱後產 生60ppm 以下之油煙量」分段敘述是為了清楚比對，但最終 就進步性之判斷係採所有要件合併判斷，例如訴願書第9 頁 第3 至5 行所載述「因此，依進步性判斷之原則，即使將請 求項1 的『所有』條件相加，前述請求項或許具有新穎性， 但在創作層次極低的情況下，亦難謂具有進步性。」絕非如 原告聲稱參加人僅考量「部分」技術特徵。
⒊依參證1 號第12至13頁訴願決定理由，被告係於理由第（一 ）點先論述舉發證據2 至6 揭示的「脫臭」與系爭專利「高 效能精煉處理」實質技術內容相同，亦即二者被處理的都是 食用油、溫度及真空度加工條件相同／重疊，且「脫臭」移 除之物質與「高效能精煉處理」減少之油煙皆為油脂中原有 存在之揮發性不良氣味物質，繼而再於理由第（二）點論述 「…在加工條件完全相同之情況下，亦隱含有減少加熱後油 煙的功效，則系爭專利是否為所屬技術領域中具有通常知識 者基於證據2-6 所能輕易思及者，即有重新審酌之必要」， 因此被告於訴願決定理由中雖然分段敘述，但在判斷進步性 時確實採發明所有特徵（整體）合併考量，原告指摘被告及 參加人僅考量部分技術特徵且對進步性審查要件認識有違誤



，實有斷章取義之嫌，要不可採。
㈣原告主張系爭專利為選擇發明，難謂與「專利審查基準」之 判斷原則符合，所為主張不足採信：
⒈依參證2 號「專利審查基準」第2-3-27頁說明可知選擇發明 之範圍必須是較小之範圍且具有無法預期的功效，而原告強 調系爭專利所特定選擇之單元不飽和脂肪酸含量是70% 「以 上」，處理條件是230 ℃「以下」之溫度及10㎜Hg「以下」 之真空度，前述所有技術特徵皆以「以上」或「以下」來界 定，其中高效能精煉處理之溫度與真空度範圍都比舉發證據 2 至6 來得大，又單元不飽和脂肪酸含量為70% 以上之食用 油種類可說不計其數，原告稱前述範圍限制係屬特定選擇， 實已完全背離原始於化合物「物種（species ）」概念之選 擇發明較小範圍定義。
⒉退萬步而言，縱然接受系爭專利因「限定食用油的單元不飽 和脂肪酸含量是70% 以上」而為一數值選擇發明，則該種選 擇亦已為習知，如參加人於訴願階段所提出2 個新的引證資 料（參證4 號EP0000000 專利說明書及參證5 號US5,969,16 9 專利說明書），其中雙雙揭示以與系爭專利重疊之溫度及 真空度對「含70% 以上之單元不飽和脂肪酸之食用油」進行 脫臭處理，可見原告所謂的特定選擇早已被揭露，依前述簡 單的推理，在處理條件完全相同或重疊下，系爭專利所謂的 60ppm 以下油煙量必然為參證4 、5 號技術所隱含，系爭專 利不具無法預期之功效。
⒊至於「油煙量在60ppm 以下」的限定，在加熱條件、測定方 法不明確的情況下，亦毫無意義可言，且前述油煙量數值亦 可由參證4 、5 號直接且無歧異導出，「油煙量在60ppm 以 下」是系爭專利低油煙食用油在使用狀態（加熱時）下才會 有之功效／結果（「隱含的功效」），並非低油煙食用油本 身之構成要件，在系爭專利說明書無任何透過限制其他因子 來達成該數值範圍之揭露情形下，以及所謂「加熱時」用語 不明確之情形下，若辯稱「油煙量在60ppm 以下」是無法預 期之功效且有充分揭露可使此技術領域之人可據以實施，則 對於此技術領域之人而言，在參酌系爭專利及參證4 、5 號 整篇揭示後，應是完全無從知悉及推導要如何控制高效能精 煉處理之其他條件來達成「油煙量在60ppm 以下」功效。 ㈤依進步性之比對原則，系爭專利各申請專利範圍與參證4、5 號比較確為習知、不具進步性：
⒈參加人於舉發階段所提證據2 至6 是用來主張系爭專利各申 請專利範圍違反專利法第22條第4 項規定，再參閱參證4、5 號及參加人於訴願階段依被告要求補呈之重要內容翻譯及說



明，其中參證4 號之EP0000000 專利的公開日期為西元1991 年1 月2 日，由其說明書第5 至6 頁之EXAMPLE 1 揭示可知 ，在系爭專利申請日之約10年前即已有人將橄欖油（單元不 飽和脂肪酸含量高於70% 之食用油）施予一270 ℃及4mbars （3 ㎜Hg）之脫臭／精煉處理。又參證5 號之US5,969,169 專利的公開日期為西元1999年10月19日，其說明書的Exampl e 1 及5 分別針對單元不飽和脂肪酸含量高於70% 之高油酸 芥花油（high oleic canola oil ）施予「265 ℃及0.16-0 .18 kPa （等於1.2-1.35㎜Hg）」及「265-268 ℃及0.3-0. 5 ㎜Hg」之脫臭處理／精煉，此二證據已分別完全揭露與系 爭專利申請專利範圍第1 項所有構成要件（即單元不飽和脂 肪酸含量高於70% 之食用油、處理的溫度及真空度條件）重 疊的特徵，故參證4 、5 號之揭露已足以使系爭專利不具新 穎、進步性。
⒉退一步言，系爭專利在文字上與參證4 、5 號的差別僅有前 述「油煙量在60ppm 以下」之不同，即兩者之差異僅在「系 爭專利將參證4 、5 號形式上未記載但實質上隱含之『某測 定／使用狀態下產生之功效』界定至申請專利範圍中」，雖 參證4 、5 號與系爭專利文字界定不盡相同，但就實質內容 而言，此技術領域中具有通常知識者確實可以由參證4 、5 號揭露的內容直接推導出前述界定，因此，依進步性判斷之 原則，單獨的參證4 及5 號皆足證明系爭專利不具進步性。 ⒊綜上所述，食用油經過脫臭程序可降低油煙，事實上已是此 項技術領域之人皆了解的技術，習知「脫臭處理」與系爭專 利「高效能精煉處理」僅為用語之不同，系爭專利選用70% 以上之單元不飽和脂肪酸之食用油來施予習知脫臭程序條件 ，亦為早見於前引參證4 及5 號的習知技術，系爭專利申請 專利範圍第1 、7 項界定之低油煙食用油並未有不可預期之 功效，而不具進步性，而系爭專利之其餘申請專利範圍皆不 具進步性之理由，詳載於舉發理由書，不再逐項說明。此外 ，以系爭專利核准之專利權範圍，只要經過脫臭的市售食用 油皆落入系爭專利之範圍，系爭專利之核准，無異將專利排 他權不當擴及習知脫臭程序之使用。
㈥原告對於「加熱無須界定溫度，並無不明確之瑕疵」之主張 ，難謂與專利審查基準之判斷原則符合，其主張要不可採： ⒈原證9 號僅揭示「一般油脂於加熱時，剛起薄煙的溫度稱為 發煙點」，此技術領域之人完全無法由原證9 號得到原告所 謂「油煙量就是發煙點之油煙」之教示。若如原告於起訴狀 第11頁倒數第6 行所述，系爭專利所稱之加熱係已達「發煙 點以上」，則將系爭專利之低油煙食用油加熱至「高達上千



度之溫度」時，油煙量還會是60ppm 以下嗎？此技術領域之 人士皆知，當加熱溫度僅需高達數百度，不用到上千度，一 般有機化合物多已到達熱解及氣化之地步，即使因可能之自 由基誘發聚合反應並於容器底部殘留部分高濃度固、液態油 渣，上方也必將產生大量油煙，此時油煙量必然遠高於60pp m，此與一般煉油廠煉油之道理是相通的。
⒉至於原告起訴狀第9 頁主張由系爭專利說明書實例7 表格所 列數據可證明，一般市售油品應經脫臭處理且其等油品經油 煙量測定皆高達100ppm以上云云，然而實例7 無任一處揭示 該等油品之來源及可證明該等市售油品是否經過脫臭，最重 要的是，原告前述「油煙量就是發煙點之油煙」之說辭完全 無法由系爭專利發明說明及實例7 得到支持，因實例7 中針 對「發煙點為280 ℃之系爭專利低油煙食用油」測定油煙量 時是僅加熱及收集油煙至250 ℃，根本未達其發煙點，即實 例7 表格中針對系爭專利及市售油品採分別「未達」及「超 過」發煙點之不同標準進行測定，使該等數據無說服力，不 具任何參考價值。故系爭專利在申請專利範圍本身不明確， 且回歸說明書解釋仍不明確之情形下，無原告所稱需委外鑑 定之必要，原告辯稱系爭專利申請專利範圍無不明確瑕疵之 主張，不足採信。