智慧財產法院行政判決
99年度行專更(一)字第6號
100年6月23日辯論終結
原 告 日商優你‧嬌美股份有限公司
代 表 人 高原豪久
訴訟代理人 邵瓊慧律師
宋皇志律師
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 王美花（局長）住同上
訴訟代理人 劉德青
鍾士偉
王綉娟
參 加 人 梁盛樽
訴訟代理人 葉建郎專利代理人
上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國98
年3 月26日經訴字第09806109440 號訴願決定，提起行政訴訟，
經本院於中華民國98年11月26日以98年度行專訴字第60號判決駁
回原告之訴，原告不服，提起上訴，經最高行政法院於99年12月
2 日以99年度判字第1335號判決將原判決廢棄，發回本院更為審
理，並經本院通知參加人獨立參加本件被告之訴訟。本院判決如
下：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要：原告於民國90年7 月10日以「清潔用物品」，向 被告申請發明專利，並以西元2000年7 月10日及2001年4 月 21日向日本申請之00000000000 號及00000000000 號專利案 主張優先權，經被告編為第90116889號審查及再審查，准予 專利，並於公告期滿後發給發明第186846號專利證書（下稱 系爭專利）。嗣參加人提出證據1 之90年12月11日公告之中 華民國第89207405號「改良型抹布」新型專利案、證據2 之 89年8 月11日公告之中華民國第88222536號「冷氣機通風口 之濾網改良」新型專利案、證據3 之90年11月11日公告優先 權日期為西元1997年2 月26日之中華民國第88211680號「清 掃用具」新型專利案、證據4 之88年2 月1 日公告（優先權 日期為西元1997年9 月19日）之中華民國第87201598號「清 掃用布，清掃用具及安裝有清掃用布之清掃用具」新型專利 案、證據5 之西元1906年6 月19日公告之美國第823725號「 Duster」專利案（含中譯本）、證據6 之89年6 月21日公告
之中華民國第87119506號「清潔用物品及其製造方法」發明 專利案、證據7 之西元1998年4 月21日公開之日本特開平00 000000號專利案、證據8 之美國專利商標局對系爭專利之官 方通知書、證據9 之證據8 之申復書、證據10之原告就臺灣 士林地方法院94年度智字第2 號事件所提出民事準備㈤狀、 證據11之94年9 月11日公告之中華民國第93218964號「清潔 用物品」新型專利案、證據12之87年10月1 日公告之中華民 國第86118116號「丟棄式清潔用物品」發明專利案、證據13 之西元1970年8 月25日公告之美國第3525113 號「Mop With Removable Holder」專利案等為證，主張系爭專利已違反核 准時專利法第20條第1 項第1 款及第2 項規定，不符發明專 利要件，並違反同法第27條及第71條第1 項第3 款、第4 款 之規定，對之提起舉發。案經被告審查，於97年7 月15日以 （97）智專三㈠02054 字第09720368590 號專利舉發審定書 為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。原告不服，提起訴 願，經訴願機關決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行 政訴訟，經本院於98年11月26日以98年度行專訴字第60號判 決駁回原告之訴，原告不服，提起上訴，經最高行政法院撤 銷發回，由本院更為審理。本院因認本件訴訟之結果，參加 人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條第 1 項規定，依職權通知參加人獨立參加本件被告之訴訟。二、本件原告主張：
㈠有關被告審查本件舉發案部分：被告若認為系爭專利申請專 利範圍第7 項至第11項不具進步性，應於本件之舉發審定中 具體逐項審查，並將欠缺進步性之理由記載於舉發審定書， 然被告並未於原處分對系爭專利是否具有進步性為實質之認 定，僅以系爭專利申請專利範圍第1 項至第6 項、第12項至 第13項欠缺進步性為由，作成爭專利申請專利範圍全部舉發 成立之處分，而未具體審酌與載明系爭專利申請專利範圍第 7 項至第11項不具進步性之理由，顯違反審查基準要求逐項 審查規定及行政自我拘束原則與平等原則。
㈡有關被告認為系爭專利申請專利範圍第1 項至第6 項、第12 項至第13項違反專利法第20條第2 項規定部分：依專利法第 32條第1 項、第2 項、專利法施行細則第23條第1 項、第2 項規定及專利審查基準彙編第2-4-2 頁規定，可知單一專利 申請案所涵括之一個廣義發明，即可包含二個以上之狹義發 明。又單一專利申請案既可包含二個以上之狹義發明，其是 否符合專利要件自可分別判斷，實無「專利權整體性」之概 念，且舉發審查既然必須逐項為之，自然可能出現一部份申 請專利範圍不符專利要件，然另一部分符合專利要件之情事
。被告倘認為系爭專利申請專利範圍第1 項至第6 項、第12 項至第13項不具進步性，而第7 項至第11項具進步性，應當 為「部分舉發成立（針對申請專利範圍第1 項至第6 項、第 12項至第13項）」及「部分舉發不成立（針對申請專利範圍 第7 項至第11項）」之行政處分，始符合專利法第32條第2 項規定。最高行政法院99年度判字第1290號判決亦認為舉發 案之審定可區分為部分准專利而部分不准專利，原處分所引 用之專利權之整體性，實為現行法律所無，且對原告施以法 律所無之限制，顯有適用法律錯誤之違背法令。是被告既認 為系爭專利申請專利範圍第7 項至第11項具進步性，應就該 部分作成「部分舉發不成立」之行政處分。被告就本件舉發 案之審查，未針對系爭專利之全部申請專利範圍進行逐項審 查，有違反行政自我拘束原則與平等原則之違法。 ㈢有關系爭專利更正部分：
⒈原告第六次更正申請係將依附於系爭專利申請專利範圍第1 項之第2 項、第5 項、第6 項及第12項併入第1 項，乃申請 專利範圍之減縮，符合專利法第64條第1 項第1 款規定。且 系爭專利申請專利範圍第2 項、第5 項、第6 項及第12項均 為申請時原說明書及圖式所揭露，而系爭專利第六次更正申 請所提出之新申請專利範圍第1 項，並未超出申請時說明書 及圖式所揭露之範圍，其技術特徵組合更已為申請時之說明 書及圖式所支持，並未實質擴大或變更原申請專利範圍，自 無違反專利法第64條第2 項規定。原處分與訴願決定採形式 判定變更附屬項依附關係，使請求項改變原來技術特徵的結 合關係，而未審酌申請時原說明書及圖式所揭露之內容，逕 認系爭專利第六次更正申請違反專利法第64條第2 項規定， 顯屬違法。
⒉縱認系爭專利第六次更正並非適法，而舉發證據中僅有證據 3 、證據5 、證據6 及證據12可能影響系爭專利之進步性判 斷，惟證據5 不足以否定第三次更正後之申請專利範圍第1 項之進步性，且系爭專利申請專利範圍第1 項至少有四項技 術特徵未為證據5 所揭露，然被告及訴願機關未查其差異， 遽認定系爭專利不具進步性，顯有書面行政處分未備理由之 違法。又況縱結合證據5 與證據3 、證據12或證據13，仍不 足以否定系爭專利申請專利範圍第1 項具有進步性，另縱結 合證據5 與證據6 或證據12，亦不足以否定系爭專利申請專 利範圍第12項具有進步性。復以系爭專利申請專利範圍第1 項、第12項及第13項具有進步性，故附屬於系爭專利申請專 利範圍第1 項之第2 項至第6 項均具有進步性。且原告依系 爭專利所製成之產品，過去前所未見，而在推出後之市場表
現亮眼，更於公開銷售後遭競爭對手抄襲，故可佐證其「發 明獲得商業上的成功」，而非熟悉該項技術領域之人所能輕 易完成。被告否准原告第六次更正申請乃屬適用法律錯誤之 違法行政處分，卻未給予原告行政救濟之機會，已違反行政 程序法第96條第1 項第6 款規定。
㈣系爭專利之對應專利已獲得全世界各主要國家之專利專責單 位核發專利，且未有遭撤銷之事實。雖專利為屬地主義，然 被告近年之政策亦為與國際審查實務接軌，若被告與訴願機 關持續以「本局技術審查之獨立性」為理由而恣意為認定， 恐因脫離國際專利調和之潮流，而有減損我國國際競爭力之 虞等情。並聲明求為判決撤銷訴願決定及原處分。三、被告則以：
㈠有關系爭專利更正部分：
⒈原告於系爭專利之審查過程就系爭專利申請專利範圍已為六 次更正之申請，足見被告已給予原告進行更正之機會及保障 。又被告就原告於97年4 月1 日第六次申請專利範圍更正內 容於審查後，於97年5 月8 日就更正內容有實質變更申請專 利範圍之情事，通知原告申復或再為更正，然原告僅於97年 5 月23日函覆爭執而不欲更正，而被告基於依法行政原則， 於審查系爭專利之舉發案時，適用92年專利法第71條第1 項 第3 款規定及專利審查基準第5-1-23頁5.2.3.1 、第5-1-45 頁6.1 關於更正等規定，已充分考量原告申請更正機會及舉 發公眾審查制度規範間之衡平，據以作成本件原處分。而最 高行政法院99年度判字第1290號判決對原處分、訴願決定及 鈞院98年度行專訴字第60號判決就本件舉發案於技術審查之 實質認定部分，並未指摘有何違法之處。
⒉鈞院98年度行專訴字第60號判決認定「原第5 項之固持部為 原第1 項中固持空間的上位概念，故原告第六次更正將原第 5 項之內容併入第1 項之範圍，顯已實質擴大及變更原第1 項所請之固持空間為其上位概念固持部者。」，而原告第六 次更正，將系爭專利申請專利範圍第5 項併入第1 項，其併 入之固持部為第1 項固持空間之上位概念，依專利審查基準 修正草案中2.4.2 節態樣中第⑴點，仍為導致實質擴大或變 更核准公告之申請專利範圍。至原系爭專利申請專利範圍第 3 項、第4 項所依附之第1 項技術內容，於系爭專利申請專 利範圍第2 項、第5 項、第6 項、第12項併入第1 項後，已 有變更，可知原告第六次提出之更正內容，已變更附屬項之 依附關係或變更引用記載形式之獨立項之引用關係，其併入 之固持部亦顯非為系爭專利申請專利範圍第1 項固持空間之 下位概念或進一步界定之技術特徵，亦不符合專利審查基準
修正草案中2.4.2 節態樣中第（16）點規定，是縱依修正後 之專利審查基準2.4.2 節第（16）點規定，原告就系爭專利 第六次所提更正內容，亦已實質變更原系爭專利申請專利範 圍，仍應不准予更正。
㈡有關系爭專利是否得分割為部分准許專利部分：92年專利法 修正施行後，已刪除修正前專利法第68條得申請分割為各別 之專利權之規定，故於審定公告取得專利權後，依法無法加 以分割。依現行專利法規範制度，無論是專利申請之審查或 經公眾審查之舉發程序，其取得或存續之專利權，須申請專 利範圍之全部請求項均無（或尚未發現）違法之瑕疵存在， 始符合法律規定及其要求。本件系爭專利僅部分請求項違反 專利法規定，然被告通知申復或更正說明書或圖式後，在原 告未能藉由申復、更正以推翻舉發成立之理由，被告依法適 用專利審查基準第5-1-23頁5.2.3.1 、第5-1-45頁6.1 規定 及專利法第67條規定，僅能為「舉發成立，撤銷專利權」之 處分，以踐行限期追繳證書，無法追回者，應公告註銷之規 定。
㈢鈞院原判決認為被告於審定理由未說明證據5 與證據3 或與 證據12、證據13組合，何以為補強證據，以證明系爭專利申 請專利範圍第1 項至第6 項或第1 項不具進步性。惟被告之 審定理由係指證據5 既已證明系爭專利申請專利範圍第1 項 至第6 項不具進步性，則由證據5 組合其他證據，自亦足以 證明系爭專利申請專利範圍第1 項至第6 項不具進步性，並 非謂證據5 與證據3 或與證據12、證據13間有何具體之補強 事實。況證據5 可證明系爭專利申請專利範圍第1 項至第6 項不具進步性，另證據5 、證據6 與證據12之組合可證明系 爭專利申請專利範圍第12項及第13項不具進步性，此亦為最 高行政法院99年度判字第1290號判決所認定。 ㈣專利法修正草案雖修正專利舉發制度，如廢除依職權審查、 得就部分請求項提起舉發、舉發案及更正案之合併審查及合 併審定等。然因涉及多項制度變革，為使各界充分瞭解及適 應修正後之制度運作，其施行日期將由行政院另定之，且其 他配套措施，包括相關子法、審查基準、申請書表及系統修 正，被告已積極進行研修中。在相關專利法修正草案尚未公 布施行前，被告依最高行政法院96年度判字第1412號、99年 度判字第1261號判決及鈞院99年度行專訴第70號判決意旨， 為本件審定處分，自無違法之處，茲為抗辯。並聲明駁回原 告之訴。
四、參加人主張：
㈠有關被告之原處分是否違反92年專利法第71條第1 項第3 款
規定部分：被告於95年11月8 日以（95）智專㈢一02054 字 第09520934270 號函通知原告系爭專利申請專利範圍第1 項 至第6 項、第12項及第13項不符專利要件，經原告提出數次 專利範圍更正，最後提出系爭專利第六次更正申請，並經被 告於97年5 月8 日以（97）智專㈢一02054 字第097408086 40號函通知原告系爭專利第六次更正申請不准許之事由，然 原告仍未就被告通知之事由重提合法之更正，被告遂即以現 有資料審查，足見被告已依專利法第71條規定限期原告更正 ，乃至於六次之多，自與92年專利法第71條第1 項第3 款規 定並無不符。
㈡有關系爭專利是否有專利審查基準5-1-23頁5.2.3.1 規定適 用部分：被告於95年11月8 日以（95）智專㈢一02054 字第 09520934270 號函通知原告系爭專利申請專利範圍第1 項至 第6 項、第12項至第13項有不符專利要件之情事，然原告表 明不欲再補提更正，屬於更正後仍有違反情事，是被告所為 審定舉發成立之處分，與查審查基準5.2.3.1 規定並無不合 。
㈢有關系爭專利是否有審查基準第5-1-45頁6.1 更正規定之適 用部分：被告於95年11月8 日以（95）智專㈢一02054 字第 09520934270 號函通知原告系爭專利申請專利範圍第1 項至 第6 項、第12項及第13項不符專利要件，經原告提出數次專 利範圍更正，最後提出系爭專利第六次更正申請，並經被告 於97年5 月8 日以（97）智專㈢一02054 字第09740808640 號函通知原告系爭專利第六次更正申請不准許之事由，則原 告審定舉發成立，與審查基準第5-1-45頁6.1 規定並無不合 。
㈣有關系爭專利是否得分割為部分准許專利部分：被告認為本 件系爭專利申請專利範圍第1 項至第6 項、第12項至第13項 違反專利法第20條第2 項規定而通知原告，嗣原告申復不成 立，並因更正申請內容變更專利範圍而經被告不准更正，被 告依法規基於專利權之整體性，審定舉發成立，與現行法規 及審查基準核規定並無不符，最高行政法院99年度判字第12 90號判決雖認系爭專利申請專利範圍第7 項屬獨立項，無法 分割為部分准專利、部分不准專利，惟原告歷次更正中均無 主張單獨留存系爭專利申請專利範圍第7 項及其附屬項，亦 申復拒絕刪除有違反情事之申請範圍第1 項至第6 項、第12 項至第13項，是系爭專利申請專利範圍第7 項是否應單獨保 留或分割而出並非原告所申請，被告無從審究，自應依上開 規定及基準，為審定舉發成立之處分。並聲明駁回原告之訴 。
五、本件主要之爭點為：
㈠原處分審定舉發所提出之證據尚不足以否定系爭專利申請專 利範圍第7 項之新穎性及進步性，則本件有無92年專利法第 71條第1 項第3 款規定及專利審查基準第5-1-23頁5.2.3.1 、第5-1-45頁6.1 關於更正規定之適用餘地？系爭專利申請 專利範圍第7 項屬獨立項，有何無法分割為部份准專利、部 分不准專利之事由何在？
㈡原告於97年4 月1 日所提申請專利範圍更正本，是否實質擴 大或變更原申請範圍？
㈢證據5 得否證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性？ ㈣證據5 得否證明系爭專利申請專利範圍第2 項至第6 項不具 進步性？
㈤證據3 與證據5 之組合得否證明系爭專利申請專利範圍第1 項至第6 項不具進步性？
㈥證據5 、證據6 與證據12之組合得否證明系爭專利申請專利 範圍第12項及第13項不具進步性？
㈦證據5 與證據12或證據13之組合得否證明系爭專利申請專利 範圍第1 項不具進步性？
六、得心證之理由：
㈠本件原告前於90年7 月10日以「清潔用物品」，向被告申請 發明專利，並以西元2000年7 月10日及2001年4 月21日向日 本申請之00000000000 號及00000000000 號專利案主張優先 權，經被告編為第90116889號審查及再審查，准予專利，並 於公告期滿後發給發明第186846號專利證書。系爭專利於更 正前共計有13項，其中申請專利範圍第1 項與第7 項為獨立 項，第2 至6 項附屬於第1 項，第8 至10項則附屬於第7 項 ，另第11、12項同時附屬於第1 項及第7 項，第13項則附屬 於第12項，其所揭露之技術特徵分別為：「1.一種清潔用物 品，具有一刷擦部分以收集灰塵，包含：一基部材料；至少 一薄片，具有多複數長條帶形成其中；及至少一纖維束層， 設於該基部材料及該薄片之間，其中：該薄片及纖維束層係 部分的連接至基部材料的一清掃側，其中該等長條帶及該纖 維束層的纖維係朝向一方向，使得該等長條帶及該纖維束層 形成該刷擦部分，及其中在該基部材料的清掃側之相對側上 ，形成有一使用者的手或固持件可插入的固持空間。」、「 2.根據申請專利範圍第1 項之清潔用物品，其中該基部材料 係一薄片，與該等長條帶一起構成，而長條帶與該纖維束層 的纖維沿著同一方向延伸。」、「3.根據申請專利範圍第1 項之清潔用物品，其中該纖維束層之纖維係沿著由該纖維束 層連接至該基部材料的部份所界定出的預定長度，相互固定
在一起。」、「4.根據申請專利範圍第1 項之清潔用物品， 其中另一纖維束層係設置成，使得較靠近基部材料之纖維束 層的基礎重量，係大於較靠近該薄片之另一纖維束層的基礎 重量。」、「5.根據申請專利範圍第1 項之清潔用物品，其 中該固持部形成於該基部材料及一設於基部材料相反側上的 固持薄片之間。」、「6.根據申請專利範圍第1 項之清潔用 物品，其中該纖維束層係沿該固持空間之兩側連接至基部材 料，並且延伸於可以讓手或固持件插入之方向。」、「7.一 種清潔用物品，包含：至少兩薄片，其中至少一薄片係具有 複數長條帶；以及至少兩纖維束層，其中該兩薄片係沿著兩 連結部位而彼此重疊且連結在一起，並且在該兩薄片之相對 表面之間形成一固持空間，且該兩纖維束層係分別配置在該 兩薄片之清潔表面上，並且沿著兩連結部分而連接至兩薄片 上。」、「8.根據申請專利範圍第7 項之清潔用物品，其中 該長條帶及纖維束層係構成一刷擦部分。」、「9.根據申請 專利範圍第7 項之清潔用物品，其中該纖維束層之某些纖維 在該兩連結部分之間並未連續地延伸，而藉此形成纖維刷擦 部分，每一纖維刷擦部分係由兩連結部位之其中一連結部位 延伸而出，且具有一自由端。」、「10.根據申請專利範圍 第7 項之清潔用物品，其中兩薄片及該纖維束層係進一步彼 此在該兩連結部位之間的中間部位連結在一起，以將該固持 空間區分成兩個平行的固持空間，及其中在纖維束層中之纖 維延伸方向係橫向於該兩固持空間。」、「11.根據申請專 利範圍第1 或7 項之清潔用物品，其中該纖維束層係部分地 連結至相鄰的長條帶，且其係連結至相鄰長條帶的中央部位 。」、「12.根據申請專利範圍第1 或7 項之清潔用物品， 其中構成該長條帶之薄片係由包含有熱塑性纖維之不織布或 者係由熱塑性樹脂薄膜所製成。」、「13.根據申請專利範 圍第12項之清潔用物品，其中該纖維束層係包含熱熔式熱塑 性纖維。」（參附件圖示1-1、1-2、1-3所示）。 ㈡嗣系爭專利歷經六次更正，原告於97年4 月1 日所提出之第 六次申請專利範圍更正版本其揭露之技術內容分別為：「1. 一種清潔用物品，具有一刷擦部分以收集灰塵，包含：一基 部材料；至少一薄片，具有多複數長條帶形成其中；及至少 一纖維束層，設於該基部材料及該薄片之間，其中：該薄片 及纖維束層係部分的連接至基部材料的一清掃側，其中該等 長條帶及該纖維束層的纖維係朝向一方向，使得該等長條帶 及該纖維束層形成該刷擦部分，及其中在該基部材料的清掃 側之相對側上，形成有一使用者的手或固持件可插入的固持 空間；『該基部材料係一薄片，與該等長條帶一起構成，而
長條帶與該纖維束層的纖維沿著同一方向延伸；該固持部形 成於該基部材料及一設於基部材料相反側上的固持薄片之間 ；該纖維束層係沿該固持空間之兩側連接至基部材料，並且 延伸於可以讓手或固持件插入之方向；該長條帶之薄片係由 包含有熱塑性纖維之不織布或者係由熱塑性樹脂薄膜所製成 』。」、「2.根據申請專利範圍第1 項之清潔用物品，其中 該纖維束層之纖維係沿著由該纖維束層連接至該基部材料的 部份所界定出的預定長度，相互固定在一起。」、「3.根據 申請專利範圍第1 項之清潔用物品，其中另一纖維束層係設 置成，使得較靠近基部材料之纖維束層的基礎重量，係大於 較靠近該薄片之另一纖維束層的基礎重量。」、「4.一種清 潔用物品，包含：至少兩薄片，其中至少一薄片係具有複數 長條帶；以及至少兩纖維束層，其中該兩薄片係沿著兩連結 部位而彼此重疊且連結在一起，並且在該兩薄片之相對表面 之間形成一固持空間，且該兩纖維束層係分別配置在該兩薄 片之清潔表面上，並且沿著兩連結部分而連接至兩薄片上。 」、「5.根據申請專利範圍第4 項之清潔用物品，其中該長 條帶及纖維束層係構成一刷擦部分。」、「6.根據申請專利 範圍第4 項之清潔用物品，其中該纖維束層之某些纖維在該 兩連結部分之間並未連續地延伸，而藉此形成纖維刷擦部分 ，每一纖維刷擦部分係由兩連結部位之其中一連結部位延伸 而出，且具有一自由端。」、「7.根據申請專利範圍第4項 之清潔用物品，其中兩薄片及該纖維束層係進一步彼此在該 兩連結部位之間的中間部位連結在一起，以將該固持空間區 分成兩個平行的固持空間，及其中在纖維束層中之纖維延伸 方向係橫向於該兩固持空間。」、「8.根據申請專利範圍第 1 或4 項之清潔用物品，其中該纖維束層係部分地連結至相 鄰的長條帶，且其係連結至相鄰長條帶的中央部位。」、「 9.根據申請專利範圍第4 項之清潔用物品，其中構成該長條 帶之薄片係由包含有熱塑性纖維之不織布或者係由熱塑性樹 脂薄膜所製成。」、「10. 根據申請專利範圍第9 項之清潔 用物品，其中該纖維束層係包含熱熔式熱塑性纖維。」（『 』符號內之文字即為更正後之文字）。
㈢就原告系爭專利，參加人提出證據1 之90年12月11日公告之 中華民國第89207405號「改良型抹布」新型專利案、證據2 之89年8 月11日公告之中華民國第88222536號「冷氣機通風 口之濾網改良」新型專利案、證據3 之90年11月11日公告優 先權日期為西元1997年2 月26日之中華民國第88211680號「 清掃用具」新型專利案、證據4 之88年2 月1 日公告（優先 權日期為西元1997年9 月19日）之中華民國第87201598號「
清掃用布，清掃用具及安裝有清掃用布之清掃用具」新型專 利案、證據5 之西元1906年6 月19日公告之美國第823725號 「Duster」專利案（含中譯本）、證據6 之89年6 月21日公 告之中華民國第87119506號「清潔用物品及其製造方法」發 明專利案、證據7 之西元1998年4 月21日公開之日本特開平 00000000號專利案、證據8 之美國專利商標局對系爭專利之 官方通知書、證據9 之證據8 之申復書、證據10之原告就臺 灣士林地方法院94年度智字第2 號事件所提出民事準備㈤狀 、證據11之94年9 月11日公告之中華民國第93218964號「清 潔用物品」新型專利案、證據12之87年10月1 日公告之中華 民國第86118116號「丟棄式清潔用物品」發明專利案、證據 13之西元1970年8 月25日公告之美國第3525113 號「Mop Wi th Removable Holder 」專利案等為證，主張系爭專利已違 反核准時專利法第20條第1 項第1 款及第2 項規定，不符發 明專利要件，並違反同法第27條及第71條第1 項第3 款、第 4 款之規定，對之提起舉發。上開舉發程序，歷經訴願及本 件發回前本院原判決審理程序後，原告僅就證據3 、5 、6 、12及13與系爭專利比對之結果爭執，是爰依前揭所列爭點 事項，分別就系爭專利與證據3 、5 、6 、12及13之比對結 果論述如下：
⒈原處分審定舉發所提出之證據尚不足以否定系爭專利申請專 利範圍第7 項之新穎性及進步性，則本件有無92年專利法第 71條第1 項第3 款及專利審查基準第5-1-23頁5.2.3.1 、第 5-1-45頁6.1 關於更正之適用餘地？系爭專利申請專利範圍 第7 項屬獨立項，有何無法分割為部份准專利、部分不准專 利之事由何在？
⑴按專利專責機關於舉發審查時，得依申請或依職權通知專利 權人限期為下列各款之行為：…三、依第64條第1 項及第2 項規定更正，92年專利法第71條第1 項第3 款定有明文；而 依專利審查基準（2006年版；95年7 月24日起施行）第5-1- 23頁5.2.3.1 所載：「由於發明之申請專利範圍得以一項以 上之獨立項表示；必要時，得有一項以上之附屬項（專利法 施行細則第18條），舉發人若就所主張之請求項逐項敘明舉 發理由時，應逐項審查。…若審查結果，僅有部分請求項違 反舉發之理由或法條時，應通知專利權人進行更正，屆期未 提出更正或更正後仍有違反情事者，應審定舉發成立，撤銷 其專利權。…」；及第5-1-45頁6.1 揭示：「…經審查，僅 部分請求項違反專利法之規定而致舉發成立者，應先依職權 通知專利權人申復或更正說明書或圖式（更正之處理，參照 本章4.3 『更正』）。經申復更正後能克服舉發成立之理由
者，應審定『舉發不成立』；屆期未申復更正、申復不成立 或不准更正者，應審定『舉發成立，應撤銷專利權』。…」 等語，可知對專利之舉發若已逐項敘明舉發理由，專利專責 機關即應逐項審查，若審查結果，僅有部分請求項違反舉發 之理由或法條時，專利專責機關即應通知專利權人進行更正 ，屆期未提出更正或更正後仍有違反情事者，應審定舉發成 立，撤銷其專利權。次按92年專利法修正施行後，已刪除修 正前專利法第68條得申請分割為各別之專利權之規定，現行 專利法關於「分割」之規定，僅規定於第12條第2 項、第29 條第1 項第3 款，第33條第1 、2 項及第37條第2 項，可知 現行專利法所稱之「分割」一詞，有其適用時機之限制，即 僅限於專利案件尚在取得專利權前之申請階段而言，而於審 定公告取得專利權後，並無「分割」之適用及法律依據。雖 98年12月3 日行政院院會通過送請立法院審議之專利法修正 草案第34條第二項第二款，增訂申請人於初審核准審定書送 達後三十日內得提出分割申請之規定，放寬申請分割時點之 限制。惟為免延宕審查時程，爰於但書排除申請人於再審查 審定後得提起分割之適用，且該再審查之審定無論核准或核 駁均不得申請分割，故若新專利法生效施行後，僅得於初審 核准審定書送達後三十日內可提起專利權之分割，則如系爭 專利係經再審查審定核准者，嗣後仍無法分割其專利權。是 以，依現行專利法規範制度，無論是專利申請之審查或經公 眾審查之舉發程序，其取得或存續之專利權，須申請專利範 圍之全部請求項均無（或尚未發現）違法之瑕疵存在，始符 合法律規定及其要求。若經公告取得專利證書後，因舉發程 序而經專利專責機關審查，認為部分專利請求項舉發成立， 部分請求項舉發不成立時，專利權人因已無從再為分割之申 請，而應以單一專利視之。又專利權經撤銷者，依同法第67 條第1 項規定即應追繳證書，無法追回者，應公告註銷，準 此以解，專利經撤銷者，只有全部撤銷而無部分撤銷情形， 申言之，並無部分舉發成立，部分舉發不成立，進而撤銷部 分專利申請項，而以新證書更換舊證書之情形，此不可不辨 。至專利法修正草案修正條文第75條第2 項明定舉發可針對 部分請求項為之，依逐項舉發理由進行之審查結果，即有可 能產生部分成立、部分不成立之舉發審定，因此修正條文第 81條第2 項明定舉發之審定，應就各請求項分別為之。修正 條文第84條規定「發明專利權經舉發審查成立者，應撤銷其 專利權；其撤銷得就各請求項分別為之。…」，故於新專利 法修正施行後，舉發案之審查則有法律依據可作出部分請求 項成立，部分請求項不成立之審定，其專利權之撤銷即可就
各請求項分別為之，在此之前，尚難謂有何明確依據可認為 舉發審定可為部分成立、部分不成立之處分，而可因此不用 追繳證書或換發證書之作為，一併敘明。
⑵查本件原告於舉發審理過程中總共提出6次更正，第1次更正 係於94年11月30日提出，第2 次更正係於95年5 月11日提出 。被告機關於95年11月8 日以（95）智專㈢一02054 字第09 520934270 號函通知原告基於舉發證據，系爭專利之申請專 利範圍第1 至6 項與第12、13項等有不符專利要件之情事， 故請原告提出更正並就補充理由書6 提出答辯，並指明95年 9 月15日面詢時，原告同意重提更正，故原第1 、2 次所提 更正內容廢棄。原告於96年3 月16日提出補充答辯及第3 次 更正，該更正屬於訂正科學名詞之誤記，故為被告機關所准 許，惟原告仍未依被告機關95年11月8 日之通知刪除申請專 利範圍第1 至6 項及第12、13項。原告另於96年7 月31日、 96年10月23日提出補充答辯及第4 、5 次更正，被告機關分 別於96年8 月17日及96年11月20日函知該第4 、5 次之更正 內容不准予更正，原告復分別於96年11月15日及96年12月24 日提出答辯，另於97年4 月1 日再提申請專利範圍更正（第 6 次更正），並於97年4 月18日就該第6 次更正內容再補充 答辯及面詢申請；被告機關於97年5 月8 日以（97）智專㈢ 一02 054字第09740808640 號函知原告有關該第6 次更正及 面詢之申請仍不准許之理由，原告於97年5 月23日來函爭執 其97年4 月1 日所提申請專利範圍更正（第6 次更正）符合 專利法第64條第2 項之規定，但亦表明不再提出更正本後， 被告機關始為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。 ⑶前述數次更正程序中，被告於95年11月8 日之通知函已指出 就舉發證據而言，系爭專利之申請專利範圍第1 至6 項與第 12、13項等有不符專利要件之情事，因而通知原告提出申請 專利範圍更正，其後針對原告所提之歷次更正，即第4 、5 及6 次申請專利範圍更正，均分別通知其不准予更正之理由 （日期分別為96年8 月17日、96年11月20日及97年5 月8 日 ），應已符合92年專利法第71條第1 項第3 款及專利審查基 準（2006年版；95年7 月24日起施行）第5-1-23頁5.2.3.1 之規定，即已明確踐行通知之程序。至原告爭執被告於95年 11月8 日之通知函僅指出系爭專利之申請專利範圍第1 至6 項與第12、13項等有不符專利要件之情事，而未說明第7 至 11項是否具進步性，則有未逐項審查情事云云。惟查若第7 至11項亦不具進步性，則表示系爭專利所有請求項均違反舉 發之理由或法條，則被告機關逕可直接審定舉發成立，而毋 須通知原告提出更正，換言之，被告僅通知原告謂系爭專利
申請專利範圍第1 項至第6 項與第12項至第13項等有不符專 利要件之情事，而未通知第7 項至第11項亦不具進步性，其 反面解釋即係第7 項至第11項具進步性，亦即系爭專利各項 申請專利範圍業經逐項審查後，始有上開結果。被告雖未明 確分別指出系爭專利之申請專利範圍第1 項至第6 項與第12 項、第13項不符專利要件、第7 項至第11項具進步性等語， 然不能因此即認為被告未逐項審查。況被告於舉發審定書中 （理由第十八點及第二十點）明載其在比對證據後，結論為 系爭專利第7 項及其附屬項具有進步性等語，足見被告應無 未逐項審查之情事。
⒉原告於97年4 月1 日所提申請專利範圍更正本，是否實質擴 大或變更原申請範圍？
⑴原告於97年4 月1 日所提申請專利範圍更正本，主要係將原 申請專利範圍第2 、5 、6 、12項之技術特徵併入第1 項， 更正後第1 項加入「該基部材料係一薄片，與該等長條帶一 起構成，而長條帶與該纖維束層的纖維沿著同一方向延伸； 該固持部形成於該基部材料及一設於基部材料相反側上的固 持薄片之間；該纖維束層係沿該固持空間之兩側連接至基部 材料，並且延伸於可以讓手或固持件插入之方向；該長條帶 之薄片係由包含有熱塑性纖維之不織布或者係由熱塑性樹脂
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