智慧財產法院行政判決
100年度行商訴字第16號
100年6月30日辯論終結
原 告 開曼群島商‧阿里巴巴集團控股有限公司（Alibab
a Group Holding Limited）
代 表 人 石義德（Timothy Alexander Steinert）
訴訟代理人 林志剛律師(兼送達代收人)
楊憲祖律師
黃闡億律師
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 王美花（局長）住同上
訴訟代理人 彭清波
上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國99年12
月15日經訴字第09906046110 號訴願決定，提起行政訴訟，本院
判決如下︰
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要：
原告前於民國98年5 月20日以「FIND IT.MAKE IT.SELL IT. 」商標，指定使用於商標法施行細則第13條所定修正前商品 及服務分類表第9 類之「個人用防事故裝置、救生衣、電子 廣告牌、電腦、磁碟、... 」；第16類之「宣傳單、書籍、 雜誌、. ..」等商品；及第35類之「廣告企畫、廣告設計、 張貼廣告，.. .」，第38類之「新聞社、通訊社、新聞傳播 ... 」；第41類之「電視及娛樂節目製作、舉辦各種講座會 議... 」；第42類之「各種書刊編輯、室內設計、室內裝潢 設計、... 」等服務（下稱系爭商標，如附圖所示），向被 告原處分機關經濟部智慧財產局申請註冊，經被告審查，認 系爭商標圖樣，予人印象僅係一廣告性質用語，無法使相關 消費者認識其為表彰商品或服務來源之標識，應不准註冊， 以99年9 月24日商標核駁第326275號審定書為核駁之處分。 原告不服，提起訴願，經經濟部99年12月15日經訴字第0990 6046110 號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政 訴訟。
二、原告之主張：
㈠系爭商標具有識別性：
1.系爭商標「FIND IT. MAKE IT. SELL IT.」，雖由現有的英 文詞彙所構成，但並非一般的英文片語或固定用語，亦非常
見通用的口號或廣告宣傳用語，而是原告所創用，由三句2 個字的短句所組合成的創意語詞，其每個句首都是4 個字母 的英文字，句尾都是IT，並有句點作區隔，具有簡潔、有力 、易記、易唸的特性，是任意性及獨創性兼具的標識。系爭 商標「FIND IT. MAKE IT. SELL IT.」，雖然用字簡單，但 FIND、MAKE、SELL等字皆有多種涵義，因此，每個消費者看 到它都會有不同的解讀，可能有人直接簡單譯為「找它．做 它．賣它」，有人可能解讀為「發現它．趕上它．宣傳它． 」，亦可能有人會想成是「供給它．達成它．出賣它．」， 不一而足，認知因人而異。然不論如何解讀，其指定使用於 第9 、16、35、38、41及42類之多項商品及服務，並沒有傳 達任何有關商品／服務之品質、內容或功用之資訊，因此， 並非指定商品或服務之說明，應具有識別來源的功能。 2.系爭商標「FIND IT. MAKE IT.SELL IT. 」，是原告精心設 計之三個語詞的組合，雖由現有的詞彙或事物所構成，但與 指定使用商品或服務本身，或其品質、功用或其他特性，並 無任何關連，亦非競爭同業在交易過程中所共同使用或必須 使用者。系爭「FIND IT. MAKE IT. SELL IT.」商標之使用 方式是與原告另一著名之主商標「Alibaba.com & head device」併用，因此，相關消費者一看到系爭商標，馬上就 可以聯想到是原告之商標，具有識別來源的功能。原告為宣 傳系爭商標，自西元2009年8 月起陸續開始在美國及歐盟各 國推出多項廣告活動，包括在著名及高收視率的美國廣播公 司（ABC ）、美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）、美國廣 播公司之創業實境秀節目「Shark Tank」、美國有線新聞廣 播網財經網站「CNN Money 」及商業雜誌「Fast Company」 上（Computerworld （計算機世界）雜誌西元2009年8 月7 日網路報導節錄）。目前媒體、網路通訊如此發達，資訊傳 播既廣泛又快速，媒體廣告效果無遠弗屆。因此，台灣之相 關消費者很容易即可獲知該廣告內容，此由「國立台北大學 電子商務研究中心」之文章分享網站於西元2009年8 月10日 所發佈之「阿里巴巴在美啟動廣告宣傳」一文，其資料來源 為美國華爾街日報，即可證明。
3.由上可知，綜合考量系爭商標的意義、其與指定使用之商品 及服務的關係、競爭同業使用情形、申請人使用方式、與實 際交易情況等因素可知，系爭商標與指定使用之商品與服務 之間並無關連，並未傳達有關指定使用之商品及服務之訊息 ，亦非競爭同業在交易過程中所共同使用或必須使用，且系 爭商標經原告的廣告宣傳，台灣的消費者很容易即可獲知系 爭商標。因此，系爭商標具有識別性。
㈡原處分機關應參酌其他各國核准系爭商標註冊情形，以符合 世界潮流及趨勢：
1.系爭商標於西元2009年5 月開始陸續在全球29個國家/ 地區 申請註冊，迄今在香港、澳門、日本、秘魯、菲律賓、紐西 蘭、巴西、智利、瑞士及歐盟（包含20餘國）已被核准或取 得註冊。而且，這些國家／地區得以取得核准／註冊，皆是 根據「表面證據確鑿」（或稱「初步論據成立」）（prima facie ）之基礎被核准，亦即並非是因為原告檢送使用資料 證明已取得後天識別性才獲准註冊，而是因為該等國家／地 區之商標局皆認為系爭商標具有先天的識別性，符合商標註 冊之要件，而准予註冊。此外，原告瀏覽多國商標網站註冊 資料發現，與系爭商標型態極為類似之商標，在各國獲准註 冊者，不勝枚舉，如美國註冊第3383111 號「HAVE IT.FIND IT. BUILD IT. 」商標、美國註冊第3262044 號「FIND.IT . HEAR IT.SEE IT. 」商標、歐盟註冊第4055299 號「buy it. sell it. love it. 」商標、新加坡註冊第T0000000D 及T0000000Z 號「CATS BUY IT.SELL IT.FIND IT.」商標等 。
2.雖說各國國情、語文及教育程度有所不同，然商標圖樣缺乏 識別性或為商品／服務說明文字者不得註冊，應為各國商標 法之基本原則。由上述多國及地區已核准系爭商標註冊之事 實，及多件類似型態之商標已在多國核准註冊之案例可證， 原告之商標「FIND IT. MAKE IT. SELL IT.」應具有識別性 ，符合商標註冊之要件。
㈢原告檢索被告機關歷年核准註冊之商標資料發現，完全相同 型態之商標「SEE IT. MAKE IT. SPEND IT.」已被核准為註 冊第1189523 號商標，指定使用於雜誌商品，被告機關審查 基準前後不一，誠無法令人信服。何況，類似型態之商標或 一個完整句子更像宣傳口號或廣告用言之商標，亦所在多有 ，其中更不乏具說明性之商標，例如：註冊號數第694339號 「SEE IT & SAY IT 」、註冊號數第1329824 號「IT STAR TS WITH YOU 」、註冊號數第1291809 號「IT WON'T LET Y OU DOWN 」等，若上述商標皆能獲准註冊，則系爭商標與其 相較更具識別性，實無理由不准其註冊。
㈣綜上所述，系爭「FIND IT. MAKE IT. SELL IT.」商標用字 簡潔有力、易記易唸，予人印象深刻，既非指定使用商品／ 服務之說明，亦未見其他競爭同業使用相同或類似用語，應 具有表彰商品／服務來源之功能，可使相關消費者藉以與他 人之商品／服務相區別，符合商標法第5 條第2 項規定，應 無商標法第23條第1 項第1 款規定之適用。
㈤聲明：撤銷訴願決定及原處分，請求命被告核准申請案號第 098021430 號「FIND IT.MAKE IT. SELL IT」商標之註冊。三、被告之主張：
㈠系爭商標圖樣係由一橫書之外文「FIND IT. MAKE IT. SELL IT. 」所單獨構成，別無其他可資區別之部分，而其整體表 達概念不論係如原告所稱之「找他．做他．賣他」，或「發 現他．趕上他．宣傳他」，或「供給他．達成他．出賣他」 之意，其予人之印象僅係一廣告性質用語，消費者無法認知 係屬指示特定商業來源之標誌，原告以之作為商標圖樣申請 註冊，應不具有識別性。
㈡申請人所檢送之使用資料，「FIND IT. MAKE IT. SELL IT. 」係以較小之字體置於「Alibaba ﹒com & head device 」 下方，其使用形態上予人較注意者係「Alibaba﹒com & head device 」，而非「FIND IT. MAKE IT. SELL IT.」， 且其上並無相關使用日期之記載；而西元2009年8 月7 日華 爾街日報網路報導節錄及西元2009年8 月14日網路相關報導 ，並非將系爭商標具體使用於所指定商品之具體使用證據， 且不惟數量有限，其「阿里巴巴在美啟動廣告宣傳」相關報 導內文又明白載明「其廣告用語為"FIND IT. MAKE IT. SELL IT." 」，則由上述證據資料，實難認系爭商標業經使 用已具有識別性；另系爭商標固於其他國家獲准註冊，然各 國法制不盡相同，系爭商標仍需符合我國商標法規定，始得 註冊；又識別性的有無、強弱，常隨著商標實際使用情形及 時間經過而有所不同，而所送另案各國及我國核准註冊商標 之圖樣，與系爭商標圖樣不同，應屬另案妥適與否之問題， 依商標個案審查拘束原則，自不得比附援引執為本案亦應准 註冊之論據。縱上所述，系爭商標之申請註冊，自有前揭法 條規定之適用。
㈢聲明：駁回原告之訴。
四、本件之爭點：
系爭商標之註冊，是否有違反商標法第23條第1 項第1 款不 得註冊之事由。
五、本院得心證之理由：
㈠按「商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或 其聯合式所組成。前項商標，應足以使商品或服務之相關消 費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商 品或服務相區別。」為商標法第5 條所規定。又「商標不符 合第5 條規定者」，不得註冊，亦為商標法第23 條 第1 項 第1 款所明定。而「．．有不符合第5 條第2 項規定之情形 ，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識
別標識者，不適用之。」復為同法第23條第4 項所規定。換 言之，未具有先天識別性之商標，經申請人使用，在交易上 已成為其商品或服務之識別標識者，即具有後天識別性，而 得申請註冊。
㈡經查，本件原告申請註冊之「FIND IT. MAKE IT. SELL IT. 」商標圖樣，係由單純英文「FIND IT. MAKE IT. SELL IT. 」所構成，別無其他可資區別之部分，而其整體表達概念不 論係如原告所稱之「找他．做他．賣他」，或「發現他．趕 上他．宣傳他」，或「供給他．達成他．出賣他」之意，其 予人之印象僅係一廣告性質用語，且系爭商標依其文句組合 的方式、意義，消費者僅會當作一般文句，無法認知係屬指 示特定商業來源之標誌，具有先天識別性。況依原告所提之 證物四之資料亦標明廣告語為「FIND IT.MAKE IT. SELL IT 」（見本院卷37頁）。是以原告以之作為商標圖樣申請註冊 ，應不具有識別性。原告雖主張系爭商標並非一般的英文片 語或固定用語，亦非常見通用的口號或廣告宣傳用語，而是 原告所創用，其與指定使用商品或服務本身，或其品質、功 用或其他特性，並無任何關連，亦非競爭同業在交易過程中 所共同使用或必須使用云云。然按標語是用來宣傳服務或商 品的詞句，通常簡短、精練、容易記憶，常用以表達業者的 經營理念或商品、服務的特色，業者也常藉創意的標語吸引 消費者的注意，建立產品形象。對一般消費者而言，通常需 要在標語經過相當的使用後，才會認識到該標語與一定的商 品或服務的來源有關，此時標語才具有區別來源的功能，而 具有識別性。因此除非高度創意性的標語，消費者在第一印 象上即得將之作為區別來源的標識，否則應證明取得後天識 別性，始得准予註冊。經查，原告以「FIND IT.MAKE IT. SELL IT.」作為商標，指定使用於第9 類之「個人用防事故 裝置、救生衣、電子廣告牌、電腦、磁碟、…」；第16類之 「宣傳單、書籍、雜誌、…」等商品；及第35類之「廣告企 畫、廣告設計、張貼廣告，…」，第38類之「新聞社、通訊 社、新聞傳播…」；第41類之「電視及娛樂節目製作、舉辦 各種講座會議…」；第42類之「各種書刊編輯、室內設計、 室內裝潢設計、…」等服務，尚無法使商品/ 服務之相關消 費者認識其為表彰商品/ 服務之標識，並得藉以與他人之商 品或服務相區別，應不具識別性。原告前開主張，尚無足採 。
㈢原告雖主張系爭商標其使用方式係是與其另一著名之主商標 「Alibaba ﹒com & head device 」併用，因此消費者可以 聯想到係其商標，又其商標自西元2009年起即陸續於美國及
歐盟各國推出多項廣告（計算機世界雜誌西元2009年8 月7 日網路報導節錄），國內消費者可容易獲知該廣告內容，由 「國立台北大學電子商務研究中心」之文章分享網站於西元 2009年8 月10日所發佈「阿里巴巴在美啟動廣告宣傳」，即 可證明。再者，系爭商標亦陸續於全球29個國家申請註冊， 且皆認系爭商標具有先天之識別性；另各國核准之類似註冊 案例，所在多有，被告歷年核准註冊之商標，類似型態之商 標亦不在少數，足證系爭商標已具識別性云云。經查，觀諸 原告於原處分、訴願階段及本院審理時所檢送之商標使用資 料，其中「FIND IT. MAKE IT. SELL IT.」係以較小之字體 置於「Alibaba ﹒com & head device 」下方，其使用形態 上予人較注意者係「Alibaba ﹒com & head device 」，而 非「FIND IT.MAKE IT. SELL IT. 」，且其上並無相關使用 日期之記載；而西元2009年8 月7 日華爾街日報網路報導節 錄及西元2009年8 月14日網路相關報導，並非系爭商標之使 用，且數量有限，又「國立台北大學電子商務研究中心」之 文章分享亦載明系爭商標為廣告用語（見本院卷第37頁）， 是否為商標使用，亦有所疑。是由上述證據資料，尚難認系 爭商標業經原告使用且在交易上已成為其服務之識別標識， 而取得後天識別性。自無商標法第23條第4 項規定之適用， 且原告對系爭商標未取得後天識別性乙節，亦不爭執（見本 院卷第274 頁）。
㈣至原告稱被告機關已核准註冊諸多類似型態之商標乙節。惟 查，識別性的有無、強弱，常隨著商標實際使用情形及時間 經過而有所不同。經核原告所舉之案例，與系爭商標圖樣不 同，亦與本件系爭商標係屬廣告用語不同，且屬另案妥適與 否之問題，依商標個案審查拘束原則，自不得比附援引執為 本案亦應准註冊之論據。另系爭商標固於其他國家獲准註冊 ，然各國法制不盡相同，系爭商標仍需符合我國商標法規定 ，始得註冊。
六、綜上所述，系爭商標不符合商標法第5 條之規定而不得註冊 ，且亦無經原告使用且在交易上已成為原告商品或服務之識 別標識之情形，依據同法第23條第1 項第1 款、第4 項之規 定自不得註冊，被告所為核駁之處分，洵無違誤，訴願決定 予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及 原處分，並請求被告應做成准予註冊之處分，為無理由，應 予駁回。
七、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐 一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第98條第1 項
前段，判決如主文。
中 華 民 國 100 年 7 月 21 日 智慧財產法院第一庭
審判長法 官 李得灶
法 官 汪漢卿
法 官 王俊雄
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。中 華 民 國 100 年 7 月 21 日 書記官 王英傑
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