智慧財產法院行政判決
100年度行專訴字第30號
民國100年8月4日辯論終結
原 告 英商伊莫瑞斯礦物有限公司
代 表 人 艾許利 約翰 夏普蘭德（Director）
訴訟代理人 謝佩玲律師
王耀華（專利師）
複代理人 何娜瑩律師
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 王美花（局長）
訴訟代理人 洪菁亭
周光宇
上列當事人間因發明專利申請事件，原告不服經濟部中華民國10
0 年2 月16日經訴字第10006096330 號訴願決定，提起行政訴訟
，本院判決如下：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要：
原告於民國99年5 月17日檢附申請書、外文說明書一式2 份 等文件，以「紙類填料組成物」向被告申請發明專利，同時 主張優先權（受理國家為英國，申請日為2009/5/15 ，申請 號為第0908401.3 號），經被告編為第99115704號申請案（ 下稱系爭申請案）審查。嗣被告認系爭申請案尚缺中文說明 書、圖式、申請權證明書及主張國外優先權證明文件正本等 書件，文件並未齊備，以同年5 月31日（99）智專一（二） 15173 字第0994099420號函請原告於同年9 月17日前補正所 欠缺之書件。原告先於同年月15日補正主張國外優先權之證 明文件等資料，惟遲至同年月20日始補正中文說明書，被告 遂以同年10月19日（99）智專一（二）15043 字第09941965 960 號函為系爭申請案應以中文專利說明書補正之日（同年 9 月20日）為申請日；又系爭申請案主張之優先權日為西元 2009年5 月15日，而系爭申請案之申請日經核定為民國99年 9 月20日，已逾專利法第27條第1 項所定得主張優先權之12 個月期限，應不得主張優先權之處分。原告不服，提起訴願 ，經經濟部100 年2 月16日經訴字第10006096330 號決定駁 回，遂向本院提起行政訴訟。
二、原告聲明求為判決：㈠原處分及訴願決定均撤銷。㈡被告對 於第099115704 號申請案應作成核准主張優先權日之處分。
並主張：
㈠原告因99年5 月15日適逢假日，而於同年月17日向被告提出 專利申請，主張申請日為98年5 月15日之英國專利之優先權 ，並於99年9 月15日補送優先權證明文件，故原告已於第1 次在英國提出申請之日起12個月內提出專利申請並主張優先 權，且依專利法第28條第2 項規定於4 個月法定期間內補送 優先權證明文件，故原告已符合同法第27條、第28條規定。 ㈡專利申請案得否主張優先權之規定攸關專利要件審查之基準 點，對於申請人之權益影響重大，故被告有立法義務將喪失 優先權之態樣列舉於專利法中，若逾越補送中文說明書之指 定期限將導致喪失優先權時，被告自應以法律明定之，否則 即違反行政程序法第4 條規定，而專利法並未如此明定。又 第27條並未規定「第1 次申請專利之日起12個月」之期間終 止時點之認定，所稱「第1 次申請專利之日起12個月內」， 是指取得法定申請之日起，其規定應規定於專利法母法中， 在法條不明確的情況下，應作對原告有利之解釋，第28條亦 無規定「專利申請人取得之法定申請日距第1 次申請專利之 日超過12個月亦構成喪失優先權」之情形。故原處分及原訴 願決定違反法律保留原則。
㈢原告縱於99年9 月20日始補正中文專利說明書，但由原告於 同年月15日補送優先權證明文件可知，原告並無放棄或捨棄 主張優先權之意。在實務上，補送中文說明書之期限可長達 6 個月，並未限定4 個月，被告並非不能依職權再予發函通 知原告限期補正，以選擇對原告之權益損害較小之方式來達 到補正申請文件之目的，顯然被告於作成原處分之前並未斟 酌系爭申請案全部事實，於符合比例原則並遵守行政程序法 第9 條規定下作成原處分。
三、被告聲明求為判決：駁回原告之訴。並抗辯： ㈠專利法第27條第1 項所謂「申請」，係指符合法定程式之申 請，即能取得同法第25條第3 項規定之申請日。因此，專利 法施行細則第11條第1 項所為之規定，符合立法意旨且未逾 越母法之規定。況91年11月修正之專利法施行細則第19條第 1 項即已明定此12個月之計算方式，係自外國第1 次申請日 之次日起算至向本國之申請日止，其立法理由係為與國際作 法一致，而93年7 月施行之專利法施行細則第11條第1 項僅 為條次變更。故專利法施行細則第11條第1 項係就其母法第 27條第1 項所定之「申請」為細節上之補充規定，符合授權 明確性原則，並無子法超越母法之情事及違反法律保留原則 。
㈡國際優先權源於巴黎公約第4 條第A 項第3 款規定，發明專
利在各國實務運作上是指取得法定文件齊備之日為申請日來 計算，故專利法第27條第1 項得國際優先權定為第1 次申請 專利之日起12個月內，應解釋為首次申請案之申請日之次日 起至後申請案之申請日止，專利法施行細則第11條並未牴觸 專利法之規定，僅就執行該法條之細節性、技術性加以規定 。
㈢實務上，被告既已就專利申請案踐行限期4 個月之申請文件 補正通知，原告若未於指定期間屆滿前依專利法施行細則第 6 條規定申請延展補正者，被告依法實無任何理由再踐行通 知申請人補正中文本之程序。況依專利法第25條第4 項規定 ，系爭申請案逾被告指定期間始補正中文本，其法律效果即 已成立，非被告再函通知得以變更其法效。是系爭申請案原 處分係遵循行政程序法第4 條規定辦理，並無原告所稱違反 比例原則及行政程序法第9 條等規定。
四、得心證之理由：
㈠查系爭申請案係於99年5 月17日提出，被告於同年10月19日 為原告不得主張優先權之處分，本件於100 年8 月4 日辯論 終結，是系爭優先權申請案應否准許，應以99年8 月25日修 正公布之專利法（即現行專利法），及同年11月16日修正發 布之專利法施行細則（即現行專利法施行細則）為斷。故本 件爭點為系爭優先權申請案是否違反專利法第27條第1 項規 定？
㈡鑒於92年2 月6 日修正公布專利法第27條及第28條之文義及 有關主張世界貿易組織會員優先權之程序規定未盡周延，復 為配合「海峽兩岸智慧財產權保護合作協議」之簽署，專利 法於99年8 月25日就第27條第1 項、第28條第2 項為文字修 正，並於第28條第1 項增列主張優先權者，應於申請書中載 明原受理申請之「世界貿易組織會員」，並應檢送該會員證 明受理之申請文件。而專利法施行細則第11條第1 項，即配 合專利第27條規定，於同年11月16日為文字修正。 ㈢按（第1 項）申請發明專利，由專利申請權人備具申請書、 說明書及必要圖式，向專利專責機關申請之，（第3 項）申 請發明專利，以申請書、說明書及必要圖式齊備之日為申請 日，（第4 項）前項說明書及必要圖式以外文本提出，且於 專利專責機關指定期間內補正中文本者，以外文本提出之日 為申請日；未於指定期間內補正者，申請案不予受理，但在 處分前補正者，以補正之日為申請日，專利法第25條第1 項 、第3 項及第4 項所明定。又申請人就相同發明在與中華民 國相互承認優先權之國家或世界貿易組織會員第1 次依法申 請專利，並於第1 次申請專利之日起12個月內，向中華民國
申請專利者，得主張優先權，同法第27條第1 項亦有明文。 又（第1 項）依第27條規定主張優先權者，應於申請專利同 時提出聲明，並於申請書中載明第1 次申請之申請日及受理 該申請之國家或世界貿易組織會員，（第2 項）申請人應於 申請日起4 個月內，檢送經前項國家或世界貿易組織會員證 明受理之申請文件，（第3 項）違反前2 項之規定者，喪失 優先權，同法第28條亦有明文。另本法第27條第1 項所定之 12個月，自在與中華民國相互承認優先權之國家或世界貿易 組織會員第1 次申請日之次日起算至本法第25條第3 項規定 之申請日止，專利法施行細則第11條第1 項定有明文。 ㈣原告於99年5 月17日，提出外文說明書等文件，向被告申請 發明專利，且以受理國家為英國、申請日為西元2009年（原 告之申請書誤載為2010年）5 月15日、申請號為第0908401. 3 號專利案主張優先權，並申請延後補陳委任狀、讓渡書、 中文說明書及優先權證明文件（見申請卷第40至1 頁）。經 被告以民國99年5 月31日99智專一（二）15173 字第099409 9420號函，通知原告於同年9 月17日前補正所缺之文件（中 文發明專利說明書、圖式、申請權證明文件、委任書、主張 國外優先權之證明文件正本及首頁影本、首頁中譯文、及申 請專利規費。見申請卷第41頁）。原告先於同年9 月15日補 送主張國外優先權證明文件正本及首頁影本、首頁中譯本、 規費等（見申請卷第80至43頁），遲至同年月20日始補齊中 文專利說明書、委任狀及讓渡書等文件（見申請卷第181 至 81頁）。因此，依專利法第25條第3 項、第4 項後段規定， 本案應以原告補正中文專利說明書、所有申請文件齊備之日 （即99年9 月20日）為申請日。
㈤原告於本案以英國第0908401.3 號專利案主張國際優先權， 所主張之優先權日為該專利案在英國之申請日（西元2009年 《民國98年》5 月15日），依專利法第27條第1 項、專利法 施行細則第11條第1 項規定，原告本應於同年月16日（即在 英國申請日之次日）起12個月內向我國申請專利並主張優先 權，惟原告直至99年9 月20日始齊備所有申請文件。因此， 自98年5 月16日（在英國申請日之次日）起算至99年9 月20 日（申請日）止，原告系爭優先權申請案已逾12個月，不符 專利法第27條第1 項所定之法定期限，原告自不得主張優先 權。
㈥原告主張其已於99年9 月15日補正優先權證明文件，符合專 利法第27條、第28條規定，而第27條並未規定「第一次申請 專利之日起12個月」之期間終止時點之認定，專利法亦未規 定逾越補送中文說明書之指定期限將導致喪失優先權之效果
，故原處分及原訴願決定違反行政程序法第4 條規定及法律 保留原則云云。惟查：
⒈專利法第25條第1 項、第3 項、第4 項係規定申請發明專 利之法定程式，以備齊申請書、說明書及必要圖式時為申 請日；第27條第1 項則規定主張優先權之要件及法定期限 ，第28條規定聲明優先權之法定程式及檢送文件之期限。 原告係申請專利並聲明優先權，自應符合前揭規定，始可 依第25條第3 項規定取得申請日。至第27條第1 項雖僅稱 「申請」，解釋上係指符合法定程式之申請，始能取得第 25條第3 項之申請日。因此，依第25條第1 項、第3 項、 第4 項、第27條第1 項規定，原告欲申請發明專利，並主 張優先權者，應於第1 次申請專利之日起12個月內，備具 申請書、說明書及必要圖式，向被告申請之，並以申請書 、說明書（含中文本、外文本）及必要圖式齊備之日為申 請日。專利法第28條固規定喪失優先權之情事，而未規定 「專利申請人取得之法定申請日距第1 次申請專利之日逾 12個月」之情形亦喪失優先權，然法律之解釋應通盤觀察 所有法律規定，同法第25條第1 項規定：「申請發明專利 ，由專利申請權人備具申請書、說明書及必要圖式，向專 利專責機關申請之。」第27條第1 項規定：「申請人.... ..得主張優先權。」如未符該項要件者，不得主張優先權 ，事屬當然，且同法第28條第1 項接續規定：「依前條規 定主張優先權者，......」原告應完全符合所有申請專利 之規定，始可主張優先權。惟如前所述，原告遲至99年9 月20日始補提中文專利說明書、委任狀及讓渡書等文件， 所有申請文件於是日始為齊備，已逾同法第27條第1 項所 定之主張優先權期間，而就系爭申請案無從主張優先權。 原告僅著眼同法第27條、第28條規定，忽略同法第25條申 請文件應予備具及申請日之規定，要無足取。
⒉專利法施行細則第11條第1 項規定符合授權明確性原則： ⑴按國家對人民自由權利之限制，應以法律定之且不得逾 必要程度，憲法第23條定有明文。但法律內容不能鉅細 靡遺，一律加以規定，其屬細節性、技術性之事項，法 律自得授權主管機關以命令定之，俾利法律之實施。行 政機關基於此種授權，在符合立法意旨且未逾越母法規 定之限度內所發布之施行細則或命令，自為憲法之所許 ，此項意旨迭經司法院解釋在案。惟在母法概括授權情 形下，行政機關所發布之施行細則或命令究竟是否已超 越法律授權，不應拘泥於法條所用之文字，而應就該法 律本身之立法目的，及其整體規定之關聯意義為綜合判
斷（司法院釋字第480 號解釋理由書、釋字第612 號解 釋理由書參照）。
⑵專利法第27條第1 項規定申請人「於第1 次申請專利之 日起12個月內，向中華民國申請專利者，得主張優先權 」，業已明文「於第1 次申請專利之日」、「12個月」 及「向中華民國申請專利」，是以申請人得主張優先權 之12個月期間，其終止日即為向我國申請專利之日。而 專利法施行細則係由主管機關經濟部依專利法第137 條 之授權所訂定發布，就同法第27條第1 項所定主張優先 權期間之起迄日，於專利法施行細則第11條第1 項規定 「第1 次申請日之次日起算至本法第25條第3 項規定之 申請日」。就申請人得主張優先權之期間的起算日及期 間之計算，綜合審酌專利法第25條第3 項申請日之規定 ，且解釋上同法第27條第1 項所稱之「申請」，係指符 合法定程式之申請，始能取得第25條第3 項之申請日， 參以期間之起算不算入始日之一般法律原則（如民法第 120 條第2 項規定），以及巴黎公約第四條第A 項第⑶ 款（Article 4, Section A⑶）規定：「⑶By a regul ar national filing is meant any filing that is a dequate to establish the date on which the appli cation was filed in the country concerned, whate ver may be the subsequent fate of the applicatio n.（「合法國內申請程序」，係指足以確定在有關國家 內所為申請之日期者，而不論該項申請嗣後之結果。） 等情，專利法施行細則第11條第1 項規定就有關主張優 先權法定期限起迄之細節性、技術性事項，符合專利法 本身之立法目的，及其整體規定之關聯意義，並未逾越 母法規定之限度，符合授權明確性原則。
⒊綜上，原告主張專利法第27條第1 項未規定期間終止時點 為「取得法定申請專利之日期」，而認專利法施行細則第 11條第1 項有超越母法之違反行政程序法第4 條規定及法 律保留原則情形云云，要無足取。
㈦原告另主張被告未再發函通知原告限期補正，有違比例原則 及行政程序法第9 條規定云云。惟查：因原告於99年5 月17 日係提出外文說明書，經被告於同年月31日限期於同年9 月 17日前補正中文說明書等文件，原告遲至同年月20日始提出 ，已逾越被告之指定期間，嗣被告依專利法第25條第3 項、 第4 項後段及專利法施行細則第11條第1 項規定，認定中文 說明書齊備之日（即同年月20日）為本案申請日，以及原告 之優先權主張已逾專利法第27條第1 項之法定期限，於法並
無不合。而被告已給予原告相當之文件補正期間，且原告於 同年5 月17日提出本案專利申請書時，即同時申請延後補陳 委任狀、讓渡書、中文說明書及優先權證明文件（見申請卷 第38頁），是以原告已知悉申請專利及主張優先權之所需必 要文件，以及得於指定期間屆滿前載明理由向被告申請延展 之情，故原告於指定期間（同年9 月17日）屆滿前，並未向 被告申請延展補正期間，被告即無再度限期補正之必要。故 被告據此認定原告不得主張優先權，並無違反比例原則及行 政程序法第9 條規定之可言。
五、從而，被告依專利法第27條第1 項之規定所為本案申請日為 99年9 月20日及本案不得主張優先權之處分，參照首揭法條 規定及說明，於法並無不合。訴願決定予以維持，亦無違誤 。原告主張前詞，請求撤銷訴願決定及原處分，並命被告對 系爭申請案應作成核准主張優先權日之處分，為無理由，應 予駁回。
六、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無 涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。中 華 民 國 100 年 8 月 25 日 智慧財產法院第二庭
審判長法 官 陳忠行
法 官 曾啟謀
法 官 蔡惠如
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由。於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本，「切勿逕送上級法院」）。
中 華 民 國 100 年 8 月 25 日 書記官 林佳蘋
, 台灣公司情報網