智慧財產法院行政判決
100年度行專訴字第25號
民國100年9月15日辯論終結
原 告 燁聯鋼鐵股份有限公司
代 表 人 林義守
訴訟代理人 楊祺雄律師
楊靖儀律師
複代理人 賴蘇民律師
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 王美花（局長）
訴訟代理人 韓薰蘭
施志寬
參 加 人 華新麗華股份有限公司
代 表 人 焦佑倫（董事長）
訴訟代理人 黃瑞賢律師
廖文慈律師
高山峰專利師
上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國
100 年2 月16日經訴字第10006096270 號訴願決定，提起行政
訴訟，並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下
：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要︰
原告於民國（下同）91年10月23日以「低鎳含量之沃斯田鐵 系不銹鋼」向被告申請發明專利，經被告編為第91124567號 審查，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第I247813 號 專利證書。嗣參加人以該專利案違反專利法第22條第1 項前 段、第1 項第1 款、第4 項及第26條第2 至4 項之規定，不 符發明專利要件，對之提起舉發。經被告審查，於99年10月 29日為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。原告不服，提 起訴願，經經濟部100 年2 月16日經訴字第10006096270 號 決定駁回，原告仍未甘服，遂向本院提起行政訴訟，聲明原 處分及訴願決定均撤銷。參加人並於100 年4 月26日具狀聲 請參加本件訴訟（見本院卷第58頁），本院因認本件訴訟之 結果，倘認訴願決定及原處分應予撤銷，參加人之權利或法 律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條第1 項後段規定 ，裁定准許參加人獨立參加本件被告之訴訟。
二、原告之主張
(一)原處分將證據6 、7 中特定實施例代入系爭專利申請專利範 圍之高溫肥粒鐵相值預測公式以比對新穎性，其審查方向顯 屬不當，亦有違專利法及專利審查基準審查之規定： 1.參照專利法第22條第1 項第1 款及專利審查基準第2-3-4 、 2-3-6頁有關發明新穎性及判斷基準之規定可知，當發明在 請求項所界定之技術內容不同於引證資料揭示之內容，且由 該引證資料所揭露之內容，無法直接且無歧異得知該請求項 之技術特徵者，該請求項即具有新穎性。
2.證據6 、7 揭示之內容，均無法證明系爭專利申請專利範圍 第1項有違專利法第22條第1 項第1 款之規定： ⑴系爭專利申請專利範圍第1 項之技術特徵並非僅為低鎳含量 之沃斯田鐵系不銹鋼之組成元素及其重量百分比，更包含利 用將各個元素數據代入該創新的高溫肥粒鐵相值預測公式， 以預測低鎳沃斯田鐵系不銹鋼的高溫肥粒鐵相值，藉以了解 其熱加工性質，以大幅降低後續生產可能發生之不良品。如 系爭專利申請專利範圍第1 項中沃斯田鐵系不銹鋼之組成元 素及其重量百分比可比擬為一種原料，而該創新之高溫肥粒 鐵相值預測公式以及高溫肥粒鐵相值可比擬為一種過濾機制 ，系爭專利申請專利範圍第1 項能利用該過濾機制由原料中 過濾篩選出符合後續加工需求之部分原料。另由智慧財產法 院於98年度行專訴字第125 號判決理由第五點第( 四) 項之 5.前段之內容可知，該另案判決亦認同系爭專利申請專利範 圍第1 項的技術特徵應包含：一種低鎳含量之沃斯田鐵系不 銹鋼之組成元素及其重量百分比；該不銹鋼之高溫肥粒鐵相 值不大於8.5 之限定條件；及一高溫肥粒鐵相值預測公式。 ⑵原處分竟以證據6 、7 之組成配比範圍與系爭專利組成配比 範圍有重疊，而逕將證據6 、7 中之特定實施例直接代入系 爭專利申請專利範圍第1 項之高溫肥粒鐵相值預測公式中， 而得到不大於8.5 之高溫肥粒鐵相值之結果，而認定系爭專 利申請專利範圍第1 項不具備新穎性。原處分忽略系爭專利 申請專利範圍第1 項所界定之組成元素及各組成元素重量百 分比與證據6 有所不同，及專利申請專利範圍第1 項之組成 元素並未包含證據7 之鈣、鋁元素等事實。且系爭專利申請 專利範圍第1 項所界定之「高溫肥粒鐵相值不大於8.5 」， 以及「高溫肥粒鐵相值預測公式」兩項技術特徵皆未為證據 6 、7 所揭露，故由證據6 、7 所揭露之內容，無法直接且 無歧異得知系爭專利申請專利範圍第1 項所有技術特徵，則 原處分逕將證據6 、7 中之特定實施例直接代入系爭專利申 請專利範圍第1項之高溫肥粒鐵相值預測公式之作法，實屬
利用系爭專利內容產生之後見之明。無法否定系爭專利申請 專利範圍第1 項之新穎性。
(二)組合證據3 、6 ，證據3 、7 ，證據3 、6 、19，或證據3 、7 、19，皆無法證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進 步性：
1.參照專利法第22條第4 項及專利審查基準第2-3-23頁之規定 可知系爭專利應具進步性。
2.證據6、7揭示之內容無法證明系爭專利申請專利範圍第1項 有違新穎性規定，已如前述。證據3與系爭專利雖皆採用鉻 、鎳當量的成分作為高溫肥粒鐵相值計算公式，惟因製程或 鋼種之不同即會產生證據3 中公式(1) 、公式(2) ，或系爭 專利申請專利範圍第1 項所界定之高溫肥粒鐵相值預測公式 等不同之高溫肥粒鐵相值計算方式。且系爭專利申請專利範 圍第1 項所界定之高溫肥粒鐵相值預測公式與證據3 之公式 (2)不僅於各組成元素之係數上有所不同，兩者於鉻當量、 鎳當量之權重與常數亦有區別。隨不同高溫肥粒鐵相值計算 方式所得出之高溫肥粒鐵相值範圍亦會完全不同，故證據3 之公式(2) 即限定在含有銅元素時之高溫肥粒鐵相值之上限 值為5%，而不含銅元素時高溫肥粒鐵相值之上限值為6%，與 系爭專利之高溫肥粒鐵相值不大於8.5 完全不同。若運用證 據3 之公式(2) ，系爭專利之試片06即會因為高溫肥粒鐵相 值大於證據3 公式(2) 之上限值5 而被剔除，不再進行熱加 工，若係運用系爭專利申請專利範圍第1 項所界定之高溫肥 粒鐵相值預測公式，試片06之高溫肥粒鐵相值仍處於可接受 之範圍，不會有邊裂缺陷，故仍可以進行熱加工。依「專利 審查基準」第2-3-28頁對於發明與先前技術具有部分範圍重 疊之情形，則係視其限定之數值範圍是否產生更為顯著同一 性質之功效或無法預期之不同性質功效予以認定。亦即系爭 專利申請專利範圍第1 項所界定之「高溫肥粒鐵相值預測公 式」，與證據3 所揭露之公式(2) 都能用以預測高溫肥粒鐵 相值，惟系爭專利申請專利範圍第1 項可就「高溫肥粒鐵相 值不大於8.5 」之技術特徵的界定，來產生更為顯著同一性 質之功效，不致於將某些仍可進行熱加工的不銹鋼予以剔除 而不再加工，即運用系爭專利申請專利範圍第1 項所界定之 「高溫肥粒鐵相值不大於8.5 」，以及「高溫肥粒鐵相值預 測公式」兩項技術特徵所得到之可熱加工之不銹鋼種類，會 多於運用證據3 之公式(2) 。故於證據6 、7 揭示之內容確 無法證明系爭專利申請專利範圍第1項有違新穎性規定，且 系爭專利申請專利範圍第1 項所界定之兩項技術特徵，確能 產生較證據3 所無法預期功效之情形下，系爭專利申請專利
範圍第1 項確實能產生證據3 、6 之組合或證據3 、7 之組 合所無法預期的功效，而非所屬技術領域中具有通常知識者 所能輕易完成。
3.證據3 、6 、19之組合或證據3 、7 、19之組合，亦無法證 明系爭專利申請專利範圍第1 項有違專利法第22條第4 項規 定：
依「專利審查基準」第2-3-20頁「3.3 進步性之審查原則」 之規定可知，若兩技術內容所揭露之必要技術特徵先天即不 相容，熟習該項技術者理應無法輕易地將先前技術相互組合 。參照參加人之面詢重點第4 頁之δ-ferrite計算公式的比 較內容可知，參加人自承證據19所揭示：3*(Cr%+Mo%+1.5* Si%) －2.8*(Ni%+30*C%+30*N%+0.5*Mn%+0.5*Cu%)－19.8， 並非如證據3 之公式(2)用於低鎳不銹鋼，且由證據19之內 容可推知主要係針對304 、316 等高鎳含量之鋼種進行探討 ，故證據19與證據3 、6 、7 所揭露低鎳含量之必要技術特 徵先天即不相容。且系爭專利係以低鎳沃斯田鐵不銹鋼以取 代304 不銹鋼，亦即系爭專利主要著重於低鎳含量鋼種，與 證據19高鎳含量鋼種之必要技術特徵先天即不相容，且證據 19中亦完全未揭露系爭專利申請專利範圍第1 項所界定之「 高溫肥粒鐵相值不大於8.5 」技術特徵。故系爭專利申請專 利範圍第1項所界定之技術特徵，以及證據3、6、7所揭露之 技術特徵與引證19之技術特徵先天皆不相容，且系爭專利申 請專利範圍第1項又確能產生證據3、6之組合與證據3、7之 組合所無法預期的功效，故系爭專利申請專利範圍第1 項應 非所屬技術領域中具有通常知識者依證據3 、6 、19或證據 3 、7 、19之組合所能輕易完成，無違專利法第22條第4 項 有關進步性的規定。
(三)證據6 、證據7 、或證據3 、6 之組合、證據3 、7 之組合 、證據3 、6 、19之組合，或證據3 、7 、19之組合等任一 組合證據，與證據11、12、13中任一證據之再組合，皆無法 證明系爭專利申請專利範圍第2 項不具進步性，由「專利審 查基準」第2-3-29頁之說明可知，系爭專利申請專利範圍第 1 項相較於前述證據6 、證據7 或證據3 、6 之組合、證據 3 、7 之組合、證據3 、6 、19之組合，或證據3 、7 、19 之組合具有進步性，則因系爭專利申請專利範圍第2 項係直 接依附申請專利範圍第1 項，故縱上述證據再加上證據11至 13之組合，不僅組合難度更高，亦無法揭露或預期出系爭專 利之低鎳含量之沃斯田鐵系不銹鋼之組成元素及其重量百分 比、該不銹鋼之高溫肥粒鐵相值不大於8.5 之限定條件，及 高溫肥粒鐵相值預測公式三項技術特徵，故亦難稱系爭專利
申請專利範圍第2 項有違進步性之規定。
(四)原處分說明系爭專利不符合專利法第26條第2 、3 項規定之 理由，顯與事實不符，更有未依專利法及專利審查基準審查 之違法：
1.觀諸專利法之規定可知，專利法第26條係發明之實體審查要 件，該要件與專利法第22條之區別在於，專利法第22條需藉 新穎性調查內容來研判，不同新穎性調查結果可能產生不同 之判斷，惟專利法第26條係完全以發明專利申請當時之說明 書揭露內容以及申請專利範圍之界定來判斷，不需藉由新穎 性調查資料以確定，故就發明專利制度及專利法第26條之規 定可知，當發明專利經由實體審查核准即表示，該發明專利 之說明書及圖式確實符合專利法第26條規定。 2.系爭專利係經過實體審查核准之發明專利，被告於系爭專利 申請時即以該說明書及圖式揭示之內容核准發明專利，可知 系爭專利之發明說明已明確且充分揭露，並使發明所屬技術 領域中具有通常知識者，能瞭解其內容並據以實施，惟被告 所為之原處分，竟以系爭專利違反專利法第26條第2 項規定 ，此處分前後不一，亦未說明處分前後不一之理由，原處分 除違反行政程序法第43條及第96條第1 項第2 款「說明理由 義務」之規定，亦違反行政程序法第8 條「行政行為，應以 誠實信用之方法為之，並應保護人民正當合理之信賴」之規 定。同理，系爭專利既經過實體審查方核准發明專利，其各 項請求項自為說明書及圖式所支持，於相同基礎下，被告所 為之原處分顯已違反專利法第26條第3 項規定，有違上開行 政程序法之規定。
3.再由系爭專利之申請專利範圍第1 項所載發明整體觀之，其 技術特徵並未包括高溫肥粒鐵相值預測公式之推導方式，惟 原處分逕認高溫肥粒鐵相值公式之推導方式應為系爭專利之 技術特徵，顯與事實不符。又依專利法第26條第2 、3 項之 規定，發明說明應明確且充分揭露，使技術領域中具有通常 知識者可據以製造或使用申請專利之發明，以解決問題並產 生預期的功效，且發明說明及圖式必須足以支持申請專利範 圍。發明所屬技術領域中具有通常知識者縱不知悉系爭專利 之高溫肥粒鐵相值預測公式如何推得，僅需符合系爭專利之 低鎳含量之沃斯田鐵系不銹鋼之組成元素配比，皆可應用高 溫肥粒鐵相值預測公式，獲得高溫肥粒鐵相值，以準確預測 熱間加工所可能產生之破裂問題。故系爭專利確為發明所屬 技術領域中具有通常知識者所能據以實施，並解決問題且產 生預期的功效。且由系爭專利說明書與申請專利範圍所載內 容可知，系爭專利之技術特徵，低鎳含量之沃斯田鐵系不銹
鋼之組成元素及其重量百分比、低鎳含量之沃斯田鐵系不銹 鋼之高溫肥粒鐵相值( δ-ferrite) 不大於8.5 之限定條件 ，及高溫肥粒鐵相值預測公式，確已為發明說明及圖式所支 持。綜上可知，系爭專利確符合專利法第26條第2 、3 項之 規定，原處分顯有未依專利法及專利審查基準審查之違法。(五)被告以證據3 及證據19與系爭專利申請專利範圍第1 項之高 溫肥粒鐵相值公式的元素相同僅其係數不同，而認系爭專利 申請專利範圍第1 項與證據3 、6 、7 與證據19的組合相較 不具進步性，似有違誤：
1.依答辯書第4頁與第5頁內容可知，被告認為證據3與系爭專 利的高溫肥粒鐵相值預測公式涉及元素相同僅係數不同，被 告又以系爭專利未採用0.39而另採0.3 為係數，即認該係數 為所屬技術領域中具通常知識者依申請前之先前技術所能輕 易完成。然證據3 經整理後之預測公式中鉻、鎳當量的權值 比重(3.66 、-2.87)以及常數(-36.63)，與系爭專利預測公 式之鉻、鎳當量的權值比重(6.77 、-4.85)以及常數 (-52.75) 相差甚遠；而證據19經整理後之預測公式中鉻、 鎳當量的權值比重(3、-2.8) 以及常數(-19.8) ，亦與系爭 專利預測公式之鉻、鎳當量的權值比重以及常數相差甚遠， 並非0.39與0.3 僅差0.09這種小數點以下第2 位之些微差異 ，故系爭專利預測公式中鉻、鎳當量之權值比重以及常數， 應非所屬技術領域中具通常知識者由證據3 與證據19之預測 公式，並考慮實際生產所能輕易完成。
2.被告以另案判決係將證據所揭示的組成配比套入系爭專利之 高溫肥粒鐵相值預測公式，而非將系爭專利之組成配比套入 證據之高溫肥粒鐵相值預測公式，而認將系爭專利之組成配 比套入證據3 之高溫肥粒鐵相值預測公式之論述方式並非合 理。惟將證據所揭示之組成配比套入系爭專利之高溫肥粒鐵 相值預測公式，已有後見之明之可能，且證據3 或系爭專利 之高溫肥粒鐵相值，其主要功效應不脫離用以「預測」，而 眾所周知，驗證公式正確性之方式，係將數值代入公式中進 行比對，故將系爭專利之組成配比分別套入證據3 與系爭專 利的高溫肥粒鐵相值預測公式，進以驗證證據3 與系爭專利 的高溫肥粒鐵相值預測公式之正確性，應符合科學驗證與經 驗法則，被告所謂「將系爭專利之組成配比套入證據3 之高 溫肥粒鐵相值預測公式的論述方式並不合理」應屬誤解。(六)有關系爭專利說明書表一僅列有5 個元素之重量百分比，但 預測公式含有8 個元素重量百分比，應如何驗證各試片高溫 肥粒鐵相值之說明：
觀諸系爭專利說明書，表一係揭示各式低鎳含量之沃斯田鐵
系不銹鋼之較佳實施例中多數種不同成分組合之實施態樣， 表中雖僅揭示碳、矽、錳、鉻、銅等元素重量百分比，惟原 證3 號申復說明理由書，曾補充說明關於系爭專利說明書中 表一與其原始實驗數據資料之關係，由表一之原始實驗數據 資料可知，組成元素除了包括碳(C) 、矽(Si)、錳(Mn)、鉻 (Cr) 、銅(Cu)外，尚包括磷(P) 、硫(S) 、鎳(Ni)、鉬 (Mo) 、氮(N) ，再將系爭專利說明書之表一與上述申復說 明理由書所附之表一的原始實驗數據資料比對後可知，各試 片編號01至14所顯示之碳(C) 、矽(Si)、錳(Mn)、鉻(Cr)、 銅(Cu) 之數值及相對應之δ-ferrite值均一致。以試片編 號01為例，將其碳(C) 、矽(Si)、錳(Mn)、鉻(Cr)、銅(Cu) 、磷(P) 、硫(S) 、鎳(Ni)、鉬(Mo)、氮(N) 的數值代入預 測公式「6.77×( 鉻%t +鉬%t + 1.5×矽%t ) - 4.85 ×( 鎳%t + 30 ×碳%t + 30 ×氮%t + 0.5×錳%t + 0.3×銅%t )-52.75」中，即可計算獲得該高溫肥粒鐵相值 ( δ-ferrite)=28.58 。其他試片編號亦能依相同方式驗 證獲得相對應之高溫肥粒鐵相值( δ-ferrite) 。(七)有關證據2 已揭示高溫肥粒鐵相值不大於8.5 可改善產品之 破裂與撕裂等情形之說明：
參加人所指證據2 揭示內容實已經被告舉發審酌認定與系爭 專利不相關而無證據價值。再參原處分第8 頁第( 十一) 點 所載之內容可知，參加人所稱爭點，被告早於舉發審定中審 認因證據2 實施例表1 組成配比之鉻含量已超過系爭專利之 鉻含量範圍，不符合系爭專利組成配比，故無法將之直接代 入系爭專利之預測公式以進行判斷。
(八)為此起訴聲明請求原處分及訴願決定均撤銷。三、被告之答辯
(一)關於原告所引述智慧財產法院98年度行專訴字第125 號判決 ，該判決後段明確指出「故假如一個不銹鋼之組成配比符合 系爭專利申請專利範圍第1 項揭示之組成範圍（第一要件） ，且將該組成配比套入『高溫肥粒鐵相值＝6.77×（鉻%t＋ 鉬%t ＋1.5×矽%t）－4.85×（鎳%t＋30×碳%t＋30×氮%t ＋0.5 ×錳%t＋0.3 ×銅%t）－52.75 』，所得數據若不大 於8.5 則應屬系爭專利申請專利範圍第1 項之範圍，否則即 非屬系爭專利申請專利範圍第1 項之範圍。」故原處分將證 據6 、7 中特定實施例代入系爭專利申請專利範圍之高溫肥 粒鐵相值預測公式以比對新穎性，並無違法。而參照原告起 訴狀之內容亦可知，證據6 、7 雖未揭示高溫肥粒鐵相值預 測公式，以特定實施例代入系爭專利申請專利範圍之高溫肥 粒鐵相值預測公式以比對新穎性，並無違法之處。而證據6
為US0000000 專利案，其申請專利範圍第1 項揭示沃斯田鐵 系不銹鋼，包含重量百分比：碳<0.1% ，0.1%< 矽<1% ，5% < 錳<9% ，0.1%< 鎳<2% ，15%<鉻<19%，1%< 銅<4% ，0.1% < 氮<0.4% ，0. 03%< 鉬<2% ，5 ×10-4%<硼<50 ×10-4% ，磷<0.05%，硫<0.01%，其組成配比範圍與系爭專利組成配 比範圍有重疊，且包含多數微量元素，其中至少包含鉬元素 ，再將實施例中組成配比符合系爭專利者，說明書第9 至10 欄編號594 及編號596 套入「高溫肥粒鐵相值＝6.77×（鉻 %t＋鉬%t＋1.5 ×矽%t）－4.85×（鎳%t＋30×碳%t＋30× 氮%t＋0.5 ×錳%t＋0.3 ×銅%t）－52.75 」，所得數據為 -24.61及-13.75，不大於8.5 ，符合智慧財產法院98年度行 專訴字第125 號判決對於系爭專利申請專利範圍之解釋，則 屬系爭專利申請專利範圍第1 項之範圍，故系爭專利申請專 利範圍第1 項申請前已見於刊物，不具新穎性。證據7 為US 0000000 專利案，其申請專利範圍第1 項揭示沃斯田鐵系不 銹鋼，包含重量百分比：0.01%<碳<0.08%，0.1%< 矽<1% ， 5%< 錳<11%，1%< 鎳<4% ，15%<鉻<17.5%，1%< 銅<4% ，1 ×10-4%<硫<20 ×10-4% ，1 ×10-4%<鈣<50 ×10-4% ，0% < 鋁<0.03%，0.005<磷<0.1% ，硼<5×10-4% ，氧<0.01%， 申請專利範圍第2 項揭示更進一步包含0.01%<鉬<2% ，說明 書第8 欄第10至11行揭示氮含量界於0.1%至0.3%，其組成配 比範圍與系爭專利組成配比範圍有重疊，且包含多數微量元 素，其中至少包含鉬元素，再將實施例中組成配比符合系爭 專利者，說明書第3 至4 欄編號567 、編號592 、編號594 、編號596 、編號723 、編號774 及編號783 套入「高溫肥 粒鐵相值＝6.77×（鉻%t＋鉬%t＋1.5 ×矽%t）－4.85×（ 鎳%t＋30×碳%t＋30×氮%t＋0.5 ×錳%t＋0.3 ×銅%t）－ 52.75 」，所得數據為-2.03 、-12.79、-24.66、-13.73、 -8.04 、-11.17及-9.69 ，不大於8.5 ，完全符合智慧財產 法院98年度行專訴字第125 號判決對於申請專利範圍之解釋 ，則屬系爭專利申請專利範圍第1 項之範圍，故系爭專利申 請專利範圍第1 項申請前已見於刊物，不具新穎性。證據6 、7 之組成配比範圍與系爭專利組成配比範圍之重疊部分即 為相同組成配比，故將證據6 、7 中之特定實施例直接代入 系爭專利申請專利範圍第1 項之高溫肥粒鐵相值預測公式中 ，得到不大於8.5 之高溫肥粒鐵相值，並無不適法之處。又 智慧財產法院98年度行專訴字第125 號判決理由第五點第（ 四）項之內容可知，縱證據7 含有鈣、鋁元素仍得做為系爭 專利不具新穎性之證據。
(二)證據3第13頁右欄式(2)揭示δ-f(高溫肥粒鐵相值)=-75.78
×碳%+5.64×矽%-0.16×錳%-2.87×鎳%+3.66×鉻%-0.08× 銅%+0.84×鉬%-71.62×氮%-36.63，且其上限值為5，經整 理後得δ-f＝3.66×（鉻%＋0.23×鉬%＋1.54×矽%）－2. 87×（鎳% ＋26.4×碳% ＋24.95 ×氮% ＋0.056 ×錳% ＋ 0.028 ×銅% ）－36.63 ；證據19第63頁左欄式(9) 揭示δ -f＝3 ×（鉻% ＋1.5 ×矽% ＋鉬%t）－2.8 ×（鎳% ＋0. 5 ×錳% ＋0. 5×銅% ）-84[( 碳＋氮)%－19.8，經整理後 得δ-f＝3 ×（鉻% ＋鉬% ＋1.5 ×矽% ）－2.8 ×（鎳% ＋30×碳% ＋30×氮% ＋0.5 ×錳% ＋0.5 ×銅% ）－19.8 ，上述δ-f公式與系爭專利之δ-f公式涉及之元素相同，僅 係數不同。又δ-f公式之係數受各鋼廠之鑄造製程所影響， 但其推導方法皆可謂相同，不外乎基於Schaeffler、Delong 等圖，再加上δ-f實測值與使用線性回歸方法所推導而來， 而使用線性回歸為已知技藝。且由專利權人於98年6 月5 日 補充舉發答辯理由書第2 頁第2 段之內容亦可知，系爭專利 δ- f 公式之係數由線性回歸方法推導為0.39，但系爭專利 並未採用0.39而另採用0.3 為係數，亦即系爭專利δ-f公式 之係數並非僅由推導而得，係考慮實際生產而得到此等係數 ，故雖系爭專利δ-f公式之係數與證據3 之係數不同，該係 數仍為所屬技術領域中具有通常知識者，依申請前之先前技 術所能輕易完成。又系爭專利之組成配比如前所述已見於證 據6 、7 ，故所屬技術領域中具有通常知識者，依申請前之 先前技術組合證據3 、6 ；或組合證據3 、7 ；或組合證據 3 、6 、19；或組合證據3 、7 、19，所能輕易完成，系爭 專利申請專利範圍第1 項不具進步性。而由智慧財產法院98 年度行專訴字第125 號判決之內容亦可知，係將證據所揭示 之組成配比套入系爭專利之高溫肥粒鐵相值公式，而非將系 爭專利之組成配比套入證據之高溫肥粒鐵相值公式，故原告 主張起以系爭專利之組成配比套入證據3 公式之論述方式， 非屬合理。又證據19為探討沃斯田鐵系不銹鋼之高溫肥粒鐵 相值，並未限定其為高鎳含量，其中表2 與表3 最後一行之 1S237 為430 鋼種，即非屬高鎳含量，故證據19應可與證據 3 、6 、7 組合。
(三)系爭專利申請專利範圍第 2項為第1項之附屬項，包括第1項 獨立項之全部特徵，並進一步界定其「低鎳含量之沃斯田鐵 系不銹鋼，是在一熱軋前鑄材再熱溫度介於1050℃至1250℃ 進行熱間軋延，以避免邊裂缺陷產生。」證據11第11-440頁 表4-3-1 已揭示各種不銹鋼熱間軋延溫度，其中適合本件沃 斯田鐵系不銹鋼之溫度範圍為1035℃至1285℃；證據12第72 5 頁右上欄第8 至10行記載適合沃斯田鐵系不銹鋼之鍛造溫
度為高於925 ℃；證據13第346 頁倒數第3 行亦揭示奧氏體 不銹鋼即系爭專利之沃斯田鐵系不銹鋼於900 ℃至1250℃時 具有良好之塑性為其軋製特點。故依前揭證據11、12或13所 載，系爭專利申請專利範圍第2 項界定沃斯田鐵系不銹鋼熱 間軋延之溫度介於1050℃至1250℃，實已為該技術領域所習 知。又系爭專利申請專利範圍第1 項之技術特徵已見於證據 6 、證據7 或證據3 、6 之組合、證據3 、7 之組合、證據 3 、6 、19之組合或證據3 、7 、19之組合，已如前述；故 系爭專利申請專利範圍第2 項為所屬技術領域中具有通常知 識者，依前揭證據6 、證據7 或證據3 、6 之組合、證據3 、7 之組合、證據3 、6 、19之組合或證據3 、7 、19之組 合等任一組合證據；與證據11、12、13中任一證據之再組合 之先前技術所能輕易完成，不具進步性。
(四)系爭專利揭示一種低鎳含量之沃斯田鐵系不銹鋼，包含各種 元素及其組成之配比，且該不銹鋼之高溫肥粒鐵相值上限值 不大於8.5，並界定其高溫肥粒鐵相值之定義公式。依原告 於98年6 月5 日所提補充舉發答辯理由書，可知前揭高溫肥 粒鐵相值公式之推導方法可分成3 個部分:(l ）將Delong公 式中的Cu係數決定出來；(2) 將實測值與公式計算值以線性 回歸來得出一條二元一次關係式；(3）將上述二元一次關係 式的x 變數代入上述修正過的Delong公式。惟系爭專利說明 書中，對於高溫肥粒鐵相值公式明顯並無任何推導理由，其 專利說明書有未明確且充分揭露之情事；且原告於97年9 月 10日與98年6 月5 日所提補充舉發答辯理由書中指出不可忽 略系爭專利之公式而未加比對，此種直接代入之方式明顯未 缺少推導理由，故前揭推導方式應為系爭專利之技術特徵， 惟系爭專利申請專利範圍第1 項僅記載該公式，並未明確記 載與揭露實施該技術之必要技術特徵，且未為發明說明所支 持，故系爭專利應有違專利法第26條第2 、3 項之規定。綜 上所述，被告原處分並無違法。
(五)答辯聲明請求駁回原告之訴。
四、參加人之答辯
(一)依專利法第22條第1 項第1 款之法意及審查基準關於新穎性 之判斷基準於該第2-3-6 頁中記載之四要件，當發明符合上 開四要件中之一時，則不具新穎性，惟若不具備其中之一者 ，非當然即具有新穎性，仍應視另外三要件是否有構成之可 能。故原告主張「當發明在請求項所界定之技術內容不同於 引證資料揭示之內容，且由該引證資料所揭露之內容，並無 法直接且無歧異得知該請求項之技術特徵者，該請求項即具 有新穎性」等語，實為不當，亦即若另有如「差異僅在於參
酌引證文件即能直接置換的技術特徵」時，該發明仍不具新 穎性，原告對於審查基準之解釋似有誤解。
(二)證據6、7所揭示之內容，可證明系爭專利申請專利範圍第1 項有違專利法第22條第1 項第1 款之規定，不具新穎性，因 系爭專利縱如原告所稱係一種過濾機制，亦無法改變系爭專 利為「數值限定發明」，且篩選後原料仍為篩選前原料之一 部的事實：
1.系爭專利第1 項明顯為一種低鎳含量之沃斯田鐵系不銹鋼， 其係「物」之發明，並非「方法」之發明；該項之範圍係以 不銹鋼元素化學組成、高溫肥粒鐵相值預測公式及此計算之 高溫肥粒鐵相值即δ-f值不大於8.5 ，三技術特徵加以界定 。且前開技術特徵僅組成元素及配比將影響系爭不銹鋼之物 性變化，而其他技術特徵僅為原告所稱之過濾機制，亦即綜 再以複數以上公式篩選，仍無法改變篩選後之物在篩選前已 存在之事實，若篩選前之物為習知，則系爭專利第1 項自欠 缺新穎性。又何以確認篩選前之物屬習知，因一個已知物可 用無限方式加以再描述、再定義，確認是否為習知之物時， 即應回歸該定義者所提供之描述方法，並以之進行確認。就 系爭專利而言，於各鋼廠有其獨自之定義公式之情形下，原 告既以其他技術特徵再描述、定義已具備技術特徵之不銹鋼 ，則被告欲確定新穎性時，自可將習知物以原告定義之方式 ，即高溫肥粒鐵相值預測公式及此計算之高溫肥粒鐵相值不 大於8.5 加以檢驗，而原處分檢查之方法，即係將習知物代 入前開技術特徵之公式，而檢查結果亦發現習知物皆符合原 告定義之方法，則所作成不具新穎性之認定，並無違誤。 2.上述直接代入之檢驗方法實係判斷「數值限定發明」是否具 備可專利性的基本方法之一，因系爭專利之高溫肥粒鐵相值 公式計算所得之高溫肥粒鐵相值並非一標準化數值，而係隨 其所選Ni當量與Cr當量之組成元素、各組成元素之係數、Ni 當量與Cr當量之權重以及調整參數而變化，故進行系爭專利 第1 項與先前技術之比較時，自須將二物以相同限定方式所 得數值進行比較，方屬正確合理。又原告爭執原處分逕將證 據6 、7 之特定實施例直接代入系爭專利第1 項之高溫肥粒 鐵相值預測公式之作法，然觀諸智慧財產法院98年度行專訴 字第125 號判決理由第五點第（四）項之5 後段中之「套入 」即是原告所稱之「代入」。另由系爭專利第1項包含了多 數之證據6 、7 之習知物，故欠缺新穎性。此由系爭專利之 美國對應案申請過程可證，由該申請過程可知，原告自知其 所請範圍已涵蓋先前技術。
(三)組合證據3 、6 ，證據3 、7 ，證據3 、6 、19，證據3 、
7 、19，證據2 、3 、6 ，或證據2 、3 、7 ，均可證系爭 專利申請專利範圍第1 項不具進步性：
1.依專利法第22條第4 項之法意及審查基準第2-3-23 頁中記 載「申請專利之發明具有無法預期的功效而非能輕易完成之 例參照本章3.5 『相關發明之進步性判斷』」可知，原告就 專利法第22條第4 項之解釋應予補充。而上開3.5 「相關發 明之進步性判斷」，審查基準於3.5.1至3.5.6具體舉出六種 型態之例示，而與本件相關且值得據以判斷者，應屬3.5.6 「選擇發明」之相關規定。
2.證據3 、6 之組合或證據3 、7 之組合，均可證明系爭專利 申請專利範圍第1 項有違專利法第22條第4 項之規定，不具 進步性：
系爭專利第1 項已包含多數證據6 、7 之習知物，又系爭專 利第1 項其他二項技術特徵僅為原告就包括證據6 、7 在內 之習知物加以篩選之方法，其無法改變篩選前習知物已存在 之事實，證據6、7已證明系爭第1項有違新穎性。又參加人 早於舉發補充理由書（三）第16至18頁中指出，就原告強調 之高溫肥粒鐵相值不大於8.5 之臨界性而言，證據2 已揭示 高溫肥粒鐵相值不超過8.5 可改善破裂與撕裂之情形；證據 3 已揭示高溫肥粒鐵相上限值為5 % 、6 % 可使熱加工性不 受破壞；證據14亦已揭示高溫肥粒鐵相值小於10% 可達成良 好熱加工性；故證據2 、3 、14已分別揭示高溫肥粒鐵相值 不大於8.5 、5 、6 、10可改善破裂與撕裂等熱加工性，故 就預測熱加工性此一功效而言，系爭案並未達成更顯著之功 效，故不具有臨界性，自不具進步性。且證據3 之高溫肥粒 鐵相上限值為5 ，如採證據3 之公式(2) 判斷時，試片14至 試片07，因皆小於證據3 揭示之上限值5 ，已知可使熱加工 性不受破壞；又試片01至試片04，因皆大於證據3 揭示之上 限值5 ，已知會使熱加工性受到破壞，故以證據3 之公式(2 ) 及其高溫肥粒鐵相上限值5 來判斷時，其所得結果大部分 皆與系爭專利之高溫肥粒鐵相值預測公式及高溫肥粒鐵相上 限值8.5 來判斷所得結果相同，僅於試片5 、6 有些許差異 。故各鋼廠雖基於各自製程及設備而發展出各自定義公式上 限值8.5 與5 ，然證據3 之上限值5 於科學上之意義實已相 當接近系爭專利之上限值8.5 。原告僅舉試片06而對試片05 之相反結果無視，因若運用證據3之公式(2)及高溫肥粒鐵相 上限值5 判斷，反以試片05之高溫肥粒鐵相值仍處於可接受 之範圍，並不會有邊裂缺陷，可進行熱加工，然若利用系爭 專利之標準篩選則試片05將遭剔除。另經參加人就系爭專利 14個試片與以證據3預測者加以比較，二者可熱加工之試片
數量與不可熱加工試片數量完全相同。試片05、06之結果所 呈現之意義為系爭專利之高溫肥粒鐵相值計算公式與運用證 據3 之公式(2) 所計算出之高溫肥粒鐵相值，前者可篩選而 保留試片06；後者則可篩選而保留試片05，故二者於材料之 熱加工性上所呈現之判斷價值係高度相似，亦高度相似系爭 專利與證據3 各自高溫肥粒鐵相之上限值8.5 與5 。亦即二 者於材料之熱加工性能方面所呈現之判斷價值與結果係高度 相似，亦顯示出二者係運用相同技術與方法，作為材料熱加 工性之過濾機制。況參加人之比較結果可發現僅有試片05、 06分別於系爭專利及證據3所各自建議之公式中，於系爭專 利上限值8.5 與證據3 之上限值5 附近，產生熱加工性之些 許差異，且該等差異實於系爭專利與證據3 之熱加工性能上 又高度相似，且於鋼廠之實務操作上，此等差異另受各廠所 設定之可接受品質合格標準不同，以及各廠本身之設備、製 程所影響。亦即高溫肥粒鐵上限值亦受各鋼廠本身之設備、 製程與品質合格標準之差異所影響。故如以專利法上選擇發 明之「臨界性」要件觀察，系爭專利之高溫肥粒鐵相上限值 與證據3 根本呈現相同之趨勢，難謂有「臨界性」之意義， 故不具進步性。
3.證據2 、3 、6 之組合或證據2 、3 、7 之組合，均可證明
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