最高法院民事判決 一○○年度台上字第一八○四號
上 訴 人 美商微晶片技術公司(Microchip Technology Inc.
法定代理人 史蒂芬‧桑吉St.
訴訟代理人 黃章典律師
呂 光律師
被 上訴 人 義隆電子股份有限公司
兼 上一 人
法定代理人 葉儀皓
共 同
訴訟代理人 許惠月律師
上列當事人間因侵害專利權有關財產權爭議等事件，上訴人對於
中華民國九十九年八月十九日智慧財產法院第二審判決（九十八
年度民專上字第五六號），提起上訴，本院判決如下：
主 文
原判決廢棄，發回智慧財產法院。
理 由
查上訴人為外國法人之美商公司，屬涉外民事事件，我國一○○年五月二十六日修正施行前之涉外民事法律適用法，固無關於國際管轄權之規定，惟依該法第三十條適用民事訴訟法第一條、第二條第二項及第十五條規定，台灣新竹地方法院於本件訴訟應有國際管轄權。又本件上訴人依侵權行為規定請求，依該法第九條規定，亦應以我國法律為準據法，兩造對之復未作何爭執，原審本此而為審判，核無不合，先予敘明。
本件上訴人主張：伊發明之「具有少於N個輸入/ 輸出（I/O）接腳之N 位元資料匯流排寬度之微控制器及方法」，經經濟部中央標準局（於民國八十八年一月二十六日改制為智慧財產局，下稱智財局）核給發明專利證書，期間自八十七年十二月十一日起至一○六年四月二十七日止（下稱系爭發明專利）。詎被上訴人義隆電子股份有限公司（下稱義隆公司）所生產編號EM78P152號之各式包裝產品（下稱系爭產品）為具有五個輸入/ 輸出接腳之八位元資料匯流排寬度之微控制器，加計電源接腳及地線接腳之總數少於或等於該資料匯流排之匯流排寬度（即八位元），竟落入系爭發明專利之申請專利範圍第一項及第十一項「該第一接腳（即電源接腳）、第二接腳（即地線接腳）及多個第三接腳（包括輸入/ 輸出接腳）之總數至少為三且少於或等於該資料匯流排之匯流排寬度」之範圍中，已侵害伊之系爭發明專利等情，爰依專利法第八十五條第一項第二款、第三項及公司法第二十三條第二項規定，求為命義隆公司及其法定代理人即被上訴人葉儀皓連帶賠償新台幣（下同）一百萬元及自訴狀繕本送達翌日即八十九年五月九日起加付法定遲延利息，暨義隆公司不得未經伊同意而製
造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目地而進口系爭產品及其他使用系爭明發專利之產品之判決。
被上訴人則以：系爭發明專利不具備進步性之專利要件，有應撤銷之原因。系爭產品並非以八支接腳傳送八位元資料，亦未使用系爭發明專利的「多功能接腳」，依全要件原則，系爭產品未落入系爭發明專利之文義範圍內。又葉儀皓並未參與系爭產品之具體業務執行，自不負公司法第二十三條第二項連帶賠償責任等語，資為抗辯。
原審維持第一審所為上訴人敗訴判決，駁回其上訴，無非以：上訴人為系爭發明專利權人，為被上訴人所不爭執。系爭發明專利申請專利範圍第一項之積體電路（IC）包裝，其技術特徵雖包括：A、一IC 晶片，有一微控制器，其中有N位元資料匯流排；B、一第一接腳電耦合至該微控制器，其中該第一接腳係作為一電源接腳；C 、一第二接腳電耦合至該微控制器，其中該第二接腳係作為一地線接腳；以及D 、多個第三接腳電耦合至該微控制器，其中該多個第三接腳係功能接腳，該多個接腳中至少一接腳係為多功能接腳，E 、該第一接腳、第二接腳及多個第三接腳之總數至少為三且少於或等於該資料匯流排之匯流排寬度。惟依系爭發明專利說明書所載，有關IC晶片、微控制器、N 位元資料匯流排、電源接腳（第一接腳）、地線接腳（第二接腳）、控制暫存器、功能方塊、接腳電耦合至微控制器等技術，均為系爭發明專利申請前為所屬該技術領域者熟知。且系爭發明專利所欲解決之先前技術問題為「支援N位元架構，多於N個接腳需要連接至微控制器」，系爭發明專利乃使用「多功能接腳」，使接腳數減少至小於匯流排寬度，以克服上述技術問題。而依被上訴人提引證一（八十年日本專利公報）之記載，習知之微電腦係透過位址匯流排及資料匯流排，將位址信號及資料信號以並列（平行）方式輸入/ 輸出，因而必須使用多數之接腳。該引證一之微電腦係由外部以串列提供之位址信號及資料信號，由接腳收取，其後分別將其資料串列變換成並列，而加以使用。其微電腦僅須一支位址信號輸出接腳及一支指令及資料信號輸出入接腳（總共二支接腳），即可取代習知微電腦技術中之二十四支接腳。因八位元單晶片微電腦必有八位元資料匯流排，引證一已揭露一支位址信號輸出接腳、一支指令及資料信號輸入/輸出接腳、一支讀出/寫入信號接腳，再加上微電腦本應具有之一支電源接腳及一支地線接腳，該微電腦具有五支接腳，自已揭露系爭發明專利之「接腳數小於匯流排寬度」之技術特徵。又被上訴人提出引證二（八十二年日本專利公報）為「微電腦之輸出入功能選擇裝置」，以模態暫存器連接至功能選擇電路，而可各別設定埠控制暫存器之功能，將多功能兼用輸入/輸出接腳分別連接至輸入/輸出埠功能，即可有效
使用多功能兼用輸入/ 輸出接腳，該發明目的為有效使用微電腦之多功能兼用輸入/ 輸出接腳。另依引證二之申請專利範圍及專利公報、修正後說明書之記載，引證二之輸入/ 輸出電路包含「功能選擇電路」及「功能選擇設定手段」，該多功能兼用輸出入接腳群之功能，在模態控制手段選擇之後，僅由一部分接腳使用該功能，其餘接腳可以模態選擇手段切換成其他功能之接腳，其利用功能選擇電路及功能選擇設定手段，使接腳兼具多功能並可兼用輸入/ 輸出埠使用，具有以「多功能接腳」減少晶片接腳數之技術功效。因引證一、二之微電腦接腳與系爭專利之微控制器係屬相同技術領域，而引證二已揭示於微電腦之輸出入功能選擇裝置利用功能選擇電路及功能選擇設定手段，進行各該功能選擇電路之切換，可部分接腳執行特定功能，而其餘接腳執行其他功能，與系爭發明專利申請專利範圍第一項之「該多個第三接腳係功能接腳，該多個接腳中至少一接腳係為多功能接腳」技術特徵相同；引證一已揭示於微電腦減少接腳數且接腳數小於匯流排寬度之技術手段，與系爭發明專利申請專利範圍第一項之技術特徵相同，故熟習該項技術者依據系爭發明專利說明書所述之先前技術，利用引證一中減少微電腦輸出接腳之教示，並採用引證二之多功能接腳，即能輕易完成系爭發明專利申請專利範圍第一項之積體電路包裝，進而達成系爭發明專利申請專利範圍第一項將IC晶片之多個功能接腳中至少一為「多功能接腳」，使其接腳總數少於該資料匯流排寬度之功效，足見系爭發明專利申請專利範圍第一項係運用申請前既有之引證一、引證二與系爭發明專利所述先前技術，而為熟習該項技術者所能輕易完成者。上訴人雖主張引證二未揭示系爭發明專利「積體電路包裝之接腳總數少於或等於資料匯流排之匯流排寬度」之特徵；引證一、引證二與系爭發明專利涉及之技術問題各自不同，技藝人士並無動機參考該等引證案，且引證一與引證二之手段，先天即不相容，二者無法結合云云，惟被上訴人係以引證一、引證二與系爭發明專利所述之先前技術之組合，主張系爭發明專利申請專利範圍第一項不具進步性，本可組合各引證之部分技術內容，判斷熟習該項技術者能否輕易完成，而認定其是否具進步性。再參酌上訴人引用「The M-icrocontroller Idea Book」一書第一章第二頁內容，具有通常知識者均認知「微控制器」亦可稱為「微電腦」，足見系爭專利與引證一、二同屬「單晶片微電腦」、「微電腦」、「微控制器」之技術領域，且引證一、引證二同以單晶片微電腦之接腳為改良對象，引證一係為解決接腳數量太多之缺點，而在位址之輸出入及指定與資料之輸出入分別僅使用一支接腳，以串列進行，引證二係以功能選擇電路及功能選擇設定手段，而可有效使用微電腦之多功能兼用輸出入接腳。熟習該項技術者得運用申請前既有
之減少微電腦輸出接腳（引證一）、多功能接腳（引證二）及IC晶片、微控制器、N 位元資料匯流排、電源接腳（第一接腳）、地線接腳（第二接腳）、控制暫存器、功能方塊、接腳電耦合至微控制器（系爭專利所述）等先前技術，而達成系爭發明專利之以多個功能接腳中至少一為「多功能接腳」之手段，使其接腳總數少於該資料匯流排寬度之目的，引證一、引證二與系爭發明專利所述先前技術應屬明顯。上訴人片面擷取所謂引證一處理相同單一功能（資料輸出入）之接腳的「並列轉換為串列」手段，與引證二增加既有接腳功能之「雙功能切換」手段，遽謂先天即不相容，二者無法結合云云，委無足取。其次，系爭發明專利申請專利範圍第十一項為一種操作積體電路 (IC) 包裝之方法，經與系爭發明專利申請專利範圍第一項比對，第十一項係於第一項每一技術特徵前加上「提供」二字，其餘技術特徵之文字內容完全相同，且第十一項所稱之方法步驟並非必依其字面順序不可，是以第十一項雖為方法請求項，惟其包裝之實質內容與第一項並無不同。而引證一、引證二與系爭發明專利所述之先前技術之組合可證明系爭發明專利申請專利範圍第一項不具進步性，故引證一、引證二與系爭發明專利所述之習知技術之結合自可證明系爭發明專利申請專利範圍第十一項亦不具進步性。綜合上述整體技術特徵比對，系爭發明專利之結構與技術已為引證一、引證二與系爭發明專利所述先前技術之組合所揭示，而為熟習該項技術者所能輕易完成，不具有進步性。被上訴人以系爭發明專利申請專利範圍第一、十一項有違八十三年一月二十一日修正公布之專利法第二十條第二項規定，主張系爭發明專利有應撤銷之原因，於法有據，上訴人既不得對於被上訴人主張系爭發明專利之權利，則其據以請求被上訴人連帶給付損害及被上訴人不得未經上訴人同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口系爭產品，及其他使用系爭發明專利之產品，即非有據等詞，為其判斷之基礎。
惟申請專利之發明係該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識所能輕易完成者，自不具進步性，否則，即具有進步性。因此，判斷申請專利之發明有無進步性，應就先前技術所揭露者於欲解決之問題、功能、特性是否提供教示、建議或動機，使該技術領域通常知識者足以輕易思及所申請之專利。又智慧財產權之審定或撤銷，動輒涉及跨領域之科技專業知識，智慧財產法院於審理智慧財產權爭議事件，並依智慧財產法院組織法第十五條第四項及智慧財產法審理法第四條之規定，配置有技術審查官，使其受法官之指揮監督，依法協助法官從事案件之技術判斷，蒐集、分析相關技術資料及對於技術問題提供意見供法官諮詢。是以，智慧財產法院審理
是類訟爭事件，就自己具備與事件有關之專業知識，或經技術審查官為意見陳述所得之專業知識，自應依智慧財產案件審理法第八條及第十七條第一項規定，將所知與事件有關之特殊專業知識對當事人適當揭露，令當事人有辯論之機會，或適時、適度表明其法律上見解及開示心證，經兩造充分攻防行言詞辯論後，依辯論所得心證為判決。查原審依上訴人所引「The Microcontroll-er Idea Book」一書第一章第二頁內容（中譯為「微控制器」為一單一晶片電腦，除「中央處理單元《CPU 》外，尚包括記憶體．．及輸入／輸出界面單元．．），而認該領域具有通常知識者均認知「微控制器」亦可稱為「微電腦」（原判決一六頁），惟該內容似無「微控制器」亦可稱為「微電腦」之推論，上訴人就此並於原審指稱：「微控制器」與「微電腦」（CPU ）二者並不等同，引證一係關於「微電腦」（CPU）之技術，僅揭示一種CPU，並未揭下或建議任何隨機存取記憶體（RAM ）或是任何週邊單元，與系爭發明專利所涉「微控制器」之積體電路包裝，顯然並不相同，故該先前技術所揭示之技術實與系爭發明專利無關，引證一所揭示之CPU 無論是硬體架構、功能或應用上，皆與系爭發明專利之「微控制器」之積體電路包裝完全不相同，引證一與系爭發明專利根本上屬於不同技術領域之發明等語（原審卷㈠一二四頁反面至一二六頁）。原審究係依何「專業知識」論斷「該領域具有通常知識者均認知『微控制器』亦可稱為『微電腦』」，竟未依上揭意旨適當揭露及令當事人為辯論，並就兩造對該二項是否屬相同技術領域之爭執詳予調查審認，遽為不利上訴人之論斷，其所踐行之訴訟程序，已難謂合。又原判決以：八位元單晶片微電腦必有八位元資料匯流排，而引證一已揭露一支位址信號輸出接腳、一支指令及資料信號輸出入接腳、一支讀出／讀入信號接腳，再加上微電腦本應具有之一支電源接腳及一支地線接腳，該微電腦具有五支接腳，自已揭露系爭發明專利之「接腳數小於匯流排寬度」技術特徵之認定，固非無見，惟上訴人於原審並主張：「引證一無法否定系爭發明專利之有效性，引證一其接腳性質等同於系爭發明專利之資料匯流排，與系爭發明專利接腳不同、「引證一與系爭發明專利完全無關，亦完全未揭示系爭發明專利之技術特徵，故不足以否認系爭發明專利所具有之新穎性及進步性」等語（原審卷㈡一一一頁背面），且引證一之發明說明中，亦提及「位址匯流排及資料匯流排接腳如要減少，其方法係可使用內含唯讀記憶體 (ROM)之單晶片微電腦。但其唯讀記憶體之儲存內容為固定，無法使其電腦程式作動態的變．．因此不適合使用在少量多樣之用途」、「引證一發明之效果在於將位址之輸出與指令或資料之輸出入以串列方式進行，具有減少接腳數之效果，故可實現小型化、低成本之微電腦。而與單晶片微電腦不
同的是，因採用外部輸入指令之方式，可以動態變更電腦程式，適合於少量多樣系統所使用之微電腦」云云（分見一審卷㈤四一至四三頁），似見引證一減少接腳數之效果，並非針對單晶片微電腦所為之改良。則引證一所採之串列傳輸減少接腳數之方式，是否同樣可提供用於單晶片微電腦減少接腳數之改良？引證一所揭示之「接腳數小於匯流排寬度」技術手段，是否同樣可應用於單晶片微電腦接腳數之改良，並進一步結合引證二之技術內容，而為熟悉該項技術者所能輕易完成？似有未明。此與系爭發明專利是否具進步性之判斷所關頗切，原審對於上訴人此項重要之攻擊方法，恝置不論，未遑釐清，遽行判決，尤嫌疏略。上訴論旨，指摘原判決不當，求予廢棄，非無理由。
據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第二項，判決如主文。
中 華 民 國 一○○ 年 十 月 二十 日
最高法院民事第七庭
審判長法官 顏 南 全
法官 林 大 洋
法官 鄭 傑 夫
法官 陳 玉 完
法官 李 慧 兒
本件正本證明與原本無異
書 記 官
中 華 民 國 一○○ 年 十一 月 一 日
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