最 高 行 政 法 院 判 決 九十一年度判字第四二三號
原 告 台灣東販股份有限公司
代 表 人 甲○○○
訴訟代理人 丙○○
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 乙○○
右當事人間因商標註冊事件，原告不服中華民國八十九年四月二十七日行政院台八十
九訴字第一一九五一號再訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
緣原告於民國八十七年一月七日以「台北情報共鳴誌及圖」商標（如附圖），指定使用於商品及服務分類表第十六類之漫畫、期刊、書刊、卡通書、故事書商品申請註冊。被告以該商標有違商標法第三十七條第十款之規定，予以核駁，發給第0000000號商標核駁審定書。原告不服，一再訴願，遞遭決定駁回，遂提起行政訴訟。茲摘敍兩造訴辯意旨於次：
原告起訴意旨略謂：商標法第三十七條第十款之適用，須該商標與指定商品本身有密切之關係，亦即該說明必須直接而且明顯，茍非如此，而僅係譬喻或自我標榜，並不會使消費者產生直接或間接聯想，則無該款之適用。又該款但書復規定「但有第五條第二項規定之情事而非通用名稱者，不在此限。」此為保護涉及說明性商標經商標申請人長期使用該商標，作為其營業上商品之識別標識，且已為一般消費大眾所據以認識者，所作之保護申請人權益之規定。亦即商標圖樣雖為指定使用商品之說明，但經商標申請人一段時間之使用而成為申請人營業上商品之識別標識，為保護申請人之商標投資，並保障一般消費者已認識該商標之信賴保護起見，只要該說明性商標不是通用名稱，即可取得商標註冊。又被告於八十六年十一月二十二日台商九八○字第二二一○三四號公告之「商標識別性審查基準」中之二商標不具識別性之例示（十三）、（十六）：即明白揭示「書籍名稱，指定使用於書籍商品，如其商品每期內容不同者，具有識別性，例如：『世界地理雜誌』、『財訊』指定使用於雜誌等著作物。」本件以「台北情報共鳴誌及圖」商標申請註冊在漫畫、期刊、書刊、卡通書、故事書等商標法施行細則第四十九條第十六類之商品上，被告卻認為「台北情報共鳴誌及圖」係表示申請註冊商標所指定使用商品之說明，而依商標法第三十七條第十款及第四十三條之規定為核駁之處分。惟查系爭商標乃原告於一九九七年開始使用於商標法施行細則第四十九條第十六類雜誌等商品上，為每月發行販售之月刊雜誌，該雜誌自發行試刊號至今，已有二年又十個月之期間，共發行有三十四期（連同創刊號共有三十五期）之「台北情報共鳴誌」雜誌。本件商標業經原告大力宣傳，於大成報、民生報等報章雜誌刊登大篇幅之廣告，復有國內報章雜誌、電台廣播、甚至國外報紙之推薦介紹，及原告所舉辦之「台北情報共鳴誌！二十萬現金尋寶活動」，加上遍及大台北地區○○○○路，是以甫一發行便創下銷售佳績，銷售量逐期成長，每期有六萬本之發行量，在短短時間內就已經穩坐該類型雜誌之權威寶座，於各大連銷書店之暢銷書籍
排行榜亦均榜上有名。是以原告所有之「台北情報共鳴誌」雜誌早已因高額之銷售量及擴及北部地區○○○○路，一般消費者概已認識「台北情報共鳴誌」即為表彰原告所發行書刊之商標，該整體商標圖樣亦已為一般消費者所知悉，成為原告商品來源之表徵。然被告卻不僅不顧原告所檢陳之諸多持績使用「台北情報共鳴誌及圖」商標之證據，卻一再以「．．．所檢送之雜誌封面廣告及報紙廣告等，率皆以外文HERE為主體，中文台北情報共鳴誌僅為陪襯，而予人商品說明之印象，不足以認定申請人所使用系爭商標已成為其營業上商品之識別標識」等語為由，駁回原告之申請及訴願，甚且未顧及商標法第三十七條第十款但書規定之意旨暨商標識別性審查基準明示之原則，駁回原告商標之申請。然商標並非僅侷限於某種特定之形式及表達方式，況本件果真有上揭三十七條第十款本文之規定時，只要長期使用之結果致該圖樣成為商標申請人營業上之識別標識即足以當之。今原處分、原決定機關以自身主觀之認定即全面否認原告之商標長期使用事實及罔顧原告之商標權益，難以甘服，請判決撤銷一再訴願決定及原處分等語。
被告答辯意旨略謂：按「凡文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，係表示申請註冊商標所使用商品之形狀、品質、功能、通用名稱或其他說明者，不得申請註冊」，為商標法第三十七條第十款所明定。本件原告申請註冊之「台北情報共鳴誌」商標圖樣，有提供台北地區各類情報資訊之意，使用於期刊、書刊等商品，為所指定商品之說明，而有前開法條之適用。原告雖稱自一九九七年發行以來，經大力宣傳及廣告而創下可觀之銷售佳績，應已取得顯著性能讓一般消費者認識其為表彰商品之標示。惟查原告所提出之證據資料申率皆以「HERE！」此一外文單字為商標之主體，「台北情報共鳴誌」僅處於陪襯之地位而予人有商品內容說明之印象，尚不足以認定已因其使用系爭商標而有同條款但書規定之適用。是被告依法核駁其註冊之申請，並無不合，請判決駁回原告之訴等語。
理 由
按「商標圖樣有左列情形之一者，不得申請註冊：．．．十、凡文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，係表示申請註冊商標所使用商品之形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明者。但有第五條第二項規定之情事而非通用名稱者，不在此限。」為商標法第三十七條第十款所明定。而商標圖樣之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，依社會一般通念，如為商品之說明或與商品之說明有密切關連者，即有該條款前段之適用。本件原告於八十七年一月七日以「台北情報共鳴誌及圖」商標，指定使用於商品及服務分類表第十六類之漫畫等商品申請註冊。被告以系爭商標圖樣上之「台北情報共鳴誌及圖」係表示申請註冊商標所指定商品之說明，而依商標法第三十七條第十款及四十三條規定核駁。原告不服，循序提起行政訴訟，主張如事實欄之記載。經查系爭商標圖樣上之中文「台北情報共鳴誌」，有提供台北地區各類情報資訊之意，該商標指定使用於期刊、書刊等商品，係直接明顯表示該等商品之說明，有商標法第三十七條第十款前段規定之適用。原告主張其使用系爭商標發行「台北情報共鳴誌」雜誌，一般消費者已認識「台北情報共鳴誌」即為表彰原告所發行書刊之商標，該整體商標圖樣亦已為一般消費者所知悉，成為原告商品來源之表徵，依商標法第三十七條第十款但書規定，得申請註冊云云。惟查原告所檢送之雜誌封面及報紙廣告等，率皆以外文「HERE」為主體，中文台北情報共嗚誌僅為陪襯，該雜誌封面上方為大字
型英文「HERE！」，其右下方系爭商標圖樣「台北情報共噅誌」之字型差異顯然，甚至較其下所印雜誌內容提要字型為小，予人商品說明之印象。雜誌封底上方亦印有大字型之英文「HERE」，其下未列系爭商標。封底最下方版權敘述欄雖有「HERE！」及「台北情報共鳴誌」字樣，惟字型極小，且非以如附圖系爭商標圖樣使用。所提報章報導或廣告，多數僅以「HERE」雜誌稱之，原告所稱大型廣告活動「二十萬現金尋寶活動」之現場照片影本，係以「HERE」為主體，其下方以偏小之字型標示「台北情報共鳴誌」少部分報章報導雖將「HERE」及「台北情報共鳴誌」併列，但均非以如附圖之系爭商標圖樣使用。且報章之報導係介紹原告刊物之性質，何嘉仁書店及金石文化廣場雜誌銷售資料，則係記載原告刊物之銷售情形，均非系爭商標圖樣實際使用資料，該雜誌銷售量縱然不少，亦不足以認定原告使用如附圖之系爭「台北情報共鳴誌及圖」商標已成為其營業上商品之識別標識，而有商標法第三十七條第十款但書之適用。被告於八十六年十一月二十二日台商九八○字第二二一○三四號公告之「商標識別性審查基準」中之固例示「書籍名稱，指定使用於書籍商品，如其商品每期內容不同者，具有識別性，例如：『世界地理雜誌』、『財訊』指定使用於雜誌等著作物。」惟本件並非以系爭商標無識別性而否准註冊，商標圖樣如屬商品之說明，縱有識別性，如無商標法第三十七條第十款但書所定情形，即商標法第五條第二項規定之「經申請人使用且在交易上已成為申請人營業上商品之識別標識者」，依商標法第三十七條第十款前段規定，仍不得申請註冊。本件系爭商標屬所指定使用商品之說明，且尚未符合經原告使用且在交易上已成為原告營業上商品之識別標識條件，已如前述，系爭商標縱有識別性，仍有商標法第三十七條第十款前段規定之適用。被告否准原告之註冊申請，一再訴願決定，遞予維持，俱無違誤。原告猶詞訴請撤銷，非有理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法施行法第二條、行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。
中 華 民 國 九十一 年 三 月 十五 日 最 高 行 政 法 院 第 一 庭
審 判 長 法 官 黃 綠 星
法 官 高 啟 燦
法 官 蔡 進 田
法 官 黃 璽 君
法 官 廖 宏 明
右 正 本 證 明 與 原 本 無 異
法院書記官 邱 彰 德中 華 民 國 九十一 年 三 月 十五 日
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