臺灣高等法院臺中分院民事判決 九十年度重上字第三九號
上 訴 人 般若科技股份有限公司
法定代理人 丙○○
被 上訴人 旭春股份有限公司
法定代理人 乙○○
被 上訴人 甲○○
右當事人間請求損害賠償事件，上訴人對於中華民國九十年一月十二日臺灣臺中地方
法院八十九年度訴字第一○五九號第一審判決提起上訴，本院判決如左：
主 文
上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事 實
甲、上訴人方面：
一、聲明：求為判決：㈠原判決廢棄。㈡右廢棄部分，被上訴人乙○○、甲○○應連 帶給付上訴人新臺幣（下同）貳仟萬元之損害賠償，並自民國（下同）八十九年 十月二十八日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息；被上訴人旭春股份有 限公司應與被上訴人乙○○連帶給付上訴人貳仟萬元之損害賠償，並自八十九年 十月二十八日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息；被上訴人旭春股份有 限公司應與被上訴人甲○○連帶給付上訴人貳仟萬元之損害賠償，並自八十九年 十月二十八日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。如其中一被上訴人已 為給付，在其給付範圍內他被上訴人免給付之義務。㈢第一、二審訴訟費用由被 上訴人負擔。㈣上訴人願供擔保請准宣告假執行。二、陳述：除與原判決記載相同者，茲引用之外，補稱： ㈠原審判決略謂：上訴人本件專利權業經修正限縮其軸心外形呈直線傾斜式圓錐 形，自不包括弧形傾斜式圓錐形，是上訴人對於直線傾斜式圓錐形以外之產品 類型，依禁反言原則，已拋棄其權利，不得再主張侵害其專利。此外，復無其 他證據可證明被上訴人所製造之螺旋槳有侵害上訴人專利權之事實，是上訴人 以被上人訴人侵害其專利權為由提起本件訴訟，應無理由…云云。惟查原審就 本件專利權訴訟是否有適用禁反言原則之認定乙節，尚屬有違，故原判決所為 上訴人敗訴之判決，顯非適法，自難令人甘服。玆分述上訴理由如下： ㈡上訴人係新型第０九八六六七號「水上摩托艇之螺旋槳」專利權人，被上訴人 所製造型號KWI-9-15/20號之水上摩托艇螺旋槳業已侵害上訴人之專利權並經 財團法人工業技術研究院鑑定屬實：
⑴新型第０九八六六七號「水上摩托艇之螺旋槳」係上訴人享有之專利權，專利 期間自八十四年二月二十一日起至九十五年三月二十七日止，此有前經濟部中 央標準局核發之專利證書在卷可稽。
⑵被上訴人乙○○係被上訴人旭春股份有限公司之董事長兼總經理，被上訴人甲 ○○係該公司副總經理，且自八十四年三月間起即製造侵害上訴人上開專利權 之水上摩托艇螺旋槳等情業據被上訴人等供述甚明，自屬真正。而被上訴人所 製造之水上摩托艇螺旋槳業已侵害上訴人專利權之事實，並經財團法人工業技
術研究院鑑定屬實，故被上訴人等確已侵害上訴人之專利權，應無疑義。 ㈢專利侵害之鑑定，固有「全要件原則」、「均等原則」及「禁反言原則」之判 斷基準，然待鑑定物與專利物品相較，若被認已符「全要件原則」之判斷者， 即無再認定是否符合「均等原則」及「禁反言原則」之餘地，從而即無探究專 利權人是否有禁反言之必要，亦無以專利權人違反禁反言原則為由，而認待鑑 定物未侵害專利權之可言。本件被上訴人產品係屬「全要件」侵害上訴人專利 權，自已該當於專利法之犯行。
⑴查專利侵害之鑑定，有「全要件原則」、「均等原則」及「禁反言原則」等三 項判斷基準。所謂「全要件原則」係指：在專利侵害訴訟中，須先分析專利權 之申請專利範圍其所有構成要件及被上訴人對象之所有構成要件，再者再逐一 加以比對，若被上訴人對象具有申請專利範圍的每一個構成要件，且其技術內 容相同，侵害才成立之原則，否則若比對之結果有任一構成要件不同者，即不 認為有專利侵害。換言之，若待鑑定物（被上訴人對象）之所有構成要件（元 件、零件）均與專利權人之專利範圍相同者，即所謂「一模一樣」、「完全相 同」者，自應認被上訴人對象符合專利侵害鑑定之「全要件原則」而構成專利 侵害。
⑵所謂「禁反言原則」係為防止專利權人將在申請過程中的任何階段或任何文件 上，已明白表示放棄之某些權利，事後在專利權取得以後或是在專利侵害訴訟 中，再行重為主張已放棄部分之原則。換言之，即專利權人不得以被上訴人對 象侵害其已於申請專利過程中已放棄之權利為由，而主張被上訴人對象侵害其 專利權。
⑶據上論述，「全要件原則」既指被上訴人對象之所有構成零件均與專利範圍相 同，而「禁反言原則」係指專利權人不得重行主張其已放棄之權利，基於專利 權人不可能放棄其全部專利構成要件之理論，可知若被上訴人對象被認定屬「 全要件侵害專利權」者，當無所謂「禁反言原則」探究之必要，亦無所謂「禁 反言原則」適用之可言。此見附件一經濟部專利侵害鑑定基準第三十六頁以下 至第四十五頁，只論及「禁反言原則」與「均等原則」二者之適用關係，而未 探究「禁反言原則」與「全要件原則」之適用關係乙情益明。 ⑷本案上訴人之專利特徵在於：軸心部外形呈前端外徑小而後端外徑大之「直線 傾斜式圓錐形」，且其前端緣與軸套之前端緣間相隔預定距離。而被上訴人產 品之產品特徵為：軸心部外形呈前端外徑小而後端外徑大之「近乎直線傾斜式 圓錐形」，且其前端緣與軸套之前端緣間相隔預定距離。是比較上訴人專利範 圍特徵與被上訴人產品之特徵，僅在於軸心部前端外徑至後端外徑間，上訴人 之專利特徵係呈「直線」，而被上訴人產品則呈「近乎直線」之些微差異，其 餘均屬相同。故若認被上訴人產品特徵之「近乎直線」實際上與上訴人專利範 圍之「直線」相同者，被上訴人之產品即應認符合「全要件原則」而侵害上訴 人之專利權。
⑸經查依清華大學應用數學研究所統計組碩士鄭希龍之量測報告所示（附件二財 團法人臺灣經濟發展研究院智慧財產研究所之專利權侵害鑑定研究報告書第二 十八頁至第三十一頁參照），本案被上訴人所製造產品型號 NUJE T KWI-9-15
/20之螺旋槳，其軸部外形經量測並進行統計分析（迴歸分析）之結果，其線 性方程式分別為R＝0.9975及0.9988，而依統計理論，當R＝1時，為理想完全 直線。是被上訴人所製造之產品，其線性方程式與理想完全直線只有一萬分之 二五及一萬分之十二之差距，在統計學上，此種幾近於零之差距尚非足為判斷 之參考數據，故該量測報告稱：「產品型號NUJET KWI-9-15/20之軸部外形， 是由兩條直線所構成之錐形體」當屬可採。另依美國喬治亞理工學院機械工程 博士湯同達之測量分析報告所示（附件二第三十二頁至第三十三頁），被上訴 人所製造之產品經湯博士於華梵大學實習工廠用探針以等間隔5㎜量測軸心部 外形，於量測過程中當探針接近葉片時，輪葉將依轉軸作適當之旋轉，以避開 葉片並繼續量測之方法測量並分析後，得到結論為：「由分析結果可知 KWI-9 -15/20之軸部外形可視為由L1及L2二直線所構成；L1是經過P1和P2的直線，L2 是經過P3、P4的直線」。是依上開二位測量專家之測量結論以觀，均稱被上訴 人所製造之產品其軸心部外形係屬直線圓錐形，從而被上訴人所製造之產品， 其所有構成元件既均與上訴人之專利範圍相同，自屬符合「全要件原則」而侵 害上訴人之專利權。此參諸附件二財團法人臺灣經濟發展研究院智慧財產研究 所之專利權侵害鑑定研究報告書第十九頁就雙方產品進行全要件原則分析時， 亦稱「證物（即被上訴人所製產品）外觀構成要件‧‧‧與專利範圍所述之外 觀構成要件‧‧‧均相同，構成相符」、「證物結構構成要件‧‧‧與專利範 圍所述之結構構成要件‧‧‧均相同，構成相符」等語，益可證明被上訴人所 製造產品確屬「全要件」侵害上訴人之專利權。再參上開之論述，可知當被上 訴人對象已符「全要件原則」侵害專利時，即無再加以進行「均等原則」分析 之必要，亦無探究上訴人是否有「禁反言原則」適用之餘地，故被上訴人等之 行為業已侵害上訴人之專利權，至為灼然。
㈣退步言之，縱認被上訴人所製產品未符「全要件原則」侵害上訴人專利權，至 低程度亦符「均等原則」侵害專利。
⑴狀附中國機械工程學會八十八年八月十六日專利鑑定報告之鑑定結論為：「般 若科技股份有限公司所檢送之待鑑定物與其所有之新型第九八六六七號專利之 申請專利範圍修正本實質上相同」，並於其專利侵權分析欄下詳述：「‧‧‧ 而依照所檢送之待鑑定物軸心部外形實際量測報告顯示，其外形呈前端外徑小 而後端外徑大之近乎直線傾斜式圓錐形（因R＝0.9988，而當R＝1時，為一理 想完全直線，但依附件量測報告結論判定可稱為直線傾斜式圓錐形），因此， 因待鑑定物軸心部外形之設計近乎直線傾斜式圓錐形，可以達成一流線型之設 計，減少水中阻力，以提升螺旋槳之效率，與專利案申請專利範圍之軸心部外 形已修正為直線傾斜式圓錐形，無論就專利均等論上之技術、功能及達成效果 上皆屬與專利案之申請專利範圍實質上相同。因此，依專利均等論分析，待鑑 定物與專利案之申請範圍實質上相同。」故被上訴人所製造之產品確已侵害上 訴人之專利權，應屬無疑。
⑵另附件二財團法人臺灣經濟發展研究院智慧財產研究所之專利權侵害鑑定研究 報告書之鑑定結論亦為：「證物旭春股份有限公司所生產製造之『水上摩托艇 之螺旋槳』與中華民國新型第098667號『水上摩托艇之螺旋槳』之專利，雙造
之間其構成要件符合均等原則，故本所鑑定為構成專利權侵害」。該鑑定報告 書第三十四頁並論述不論依肉眼觀察法抑或是測量法，均足以判認被上訴人所 製造之產品與上訴人之專利範圍構成相同，尤其在測量法鑑定分析項下更進一 步詳述「經兩份測量報告分析，證物係為直線所構成之圓錐物與專利範圍所述 之直線傾斜式圓錐相同」，在在均可證明被上訴人之產品業已侵害自訴人之專 利權。
⑶據上論述，若 鈞院認被上訴人所製造之螺旋槳並未以「全要件」侵害上訴人 之專利權者，則被上訴人之產品，仍屬以符合「均等原則」之情狀而侵害上訴 人之專利權。
⑷至被上訴人等於本件相關刑事案件中雖曾提出國立中興大學及財團法人台灣玩 具研發中心之鑑定報告以證明渠等所製造之螺旋槳並未侵害上訴人之專利權。 然而國立中興大學之鑑定報告並未詳述其鑑定結論所憑之理由，僅泛稱「專利 案適用禁反言原則，故待鑑定物甲與待鑑定物乙應無侵害專利權行為」而認被 上訴人所製產品未侵害上訴人之專利權，顯難以其為本案判斷之依據。財團法 人台灣玩具研發中心之專業技術領域乃在於「運動娛樂」及「日常用品」類， 而本案水上摩托艇螺旋槳之專利分類乃係B63H之「船舶之推進裝置或操舵裝置 」，非屬運動娛樂或日常用品類，此有國際專利分類表在卷可稽，故財團法人 台灣玩具研發中心既非本案螺旋槳專利範圍之專業鑑定機構，則該研發中心所 為之鑑定報告自亦不足採為被上訴人有利之證據。況依上開二單位所出具之鑑 定報告書觀之，姑不論該等鑑定報告書就「禁反言原則」之適用是否允當，若 暫且摒棄該等鑑定報告書就「禁反言原則」之適用於不論，被上訴人所製產品 業已「均等」侵害上訴人之專利權，則為該二單位所確認，從而被上訴人所製 造之產品確屬以符合「均等原則」之情狀而侵害上訴人之專利權，更無疑問。 ㈤本案上訴人起訴主張被上訴人侵害上訴人之專利權，並無違反「禁反言原則」 ，原審就此部分之判定，容有誤會。
⑴所謂「禁反言原則」：係為防止專利權人將在申請過程中的任何階段或任何文 件上，已明白表示放棄之某些權利，事後在專利權取得以後或是在專利侵害訴 訟中，再行重為主張已放棄部分之原則。換言之，即專利權人不得以被上訴人 對象侵害其已於申請專利過程中已放棄之權利為由，而主張被上訴人對象侵害 其專利權，已如前述。故「禁反言原則」之適用，應以專利權人是否已明白放 棄某項權利，及專利權人是否以其已放棄之權利更行主張為斷。又「禁反言原 則」如何適用，有附件一經濟部頒佈之專利侵害鑑定基準可資參照，依該專利 侵害鑑定基準第四十一頁所示「文字之補正不適用禁反言原則，避開既有技術 之補正適用禁反言之原則」等語，可知專利權人在專利審查過程中所為之文字 補正，並不適用禁反言原則。
⑵經查本案上訴人之專利在舉發案審查過程中，雖曾將專利範圍自「略呈直線傾 斜式圓錐形」修正為「直線傾斜式圓錐形」，惟該修正僅屬文字之補正而非避 開既有技術之補正，此有本案專利舉發案審查時，中央標準局八十六年四月三 日台專判05031字第112443號函謂：「本案軸心部、軸套、套件等構件之硬度 特徵及連結關係皆已見於舉發證據中，皆為習知技術」，而「本案軸心部外形
呈前端外徑小而後端外徑大之直線傾斜式圓錐形」則屬本案之創作特徵，非關 既有技術之補正，益證上訴人將專利範圍自「略呈直線傾斜式圓錐形」修正為 「直線傾斜式圓錐形」，與「習知技術」無關，自無禁反言原則之適用，被上 訴人就此部分所為之辯解當非可採，而原審認上訴人主張被上訴人所製造之產 品侵害上訴人之專利係違「禁反言原則」之判定，實於法有違。 ⑶卷附財團法人臺灣經濟發展研究院智慧財產研究所之專利權侵害鑑定研究報告 書第二十三頁就本案是否有「禁反言原則」適用之鑑定意見亦謂：「依據原經 濟部中央標準局86.4.14台專判０五０三一字第一二三０二六號函，同屬86.12 .2台專判０五０三一字第一四六七二二號審定書及依據本院『專利侵害鑑定準 則公報』第七號『專利權侵害禁反言原則鑑定法技術準則』第九條規定形式修 正專利範圍規定如下：專利權人在專利申請過程中，無論係自內動或內署通知 ，而作『形式修正』之『專利範圍』，則不適用禁反言原則。則本案之創作特 徵界定『該軸心部外形呈前端外徑小而後端外徑大之直線傾斜式圓錐形，且其 前端緣與該軸套前端緣間相隔預定距離』其中『直線傾斜式圓錐形』修正前冠 有『略呈』，則應屬文字修改之形式修正專利範圍，自應不屬『禁反言原則範 圍』」云云。職是，本案上訴人於專利舉發案中所為形式上之文字修正，不屬 禁反言原則之適用範圍，確屬的論。
⑷退萬步言，若認上訴人於本案專利權之專利舉發案所為之修正非屬文字修正而 應適用「禁反言原則」者，亦因上訴人僅稱「砲彈型圓錐體螺旋槳」之構造與 上訴人之專利範圍不同，上訴人並未曾明白表示放棄「直線型圓錐體螺旋槳」 或「略呈直線型圓錐體螺旋槳」係屬侵害專利權之權利，亦未曾明白表示被上 訴人等所製造之產品與上訴人之專利範圍不同，故被上訴人主張上訴人應受「 禁反言原則」之限制，顯無理由。申言之，被上訴人辯稱上訴人於專利舉發審 查時業已自承被上訴人所製產品與上訴人專利範圍不同，故應受禁反言原則之 限制乙情，絕非事實。蓋被上訴人等於專利舉發案所提出之比對證物乃係砲彈 型之螺旋槳，並非被上訴人所製造之直線型螺旋槳，此項事實業據被上訴人等 在刑事案件審理時供承在卷，當屬真正。從而，上訴人於專利舉發案審查時所 稱與上訴人專利範圍不同之產品，係指與本案無涉之第三人產品乃屬「砲彈型 圓錐體」之構造，與上訴人專利範圍不同，然絕非謂被上訴人所製造之「直線 型圓錐體」螺旋槳與上訴人專利範圍不符。從而，上訴人既未曾為被上訴人產 品與上訴人專利範圍不同之陳述，則上訴人就本案專利權侵害案件之審查，自 亦無禁反言原則之適用，而觀之被上訴人等故意移花接木混淆視聽，冒稱渠等 提出舉發之砲彈型螺旋槳即係渠等所製作之本案螺旋槳等情，匿飾之心可見一 斑。
㈥專利權所保護之客體乃係增進工業技術之思想，權利人就專利範圍所為之文字 敘述僅係為描述該專利精神及技術，故敘述專利範圍之文字修改並無禁反言原 則之適用：
⑴按專利權所保護之客體為權利人之發明即權利人增進工業技術之思想，尚非實 際之工業製成品，此亦即專利權被歸類為智慧財產權或稱工業所有權之故。從 而，專利權所保護之客體既係指權利人之思想，則權利人於申請專利時，其在
專利申請書所使用之文字及圖示，均係為描述權利之內在之技術思想，自非可 以辭（圖）害意而誤解、限制權利之原技術思想範圍。 ⑵經查上訴人於申請本案專利權之範圍時，就本案專利權原申請範圍原係以文字 描述為①：一種水上摩托艇之螺旋槳包含有：一軸心部，呈前端外徑小而後端 外徑大之圓椎形，其中央設有貫通其前、後端之第一軸孔‧‧‧，「及」②： 依據申請專利範圍第一項所述水上摩托艇之螺旋槳，其中該軸心部之前端緣與 該軸套之前端緣間相隔預定距離‧‧‧。而上訴人於舉發案後所修正之專利範 圍特徵則將上開二項併為一項謂：該軸心部外形呈前端外徑小而後端外徑大之 直線傾斜式圓椎形，「且」其前端緣與該軸套之前端緣間相隔預定距離。其間 就專利範圍之大小而言，固因上訴人將原有二項分別敘述之專利內容合併為一 項而有廣狹之別（涵蓋範圍之廣狹），但就上訴人主要之專利精神、技術思想 則無任何變更。
⑶另與本案相關之文字修正部分，即將螺旋槳軸心部之外形自「前端小後端大之 圓椎形」修正為「前端小而後端大之直線形傾斜式圓椎體」之部分。實則不論 上訴人是否於「直線傾斜式圓錐體」字樣之前冠以「略呈」二字，均屬對上訴 人專利技術精神之文字描述，上訴人之專利技術精神自始至終均未有所改變， 並不因上訴人是否在「直線傾斜式圓錐體」字樣之前冠以「略呈」二字而導致 影響上訴人專利精神之結果。換言之，專利權所保護之客體既為技術精神，故 闡述該技術精神即專利範圍之文字敘述即不可以物理上之定義予以審視，否則 將造成以辭害意並進而影響技術思想真正本質之結果。準此，上開是否冠以「 略呈」二字僅屬單純之文字修正（專利範圍之形式修正），尚與技術精神無關 ，自應不屬「禁反言原則」所適用之範圍。被上訴人等不明專利權所保護客體 之本質乃在技術思想，一再以上訴人之專利範圍僅限於物理定義之直線圓錐體 為由，辯稱渠等並未侵害上訴人之專利權，顯係對專利本質之嚴重誤解，自不 可採。
⑷末查國立海洋大學系統工程暨造船學系仍係吾國就水上運載器具等產品最專業 之機關，依該學系之鑑定報告觀之，上訴人本案專利之獲得即技術思想乃在於 「欲增加螺槳之入水流量，以增加推進效率，並可減少材料之使用，與降低轉 動慣性力矩」、「主要在於提高螺槳效率之構想。說成軸心部是直線圓錐體， 所謂『直線』只是一個形容詞，不是本專利之重點。因為考慮整體流體順暢性 ，勢必變成幾乎直線之圓錐體，否則流體流過之表面可能造成斜率之不連續。 」從而，海洋大學系統工程暨造船學系之鑑定報告即明白表示上訴人之專利範 圍乃在於「增加螺旋槳轉動時之進水流量」、「減少材料使用」及「降低轉動 慣性力矩」，以「提高螺旋槳效率」此一技術思想上，而以文字描述上開技術 思想時，本案專利權所稱螺旋槳之軸心部勢必係幾乎呈直線之圓錐體，而所謂 之直線乃係一形容詞，並非如被上訴人所辯稱之物理定義，自亦非關技術之禁 反言原則所應適用之對象。據上專利及技術理論，海洋大學系統工程暨造船學 系鑑定之結果，上訴人所製造之產品確與本案專利權所揭露之螺旋槳完全相同 ，且被上訴人所生產之螺旋槳亦與上訴人所生產者完全一樣，依此益足以說明 被上訴人所製造之產品確已侵害上訴人之專利權。
㈦不論上訴人專利範圍於修正前後有何不同，被上訴人所製造之產品均屬侵害上 訴人之專利權：
⑴查上訴人於八十三年三月二十八日就本案專利權原申請範圍為①：一種水上摩 托艇之螺旋槳包含有：一軸心部，呈前端外徑小而後端外徑大之圓椎形，其中 央設有貫通其前、後端之第一軸孔‧‧‧，「及」②：依據申請專利範圍第一 項所述水上摩托艇之螺旋槳，其中該軸心部之前端緣與該軸套之前端緣間相隔 預定距離‧‧‧。而上訴人於舉發案後所修正之專利範圍特徵則為：該軸心部 外形呈前端外徑小而後端外徑大之直線傾斜式圓椎形，「且」其前端緣與該軸 套之前端緣間相隔預定距離。
⑵換言之，上訴人於舉發案前之專利範圍係二個，即「軸心部外形呈前端小後端 大之圓椎形螺旋槳」及「軸心部之前端緣與軸套之前端緣間相隔預定距離之螺 旋槳」，故任何第三人所製造之螺旋槳只要符合上開二個專利範圍之其中一項 ，即屬侵害上訴人之專利權。而上訴人於舉發後所修正之專利範圍則只有一個 ，即「軸心部外形呈前端小而後端大之直線形傾斜式圓椎體，且其前端緣與該 軸套之前端緣間相隔預定距離之螺旋槳」，故任何第三人製造之螺旋槳需呈圓 椎體且軸心與軸套間相隔預定距離者，始構成侵害上訴人之專利權。簡言之， 上訴人修正前之專利範圍有二個，而修正後卻只有一個，此即中央標準局八十 八年七月七日88智專05031字第121613號函說明欄第二項所載「‧‧‧其差異 在於更正後之申請專利範圍第一項內容係為原八十四年十二月二十一日公告之 第一項及第二項合併敘述，並將創作特徵界定於軸心部之外形為直線傾斜式圓 錐『及』其前端緣與軸套前端緣間相隔有一距離，顯然更正後之申請專利範圍 限制條件增加，較原八十四年十二月二十一日公告之申請專利範圍縮減」之意 ，並非謂上訴人修正後之專利技術思想有何變異，自無禁反言原則之適用。 ⑶至與本案相關之文字修正部分，即將螺旋槳軸心部之外形自「前端小後端大之 圓椎形」修正為「前端小而後端大之直線形傾斜式圓椎體」，不論是否於直線 傾斜式圓錐體字樣之前冠以「略呈」二字，則僅屬單純之文字修正（專利範圍 之形式修正），自應不屬「禁反言原則」範圍（侵害鑑定研究報告書第二十三 頁）。從而，上訴人於修正前後就圓錐體之外形敘述固有所不同，然此乃係文 字修正（形式修正）範圍，尚不適用「禁反言原則」，故被上訴人等辯稱上訴 人因專利範圍修正，應適用禁反言原則，並為渠等應無侵害上訴人專利權之辯 解，洵無足採。
⑷再查被上訴人等於舉發案中所提出之舉發證據，並非渠等所製造涉嫌侵害上訴 人專利權之本案產品，業據被上訴人於 鈞院相關刑事案件審理時自承在卷。 準此，上訴人於舉發案中雖曾為舉發證據與上訴人專利範圍不同之主張，然不 論如何，上訴人卻從未曾明白表示被上訴人等所製造之本案產品與上訴人之專 利範圍不同，亦未曾明白放棄訴追被上訴人等製造本案產品應負之民刑責任， 故縱退萬步言而謂上訴人就專利範圍之文字修正應適用禁反言原則者，亦僅有 舉發證據所示螺旋槳之製造者得以主張，尚無任令被上訴人等主張應適用禁反 言原則之餘地。況上訴人依其所申請之專利範圍所製造之螺旋槳，其軸心部外 形之輪廓如狀附附件十附圖藍色線條（SOLAS）所示，而被上訴人等所製造之
螺旋槳，其軸心部外形之輪廓則如附圖紅色線條（NUJET KWI-9-15/20）所示 ，兩者相輪廓線係屬重疊之狀態，可謂為一模一樣（另紫色之線條係舉發證據 螺旋槳之外形輪廓線），若謂被上訴人所製造之產品非為上訴人專利產品之仿 冒品，其誰能信。
㈧本件經經濟部智慧財產局函覆稱：該「直線」構件似屬本案「水上螺旋槳」之 軸心部構件的必要限制條件，為申請專利範圍之解讀為專利侵害鑑定之一部分 ，宜請適當之專利侵害鑑定機構進行鑑定。而依前開鑑定機關之鑑定應認為被 上訴人已侵害上訴人之專利。又經濟部智慧財產局亦認為：函示更正申請專利 範圍主要目的是「已明確界定其創作特徵」，是上訴人並未明確拋棄任何專利 權。
㈨綜上所陳，被上訴人等所製造之產品業已符合「全要件原則」而侵害上訴人之 專利權，本無探究上訴人是否有違「禁反言原則」之必要；又縱認被上訴人所 製產品係屬符合「均等原則」侵害上訴人之專利權，而有探究「禁反言原則」 之必要者，亦因上訴人於專利舉發案時所為之專利範圍修正係屬文字修正，尚 無「禁反言原則」之適用問題；再退萬步言，即令認為上訴人之專利範圍修正 有「禁反言原則」適用之餘地者，亦因上訴人僅稱「砲彈型圓錐體螺旋槳」與 上訴人之專利範圍不同，然上訴人並未曾明白表示放棄對於「直線型圓錐體螺 旋槳」或「略呈直線型圓錐體螺旋槳」主張權利之意思，故亦未有違反「禁反 言原則」之情事。從而，被上訴人製造侵害上訴人專利權產品之行為，確已侵 害上訴人之專利權。
三、證據：除援用第一審所提證據外，補提出經濟部專利侵害鑑定基準影本乙份、財 團法人臺灣經濟發展研究院智慧財產研究所之專利權侵害鑑定研究報告書影本乙 份、中國機械工程學會八十八年八月十六日專利鑑定報告書影本乙份、國際專利 分類表影本乙份、前中央標準局八十六年四月三日顕台專判05031字第112443號 函文影本乙份、砲彈型圓錐體螺旋槳圖面影本乙份、直線型圓錐體螺旋槳圖面影 本乙份、專利侵害鑑定報告書影本乙份、前中央標準局八十八年七月七日智專05 031字第121613號函文影本乙份、舉發螺旋槳、上訴人、被上訴人之螺旋槳輪廓 示意圖、台灣高等法院台中分院八十八年度上易字第二七八０號刑事判決，原告 公司八十四、八十五、八十六、八十七年度財務報表、八十四、八十五年度營利 事業所得稅結算申報書、八十八年度分類帳等影本各一件為証，暨聲請調閱八十 四年度聲字第七九五號、八十五年度聲字第六二八號、八十五年度執全字第一一 四七號、二一四四號、二九四五號、八十五年度偵字第三八七五號等案卷，並請 鈞院裁定命被上訴人提出旭春公司自八十四年一月一日起至八十八年度十二月 三十一日止之冊帳及旭春公司在該期間內所製造之螺旋槳型號、數量等相關憑証 為證，並聲請訊問證人及向財政部基隆、台中、高雄等關稅局暨財政部台灣省中 區國稅局函調被上訴人公司自八十四年起至八十九年八月止所有出口貨物明細及 報稅明細資料；聲請函經濟部智慧財產局查本件專利案之修正係經指示或由專利 權人主動要求，其修正原因何在等。
乙、被上訴人方面：
一、聲明：求為判決：㈠駁回上訴。㈡第二審訴訟費用由上訴人負擔。㈢如受不利判
決，被上訴人願供擔保請准免宣告假執行。
二、陳述：除與原判決記載相同者，茲引用之外，補稱： ㈠本案之爭點：查本件原審判決認為被上訴人之產品並無侵害上訴人之專利權， 上訴人在上訴理由係引用其自行委託之鑑定單位，所出具之鑑定報告，而主張 被上訴人侵害伊之專利云云，被上訴人就其上訴理由之主張，完全無法接受。 上訴人所提之上訴理由狀本文部分固有二十七頁之多，其實本案之爭點僅在於 ：如何界定上訴人之專利範圍，以及認定有無「禁反言原則」之適用，此一爭 點在刑事案件之判決理由均有明白載明：「．．．。是本件所應究明者，乃自 訴人之專利權對於被告之產品是否有禁反言原則之適用，以決定自訴人之專利 權是否被侵害」，是以提出本案之爭點，以化繁為簡，而利訴訟之進行。 ㈡被上訴人就上訴人所主張之否認及否認理由： ⑴專利鑑定流程必須由「全要件原則」、「均等論」、「禁反言」之流程依序適 用：依專利主管機關所頒定之「專利侵害鑑定基準」一書第七十三頁所載，即 「鑑定侵害判斷之流程」，可以明顯看出：要做成一個專利侵害之判斷，首先 適用「全要件原則」，之後適用「均等論」，最後還須再適用「禁反言原則」 ，其流程係依序適用依序去檢定之。反而由上訴人提供附件一第七十三頁之專 利鑑定流程圖可知：上訴人狀中所謂「符合全要件即當無再適用禁反言」之論 點或「適用均等論即無再引用禁反言」之論點，完全錯誤，上訴理由在專利鑑 定之說詞，即明顯違反上揭專利主管機關專利主管機關所頒定之「專利侵害鑑 定基準」一書第七十三頁所載，即「鑑定侵害判斷之流程」。 ⑵「略呈」二字對本案專利範圍之界定非常重要，非僅單純文字上修正而已：被 上訴人曾對上訴人之專利提出舉發，上訴人為維持其專利存在因而做了四次之 修正，其在第二次修 正專利範圍時加上「略呈」二字，成為：「『略呈』直 線傾斜式圓錐形」，當時主管機關中央標準局認為：第二次修正之「『略呈』 直線傾斜式圓錐形」顯與圖示及答辯內容不符，其申請專利範圍較圖式及答辯 內容為廣」，故於八十六年六月十四日發文要求上訴人刪除「略呈」二字，此 有中央標準局之審定書可茲為證；上訴人隨後於同年月十九日行文予中央標準 局為第三次修正本，刪除「略呈」二字，惟同年月二十四日上訴人又以刪除「 略呈」二字對其申請之專利範圍影響太大，而具「專利撤回修正申請書」予中 央標準局；由此可見，該「略呈」二字對本案專利範圍之界定非常重要，會影 響申請專利之範圍。上訴人已明明白白表示該「略呈」二字對本案專利範圍之 界定非常重要，然而在刑事案件審理時，上訴人卻係主張「略呈」二字僅係文 字上修正，不影響專利範圍，因而刑事案件之一審法院特別行文向主管機關函 查，主管機關中央標準局答覆刑事庭之公文中已經明確表示：顯然更正後之申 請專利範圍限制條件增加，較原申請專利範圍縮減。既然會影響專利範圍之廣 或狹，且屬限制條件之增加，其豈僅僅是文字修正而已？而且八十六年六月二 十四日，上訴人既已向專利主管機關表示：刪除「略呈」二字對其申請之專利 範圍影響太大，因而「撤回修正申請書」，上訴人今卻反謂刪除「略呈」二字 僅係文字上修正，不會影響專利範圍云云，顯屬謬誤。 ⑶被上訴人所製之產品係呈弧線，並非始終經過一定點之動直線，與上訴人之專
利不同：依據上訴人四次修正專利範圍後，其現在之專利範圍係界定在「該軸 心部呈前端外徑小，而後徑大之直線傾斜式圓錐形，且前端緣與該軸套之前端 緣間隔預定距離」。上訴人在八十五年九月二十六日呈送中央標準局之「專利 舉發答辯書」中，自己對「圓錐面」下了一個定義：係為由始終經過一定點（ 頂點）之動直線所描繪出來之曲面，才為「圓錐面」，此觀諸上訴人上訴理由 狀附件十所繪之圖，由該附件十之圖反而可以證明三點：（一）上訴人之專利 （草綠色部分）係一條始終經過一定點（頂點）之動直線所描繪出來之曲面。 （二）該圖所示之三樣產品並非完全一模一樣。（三）本案系爭之產品如該圖 所示係橘色部分，顯然橘色之線條係呈弧線，並非係一條始終經過一定點（頂 點）之動直線所描繪出來之曲面。本案系爭物其曲面，顯然與上訴人上開定義 不符，則被上訴人所製之物既非「圓錐面」（或「圓錐形」）自不相同。而且 本案系爭者係被上訴人之產品有無侵害上訴人之專利權，因而如依該圖所示， 所應比對者，自係被上訴人之產品（橘色之線條）與上訴人（草綠色之線條） 之比較，上訴人拿藍色線條與橘色之線條或草綠色線條相比對，並無實益，僅 是混淆爭點而已，亦言之上訴人既已就「圓錐面」明確予以定義，則該附件十 圖示所比對之意義，應係「圓錐面」與「非圓錐面」之比較。 ⑷上訴人鑑定之報告不可採之理由：
①被上訴人在刑事案件審理時曾提出國立中興大學及財團法人玩具研發中心之鑑 定報告，證明系爭 物並無侵害上訴人之專利權，該等鑑定機構均有參酌上訴 人四次修正專利範圍之文件及主管機關之審定意見，才做出不侵害之鑑定意見 ，反觀上訴人自己委請鑑定時，上訴人並不提出上文件給鑑定機構參酌，因而 上訴人所提之鑑定告均無該等文件為附件，即屬可議。而且該等上訴人提出之 鑑定報告如中國機械工程學會、海洋大學，就禁反言之程序，完全沒有討論， 案情之爭點既在「禁反言」之適用上，而該等報告僅討論到「均等論」之程序 而已，對「禁反言」之程序，卻隻字未提，該等報告顯然有疏漏。 ②財團法人台灣經濟研究院之報告雖有三行文字討論到「禁反言」部分，但是其 報告說係「文字上修正」，不屬禁反言之範圍云云，然而「略呈」二字對本案 專利範圍之界定非常重要，非僅單純文字上修正而已，己如前述，財團法人台 灣經濟研究院上開之鑑定意見報告，顯然與專利主管機關之意見不符，而且亦 與上訴人於八十六年六月二十四日，向專利主管機關表示：刪除「略呈」二字 對其申請之專利範圍影響太大，因而「撤回修正申請書」之說詞不合，財團法 人台灣經濟研究院之報告，連上訴人四次修正專利範圍之文件及主管機關之審 定意見，都未參考附件，竟可為如此之判斷，該報告更屬有誤。又依該報告第 三十三頁之附圖一，可明顯看出，係由L1與L2兩條直線相交叉而成，質言之經 過P1、P2、P3、P4四點所繪出者，係一條孤線並無法以一條直線繪出，而上訴 人在八十五年九月二十六日呈送中央標準局之「專利舉發答辯書」中，自己對 「圓錐面」下了一個定義：係為由始終經過一定點（頂點）之動直線所描繪出 來之曲面，才為「圓錐面」，則由財團法人台灣經濟研究院報告第三十三頁之 附圖一，加上上開上訴人自己對「圓錐面」之定義，則該附圖一，反而足以證 明不是「圓錐面」，既非「圓錐面」，如何會侵害上訴人「直線傾斜式圓錐形
」之專利。
③另查工研院之鑑定報告係在上訴人修正前所為之鑑定，今上訴人已為四次專利 修正，而主管機關中央標準局在答覆刑事庭之公文中已經明確表示：顯然更正 後之申請專利範圍限制條件增加，較原申請專利範圍縮減。則該工研院之報告 即無何任參考價值。
㈢至於如何界定上訴人之專利範圍，以及認定有無「禁反言原則」之適用，此一 爭點在刑事案件之判決理由均有明白載明：「．．．。是本件所應究明者，乃 自訴人之專利權對於被上訴人之產品是否有禁反言原則之適用，以決定自訴人 之專利權是否被侵害」，是以 鈞院為釐清本案之爭執點，函請專利主管機關 釋明疑點，今專利主管機關已明確答覆，本案即可化繁為簡，便利訴訟之進行 。專利權是由專利主管機關經實質審查後，而賦與權利，主管機關究竟給予權 利人之多大專利範圍，自以主管機關之意見為憑，本件經主管機關就專利範圍 予以釋疑後，已十分清楚，經整理如次：
⑴專利鑑定流程必須由「全要件原則」、「均等論」、「禁反言」之流程依序適 用：依專利主管機關所頒定之「專利侵害鑑定基準」一書第七十三頁所載，即 「鑑定侵害判斷之流程」（請參上訴人自己所提上訴理由狀附件一第七十三頁 ），可以明顯看出：要做專利侵害之判斷，首先適用「全要件原則」，之後適 用「均等論」，最後還須再適用「禁反言原則」，其流程係依序適用、依序去 檢定之。由上訴人提供之附件一第七十三頁之專利鑑定流程圖可知：上訴人狀 中所謂「符合全要件即當無再適用禁反言」之論點或「適用均等論即無再引用 禁反言」之論點，完全錯誤，上訴理由關於專利鑑定之說詞，明顯違反上揭專 利主管機關所頒定之「專利侵害鑑定基準」一書第七十三頁所載「鑑定侵害判 斷之流程」。
⑵「略呈」二字對本案專利範圍之界定非常重要，非僅單純文字上修正而已： ①被上訴人曾對上訴人之專利提出舉發，上訴人為維持其專利之存在而做了四次 之修正，其在第二次修正專利範圍時加上「略呈」二字，成為：「『略呈』直 線傾斜式圓錐形」，當時主管機關中央標準局認為：第二次修正之「『略呈』 直線傾斜式圓錐形」顯與圖示及答辯內容不符，其申請專利範圍較圖式及答辯 內容為廣」，故於八十六年六月十四日發文要求上訴人刪除「略呈」二字，此 有中央標準局之審定書可茲為證；上訴人隨後於同年月十九日行文予中央標準 局為第三次修正本，刪除「略呈」二字，惟同年月二十四日上訴人又以刪除「 略呈」二字對其申請之專利範圍影響太大，而具「專利撤回修正申請書」予中 央標準局；由此可見，該「略呈」二字對本案專利範圍之界定非常重要，會影 響申請專利之範圍。上訴人已明明白白表示該「略呈」二字對本案專利範圍之 界定非常重要，然而在刑事案件審理時，上訴人卻係主張「略呈」二字僅係文 字上修正，不影響專利範圍，因而刑事案件之一審法院特別行文向主管機關函 查，主管機關中央標準局答覆一審刑事庭之公文中則明確表示：顯然更正後之 申請專利範圍限制條件增加，較原申請專利範圍縮減。既然會影響專利範圍之 廣或狹，且屬限制條件之增加，則絕非僅是文字修正而已，況且八十六年六月 二十四日，是上訴人自己向專利主管機關表示：刪除「略呈」二字對其申請之
專利範圍影響太大，因而「撤回修正申請書」，上訴人今卻反謂刪除「略呈」 二字僅係文字上修正，不會影響專利範圍云云，顯屬謬誤。 ②此次主管機關函覆予 鈞院之公文中又特別指出，八十六年十一月五日係申請 人（即上訴人）主動提送申請專利範圍之更正；上訴人既然非常明白該「略呈 」二字對本案專利範圍之界定非常重要，而其仍於八十六年十一月五日主動提 送申請專利範圍之更正，刪除「略呈」二字，是故上訴人之專利範圍自應限縮 為「其軸心部呈直線傾斜式圓錐形」，即絕不包括「弧形」或「弧線」，況且 主管機關之覆函中亦表示刪除「略呈」二字，主要目的係明確界定其創作特徵 ，由此可確知上訴人之專利業經明確界定必須為「直線」，而不可模糊擴張， 其主要目的並非要與砲彈形圓錐狀螺旋槳有所區別，而專利主管機關亦表示「 軸心部前端緣與該軸套前端緣間相隔預定距離」與「軸心部呈前端外徑小而後 端外徑大之直線傾斜式圓錐形」兩者並無因果關連，且前段所述均是在對軸心 部進一步描述限定之條件。
⑶被上訴人所製之產品係呈弧線，並非始終經過一定點之動直線，與上訴人之專 利不同：依據上訴人四次修正專利範圍後，其現在之專利範圍係界定在「該軸 心部呈前端外徑小，而後端外徑大之直線傾斜式圓錐形，且前端緣與該軸套之 前端緣間隔預定距離」。上訴人在八十五年九月二十六日呈送中央標準局之「 專利舉發答辯書」中，自己對「圓錐面」下了一個定義：係為由始終經過一定 點（頂點）之動直線所描繪出來之曲面，才為「圓錐面」，此觀諸上訴人上訴 理由狀附件十所繪之圖，由該圖反而可以證明三點：（一）上訴人之專利（草 綠色部分）係一條始終經過一定點（頂點）之動直線所描繪出來之曲面。（二 ）該圖所示之三樣產品並非完全一模一樣。（三）本案系爭被上訴人之產品如 該圖所示係橘色部分（000000000、KW1-9-15/20），顯然橘色之線條係呈弧線 ，並非係一條始終經過一定點（頂點）之動直線所描繪出來之曲面。本案系爭 物之曲面，顯然與上訴人上開定義不符，被上訴人所製之物既非「圓錐面」（ 或「圓錐形」）自與上訴人之專利不相同；上訴人上訴狀附件十所繪之圖（橘 色部分）反而足以證明被上訴人之產品是弧線，並非直線，既非「直線」，則 顯與上訴人之專利要件不符。而且本案系爭者係被上訴人之產品有無侵害上訴 人之專利 權，因而如依該圖所示，所應比對者，自係被上訴人之產品（橘色 之線條）與上訴人（草綠色之線條）之比較，上訴人拿藍色線條與橘色之線條 或草綠色線條相比對，並無實益，僅是混淆爭點而已，易言之上訴人既已就「 圓錐面」明確予以定義，則該附件十圖示所呈現比對之意義，應係「圓錐面」 與「非圓錐面」之比較；況且如專利主管機關所言：「該『直線』構件是屬本 案『水上螺旋槳』之軸心部構件的必要限制條件」，則「直線」絕非僅是「形 容詞」而已，因而刑事案件二審法院認定侵害之唯一證據：海洋大學鑑定報告 （所謂「直線」只是一個形容詞，並非本專利重點之鑑定意見），即屬謬誤而 不可採。
三、證據：除援用第一審所提證據外，補提出專利舉發答辯書二份、專利撤回修正申 請書一份、經濟部中央標準局專利舉發審定書一件等影本為証，並聲請將鈞院八 十四年度聲字第七九五號所保全之型號NUJET SDI-7-15/20及型號SEA．DOＺ00000
0000之產品再送「財團法人中國生產力中心」鑑定及函請經濟部智慧財產局解釋 「新型第98667號『水上摩托艇之螺旋槳』中有關專利特徵所述『軸心部呈前端 外徑小而後端外徑大之直線傾斜式圓錐形』，所謂『直線』只是一個形容詞，不 是本專利重點﹖抑或係屬本專利之重要特徵，而屬本件新型專利之必要構成要件 ？」並請調閱本件刑事卷。
理 由
一、本件上訴人主張其於八十三年三月二十八日向前中央標準局申請第０九八六六七 號「水上摩托艇之螺旋槳」新型專利，專利期間自八十四年二月二十一日起至九 十五年三月二十七日止，被上訴人乙○○、甲○○分別係被上訴人旭春公司之董 事長兼總經理及副總經理，明知上開專利權為上訴人所享有，未經上訴人同意， 竟自八十四年三月間起擅自在其台中縣新社鄉○○村○○街○段三十三巷二十八 號工廠，連續製造侵害上訴人上開專利權之螺旋槳，並自同年三、四月間起外銷 販賣，至上訴人提起本件訴訟時止，仍未間斷。被上訴人乙○○、甲○○違反專 利法罪行業經有罪判決確定，彼等應依民法第一百八十四條侵權行為及專利法第 八十九條侵害專利規定分別連帶賠償上訴人如聲明所示之損害。鈞院如認上訴人 損害賠償請求權已罹於時效而消滅。但因被上訴人並無實施系爭專利權之權利， 卻製造屬上訴人專利權之產品，並予以販賣，顯屬無法律上原因而受有利益，致 上訴人受損害，基於同一之基礎事實，且不甚妨碍被上訴人之防禦及訴訟終結， 上訴人自得依不當得利規定，請求被上訴人返還其所受利益與上訴人等情，提出 本院八十八年度上易字第二七八０號刑事判決，上訴人公司八十四、八十五、八
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