損害賠償
臺灣彰化地方法院(民事),智字,95年度,19號
CHDV,95,智,19,20100325,3

臺灣彰化地方法院民事判決　95年度智字第19號
原　　　告　戊○○
訴訟代理人　蔣文正律師
複代理人　　丙○○
被　　　告　騰旺股份有限公司
兼法定代理　丁○○
人
共　　　同
訴訟代理人　乙○○
被　　　告　和億行有限公司
兼法定代理　甲○○
人
上列當事人間請求損害賠償事件，本院於民國99年3月11日言詞
辯論終結，茲判決如下：
主 文
原告之訴及其假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、原告起訴主張：
⑴原告所創作「陰道擴張器」之設計，因其整體造型柔美使人 易於親近，而改善現有產品所予人之生冷、剛硬的感覺，該 創作業經智慧財產局核頒新式樣第86833號專利權（下稱系 爭專利）在案，專利期間自民國92年9月21日至102年7月11 日止。查標示有「MEDEE Medeespec Disposable Vaginal Speculum」產品（下稱系爭產品），其外觀形狀與上揭「陰 道擴張器」新式樣專利完全相同，經原告將該產品與專利範 圍送交專業人士進行比對分析，結論為：「待分析對象落入 新式樣第86833號『陰道擴張器』之專利範圍」，顯見該產 品業已侵害原告專利權，此有「專利比對分析報告」可憑。 ⑵嗣原告依系爭產品之上揭英文名稱於行政院衛生署網站查詢 該產品之登記資料，得知該產品登記之中文品名為「和億行 陰道擴張器」，而「申請商」及「製造商」均為被告騰旺股 份有限公司（下稱騰旺公司）。被告和億和有限公司（下稱 和億行公司）則為被告騰旺公司之經銷商，被告騰旺公司、 和億行公司及其法定代理人丁○○、甲○○均係本案之共同 侵權行為人。原告因被告之侵權行為受有損害，爰依民法第 184條第1、2項、專利法第129條準用第84條第1項、民法第 28條及公司法第23條第2項規定提起本訴，並聲明：㈠被告 應連帶給付原告新台幣（下同）150萬元及自追加狀繕本送 達之翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。如被



告中任一人就本項聲明應給付之金額，為一部或全部之給付 ，在其給付之範圍內，其餘被告同免給付之義務。㈡被告不 得為製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口 侵害原告新式樣第86833號「陰道擴張器」專利權之物品。 ㈢原告願供擔保，請准宣告假執行。㈣訴訟費用由被告連帶 負擔。
二、原告對被告抗辯之陳述：
⑴系爭專利雖經被告和億行公司提起專利舉發案，惟經審定舉 發不成立，嗣再經智慧財產法院判決確定在案。 ⑵經鈞院囑託中國生產力中心進行鑑定，依生產力中心於96年 2月12日專利鑑定報告之鑑定結論：「委託單位提供之陰道 擴張器（MEDEE）落入戊○○所有之第000000000號『陰道擴 張器』專利案（新式權第00000000號專利權）之申請專利範 圍」，是被告抗辯未落入系爭專利之專利範圍云云，核與事 實不符。
⑶被告雖提出智慧財產法院98年度民專上易字第9號判決，惟 該案件乃係本案原告與案外人喜兒生企業有限公司等之訴訟 ，雖該案件亦為本案系爭專利侵權爭議之訴訟，惟與本案係 屬二不相同之個案，自不得比附援引，本案更不受其判決之 拘束，更何況二案件之產品並不相同。按本案既經鈞院囑託 由司法院及行政院協調指定之專利侵害鑑定機構「中國生產 力中心」鑑定被告產品結構落入系爭專利範圍，是被告產品 侵害原告專利權，即無庸置論，被告以其他案件之判決內容 而泛稱並無侵害系爭專利云云，顯係推諉卸責，自不可採。 ⑷根據行政院公共工程委員會、台灣教會醫療院所協會、台北 市立聯合醫院、國防醫學院三軍總醫院等單位函覆鈞院之資 料，被告販賣系爭產品之數量及金額計有5,952,494元，被 告販售之得利顯然遠高於原告所請求之150萬元，故被告之 抗辯皆不可採。
三、被告和億行有限公司、甲○○則以：
⑴系爭產品並未落入系爭專利之申請專利範圍，蓋：系爭新式 樣專利「陰道擴張器」，係由一上框體及一下框體所組成， 上框體與下框體之其中一端相對設為狹長且扁平狀之張合端 ，張合端之中段向另一端漸擴延伸形成樞接端，其中，上框 體之樞接端呈窗形，下框體之樞接端則為樞設在其內側之U 形，再由兩樞接端底部向外側延伸一弧形之柄部，兩柄部之 兩側及相遠離該側分別設有相互呼應之波浪飾紋，兩柄部之 間並以螺桿穿置，且於上框體之柄部外側以一螺帽螺設。整 體觀之，各端角均以弧形連接，張合端更以合緩之弧度朝向 樞接端延伸。而系爭產品之上框體及下框體之張合端並非呈



「狹長且扁平狀」，而是與習用陰道擴張器相同之「圓錐狀 喇叭」型態，即系爭產品並無系爭專利中「鴨嘴」之設計， 因此系爭產品應未落入系爭專利之申請專利範圍。而本案之 原告另案訴訟中，以本案之系爭專利對案外人喜兒生企業有 限公司提出專利侵權損害賠償訴訟，業經智慧財產法院以「 97年度民專訴字第36號」及「98年度民專上易字第9號」判 決駁回確定，該判決明確指出，系爭專利之特徵乃係其「鴨 嘴」造型，即上框體及上框體之張合端並非呈「狹長且扁平 狀」，該判決亦明確指出，系爭專利之特徵乃係其「鴨嘴」 造型，即系爭產品之上框體及下框體之張合端並非呈「狹長 且扁平狀」，而是與習用陰道擴張器相同之「圓錐狀喇叭」 型態，即系爭產品並無系爭專利中「鴨嘴」之設計，因此系 爭產品應未落入系爭專利之申請專利範圍，而本案系爭產品 與該案中「喜兒生企業有限公司」被控侵權之產品外觀完全 相同，系爭產品上框體及下框體之張合端亦非呈「狹長且扁 平狀」，而係與習用陰道擴張器相同之「圓錐狀喇叭」型態 ，故系爭專利應也無侵害專利之虞。況原告於「97年度民專 訴字第36號」判決中乃引用本案鈞院委託中國生產力中心進 行鑑定之鑑定結論，亦經判決書中第12頁第16行至20行認定 該專利鑑定報告顯有誤解，因此駁回原告之訴。而原告既然 將本案委託「中國生產力中心」所作之專利鑑定報告，於另 案作為其主張案外人「喜兒生企業有限公司」侵害其專利之 證據，顯見本案原告亦認為被告和億行有限公司與案外人喜 兒生企業有限公司涉案之產品構造相同，殆無疑義。由於上 開判決已告確定，即便再委託其他機構重作侵害鑑定，在相 同條件下，其他機構咸信亦不至於作出違背判決之意旨之鑑 定結果，況智慧財產法院乃係專為處理智慧財產案件而成立 之法院，並經由智慧財產局之協助，配置專門技術官，協助 法官對專利內容作出適當之判斷，其公正性與專業性均應高 於一般民間機構，故本件原告之訴已顯無理由，應予駁回。 ⑵況且本案涉案之產品，僅為被告公司型號「2005」，規格「 SM」之款式，與其他產品無涉。而鈞院雖於98年11月3日發 函向被告之客戶查詢其向被告採購之系爭產品即拋棄式壓嘴 之供貨數量及請款金額。惟被告所販售之陰道擴張器款式繁 多，而僅有型號「2005」及規格為「SM」之款式屬於本案原 告主張侵權之產品，故鈞院函詢「陰道擴張器」供貨數量及 請款金額，恐不宜作為本案判斷之依據等語置辯，並聲明： 原告之訴駁回；訴訟費用由原告負擔；如受不利判決，願供 擔保請准宣告免為假執行。
四、被告騰旺股份有限公司、丁○○則陳稱：




智慧財產法院已經判決訴外人喜兒生企業有限公司沒有侵權 ，而喜兒生公司的產品與被告騰旺公司製造之產品一模一樣 ，經鈞院送往中國生產力中心鑑定之產品也一樣，所以並無 再鑑定之必要，且智慧財產法院之判決並無錯誤且已經確定 ，原告之訴實無理由等語置辯，並聲明：原告之訴駁回；訴 訟費用由原告負擔；如受不利判決，願供擔保請准宣告免為 假執行。
五、法院之判斷：
⑴按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但請求之 基礎事實同一者，不在此限。民事訴訟法第255條第1項第2 款定有明文。本件原告追加被告和億和公司、甲○○為被告 ，請求之基礎事實同一，自應准許，合先敘明
⑵次按新式樣侵害鑑定流程，分為「解釋申請專利之新式樣範 圍」，以及「比對解釋後申請專利之新式樣範圍與待鑑定物 品」。比對解釋後申請專利之新式樣範圍與待鑑定物品包括 下列步驟：(一)解析待鑑定物品之技藝內容。以該新式樣所 屬技藝領域中具有通常知識者之水準，先就待鑑定物品之技 藝內容進行解析，並排除功能性設計。(二)判斷待鑑定物品 與申請專利之新式樣物品是否相同或近似。以普通消費者之 水準，判斷解析後待鑑定物品與解釋後申請專利之新式樣物 品是否相同或近似。如是，則進入(三)之判斷；如否，則未 落入專利權範圍。(三)判斷待鑑定物品與申請專利之新式樣 的視覺性設計整體是否相同或近似。以普通消費者之水準， 判斷解析後待鑑定物品與解釋後申請專利之新式樣的視覺性 設計整體是否相同或近似。如是，則進入(四)之判斷；如否 ，則落入專利權範圍。(四)若待鑑定物品與申請專利之新式 樣的視覺性設計整體相同或近似，判斷使其相同或近似之部 位是否包含申請專利之新式樣的新穎特徵。以該新式樣所屬 技藝領域中具有通常知識者之水準，判斷待鑑定物品是否包 含申請專利之新式樣的新穎特徵。如是，則進入(五)之判斷 ；如否，則未落入專利權範圍。(五)若待鑑定物品包含新穎 特徵，且被告主張適用「禁反言」或「先前技藝阻卻」時， 應再判斷待鑑定物品是否適用「禁反言」或「先前技藝阻卻 」。（被告可擇一或一併主張適用禁反言或先前技藝阻卻， 判斷時，兩者無先後順序關係。）若待鑑定物品適用「禁反 言」或「先前技藝阻卻」二者或其中之一，則應判斷待鑑定 物品為落入專利權範圍。若待鑑定對象不適用「禁反言」， 且不適用「先前技藝阻卻」，則增判斷待鑑定物品落入專利 權範圍。
⑶原告主張被告騰旺公司生產之系爭產品侵害其系爭專利權，



惟此為被告所否認。經查：本件原告於系爭專利之「創作特 點」內容記載：「其係由一上框體及一下框體所組成，上框 體與下框體之其中一端相對設為狹長且扁平狀之張合端，張 合端之中段向另一端漸擴延伸形成樞接端，其中，上框體之 樞接端呈窗形，下框體之樞接端為樞設在其內側之ㄩ形，再 由兩樞接端底部向外側延伸一弧形之柄部，兩柄部之兩側及 相遠離該側分別設有相互呼應之波浪飾紋，兩柄部之間並以 螺桿穿置，且於上框體之柄部外側以一螺帽螺設。整體觀之 ，各端角均以弧形連接，張和端更以和緩之弧度朝向樞接端 延伸，使整個造型營造出柔美，使人易於親近之感覺，以改 善現有產品所予人之生冷、剛硬的感覺。」而有關設計之比 對，除了系爭專利與待鑑定物品兩者之視覺性設計整體必須 相同或近似之外，待鑑定物品尚須包含系爭專利之新穎特徵 ，始有落入專利權範圍之可能。系爭產品由於並未包含系爭 專利在鴨嘴部分之設計－上框體及下框體之張合端呈狹長且 扁平狀，且上框體及下框體中段向開口端漸擴延伸－即使上 框體後段擴成窗形寬厚框之樞接端，仍未包含系爭專利所有 新穎特徵，故應認定系爭產品並未落入系爭專利申請專利範 圍。
⑷經本院囑託中國生產力中心就系爭產品進行鑑定，依該中心 96年2月12日專利鑑定報告之鑑定結論雖認：「委託單位提 供之陰道擴張器（MEDEE）落入戊○○所有之第000000000號 『陰道擴張器』專利案（新式權第00000000號專利權）之申 請專利範圍」。然細繹該報告可知其比對方式及結果，係有 誤解：
1.就整體視覺性設計相同或近似判斷而言：
按判斷待鑑定物品與解釋後申請專利之新式樣範圍中之設 計是否相同、近似時，應依圖面所揭露之點、線、面再構 成三度空間形體，而以圖面所揭露之形狀、花紋、色彩所 構成的整體視覺性設計與待鑑定物品進行比對。不得就六 面視圖的每一視圖與待鑑定物品的每一面分別進行比對， 亦不得拘泥於各個設計要素或細微的局部差異。經查，中 國生產力中心之專利侵害鑑定報告係就六面視圖的每一視 圖與待鑑定物品的每一面分別進行比對，再綜合認定整體 視覺性設計近似，已不符合前開鑑定基準。且本院依系爭 專利圖說圖面並參酌創作說明，比對系爭產品與系爭專利 之視覺性設計後可知，兩者之構成元件均包括上框體、下 框體、前柄部、後柄部、螺栓及螺帽，各元件之間的造形 比例及設計構成以及整體輪廓形狀等均近似，整體觀之， 系爭產品與系爭專利「視覺性設計整體」近似。



2.系爭產品是否包含新穎特徵之判斷：
按依專利侵害鑑定要點，新穎特徵係指申請專利之新式樣 對照申請前之先前技藝，客觀上使其具有新穎性、創作性 等專利要件之創新內容，其必須是透過視覺訴求之視覺性 設計，不得為功能性設計。另依專利侵害鑑定要點，解釋 申請專利之新式樣範圍之目的在確認申請專利之新式樣範 圍及其新穎特徵，以合理界定專利權範圍。經查，中國生 產力中心之專利侵害鑑定報告並未依前開要點確認新穎特 徵之所在，即遽以認定「待鑑定物品包含系爭專利新穎特 徵」，已有未合。且參以系爭專利圖說中亦記載：「上框 體與下框體之其中一端相對設為狹長且扁平狀之張合端， 張合端之中段向另一端漸擴延伸形成樞接端，其中，上框 體之樞接端呈窗形，…。」，以系爭專利如與傳統陰道擴 張器比對，系爭專利之構成元件包括上框體、下框體、前 柄部、後柄部、螺栓及螺帽，各元件之間的造形比例及設 計構成及整體輪廓形狀等均近似，基於前述系爭專利與習 知喇叭造型之比對，系爭專利之新穎特徵在於：上框體及 下框體之外周輪廓及其後端之一體方窗形狀。惟系爭產品 上框體前端及中段逐漸擴張延伸至後段擴張形成水平之後 端，且該後端呈一體之窗形。雖然系爭產品後端之窗形設 計與系爭專利近似，但其上框體與下框體前端及中段部分 逐漸擴張之設計，仍保留先前技藝之圓錐狀喇叭形態，而 與系爭專利相對應之部分不同，故系爭產品並未包含系爭 專利之新穎特徵，前開鑑定報告就此比對有誤而遽認系爭 產品包含系爭專利之新穎特徵，尚非可採。
⑸綜上所述，被告所生產銷售之系爭產品並未落入系爭專利之 申請專利範圍，並未侵害原告系爭專利權。原告主張被告生 產、販賣之系爭產品侵害伊之系爭專利權云云，為不可採。 從而，原告依侵權行為損害賠償法律關係，請求被告應連帶 給付原告150萬元及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止 ，按年息百分之5計算之利息，及被告不得為製造、為販賣 之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害原告新式樣第 86833號「陰道擴張器」專利權之物品，顯非有據，不應准 許，其假執行之聲請亦失依附，應併予駁回。
六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及證據資料，核 與判決結果不生影響，無一一論述必要，併予敘明。七、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。中 華 民 國 99 年 3 月 25 日
民事第二庭 法 官 施錫揮
以上正本係照原本作成。




如對判決上訴，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。中 華 民 國 99 年 3 月 25 日
書記官 蕭秀吉