最 高 行 政 法 院 判 決
99年度判字第446號
上 訴 人 凡果科技有限公司
代 表 人 甲○○
訴訟代理人 周金城 律師
被 上訴 人 經濟部智慧財產局
代 表 人 乙○○
參 加 人 龍億美容儀器貿易有限公司
代 表 人 丙○○
上列當事人間新型專利舉發事件，上訴人對於中華民國97年9月4
日臺北高等行政法院97年度訴字第154號判決，提起上訴，本院
判決如下：
主 文
上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理 由
一、上訴人前於民國（下同）94年4月13日以「波動能量產生器 」（下稱系爭案）向被上訴人申請新型專利，經其編為第00 000000號進行形式審查准予專利後，發給新型第M281645號 專利證書（專利權期間：自94年12月1日至104年4月12日止 ）。嗣參加人以系爭案有違專利法第93條、第95條以及第10 8條準用第31條之規定，不符新型專利要件，對之提起舉發 ，案經被上訴人審查，於96年6月27日以（96）智專三(三)0 5077字第09620355800號專利舉發審定書為「舉發成立，應 撤銷專利權」之處分。上訴人不服，提起訴願、行政訴訟， 均遭駁回，遂提起本件上訴。
二、上訴人起訴主張：上訴人雖承認引證案（即舉發附件2，94 年7月1日公告之第00000000號「保健美容儀器」新型專利案 ）與系爭案實質相同，足使本件舉發成立，惟不代表引證案 與系爭案專利範圍一樣，如證明引證案申請權係上訴人代表 人所有，兩者範圍仍有不同，故引證案之創作權人會影響本 件之審理結果，而本件引證案申請權所屬之爭議，有賴民事 訴訟程序始得確定。為早日釐清孰為引證案之實際創作人的 爭議，上訴人代表人已於95年3月22日就引證案向被上訴人 提出舉發，嗣後並依被上訴人96年4月27日（96）智專三(三 )05077字第09640710820號函之要求，於臺灣嘉義地方法院 民事庭提出民事訴訟，在該起訴狀中上訴人已將引證案創作 人丙○○剽竊創作之事實及經過詳為說明，並附具相關證據 以為審判之依據，故系爭案與引證案實為相同之創作人，而 可由相同之申請人申請，本件無違反專利法第95條之規定，
而致喪失擬制新穎性之事實。上開訴訟雖經臺灣嘉義地方法 院判決上訴人敗訴（臺灣嘉義地方法院96年度智字第1號民 事判決參照），惟上開判決理由就上訴人代表人所創作之波 動能量器，其技術內容是否與系爭案所引證之新型專利技術 實質相同及上訴人代表人提出之波動能量器與其93年間交付 系爭案所引證之新型專利之創作人（即參加人代表人）之儀 器，是否為同一機種之關鍵爭點尚未釐清，故上訴人就上開 判決已依法提起上訴，目前繫屬於智慧財產法院，並據以請 求停止訴訟程序。綜上，上訴人以本件涉及系爭案與引證案 究否為相同創作人，而有是否適用專利法第95條但書之規定 ，得排除喪失擬制新穎性之爭議，故有加以調查之必要，則 在事實尚未釐清前，不宜率為舉發成立之審定等語，求為判 決撤銷訴願決定及原處分。
三、被上訴人則以：本件係審究系爭案與申請在先而在其申請後 始公告之引證案所附之說明書或圖式載明之技術特徵是否相 同，由於引證案確屬申請在先之專利，而系爭案之申請專利 範圍內容已可見諸於引證案中，且於審查階段，引證案之申 請人確實與系爭案所載之申請人（即上訴人）不同（被上訴 人審查基準2-3-18參照），自無專利法第95條但書之適用， 故為舉發成立之審定。上訴人代表人與參加人代表人葉暐婷 在孰為真正之創作人之申請權爭執已於另案00000000N01（ 即本舉發案之引證案）向臺灣嘉義地方法院民事庭提起確認 訴訟，惟遭敗訴，故本件上訴人無專利法第95條但書之適用 。又上訴人將另案00000000N01之爭點於本訴訟中提出，惟 均非原處分認定擬制喪失新穎性之審定理由，且兩案分屬不 同之爭點，故被上訴人並未剝奪上訴人另尋民事訴訟救濟途 徑，來釐清創作人之爭議並為系爭案救濟之權利，併予指明 。又縱如上開爭訟結果引證案之申請權人係上訴人代表人， 專利權亦屬其所有，民事訴訟程序之審理結果與本件審理結 果並無影響。從而，本件原處分並無違誤等語，資為抗辯， 求為判決駁回上訴人之訴。
四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：擬制新穎性之 法律效果，以先申請案嗣後經公開或公告為條件，故而應採 取專利公告之內容，來判斷申請人與申請在先之發明或新型 專利申請案之申請人相同與否，經被上訴人查核系爭案與引 證案所附之說明書或圖式載明之技術特徵相同，由於引證案 確屬申請在先之專利，而系爭案之申請專利範圍內容已可見 諸於引證案中，且於審查階段，引證案之申請人確實與系爭 案所載之申請人（即上訴人）不同，本案自無專利法第95條 但書之適用。至於，①上訴人主張即使本案舉發成立，亦不
代表引證案與系爭案專利範圍一樣，系爭案仍有授與專利之 利益云云；經查，縱先後申請專利之申請專利範圍尚非全無 差異，也不影響擬制新穎性之成立，也正如同舉發成立，也 不可能表示兩項專利案專利範圍一樣，上訴人此部分陳述， 自無足憑，也不能據以為系爭案仍有授與專利之利益之論述 。②上訴人另於臺灣嘉義地方法院民事庭提出民事訴訟（確 認引證案創作人之歸屬），雖經判決上訴人敗訴（該院96年 度智字第1號民事判決參照），但已依法提起上訴，目前繫 屬於智慧財產法院，上訴人並據以主張有專利法第95條但書 ，而請求停止訴訟程序云云；然查，二者為不同的法律制度 ，一為審查給予專利與否，一為判斷專利權之歸屬，彼此雖 有某些程度之相關，但就專利法第95條但書之適用而言，是 要以專利權申請人是否同一為判斷，該判斷是以公告為準， 而非以實質權利歸屬為準，故本案審理與民事訴訟程序確認 專利權歸屬之判決結果無關，自無停止訴訟之必要，上訴人 該部分之請求，自無理由，併予敘明。綜上所述，被上訴人 所為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，並無不法，因將 原決定及原處分均予維持，駁回上訴人之訴。
五、上訴人上訴意旨除復執與原審起訴相同之主張外，另略以： 因專利法第95條擬制喪失新穎性之成立要件，係以引證案與 與系爭案之申請人並不相同為前提。而引證案孰為真正創作 人之爭議正繫屬於智慧財產法院中，原判決卻以「二者為不 同之法律制度，一為審查給予專利與否，一為判斷專利權之 歸屬，．．．故本案審理與民事訴訟程序確認專利權歸屬之 判決結果無關」為由，否准停止訴訟程序之申請，而非以法 院自為實體內容判斷為基礎之認定，依行政訴訟法第177條 第1項、專利法第95條及同法第34條第1項規定，兩者均為專 利法所規範，並非不同之法律制度，原判決顯有不適用法規 或適用不當之當然違背法令。另原判決中：「．．．縱先後 申請專利之申請專利範圍尚非完全無異，也不影響擬制新穎 性之成立．．．，也不能據以為系爭案仍有授與專利之利益 之論述。」，此段得心證之理由並未依循論理法則，實有理 由矛盾之當然違背法令等語。
六、本院查：
㈠按「凡對物品之形狀、構造或裝置之創作，而可供產業上利 用者」，得依法申請取得新型專利，固為專利法第93條暨第 94條第1項所明定。惟如「申請專利之新型，與申請在先而 在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明 書或圖式載明之內容相同者，不得取得新型專利。」仍不得 依法申請取得新型專利，復為同法第95條所明定，此即所謂
擬制喪失新穎性規定。又對於不同人於不同日申請之情況， 先申請案在後申請案申請日之前尚未公開或公告，而於後申 請案申請日之後始公開或公告者，後申請案即應適用專利法 第95條前條「擬制喪失新穎性」之規定。而「擬制喪失新穎 性」之審查，係以系爭專利每一請求項所載之新型為對象， 而以其申請日之後始公開或公告之先申請案所附說明書全文 所載之新型技術特徵逐一進行比對判斷。若請求項所載之新 型與已核准之先申請案所附說明書全文中所載之新型相同， 即擬制喪失新穎性。
㈡查系爭案「波動能量產生器」係於94年4月13日申請，並於 94年12月1日公告。其申請專利範圍共2項，其中第1項為獨 立項，第2項為附屬項。其技術特徵包含有一能產生波動能 量的主機及兩個設有導線而可插接於主機之輸出端子座上的 導引板，並於板面設有大面積的金屬導引面，藉由一人直接 觸靠一導引板的金屬導引面，而另一人則直接觸靠於另一導 引板的金屬導引面，再利用二人相互間的直接接觸，使主機 產生的波動能量形成導通迴路，且於二人接觸的觸合點產生 高能的波動能量共振而對觸合位置的肌肉進行刺激，能深入 人體經絡及穴道，以達到效能更佳的健療效果，有其專利公 報附原處分卷第39-42頁足稽。又參加人所提主要舉發證據 為附件2（見原處分卷第25頁），93年11月22日申請，94年7 月1日公告之第00000000號「保健美容儀器」新型專利案（ 即引證案）。可見引證案之公告日係晚於系爭案之申請日。 ㈢次查，系爭案申請專利範圍第1項（獨立項）所揭示之技術 特徵與引證案申請專利範圍第1項相較，兩者之構件與結構 幾乎完全相當；又系爭案申請專利範圍第2項（附屬項）穩 壓器、能量轉換器、控制電路板、輸出端子座及一能量控制 開關等構件，乃屬能量產生器所必備之基本構件，為所屬技 術領域中具有通常知識者，基於先前技術即能直接且無歧異 得知其實質整體隱含之相對應之技術特徵，復經上訴人自承 引證案與系爭案實質相同（見原審卷第90頁），則系爭案與 引證案申請專利範圍第1項之技術特徵均屬相同，系爭案第2 項申請專利範圍復為所屬技術領域中具有通常知識者，基於 先前技術即能直接且無歧異得知其實質整體隱含之相對應之 技術特徵，系爭案申請專利範圍第1、2項之新型，即與申請 在先而在其申請後始公開或公告之引證案所附說明書或圖式 載明之內容相同，而不得取得新型專利，自即均已擬制喪失 新穎性。乃原審斟酌全辯論意旨及調查證據審認之事實，原 審並將其審認論斷之理由載明在判決書第7、8頁，其認事用 法並無不合，自無違論理及經驗法則，難謂有上訴意旨所指
判決不適用法規或適用法規不當之違背法令情形。 ㈣上訴意旨另主張系爭案真正創作人之爭議刻正在智慧財產法 院審理中，依行政訴訟法第177條第1項規定，本件應停止訴 訟程序，原審否准上訴人之停止訴訟程序聲請，容有不適用 法規或適用法規不當之違法情形等語。然按有行政訴訟法第 177條第1項停止之事由存在者，行政法院對於應否停止訴訟 程序固無裁量權，惟其前提係以行政訴訟之裁判須以民事法 律關係是否成立為準據。上訴意旨所稱之民事法律關係為系 爭案真正創作人之爭議，所爭執者為「系爭案之創作人為何 人」，重在確認系爭案之創作人；而本件所爭執者為系爭案 是否構成喪失擬制新穎性，重在系爭案是否符合專利法第95 條第1項前段之要件，主要係審查系爭案與引證案之專利技 術特徵之逐一比較，並非須以「系爭案創作人」之民事法律 關係為成立準據，核與行政訴訟法第177條第1項規定未符， 即無停止訴訟程序之必要，原審自得為實體上判決，尚無違 誤，難謂有違判決不適用法規或適用法規不當之違法情形。 ㈤至上訴意旨所指，原判決第8頁後段敘述：「經查，縱先後 申請專利之申請專利範圍尚非全無差異，也不影響擬制新穎 性之成立．．．，也不能據以為系爭案仍有授與專利之利益 之論述。」雖有未妥，然並不影響原判決上開認定系爭案符 合專利法第95條第1項前段規定之適用結果，仍難認原判決 有上訴意旨所稱之違反論理及經驗法則、判決理由矛盾之違 法。
㈥綜上所述，原判決認原處分機關「舉發成立，應撤銷專利權 」之處分，認事用法，俱無違誤，維持原處分及訴願決定， 並對上訴人在原審之主張如何不足採之論據取捨等，均已詳 為論斷，而駁回上訴人在原審之訴，並無判決理由不備、判 決不適用法規等違背法令情事，其所適用之法規與該案應適 用之現行法規並無違背，與解釋判例，亦無牴觸，並無所謂 原判決有違背法令之情形；又證據之取捨與當事人所希冀者 不同，致其事實之認定亦異於該當事人之主張者，不得謂為 原判決有違背法令之情形。上訴人對於業經原判決詳予論述 不採之事由再予爭執，核屬法律上見解之歧異，要難謂為原 判決有違背法令之情形。
七、據上論結，本件上訴為無理由。依行政訴訟法第255條第1項 、第98條第1項前段，判決如主文。
中 華 民 國 99 年 4 月 29 日 最高行政法院第四庭
審判長法官 劉 鑫 楨
法官 黃 淑 玲
法官 林 文 舟
法官 曹 瑞 卿
法官 陳 鴻 斌
以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異
中 華 民 國 99 年 4 月 29 日 書記官 王 史 民
, 台灣公司情報網
, 台灣公司情報網