智慧財產法院行政判決
99年度行商訴字第26號
99年5月13日辯論終結
原 告 甲○○
送
訴訟代理人 孫大龍律師
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 丙○○（局長）
訴訟代理人 己○○
戊○○
參 加 人 丁○○
訴訟代理人 邱清銜律師
上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國98年12
月17日經訴字第09806122730 號訴願決定，提起行政訴訟，並經
本院裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。本院判決如下：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要：原告於民國92年1 月30日以「吉人及圖」商標， 指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類 表第16類之香冥紙、祭祀用紙製假禮品、祭祀用紙元寶、念 珠、金紙、銀紙商品，向被告申請註冊，經准列為註冊第10 66558 號商標（下稱系爭商標）。嗣參加人以系爭註冊商標 有違註冊時商標法第37條第8 款、第10款及現行商標法第23 條第1 項第1 款、第2 款及第3 款之規定，對之申請評定。 經被告審查，認系爭商標違反註冊時商標法第37條第10款及 現行商標法第23條第1 項第2 款之規定，以98年8 月10日中 台評字第960382號商標評定書為系爭商標之註冊應予撤銷之 處分。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告猶未甘 服，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果對於 參加人之權利或利益將有影響，乃依行政訴訟法第42條第1 項規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。二、本件原告主張：
㈠由被告於訴願決定書中認定「除面像之外，其餘服裝、色調 及形態方面均與國人習見之門神類似。」可知，被告已認定 若要識別或判定為何種神祗，則應以「面像」為主要識別依 據，且依一般消費者之習慣，係以神祗之「面像」作為識別 及判定為何種神祗之依據。被告固於訴願決定書中認定「一
般坊間業者有關在香冥紙上之印有神像圖係為用以祭拜神佛 之用途說明」，惟一般香冥紙業者於香冥紙商品上印製神祇 圖樣，乃為暗示消費者該商品內之內容物係主要專用於何種 神祗，為避免消費者選購時發生錯誤或於選購時仍需詢問店 家造成不便，業者遂以「專用金」之行銷手法，於香冥紙商 品上印刷神祇圖樣，以供消費者作為購買及識別之依據，各 家業者開發設計各種神祗圖像以作為商品之行銷，故可知在 香冥紙商品上印製神祗圖像，僅為暗示行為，並非為用途說 明。
㈡參加人於評定時主張消費者對金紙品牌不會細究，故不會注 意金紙上之圖樣，卻舉出訴外人陳榮昌前向被告申請商標註 冊為000000000 、000000000 等商標為說明。然若一般消費 者對金紙品牌不會細究，業者自無申請商標註冊以保護其智 慧財產權之必要，惟業者申請商標註冊之目的，無非係在提 昇商品品質之同時，亦能保護自身之智慧財產權，以防商品 於行銷成功時遭仿冒氾濫，自有申請商標註冊保護商標權之 必要，亦足證系爭商標並非用途說明，且係得為消費者於購 買商品時產生識別及選購之依據，是系爭商標自未違反註冊 時商標法第37條第10款及現行商標法第23條第1 項第2 款規 定等情。並聲明求為判決撤銷訴願決定及原處分。三、被告則以：
㈠系爭商標圖樣係由四方形外框加上內含一身著戰袍、手持兵 器之神像圖及中文「吉人」所構成，神像圖及中文部分均為 系爭商標之主要部分，並指定使用於當時商標法施行細則第 49條所定商品及服務分類表第16類之「香冥紙、祭祀用紙製 假禮品、祭祀用紙元寶、念珠、金紙、銀紙」商品。然依我 國民俗習慣觀之，一般坊間業者常在香冥紙類商品上印有神 像圖作為裝飾之用，用以表示祭拜神祇之用途。系爭商標既 以一般常見之神像圖為其主要識別部分之一，並指定使用在 香冥紙類商品上，應僅為系爭商品用以表示祭拜神佛或祈願 尊敬之用途說明，故系爭商標之神像圖部分，欠缺指向特定 產製者之識別功能，若由原告將該說明性圖形註冊為商標之 一部，他人或同業將無法再以該說明性圖樣描述或裝飾其商 品或服務，將影響相關產業之公平競爭。是系爭商標應有修 正前商標法第37條第10款及現行商標法第23條第1 項第2 款 規定不予商標註冊之適用。
㈡原告主張參加人因違反商標法案件，兩造當事人已於庭外達 成協議，參加人已承認其有仿冒侵權之行為，業經臺灣板橋 地方法院96年度易字第1050號刑事判決科刑在案。惟參加人 是否因商標侵權而經法院判刑，與系爭商標是否表示指定商
品之說明事項係屬二事，非本案所得審究。原告固稱其在取 得商標權後就積極使用於產品上，由同業不斷進行之仿冒行 為可知，系爭商標圖樣之神像圖已成為原告之商品之識別標 識。惟原告僅檢送其於93年至95年間載有商標侵權之相關報 導報紙數件，並未檢送系爭商標之使用證據資料，尚難證明 系爭商標業經原告使用且在交易上已成為原告之商品之識別 標識，並得藉以與他人之商品相區別。又同業或參加人是否 有仿冒行為，亦無法證明系爭商標圖樣之神像圖業經原告使 用且在交易上已成為原告商品之識別標識。又系爭商標既已 違反註冊時商標法第37條第10款及現行商標法第23條第1 項 第2 款規定，被告為撤銷商標註冊之處分，自屬合法等語， 茲為抗辯。並聲明駁回原告之訴。
四、參加人主張：
㈠系爭商標之創作人余曉東曾於另案自承係參考友人寄來之照 片於91年2 月設計而成，則在上開日期前市面上自無可能有 上開類似圖案，惟實際上早在84年6 月於臺南新營太子宮所 出刊之「祭典歲月」一書中即有刊載，另85年8 月24日至8 月28日由臺北縣三峽鎮公所主辦、行政院文建會指導，而由 台灣常民文化學會承辦之「中元普渡在台灣—大士爺主題展 」，其廣告宣傳上亦錄有多尊與系爭商標類似之影像，是顯 然類似圖騰早在84、85年間，即已廣為使用於民間中元普渡 之相關祭禮活動上。另據訴外人陳榮昌所提供，由海基會認 證之中華人民共和國福建省漳浦縣公證處所出具之公證書文 件，指出相同之圖案早在西元1998年即已實際使用於普渡公 金之紙箔製品上，是顯然系爭圖案並非余曉東所原創，且早 已使用於民間普渡用品上。
㈡臺灣高等法院高雄分院曾於96年度上易字第200 號刑事判決 中將系爭圖案送請輔仁大學民生學院織品服裝學系為是否具 備美術著作之「原創性」鑑定時，其鑑定意見亦表示「該普 渡公之神像造型，係沿用早期中國大陸普及量產之金紙神像 圖樣，其神像所呈現之神采、情態、紋飾、姿勢與比例配置 等，皆與上述傳統既定模式之神像，極具肖似；惟手持兵器 、配件等局部少許變化，其整體造型特徵，皆由早期他人圖 像延伸稍行改作而成，缺乏作者之獨立觀念及構想，自不具 有原創性。」等語，由是可知，系爭商標圖案不僅只是將早 期中國大陸之既有神像圖案稍微改作而已，且用途上亦係出 自於普及量產之金紙神像，非余曉東所原創。
㈢原告系爭商標圖樣，其主要內容為神像及中文「吉人」所構 成，而就該神像予以觀察，其神像整體造型外觀，除面像之 外，其餘服裝、色調及形態方面均與國人習見之門神類似，
而一般人普渡時所祭拜之「普渡公」在佛教中稱為「面燃大 士」，即觀音大士之化身，又稱為「大士爺」，其原無一定 之樣貌，各類法會多以佛教形式塑造大士爺神像：「頂生二 角、青面獠牙、高大威武，頭上還有一尊觀世音菩薩佛像」 ，此種造型之神像，縱然其服裝之搭配或所持兵器、所負令 旗、頭頂之盔甲及其紋飾、腰帶、足履等稍有不同，然此種 造型之神像彼此間仍大同小異，一般消費者並不會特別區辨 此種細微之不同，而坊間業者於香冥紙類商品上印有神像圖 用以表示祭拜神祇用途，原告以該神像圖作為系爭商標圖樣 之主要部分，並指定使用於「香冥紙、祭祀用紙製假禮品、 祭祀用紙元寶、念珠、金紙、銀紙」商品，顯然係直接表示 該等商品用以祭拜神佛之用途說明，換言之，乃為商品用途 之說明，符合修正前商標法第37條第10款及現行商標法第23 條第1 項第2 款規定，不應准許註冊。並聲明駁回原告之訴 。
五、茲參酌上揭當事人之陳述內容，可知本件主要之爭點乃為： 系爭商標「吉人及圖」是否有註冊時商標法第37條第10款及 現行商標法第23條第1 項第2 款規定不予商標之情事？茲分 述如下：
㈠按「凡商標圖樣上之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合 式，係表示申請註冊商標所使用商品之形狀、品質、功用、 通用名稱或其他說明者，不得申請註冊。」、「商標表示商 品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者，不得註冊。」 ，分別為修正前商標法第37條第10款及現行商標法第23條第 1 項第2 款所明定。所謂「商品之說明」，係指商標圖樣之 文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式，依 社會一般通念如為商品本身之說明，或與商品本身之說明有 密切相關者，即不得申請註冊，不以一般製造、經銷該產品 所共同使用為必要。
㈡查本件原告於92年1月30日以「吉人及圖」商標，指定使用 於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第16類 之香冥紙、祭祀用紙製假禮品、祭祀用紙元寶、念珠、金紙 、銀紙商品，向被告申請註冊，經准列為註冊第1066558號 商標。細究原告系爭商標設計內容，主要係由四方形外框加 上內含一身著戰袍、手持兵器之神像圖及中文「吉人」所構 成（參附件圖示），而系爭商標中之神像外觀乃一彩色之「 普渡公」圖樣，從其造型以觀，除面像之外，其餘服裝、色 調及形態方面均與國人習見之門神類似。而民俗上「普渡公 」在佛教界一般乃認係「面燃大士」即觀音大士之化身，又 稱「大士爺」，在道教則尊稱為「普渡公」，其原無一定之
樣貌，常見者如基隆中元普渡中所紮大士爺樣貌為「頂生二 角、青面獠牙，高大威武，頭上有一尊觀世音菩薩佛像」者 ，道教者則較多似一般武將王爺神祇之樣貌，而此種造型之 神祇，與早期中國大陸普及量產之金紙神像圖樣相似，縱然 其服裝之搭配或所持兵器、所負令旗、頭頂之盔甲及其紋飾 、腰帶、足履等稍有不同，然此種造型之神祇彼此間仍大同 小異，此猶如各地媽祖神像所著聖袍或面像胖瘦或有不同， 然其造型皆大同小異，若不予標示，一般人恐亦無法區別其 中差異，甚或無從區別出自何處（例如大甲或沙鹿等）。是 以，就著作權法上之創作而言，系爭商標上「普渡公」圖樣 之原創性明顯偏低，參酌上述商標法有關識別性之規定，自 應認為本件上訴人系爭「普渡公」商標不具識別性，而有商 標不應准許註冊之事由。
㈢次查，本件原告就系爭商標於另案提出刑事告訴時，曾經臺 灣高等法院高雄分院於96年度上易字第200 號刑事判決中將 系爭圖案送請輔仁大學民生學院織品服裝學系為是否具備美 術著作之「原創性」鑑定，該校鑑定意見亦表示該普渡公之 神像造型，係沿用早期中國大陸普及量產之金紙神像圖樣， 其神像所呈現之神采、情態、紋飾、姿勢與比例配置等，皆 與上述傳統既定模式之神像，極具肖似；惟手持兵器、配件 等局部少許變化，其整體造型特徵，皆由早期他人圖像延伸 稍行改作而成，缺乏作者之獨立觀念及構想，自不具有原創 性等語，此一事實，有參加人提出之上開判決影本在卷可稽 （參本院卷第65頁），而有關原告系爭商標中所繪製之神像 圖形，亦經證人即時任高雄市禮儀用品商業同業公會理事長 黃崑山於檢察官偵查中證稱於91年5 月或6 月間即曾賣過與 本案相類似之普渡公金紙，貨源來自高雄之順成金香鋪，類 似金紙等物係在中國福建或廣東地區生產，再進口台灣等語 （參同上判決，即本院卷第68頁背面）。由是可知，本件原 告系爭商標係將華人地區習用之祭祀神像申請商標註冊，縱 使其中稍有差異，然整體觀之，予人寓目印象仍為習用之神 祇圖騰，若要求消費者指出其間差異，恐無人能明確區辨。 其次，依訴外人陳榮昌所提供，由海基會認證之中華人民共 和國福建省漳浦縣公證處所出具之公證書文件，可知相同或 類似之圖案早在西元1998年即已實際使用於普渡公金之紙箔 製品上，益證原告系爭商標圖案中有關神像部分乃華人地區 習見之圖形，原告以之作為商標，顯有未洽。而原告主張其 將系爭商標使用於申請當時商標法施行細則第49條所定商品 及服務分類表第16類之香冥紙、祭祀用紙製假禮品、祭祀用 紙元寶、念珠、金紙、銀紙等商品，目的在於提供消費者辨
識用途、避免祭拜不同神祇時誤用紙製品云云，亦可證明系 爭商標具有商品性質說明之作用，自有現行商標法第23條第 1 項第2 款規定之適用，不應准予註冊。
六、綜上所述，被告依首揭規定，為應不准註冊之處分，並無不 合。訴願決定予以駁回，亦無違誤，均應予以維持。原告仍 執陳詞以為主張，自有未洽，應予駁回。
七、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無 影響，爰毋庸一一論列，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1 條、行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。中 華 民 國 99 年 5 月 27 日 智慧財產法院第一庭
審判長法 官 李得灶
法 官 林欣蓉
法 官 汪漢卿
以上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。中 華 民 國 99 年 5 月 27 日 書記官 邱于婷