智慧財產法院行政判決
98年度行專訴字第129號
民國99年4月22日辯論終結
原 告 財團法人工業技術研究院
代 表 人 甲○○
訴訟代理人 丁○○○○○
訴訟代理人 戊○○○○○
被 告 經濟部
代 表 人 乙○○（部長）
訴訟代理人 己○○
參 加 人 育霈科技股份有限公司
代 表 人 丙○○（董事長）
訴訟代理人 黃宜婷律師
上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國98
年10月2 日經訴字第09806118690 號訴願決定，提起行政訴訟，
並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下︰
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要
原告於民國（下同）93年11月19日以「內埋式主動元件結構 及其製造方法」向原處分機關智慧財產局申請發明專利，經 該局編為第93135743號審查，准予專利，並發給第I256694 號專利證書。嗣參加人以系爭專利違反專利法第22條第4 項 及第23條規定，對之提起舉發。經原處分機關審查，以98年 2 月6 日（98）智專三（二）04066 字第09820063730 號專 利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。參加人不服，提起 訴願，經被告於98年10月2 日以經訴字第09806118960 號決 定「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」，原告不 服，遂向本院提起行政訴訟，聲明訴願決定撤銷。本院因認 本件訴訟之結果，倘認訴願決定應予撤銷，參加人之權利或 法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條第1 項規定， 依職權裁定命其獨立參加本件被告之訴訟。
二、原告之主張
(一)參考「專利審查基準」5.1.2 及「專利爭議案件審查訓練教 材」第52至53頁規定可知，舉發審查應採處分權主義及爭點 主義，舉發人未主張之理由及證據即構成不同爭點，不得列 入審酌。而美國公開申請案與證據2 構成不同爭點，又專利 文獻包含各國或國際組織所公開專利申請案或公告專利。由
於各國或國際組織關於公開專利申請或公告專利規定不同， 屬於同一專利家族（patent family ）之對應案之公開日期 與公開內容很可能不同，而影響作為舉發證據之適格性。基 於處分權主義及爭點主義，舉發理由及證據應由舉發人自行 主張，專利專責機關不得代替舉發人另行主張。舉發理由書 主張之證據2 為美國專利US0000000B1 ，公開日期為公告日 2006年7 月4 日，由歐洲及世界專利資料庫檢索證據2 之專 利家族可知其至少包含6 個對應案，其公開日期及是否包含 發明內容並不相同。6 個對應案之中，CN0000000A、JＺ0000 000000T 、US0000000B2 公開於系爭專利申請日之後；UＺ00 00000000A1、WO00000000A2、WO00000000A3公開於系爭專利 申請日之前，而WO00000000A3僅包含檢索報告並不包含發明 內容。前述專利家族之6個對應案中，作為系爭專利之舉發 證據何者適格、何者不適格、何者提出、何者不提出、均應 由舉發人自行決定並自行主張，專利專責機關不得代替舉發 人另行主張，否則即違反處分權主義及爭點主義。由舉發理 由書第1 至2 頁記載可知，舉發理由書主張之證據2 係公開 日期為2006年7 月4 日之美國專利US0000000B1 ，並非公開 日期為2002年11月21日之美國公開申請案UＺ0000000000A1。 由美國專利商標局網站之Public PAIR 系統下載證據2 之申 請歷史可知美國公開申請案UＺ0000000000A1係依據申請時內 容公開，經過多次修正始成為證據2，因此美國公開申請案 UＺ0000000000A1與證據2不僅公開日期不同，公開內容亦非 全然相同。「專利審查基準」5.1.3 爭點整理及「專利爭議 案件審查訓練教材」第48頁規定可知，美國公開申請案UＺ00 00000000A1與證據2 為不同專利文獻，其公開日期不同，且 經過多次修正，公開內容並非全然相同，構成不同爭點。美 國公開申請案與證據2 作為舉發證據，何者適格、何者不適 格、何者提出、何者不提出、均應由舉發人自行決定並自行 主張，以符合處分權主義及爭點主義。舉發理由書既未檢附 亦未主張美國公開申請案，原處分當然不得列入審酌，否則 即屬超出爭點範圍外之論述。再「專利審查基準」5.1.4 「 爭點範圍內之調查證據」之規定，專利專責機關調查證據應 於舉發人所提爭點範圍內為之，證據2 與美國公開申請案UＺ 0000000000A1構成不同爭點，專利法第23條與專利法第22條 構成不同爭點，並非得以職權調查證據範圍。專利專責機關 行使闡明權，應以當事人主張不明確致不能正確判斷為限， 與本案舉發理由書主張明確但證據不適格情形不同，不得通 知當事人增列專利法第22條為新理由，或增列美國公開申請 案UＺ0000000000A1為新證據。舉發理由書僅主張證據2 ，並
未主張美國公開申請案UＺ0000000000A1，原處分基於舉發審 查之處分權主義及爭點主義，僅審酌證據2 而未審酌美國公 開申請案，乃適法正當。
(二)參照訴願決定書第10頁可知，因各國專利法規定各異，非可 一概而論。訴願決定由我國專利法規定斷言早期公開與核准 公告內容實質相同，違反論理法則。美國於2001年1月2日始 採行早期公開制度，在此之前的申請案於核准公告前不公開 ，在此之後的申請案亦並非必然公開，此由美國專利法第12 2 條第b 項第2 款規定可知。因此，並非所有美國專利申請 案均經早期公開。訴願決定依據我國現行專利法第36條第1 項規定，推論各國「專利專責機關一俟申請人提出專利申請 文件，經審查認為無不合規定程式且無應不予公開之情事者 ，即應將該申請案公開之」，忽略各國制度差異，顯有違誤 。又美國未採請求審查制度，專利申請案無需經請求即進行 實體審查。而依中國專利法第35條規定亦可知，中國僅限申 請人申請實體審查，但專利行政部門認為必要時亦可自行進 行實質審查。訴願決定依據我國現行專利法第37條第1 項規 定，推論各國「申請案一旦公開，於一定期間內任何人均得 申請實體審查」，忽略各國制度差異，顯有違誤。而自專利 合作條約（PCT ）第41條第2 項亦可知，選定國國內法許可 之修改可能超出國際申請案揭露範圍。即使同以「申請時原 揭露範圍」為標準，各國對於「申請時原揭露範圍」之認定 亦有差異，如日本與中國之原揭露範圍不包含摘要，我國之 原揭露範圍包含摘要。訴願決定依據我國現行專利法第49條 第4項規定，推論各國「申請人於該專利申請案內容公開後 ，在不超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，得補充或 修正說明書或圖式，因此，早期公開之申請案之內容與其獲 准專利之內容，在實質上應為相同」，忽略各國制度差異， 顯有違誤。再各國專利法規定各異，非可一概而論。證據2 專利家族之6 個對應案中，作為系爭專利之舉發證據何者適 格、何者不適格、何者提出、何者不提出、均應由舉發人自 行決定並自行主張。訴願決定指摘原處分機關「未善盡調查 證據之能事」，無異於強求原處分機關必須代替舉發人提出 有利主張或更換不適格證據，已違反處分權主義及爭點主義 。故訴願決定違法不當，應予撤銷。
(三)美國公開申請案不影響系爭專利申請專利範圍第1 項之進步 性。如前所述，舉發理由書主張證據1 至3 ，並未主張美國 公開申請案UＺ0000000000A1，此部分超出舉發人主張之爭點 不得列入審酌。而即使將前述舉發人未主張之爭點列入審酌 ，亦不影響系爭專利之進步性。先前技術存在「於基板上完
成整個內嵌元件的步驟，容易對於其他不欲進行內嵌之元件 造成破壞，且所完成之基板不具有可撓性質，應用範圍受限 」、「其後續封裝容易產生的對位問題」等技術問題。鑑此 ，系爭專利之申請專利範圍第1 項提出一種內埋式主動元件 結構的製造方法，既可解決前述技術問題，並可達成「且用 來形成前述結構之主動元件係已經過電性檢測，因此可有效 提高最終成品的良率」技術功效。而美國公開申請案UＺ0000 000000A1並無模板，亦欠缺將嵌入主動元件之該介電材料層 移離該模板之步驟。系爭專利申請專利範圍第1項之技術特 徵「將嵌入該主動元件之該介電材料層移離該模板」為美國 公開申請案UＺ0000000000A1所未揭示。系爭專利所解決「於 基板上完成整個內嵌元件的步驟，容易對於其他不欲進行內 嵌之元件造成破壞，且所完成之基板不具有可撓性質，應用 範圍受限」、「其後續封裝容易產生的對位問題」等技術問 題並非美國公開申請案所能克服，系爭專利之「且用來形成 前述結構之主動元件係已經過電性檢測，因此可有效提高最 終成品的良率」等技術功效並非美國公開申請案所能達成。 因此，美國公開申請案不影響申請專利範圍第1 項之進步性 。申請專利範圍第2 至14項依附於第1 項，當然具有進步性 。即使將前述舉發人未主張之爭點列入審酌，原處分機關仍 應作成「舉發不成立」處分。
(四)另訴願決定亦違反訴願法第65條、第79條第2 項，行政程序 法第9條、第43條之規定。綜上所述，證據2與美國公開申請 案UＺ0000000000A1之公開日期不同、公開內容並非全然相同 ，構成不同爭點，舉發人未主張之爭點不得列入審酌。美國 公開申請案UＺ0000000000A1未揭示系爭專利之「將嵌入該主 動元件之該介電材料層移離該模板」「複數個主動元件，係 嵌入該介電材料層」技術特徵，即使列入審酌亦不影響系爭 專利之新穎性與進步性。原處分適法正當，訴願決定違反處 分權主義及爭點主義，未審酌原處分撤銷系爭專利依其他理 由是否正當，未對當事人有利及不利之事項一律注意，違反 說明理由義務。
(五)為此起訴聲明請求訴願決定撤銷。
三、被告之答辯
(一)參加人舉發階段提出證據2 美國專利案公告本，主張該證據 2 （第17圖）可證明系爭專利申請專利範圍第1 項獨立項不 具進步性，其於舉發理由就證據2 固僅摘述其專利申請日（ 為西元2001年5 月21日），並未主張證據2 之早期公開日， 然依其所附證據2 美國專利案公告本首頁已清楚記載該案之 早期公開日為西元2002年11月21日，編號為US2002/0000000
A1，該證據2 之早期公開日時間西元2002年11月21日，即中 華民國91年11月21日，較系爭專利申請日93年11月19日為早 ，乃原處分機關智慧財產局於審查證據2時，可得而知之事 實。又現行世界多國均採行「早期公開制度」，此一制度乃 指專利申請案提出後，經過一定期間公開其申請內容，藉以 避免企業活動之不安定及重複之研究、投資之措施。專利專 責機關一俟申請人提出專利申請文件，經審查認為無不合規 定程式且無應不予公開之情事者，即應將該申請案公開之。 申請案一旦公開，於一定期間內任何人均得申請實體審查， 而審查中之案件，依各國專利法之規定，固得補充、修正說 明書或圖式，然其補充、修正之範圍不得超出原申請時說明 書及圖式，或不得增加新事實（new matter）（參見現行專 利法第49條之修正說明）。即申請人於該專利申請案內容公 開後，在不超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，得補 充或修正說明書或圖式，因此，早期公開之申請案之內容與 其獲准專利之內容，在實質上應為相同。
(二)又本案經被告依訴願法第67條第1 項規定，依職權實施調查 ，由原處分機關智慧財產局網站連結到歐洲及世界專利資料 庫網頁，並查詢到證據2 美國專利案之早期公開本資料，可 見證據2 之早期公開本資料並不難取得；況經比對證據2 美 國專利案公告本所揭露第17圖及說明書關於第17圖敘述內容 ，與其早期公開本所載第17圖及說明書有關該圖之敘述相同 ，可見證據2 美國專利案公告本第17圖所揭露之技術，已在 其2002年11月21日早期公開本中揭露，當屬系爭專利申請前 已公開之先前技術，則證據2 是否不能作為論斷系爭專利不 具進步性之依據，即有疑義。原處分機關就證據2 部分之審 查，難謂已詳盡調查其證據。該局就證據2 得否作為論斷系 爭專利申請專利範圍第1 項獨立項不具進步性之適格證據， 既未詳盡調查證據，而使原處分所認定之事實基礎有所動搖 ，原處分自有未洽，應予撤銷。
(三)原告雖稱，參加人於舉發理由未主張及檢附美國公開申請案 0000000000A1，即證據2 美國專利案之早期公開本，基於處 分權主義及爭點主義，原處分機關智慧財產局不得加以審查 或代其主張。但於本件專利舉發案，證據2 得否作為論斷系 爭專利申請專利範圍第1 項獨立項不具進步性之適格證據， 乃必須先予以審查，參加人雖未主張證據2 美國專利案早期 公開日，但證據2 美國專利案公告本之首頁已揭露該專利案 之早期公開日，其時間較系爭專利申請日為早，原處分機關 智慧財產局在爭點範圍內，為發現真實之必要，自應本於職 權就證據2 美國專利案之早期公開本進行調查，原告所述，
容有誤解。原告又稱，美國公開申請案不影響系爭專利申請 專利範圍第1 項之進步性；申請專利範圍第2 項至第14項依 附於其第1 項，當然具進步性，被告機關應依訴願法第79條 第2 項規定，為駁回訴願決定，按本件專利專利舉發案關於 證據2 得否證明系爭專利申請專利範圍第1 項獨立項不具進 步性，原處分機關智慧財產局並未作實體審查，故關於此部 分實體技術爭議，仍應責由該局進行審查，被告尚無從審究 ，自難依訴願法第79條第2 項規定為訴願駁回之決定。原處 分機關智慧財產局就證據2 之審查，難謂無瑕疵，原處分有 未洽之處，已如前述，本案案情已臻明確，原告在訴願參加 階段申請言詞辯論，尚無此必要，被告機關自無違反訴願法 第65條規定，以及違反行政程序法第9 條及第43條規定等情 。為此答辯聲明請求駁回原告之訴。
四、參加人之答辯
(一)原告起訴之理由，應無涉處分權主義，依原告起訴狀所載， 係以美國公開案UＺ0000000000A1 (證據2 之對應案) 非舉發 人提出之舉發證據，被告認系爭公開案應為專利舉發程序所 應審酌證據資料之訴願決定，係有違「處分權主義」。惟專 利舉發程序之「處分權主義」係指舉發當事人就舉發程序之 開啟、終結，及舉發審查之對象範圍，享有自主決定權而言 ，其內涵尚與「舉發證據應否採行職權調查，或需以舉發人 自行提出者為限（辯論主義）所相左，即處分權主義與職權 調查主義顯屬相異之程序法理，尚不得混為一談。具體而言 ，於處分權主義之下，本案所涉舉發審查之對象範圍應指舉 發人主張系爭專利申請專利範圍第1 至14項不符專利法22條 4 項進步性規定、申請專利範圍第15至18項不符專利法第22 條第1 項規定（原舉發理由書為法條誤植）而言，至於專利 專責機關應否就舉發人所提證據之外另為證據調查，實屬專 利舉發程序之證據調查應否採行職權調查主義之問題。原告 主張，顯係誤解處分權主義，其主張顯屬無理由。又系爭早 期公開案係為證據2 之早期公開案，依參加人所提原舉發理 由書附件中，舉發證據2 之專利說明書即已清楚表明該專利 之內容係於2002年11月21日為早期公開。故系爭早期公開案 顯為舉發證據之一部，亦係原處分機關、被告職務上顯然知 悉。基此，縱認專利舉發程序係採辯論主義，參加人已提示 上開早期公開案於所附證據中，應符合專利法第67條第2 、 3 項之舉證責任。原告主張原處分關、被告不得審酌系爭早 期公開案，其主張顯為無理由。
(二)證據2之對應案(系爭早期公開案)發明內容之多次修正，無 礙系爭公開案係「申請前公開之先前技術」之事實。依據原
告起訴狀羅列系爭早期公開案之歷次修正，係以修正申請專 利範圍為主要，對於說明書所揭露之內容並無實質更動；且 系爭早期公開案已於2002年11月21日公開，性質為系爭專利 「申請前公開之先前技術」，縱於公開期日後有所修正，亦 不影響2002年11月21日所「已公開」之技術內容，亦即，已 公開之技術並不因嗣後之修正、限縮而變更其性質為「非公 開」。故系爭公開案之多次修正，無礙系爭公開案係「申請 前公開之先前技術」之事實。又實際對照系爭公開案及證據 2 之說明書內容，參加人所主張證據2 第17圖及相對應之描 述，與系爭公開案之第17圖及相關描述並無不同，亦即參加 人所據以主張系爭專利欠缺進步性的先前技術，早在2002年 11月21日已遭公開，此部分即屬「申請前公開之先前技術」 。
(三)參加人於訴願程序中，已就證據2 之早期公開案有所主張， 訴願決定亦無違爭點主義，系爭早期公開案之公開資訊於舉 發證據2 之專利說明書影本第1頁即已清楚表明，而於本件 舉發案中，參加人爭執系爭專利之進步性，被告於此爭點範 圍內，審認原處分機關應就證據2 之系爭早期公開案予以實 質審查系爭專利是否欠缺進步性，不應草率以證據2不具證 據適格為由，逕為舉發不成立之處分，其所為訴願決定並無 違背爭點主義。亦即本件舉發案係以「證據2 是否足證明系 爭專利欠缺進步性」為爭點，而證據2 之早期公開案的公開 資訊既已明確表示於證據2之影本首頁，形式上亦可認為系 爭早期公開案的公開資訊為證據2之一部分；且就熟悉專利 實務者而言，顯可知悉證據2與該早期公開案於發明內容之 揭露具有實質相同性。故被告認原處分機關應就證據2之早 期公開案與系爭專利為進步性之實質審查，其所為之訴願決 定並未逾越上開舉發爭點範圍，原告所為之主張顯係對於本 件爭點範圍有所誤解。且參加人於民國98年2 月27日提出之 訴願書中，就原處分機關漏未審酌舉發證據2 之早期公開案 ，逕作成舉發不成立之處分，該處分違反專利審查基準之自 由心證原則，也違反行政程序法第43條之採證原則之部分有 所主張；此部分亦不因原處分機關漏未審酌，而排除在該舉 發程序之爭點以外，為此答辯請求原告之訴駁回。五、本院之判斷
(一)本件原告前以「內埋式主動元件結構及其製造方法」向原處 分機關智慧財產局申請發明專利，經該局編為第93135743號 審查，准予專利，並發給第I256694 號專利證書。嗣參加人 以舉發證據1 、2 、3 主張系爭專利違反專利法第22條第4 項及第23條規定，對之提起舉發。經原處分機關審查，認舉
發證據1 不足以證明系爭專利第1 項（獨立項）至第14項不 具進步性，舉發證據2 、3 之公告或公開日期在系爭專利申 請日之後，不得作為系爭專利不具進步性之依據。而舉發證 據1 之申請日及公告日均早於系爭專利之申請日，舉發證據 2 、3 則非本國專利，故均無法使系爭專利第15至28項有專 利法第23條擬制喪失新穎性之情形，而以98年2 月6 日（98 ）智專三（二）04066 字第09820063730 號為︵舉發不成立 」之審定。參加人不服，以其係主張系爭專利不具新穎性， 但舉發理由書誤植系爭專利違反專利法第23條，原處分機關 未行使闡明權通知舉發人補充說明，以及舉發證據2 之公開 日早於系爭專利申請日，原處分機關漏未審酌為由，提起訴 願。經被告以訴願人確實於舉發理由書中主張系爭專利第15 至28項有違專利法第23條規定，其所舉理由與法條並無不一 致之情形，原處分機關自無行使闡明權之必要，且證據1 、 2 、3 確實無法證明系爭專利第15至28項已擬制喪失新穎性 ，故於此結論上尚無二致，應可維持。但原處分機關就證據 2 得否作為論斷系爭專利申請範圍第1 項不具進步性之部分 ，則未善盡調查之能事，而於98年10月2 日以經訴字第0980 6118960 號訴願決定「原處分撤銷，由原處分機關另為適法 之處分」。原告不服，向本院提起行政訴訟，故本件爭點應 為舉發證據2是否得為證明系爭專利不具進步性之依據。(二)按以違反專利法第21至第24條規定情事，任何人得附具證據 ，向專利專責機關提起舉發。舉發人補提理由及證據，應自 舉發之日起一個月內為之。但在舉發審定前提出者，仍應審 酌之。專利法第67條第1 項第1 款、第2 項、第3 項分別定 有明文。又就具體事件是否請求法律救濟以及請求之範圍如 何，應取決於利害關係人之主觀意願，此稱為處分權主義。 而所謂職權調查主義係指法院對於涉及裁判之重要事實關係 ，得自行確定不受當事人聲明或主張之拘束。而在辯論主義 之下，法院僅能依當事人之聲明及提供之訴訟資料為判斷其 請求之當否。次按行政程序及行政訴訟，均攸關公益，故行 政程序法第36條規定，行政機關應依職權調查證據，不受當 事人主張之拘束，對當事人有利及不利事項一律注意。訴願 法第67條第1 項亦規定，受理訴願機關應依職權或囑託有關 機關或人員，實施調查、檢驗或勘驗，不受訴願人主張之拘 束。行政訴訟法第125 條第1 項則規定，行政法院應依職權 調查調查事實關係，不受當事人主張之拘束；同法第133 條 亦規定，行政法院於撤銷訴訟，應依職權調查證據；於其他 訴訟，為維護公益者，亦同。換言之，行政程序及行政訴訟 ，為維護保障公益，原則上應依職權調查證據。然對於法律
定有當事人提起行政爭訟須於期限內檢附證據之規定時，則 會受到處分權主義之限制，亦即於此類事件有採辯論主義之 傾向，然行政程序及行政訴訟主要目的仍係為保護公益，因 此縱然於證據之提出，因法條之規定，受處分權主義之限制 ，然行政機關及行政法院仍應於處分權之範圍內依職權調查 證據。是專利權人於被舉發案法院審理中提出之答辯證據， 並非審定前之舉發證據，自難以專利權人之答辯證據作為舉 發成立之依據，至該答辯證據是否另構成舉發之事由，係屬 舉發人是否另案提起舉發之問題。法院對審理中答辯證據， 因係主管機關審定後始顯現之證據，依上開說明，不能採為 舉發證據，故法院對該證據不予調查，尚與行政訴訟法院職 權調查原則無違（最高行政法院94年判字第1250號判決參照 ）。
(三)又按國際間於專利審查上，為使大眾儘早知悉申請之技術內 容，以避免企業活動之不安定與重複研究，並使第三人及早 獲得相關技術資訊，進一步從事研究開發，以促進產業進步 之目的，多採行早期公開制度。原則上，允許申請人在不超 出申請時專利說明書及圖示所揭露範圍之前提下，仍得申請 補充或修正專利說明書或圖示。末按提起專利之異議或舉發 者，依（舊制）專利法施行細則第二十九條第四項規定，異 議人或舉發人得自異議或舉發之日起一個月內補提理由及證 據，逾期未補提理由及證據，受理異議或舉發之主管專利行 政機關，得依現存證據資料，以職權調查事實逕為決定（行 政法院72年判字第1419號參照）；又原告於訴願程序中提出 與本案系爭裝置相似之實物，既經證明與舉發本案時所提出 刊物上登載之照片所指物品為同一物，則該物即係原告舉發 本案之同一基礎事實之證據，顯非另一獨立之新證據，其提 出自不受（舊制）專利法施行細則第二十九條第四項自異議 或舉發之日起一個月內補提理由及證據之限制（行政法院78 年判字第437 號參照）。故舉發程序雖因法律之規定，而於 證據之提出，須受處分權主義之限制，但只要能證明該舉發 證據係基於同一基礎事實，並非一獨立新證據，主管機關仍 應依職權調查該舉發證據。經查系爭專利之申請日為93年11 月19日，而舉發證據2 為一美國專利US0000000B1 ，其公告 日雖為95年7 月4 日，然依據該美國專利公告本首頁，明確 記載該公告本之早期公開日期為91年11月21日，則縱該早期 公開資料雖與最終公告本內容不完全相同，然其所欲公開之 技術思想應屬相同，仍應認其屬同一舉發證據範圍內，則參 加人既已於舉發程序中提出系爭美國專利公告本，雖其未明 確指出該專利有早期公開本之事實，然主管機關本於其應依
職權調查證據之原則，即應加以調查，並將之列入判斷系爭 專利是否不具進步性之依據，而非僅以公告本之日期晚於系 爭專利之申請日，即未就舉發證據2 及其早期公開本為實質 之審查。原處分機關所為，顯有違誤。
(四)至原告主張依據訴願法第79條第2 項之規定，原行政處分所 憑理由雖屬不當，但依其他理由認為正當者，應以訴願為無 理由。因認縱訴願機關所述為實，則訴願機關亦應就該舉發 證據2 ，實質審查是否足以證明系爭專利不具進步性，而非 發回原處分機關云云。惟按訴願法第81條第1 項本文亦規定 ，訴願有理由者，受理訴願機關應以決定撤銷原行政處分之 全部或一部，並得視事件之情節，逕為變更之決定或發回原 行政處分機關另為處分。是被告雖認參加人於此部分之訴願 有理由，惟以原處分機關並未作實體審查，故關於此部分實 體技術爭議，仍責由原處分機關進行審查，係於其法定權限 內，視事件之情節所為之決定，於法並無不合，附此敘明。 又本件為撤銷訴訟，原告僅起訴請求撤銷原訴願決定，則原 告主張如本院認舉發證據2 應納入審查，亦應於本訴訟中審 查舉發證據2 是否足以證明系爭專利不具進步性，亦非可採 ，併此敘明。
六、綜上所述，原處分機關就舉發證據2 得否作為論斷系爭專利 不具進步性之依據，未善盡行政機關應依職權調查證據之能 事，而使原處分認定之事實基礎有所動搖，於法不合，訴願 決定予以撤銷，並發回原處分機關另為適法之處分，則無違 誤。原告仍執前詞，訴請撤銷訴願決定，並無理由，應予駁 回。
七、本件事證已明，兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不 生影響，故不逐一論述，併此敘明。
八、據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理 法第1 條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。中 華 民 國 99 年 5 月 20 日 智慧財產法院第二庭
審判長法 官 陳國成
法 官 陳忠行
法 官 熊誦梅
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。中 華 民 國 99 年 5 月 20 日 書記官 張祐豪
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