排除侵害專利權
智慧財產法院(民事),民專上字,98年度,15號
IPCV,98,民專上,15,20100520,2

智慧財產法院民事判決
　　　　　　　　　　　　　　　　　　98年度民專上字第15號
上訴人即
被上訴人　　美商希思肯股份有限公司(SYSCAN Inc.)
法定代理人　甲○○○○○○ ○○○○○○○
訴訟代理人　葉大殷律師
　　　　　　林怡芳律師
　　　　　　李貞儀律師
複代理人　　林佳瑩律師
被上訴人
即上訴人　　德茂科技股份有限公司(Portable Peripheral Co.
　　　　　　　　　　　　　,Ltd.）
法定代理人　乙○
訴訟代理人　周慧芳律師
　　　　　　徐宏昇律師
上列當事人間請求排除侵害專利權事件，兩造對於本院中華民國
98年3 月13日本院97年度民專訴字第7 號第一審判決，各自一部
提起上訴，本院於99年4 月29日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原判決關於命德茂科技股份有限公司不得未經美商希思肯股份有限公司同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口名稱為「掌心卡名片辨識系統-A6 專業版」之產品，及其他使用美商希思肯股份有限公司所有「攜帶式掃描器」發明專利（公告號數：第496072號，證書號數第160656號）之產品部分，暨該部分訴訟費用之裁判均廢棄。
上開廢棄部分，美商希思肯股份有限公司在第一審之訴駁回。美商希思肯股份有限公司之上訴駁回。
第一審訴訟費用關於命德茂科技股份有限公司負擔部分、第二審訴訟費用，均由美商希思肯股份有限公司負擔。 事實及理由
壹、程序方面：
一、管轄方面：
㈠本件乃涉外民事事件，且我國法院有國際裁判管轄權： ⒈按涉外因素係指本案有涉外之部分，如當事人或行為地之 一方為外國者。涉外民事訴訟事件，管轄法院須以原告起 訴主張之事實為基礎，先依法庭地法或其他相關國家之法 律為「國際私法上之定性」，以確定原告起訴事實究屬何 種法律類型，再依涉外民事法律適用法定其準據法（最高 法院92年度臺再字第22號民事判決參照）。又涉外民事法 律適用法規定「實體」法律關係所應適用之「準據法」，



與因「程序上」所定「法院管轄權」之誰屬係屬二事（最 高法院83年度臺上字第1179號民事判決參照）。 ⒉我國涉外民事法律適用法乃係對於涉外事件，就內國之法 律，決定其應適用何國法律之法，至法院管轄部分，並無 明文規定，故就具體事件受訴法院是否有管轄權，得以民 事訴訟法關於管轄之規定及國際規範等為法理，本於當事 人訴訟程序公平性、裁判正當與迅速等國際民事訴訟法基 本原則，以定國際裁判管轄。
⒊本件涉訟之當事人，美商希思肯公司（下稱希思肯公司） 為依美國法律設立之法人；德茂科技股份有限公司（下稱 德茂公司）則為依我國法律設立之法人，其住所及營業處 所均在我國。另本件依希思肯公司所起訴之事實，係主張 德茂公司於我國有侵害希思肯公司專利權之行為，應負排 除侵害之責任，並提出數項證據為證。是以本件就人的部 分具有涉外案件所需具備之最基本要素（即涉外因素）， 本件所涉及者，核其性質屬於專利權民事事件，且希思肯 公司業已證明客觀上損害事實之發生及該事實發生地點均 發生於我國，亦即本件訴訟爭議法律類型之形式定性，屬 關於由侵權行為而生之債，故本件為涉外民事事件，且我 國法院對之有國際裁判管轄權。
⒋希思肯公司就發明專利第180168號「由通用序列匯流排埠 供電之輕型攜帶式掃瞄器」及發明專利第160656號「攜帶 式掃描器」得依我國專利法享有專利權，此為兩造所不爭 執。而依專利法所保護之智慧財產權益所生之民事訴訟事 件，為本院管轄案件（智慧財產法院組織法第3 條第1款 、智慧財產案件審理法第7 條規定參照），故本院得就本 案為審理，並適用涉外民事法律適用法以定涉外事件之準 據法。
㈡準據法之選定：
⒈按（第1 項）關於由侵權行為而生之債，依侵權行為地法 ，但中華民國法律不認為侵權行為者，不適用之；（第2 項）侵權行為之損害賠償及其他處分之請求，以中華民國 法律認許者為限，涉外民事法律適用法第9 條定有明文。 故關於涉外侵權行為之準據法，應累積適用「侵權行為地 」及「法庭地法」。（新修正涉外民事法律適用法尚未施 行）。
⒉查希思肯公司所主張德茂公司之侵害專利權行為，而提起 本件訴訟，就此法律關係之性質，無論是我國或國際專利 權法制，均認屬與專利權相關之侵權法律關係。而希思肯 公司主張本件侵權行為係發生在我國境內，且其所為排除



侵害之請求，亦為我國專利法第84條第1 項規定所認許。 是以依涉外民事法律適用法第9 條規定，本件涉外事件之 準據法，應依中華民國之法律。
二、第二審得否提出新攻擊或防禦方法：
按當事人不得於第二審提出新攻擊或防禦方法，但如不許其 提出顯失公平者，不在此限，民事訴訟法第447 條第1 項第 6 款定有明文。上訴人即被上訴人希思肯公司雖主張本件被 上訴人即上訴人德茂公司於第一審程序中，已進行協議爭點 整理、簡化，德茂公司違反前述協議，於本件以包含本院97 年度行專訴45號行政判決中之新引證案為發明專利第160656 號「攜帶式掃描器」之新的引證案，且各項新、舊引證案予 以流用、結合，嚴重干擾訴訟，且無民事訴訟法第447 條第 1 項但書之例外情形，足見德茂公司顯然意圖延滯訴訟而提 出新引證案，原審亦肯認之，故依智慧財產案件審理細則第 33條第2 項、民事訴訟法第447 條第1 項本文，德茂公司之 主張應予駁回之云云。惟查：
㈠依智慧財產案件審理法之精神，在尋求公法與私法兩者判斷 之一致性。此於智慧財產案件審理細則第30條第3項、第1項 之規定：「第一項民事訴訟，法院不能依當事人提出之證據 ，判斷該智慧財產權有無應予撤銷或廢止之原因，於必要時 ，得依職權向智慧財產專責機關及其上級訴願機關調取證據 資料。」，同法第31條前段規定：「智慧財產民事訴訟，當 事人主張或抗辯智慧財產權應撤銷或廢止，而影響裁判之結 果時，法院應依當事人舉證及職權調查所得資料判斷之」。 由上開細則規定可知，法院在處理智慧財產民事訴訟時，對 於已知之行政爭訟程序，可依職權調查，並據以判斷，其目 的即在尋求同一紛爭一次解決並免於判斷之歧異與矛盾。 ㈡固然智慧財產案件審理細則第33條第2 項有規定：「關於智 慧財產權應予撤銷或廢止之攻擊或防禦方法，未於第一審主 張或抗辯，或曾行準備程序之事件，未於準備程序中主張或 抗辯，除法律別有規定者外，於上訴審或準備程序後之言詞 辯論，均不再行主張或抗辯」。換言之，在「法律別有規定 下」是可以提出新的攻擊或防禦方法。是以民事訴訟法第44 7 條第1 項之各款規定即屬前開審理細則之「法律別有規定 」之例外規定。
㈢德茂公司業於原審已陳明對系爭發明專利第160656號已提出 舉發案，且於本件訴訟進行中，行政爭訟程序尚在進行中， 一併請求原審審酌（見原審卷㈡第85頁）。依智慧財產案件 審理細則第30條第3項及第31條前段之規定，法院在處理智 慧財產民事訴訟時，對於已知之行政爭訟程序，可依職權調



查，並據以判斷。再依同法第33條，上開97年度行專訴45號 行政訴訟進行中除引用原舉發發明專利第160656號「攜帶式 掃描器」之引證外，另增加之7 個引證案，而原審係於98年 2 月18日言詞辯論終結，本院97年度行專訴字45號行政判決 則係於98年5 月21日宣判，該行政訴訟判決判斷上開系爭專 利有撤銷事由，有該判決在卷可稽，且為兩造所不爭執，是 該行政訴訟之判決顯係發生於本件訴訟第一審言詞辯論終結 後，若依民事訴訟法第447 條第1 項原則之規定，禁止德茂 公司於第二審提出前開新攻擊或防禦方法，將致使如民事判 決認為系爭專利權無應予撤銷之原因，嗣後行政爭訟程序確 定系爭專利權利應予撤銷時，德茂公司因而可能依民事訴訟 法第496 條第1 項第11款再另訴主張民事再審之可能，此情 形對德茂公司顯失公平，亦不符合智慧財產訴訟避免訴訟延 滯、有效保障智慧財產權之旨。
㈣再者，智慧財產案件審理法第16條規定之目的，乃是在改善 我國訴訟制度採取民事、行政法二元制所產生的問題，使糾 紛能在民事法院一次解決。因而規定民事法院須就專利有效 性之抗辯，自為判斷，惟此一判斷原則上亦僅於該訴訟發生 相對之效力。是以該規定並未改變我國法制就專利有效性乃 是由行政法院作最終且有對世效之判斷原則。然如依照希思 肯公司之主張，則已經針對專利有效性做實體判斷之行政判 決，民事法院反而不得採為判決依據。反使糾紛不能一次解 決，明顯違反其立法目的。故希思肯公司上開失權效之主張 ，不足採取。準此，本件德茂公司雖於上訴後始提出系爭發 明專利第160656號「攜帶式掃描器」專利抗辯有效性證據， 包含本院97年度行專訴字45號之引證案之抗辯，惟仍應許其 提出前開引證案之抗辯，否則即顯失公平，先予敘明。貳、實體方面：
一、上訴人即被上訴人希思肯公司主張：
㈠伊係發明專利第180168號「由通用序列匯流排埠供電之輕型 攜帶式掃瞄器」及發明專利第160656號「攜帶式掃描器」之 專利權人（以下分別稱系爭專利1 、系爭專利2 ），專利期 間分別自92年6 月1 日至110 年10月31日、91年7 月21日至 108 年10月20日。經希思肯公司自市面上購得由德茂公司所 製造、販賣之「掌心卡名片辨識系統-A6 專業版」以及「掌 心卡名片辨識系統-A8 專業版」產品後，發現德茂公司顯有 未經希思肯公司授權、同意下，製造、販賣侵害希思肯公司 系爭專利1 、系爭專利2 權利之情事。故將前揭產品及系爭 專利1 、系爭專利2 全卷資料送交國立台灣大學（以下稱「 台灣大學」）進行鑑定，經鑑定結論認定前揭產品均侵害希



思肯公司系爭專利1 、系爭專利2 。希思肯公司爰於起訴時 聲明請求德茂公司不得利用系爭二專利製造、為販賣之要約 、販賣、使用、進口系爭二產品及其他任何利用原告所有系 爭二專利之產品。
㈡系爭專利1 採用USB 介面相較於先前技術引證一、引證二具 有不可預期之功效，顯然具有進步性。系爭專利1 採用USB 介面於技術上須克服許多困難，並非熟習該項技術者所能輕 易完成。故引證一或引證二無法證明系爭專利1 不具新穎性 或進步性。引證3 LM9831手冊為一「網路資料」，並未載明 「公開日期」，不得作為主張系爭專利1 為無效專利之適格 前案，德茂公司提出之上證14證明書，無法證明LM9831規格 書之公開日期為何大傳公司於98年12月16日回覆鈞院之「大 傳台管法字第98120101號」函（下稱大傳公司函）之內容， 並未明確指出LM9831規格書上所載之日期即為該規格書對外 公開之日期，該函無法證明LM9831規格書係於系爭專利1 申 請前即已「公開」或「提供予客戶」而為系爭專利1 申請前 已存在之公開文獻，且LM9831手冊並未揭露由USB 介面供電 之技術特徵：故引證一（或引證二）結合引證3 無法證明系 爭專利1 不具進步性。
㈢依據申請專利範圍之解釋，系爭專利2申請專利範圍第1項之 「界面模組」在結構上並不限於位於掃描器之內部或外部， 系爭專利2之關鍵在於界面模組居於計算裝置與掃描器之間 ，自計算裝置接收一電源及系統控制信號轉換成電源及照明 控制信號，使得掃描器本體在沒有微控制器等電子元件之情 況下運作，達到減少掃描器內部元件而得方便攜帶之目的， 而成為「可攜式」掃描器。引證3「掛附式掃描器」之「匯 流排信號」與系爭專利2「系統控制信號」不同，引證3並未 揭露系爭專利2申請專利範圍第1項中「界面模組接收系統控 制信號，產生照明控制信號」之關鍵技術特徵。引證3為難 以拆卸之「掛附式掃描器」，並未揭露系爭專利2申請專利 範圍第1項之「可攜式」技術特徵。引證4「掃描器之PCMCIA 界面資料轉換裝置」並未揭露系爭專利2申請專利範圍第1項 中「界面模組接收系統控制信號，產生照明控制信號」之關 鍵技術特徵。引證4之掃描器內建有微處理器，且係由掃描 器端之微處理器將影像資訊由類比轉為數位格式，與系爭專 利2之掃描器中並無微處理器而係由電腦控制A/D電路，並藉 此達到可攜式目的之技術特徵，大不相同，故引證4顯然並 未揭露系爭專利2之「可攜式」技術特徵。引證3「掛附式掃 描器」之創作目的與作用，與系爭專利2有顯著不同，故引 證3並不足以提供發明所屬技術領域中具有通常知識者將之



與引證1、2結合之動機或啟發。引證4之創作目的與作用， 與系爭專利2 有顯著不同，故引證4 並不足以提供發明所屬 技術領域中具有通常知識者將之與引證1 、2 結合之動機或 啟發。引證3 、4 因為「先天無法相容」而無法結合，故德 茂公司辯稱引證1 、2 、3 、4 之組合方式屬於掃描器技術 領域中具有通常知識者所能輕易思及云云，並無可採。故引 證1 、2 、3 、4 組合無法證明系爭專利2 申請專利範圍第 1 項不具進步性。系爭專利2 申請專利範圍第12項之主要技 術特徵在於「界面卡包含一類比至數位電路」與「該界面卡 自一計算裝置，接收一電源及系統控制信號」以及「可攜式 」，引證1 、2 、3 、4 均未揭示系爭專利2 申請專利範圍 第12項中「該界面卡自一計算裝置，接收一電源及系統控制 信號」及「可攜式」之技術特徵。引證7 亦未揭露申請專利 範圍第12項「該界面卡自一計算裝置，接收一電源及系統控 制信號」之關鍵技術特徵。引證3 、引證4 及引證7 之組合 並未揭露系爭專利2 申請專利範圍第12項「多線纜傳送類比 訊號」之技術特徵。引證3 、引證4 與引證7 並未揭露系爭 專利所有技術特徵已如前述，復以引證3 、4 更因為「先天 無法相容」而無法結合，故相較於系爭專利2 申請專利範圍 第12項，引證1 、2 、3 、4 、7 之組合方式並非所屬技術 領域中具有通常知識者所能輕易思及。系爭專利2 申請專利 範圍第22項之「基座外殼可拆卸式地安裝至主外殼」技術特 徵係指基座外殼無論是安裝至或是拆裝離該主外殼時，系爭 專利之攜帶式掃描器都可依其預定掃描模式而正常運作。引 證5 之上蓋與機殼間必有線路連接，不容任意拆卸分離且無 此必要，並無將二者拆解之動機或教示，故引證5 完全未揭 露系爭專利2 申請專利範圍第22項之「基座外殼可拆卸式地 安裝至主外殼」技術特徵。引證6 並未揭露系爭專利2 申請 專利範圍第22項之「基座外殼可拆卸式地安裝至主外殼」的 特徵。引證5 與引證6 都是平台式掃瞄機，而系爭專利2 為 餽紙式掃瞄機，故餽紙式掃瞄機結合可拆式外殼並未為引證 5 與引證6 所揭露。引證1 、2 、5 、6 既未揭露系爭專利 2 申請專利範圍第22項所有技術特徵，其組合自無法證明申 請專利範圍第22項欠缺進步性。引證1 、2 、5 、6 組合無 法證明系爭專利2 申請專利範圍第23項不具進步性。系爭專 利2 申請專利範圍第23項記載並無違反專利法第71條第1項 第3 款之規定。系爭專利2 申請專利範圍第29項之主要技術 特徵在於照明源，至少包含三有色光，其係「獨立及依序」 為一照明控制信號所導通。引證1 、2 、3 、4 並未揭露申 請專利範圍第29項所有技術特徵，復以引證3 、4 更因為「



先天無法相容」而無法結合，故引證1 、2 、3 、4 之組合 自無法證明申請專利範圍第29項不具進步性。引證8 、引證 9 無法證明申請專利範圍第1 、12、29項不具新穎性。 ㈣依據申請專利範圍與待鑑定物之技術特徵之比對結果及台灣 大學鑑定報告可知，A6、A8產品確實落入系爭專利1 申請專 利範圍而構成侵害。依申請專利範圍與待鑑定物之技術特徵 之比對結果及台灣大學鑑定報告可知，A6產品確實落入系爭 專利2 申請專利範圍而構成侵害。德茂公司稱辯原判決就A6 產品落入系爭專利2 第1 、12、29項申請專利範圍未附理由 ，並質疑台灣大學鑑定報告之公正及可信性云云，顯無可採 。A6產品內之LM9832、LM9833晶片是「介面模組」，並非德 茂公司所稱「微處理器」申請專利範圍內所載之「動作機制 」、「界面模組」及「移動機構」並非功能性用語且德茂公 司所附上海市高級人民法院判決與本案無關。依申請專利範 圍與待鑑定物之技術特徵之比對結果及台灣大學鑑定報告可 知，A8產品確實落入系爭專利2 申請專利範圍而構成侵害。 A8產品之照明源雖為單色光，但與系爭專利2 之三色光照明 源構成均等，A8產品雖僅有一照明源，但與系爭專利2 之二 照明源構成均等。A6、A8產品確實具有系爭專利2 之技術特 徵，德茂公司辯稱A6、A8產品之所有電子元件等全部設置在 一電路板上，設置在掃描器外殼之內，無減少掃描器體積及 重量之效果、LM9833是為微控制器而非介面模組、A6、A8產 品並無特別的介面模組云云，均無可採。
㈤原審判決德茂公司不得未經希思肯公司同意而製造、為販賣 之要約、販賣、使用或為上述目的而進口名稱為「掌心卡名 片辨識系統-A6專業版」之產品，及其他使用希思肯公司所 有「攜帶式掃描器」發明專利（公告號數：第496072號，證 書號數第160656號）之產品，並駁回其餘之訴。希思肯公司 不服，提起上訴，其於本院上訴聲明為：⑴原判決不利於希 思肯公司之部分廢棄。⑵德茂公司不得製造、為販賣之要約 、販賣、使用或為上述目的而進口「掌心卡名片辨識系統A8 專業版」及其他利用希思肯公司所有證書號第180168號「由 通用序列匯流排埠供電之輕型攜帶式掃瞄器」發明專利、第 160656號「攜帶式掃瞄器」發明專利之產品。答辯聲明為上 訴駁回。
二、被上訴人即上訴人德茂公司則以：
㈠系爭專利1 與引證一之攜帶式掃描器外殼、影像感應模組、 動作機制、界面引擎、控制程序或校正程序皆相同，系爭專 利1 不具新穎性。雖引證一並未直接說明該接口卡為「USB 接口卡」或該計算裝置的「插座」為「USB 插槽」，但因系



爭專利1 申請專利前，USB 規格標準已為習知，使用具有「 通用序列匯流排（USB 匯流排）」之接口卡或插座，應已包 括在引證一揭示內容之中。系爭專利1 不具新穎性。縱認系 爭專利1 使用該USB 匯流排具新穎性，惟仍為業者易於想到 且易於完成之變化，並不會產生預期以外之效果，故不具進 步性。因此，系爭專利1 之設計，早已揭示在引證一之中。 引證一雖未明白記載其「界面」、「PC卡界面」或「界面卡 」為「USB 界面」、「USB 卡界面」或「USB 界面卡」，該 「USB 界面」等實已包含在該「界面」等中，而為業界所習 知，或易於達成之變化。系爭專利1 不具新穎性或進步性， 至為明顯。引證二為引證一之日本相對應申請案。其記載內 容已經揭露系爭專利1 所有或主要內容，而使系爭專利1 之 「USB 界面模組」或「USB 匯流排」不具進步性。基於與引 證一相同理由，引證二也可證明系爭專利1 不具新穎性或進 步性。引證三之第1 頁第2 段揭示使用該控制晶片之掃描器 可接受USB 介面供電；第1 頁下方電路方塊圖顯示一CCD/CI S 影像感應器陣列及一標示為Illumination之照明源（如附 表四所示），並顯示馬達（stepper motor ）及功率電晶體 (power transistors)，該功能為控制掃描器之動作機制； 第8 頁右欄之Sensor Cont rol 中記載有控制信號LAMPR, LAMPG, LAMP B ，用來控制R 、G 、B （紅、藍、綠）三色 LED （發光二極體，即照明源）；第27頁第21、22圖顯示有 該紅、綠、藍三色光源之導通時序圖；第33頁8.5 記載有與 校正相關之程序；第34頁12.0記載有校正程序在電腦主機執 行。引證三所揭示之CCD/CIS 影像感應器陣列、光源、步進 馬達、USB 埠、校正程序，分別對應到系爭專利1 申請專利 範圍第1 項之影像感應陣列、第一照明源、動作機制、通用 序列匯流排介面模組、校正程序。雖引證三未揭示系爭專利 1 影像感應模組之透鏡，惟於CCD/CIS 影像感應器陣列前安 裝透鏡為該技術領域之普遍應用，此應為熟習該項技術領域 者得以輕易思及者。因此，系爭專利1 申請專利範圍第1 項 相對於引證三，顯為熟習該項技術者所能輕易完成，不具進 步性。再者，因為該LM9831控制器及其技術手冊已經揭示透 過USB 介面傳送控制信號及電源到掃描器的技術，而引證一 及引證二均已揭露系爭專利1 所有技術特徵（雖然並未直接 記載其電腦介面為引證一、二申請專利當時已知之USB 介面 ），該晶片或其技術手冊（引證三）與引證一或引證二之結 合，也可證明系爭專利1 申請專利範圍第1 項不具進步性。 引證三揭示一整合應用於掃描器之USB 介面引擎，已揭示系 爭專利1 申請專利範圍第9 項之「介面引擎」技術特徵。系



爭專利1 申請專利範圍第9 項之技術特徵「…提供該有色影 像感應模組以照明時間參數，以使該掃描文件得受到可控制 之照射量」，在引證三第27頁第21、22圖已顯示紅、綠、藍 三色光源依序導通及各色光不同之持續導通時間之時序圖， 即該照明時間參數。故引證三所揭示之技術內容已足以令所 屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成該申請專利範圍 第9 項之技術特徵。因此，系爭專利1 申請專利範圍第9 項 相對於引證3 ，顯為熟習該項技術者所能輕易完成，不具進 步性。綜上，引證一及二均可證明系爭專利1 申請專利範圍 第1 、9 項不具新穎性或進步性。引證三可證明系爭專利1 申請專利範圍第1 、9 項不具進步性。引證一或二與引證三 結合，也可證明系爭專利1 申請專利範圍第1 、9 項不具進 步性。系爭專利1 不具進步性之理由及組合方式，除已為原 審所肯認，亦因德茂公司之舉發已於99年4 月16日獲經濟部 智慧財產局審定舉發成立，撤銷希思肯公司之專利權。 ㈡系爭專利2 申請專利範圍第1 項本項所載內容並未限制該界 面模組必須設於掃描器之外部或內部，在無法確定界面模組 係設於掃描器外部之情況下，本項無法達成「減少掃描器內 部元件，以便攜帶」等功效。縱使本項之界面模組確係設於 掃描器外部，其技術仍為引證3 、引證4 所教示。若希思肯 公司主張本項之界面模組設於掃描器內部，則本項掃描器與 習知掃描器之差別僅在於前者可自計算裝置接收操作用電源 而已，然此一技術亦為引證3 及引證4 所教示。因此，引證 1 、引證2、 引證3 、引證4 之結合確實足以輕易完成該第 1 項之所有技術功效，本項並不具進步性，此一部分依據97 年度行專訴字第45號行政判決，亦認引證1 、引證2 及引證 3 之結合或引證1 與引證3 ，或引證1 、引證2 及引證4 之 結合，已足以認系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性。 系爭專利2 申請專利範圍第12項之小型外殼乃為習知技術， 彩色影像感應模組技術已為引證1 所教示，動作機制已為引 證2 所教示，引證3 已揭示了本項中有關經由界面傳送系統 控制信號及電源之技術，經結合引證4 所揭之將界面製作成 PCMCIA界面卡的技術、及引證7 所揭之在界面卡上設置類比 至數位電路的技術，故可得知引證1 至引證4 及引證7 之組 合，確實可以輕易完成系爭專利2 申請專利範圍第12項之全 部技術功效，本項並不具有進步性，此一部分依據97年度行 專訴字第45號行政判決，亦認因結合引證1 、2 、4 ，已足 以認定系爭專利申請專利範圍第12項不具進步性。系爭專利 2 申請專利範圍第22項「基座外殼包圍住第二照明源，該基 座外殼可拆卸地安裝至主外殼」等技術技術為引證5 、引證



6 所能輕易完成，其餘技術則已為引證1 、引證2 所揭露。 熟習本技術者在參酌引證1 、2 、5 、6 等即可輕易完成本 項技術，此一部分依據97年度行專訴字第45號行政判決，亦 認引證2 與引證5 或引證2 與引證6 之結合，足認系爭專利 2 申請專利範圍第22項不具進步性。系爭專利2 申請專利範 圍第23項係如申請專利範圍第22項所述之攜帶式掃描器，其 中上述之第一照明源當掃描物件為不透明時，提供照明給該 掃描物件。前開行政判決依引證1 至4 已經證明系爭專利2 申請專利範圍第22項不具進步性。另引證案5 與引證6 均可 在掃描物件為不透明時，使用第一照明源，故引證1 、2 、 5 、6 組合亦可證明系爭專利2 申請專利範圍更正後第23項 不具進步性。系爭專利2 申請專利範圍第29項因引證1 、引 證2 、引證3 、引證4 已教示了本項之影像感應模組、移動 機構、由計算裝置提供電源、以及可攜外殼包含一影像感應 模組等技術，是而組合引證1 至引證4 確可輕易達成本項之 整體技術，本項並不具有進步性，此一部分依據97年度行專 訴字第45號行政判決，亦認引證1 、2 、3 或引證1 、2 、 4 之簡易組合，已足以認系爭專利2 申請專利範圍第29項不 具進步性。引證8 其外殼、影像感應模組、動作機制、介面 模組或介面卡即為系爭專利2 之介面模組或介面卡、纜線、 電源及控制信號與系爭專利2 相同，另引證8 專利申請專利 範圍第6 項與系爭專利2 實施例所示相同，是以系爭專利2 之掃描器所含元件，已經全部揭示在引證8 。引證9 揭示由 電腦( 計算裝置) 供應電源及控制信號之掃描器，引證9 雖 未記載有關影像感應模組、動作機制等電子機械元件，但該 部分元件於彩色掃描機領域，早為習知之技術，且為掃描機 必備之元件，故系爭專利2 技術重點「電源及控制信號由計 算裝置提供」早已揭示在引證9 。系爭專利2 說明書並未揭 示任何用來「判斷掃描物件透明與否」之判斷機制，而系爭 專利2 申請專利範圍第23項所請求之「當掃描物件為不透明 時，提供照明給該掃描物件」應如何達成，並無說明書的支 持，因此依審定時專利法第71條規定，系爭專利2 申請專利 範圍第23項之專利應予撤銷。
㈢A6產品並未落入系爭2 專利之申請專利範圍，希思肯公司所 呈之鑑定報告，因製作時間、製作方法及製作者之性質，已 失其客觀、公正性，且未藉由儀器設備量測證明，而單以視 覺觀察，有失專業立場。而由無法文義讀取部分，逕認為均 等，以達預設立場之鑑定結果，由是可認其鑑定報告之不實 。尤以該鑑定報告係93年所為，而希思肯公司系爭2 專利其 申請專利範圍已分別於94及96年更正，該鑑定報告既於更正



前製作，已失其準確性。系爭專利1 、2 之第一照明源應包 含三有色光，而系爭專利2 並有一彩色感應模組，應具有掃 描彩色文件之功能。然德茂公司之A8產品為黑白掃描器，其 照明源並未包含三有色光而僅有單色光，亦無彩色感應模組 ，與希思肯公司專利申請範圍之技術要件顯不相同。A6、A8 產品與系爭專利1 至少有下列不同，依據全要件原則，不構 成文義或均等侵害。A6、A8產品不具備「第二照明源」，A8 產品欠缺「三有色光」及「彩色感應模組」。A6、A8 產 品 均不具「介面模組及微控制器/ 處理器均設於該掃描器外殼 之外」之技術特徵。A6、A8產品不具透鏡。A6、A8產品與系 爭專利1 、2 若有相同之技術特徵，該等技術特徵屬系爭專 利1 、2 申請前之已知技術。因希思肯公司系爭專利1 、2 依前述均不具進步性，德茂公司自無侵害希思肯公司專利權 可言。退而言之，縱系爭專利1 、2 仍具有效力，德茂公司 A6、A8產品經上開之比對，並無侵害希思肯公司系爭專利權 ，故希思肯公司並不得依照專利法請求排除侵害。 ㈣並為上訴聲明：⑴原判決不利於德茂公司部分均廢棄。⑵前 廢棄部分希思肯公司於第一審之訴駁回。⑶第一、二審訴訟 費用由希思肯公司負擔。及答辯聲明：⑴希思肯公司之上訴 駁回。⑵第一、二審訴訟費用由希思肯公司負擔。三、兩造不爭執之事項：
㈠希思肯公司先於88年9 月15日，以「攜帶式掃描器」向智慧 財產局申請發明專利，以美國第6275309 號專利（下稱美國 309 專利，申請日：西元1998年9 月16日，申請案號：第09 /154395 號）主張優先權，經智慧財產局於88年9 月15日發 函命希思肯公司補正主張優先權證明文件等事項；希思肯公 司於同年10月21日予以補正，並申請變更公司名稱，於91年 6 月20日審定准予專利，公告日為同年7 月21日，優先權日 為87年9 月16日（公告號數：第496072號，證書號數：第16 0656號，下稱系爭專利2 ），專利期間自91年7 月21日起至 108 年10月20日止。嗣於96年8 月7 日更正部分申請專利範 圍（就申請專利範圍第1 、12、22、29項部分）（見原審卷 第3 冊第68至73、80至88、158 至199 、201 至202 頁之發 明專利申請書、自行繳納款項統一收據、智慧財產局函、連 邦國際專利商標事務所函、系爭專利2 的更正後申請專利範 圍、更正前專利說明書暨專利檢索查詢資料，及向智慧財產 局調閱第088115933號發明專利案之申請卷）。 ㈡希思肯公司於90年11月1 日，以「由通用序列匯流排埠供電 之輕型攜帶式掃瞄器」向智慧財產局申請發明專利，以美國 第6459506 號專利（下稱美國506 專利，申請日：西元1998



年9 月16日，申請案號：第09/705522 號）主張優先權，， 於92年4 月23日審定准予專利，經審查准予專利，公告日為 同年6 月1 日，優先權日為89年11月2 日（公告號數：第 535397號，證書號數：第180168號，下稱系爭專利1 ），專 利期間自92年6 月1 日起至110 年10月31日止。嗣於94年7 月13日更正部分申請專利範圍（就申請專利範圍第1 、9 項 部分）。（見原審卷第3 冊第76至79、116 至153 、155 至 156 頁之系爭專利1 的更正後申請專利範圍、更正前專利說 明書暨專利檢索查詢資料）
㈢希思肯公司前於94年間，以德茂公司系爭二產品侵害希思肯 公司之系爭二專利為由，向臺灣新竹地方法院起訴請求德茂 公司不得利用希思肯公司所有系爭二專利為自己或他人製造 、為販賣之要約、販賣、使用、進口系爭二產品。嗣因希思 肯公司逾期未供訴訟費用之擔保，經臺灣新竹地方法院於97 年7 月31日，以94年度智字第2 號裁定駁回其訴，並告確定 在案。（見原審卷第1 冊第121 至128 頁之4 件裁定） ㈣希思肯公司所提系爭二產品實物（置於外放證物箱）為德茂 公司所製造、販賣。
四、兩造之主要爭點：
㈠系爭專利1有效性部分：
1.引證一或引證二是否可證系爭專利1 申請專利範圍第1 項（ 更正後）、第9 項不具新穎性或進步性。
2.引證一（或引證二）結合ＵＳＢ規格書是否可證明系爭專利 1 申請專利範圍第1 項（更正後）、第9 項不具進步性。 3.引證三是否可證系爭專利1 申請專利範圍第1 項（更正後） 、第9 項不具進步性。
4.引證一（或引證2 ）結合引證三是否可證明系爭專利1 申請 專利範圍第1 項（更正後）、第9 項不具進步性。 ㈡系爭專利2 申請專利範圍更正後第1 、12、22、23、29項是 否不具擬制喪失新穎性或進步性。
1.引證1 、2 、3 、4 組合是否可證明系爭專利2 申請專利範 圍更正後第1 項不具進步性。
2.引證1 、2 、3 、4 、7 組合是否可證明系爭專利2 申請專 利範圍更正後第12項不具進步性。
3.引證1 、2 、5 、6 組合是否可證明系爭專利2 申請專利範 圍更正後第22項不具進步性。
4.系爭專利申請專利範圍更正後第23項部分： ⑴引證1 、2 、5 、6 組合是否可證明系爭專利2 申請專利 範圍更正後第23項不具進步性。
⑵系爭專利2 申請專利範圍更正後第23項記載是否違反專利



法第71條第1 項第3 款之規定。
5.引證1 、2 、3 、4 組合是否可證明系爭專利2 申請專利範 圍更正後第29項不具進步性。
6.引證8 或引證9 是否可單獨證明系爭專利2 申請專利範圍更 正後第1 、12、29項擬制喪失新穎性及先申請原則。 ㈢德茂公司所製造販賣掌心型卡名片Ａ6專業版（下稱Ａ6）及 掌心型卡名片Ａ8專業版（下稱Ａ8）產品，有無落入系爭專 利1更正後申請專利範圍第1項、第9項；及有無落入系爭專 利2更正後申請專利範圍第1、12、22、23、29項。 ㈣德茂公司如果侵害系爭專利1、2，希思肯公司得否依照專利 法第84條第1項為排除侵害。
五、本院得心證之理由：
㈠按民事訴訟當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之 原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用 民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種 苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定；前項情形，法院 認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不 得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第16條定有明文 ；次按關於智慧財產權侵害之民事訴訟，其損害額之審理， 應於辯論是否成立侵害後行之，但法院認為就損害之內容，