不當行使智慧財產權爭議事項
智慧財產法院(民事),民他上字,97年度,2號
IPCV,97,民他上,2,20100617,1

智慧財產法院民事判決
97年度民他上字第2號
上 訴 人 上達科技股份有限公司
法定代理人 甲○○
訴訟代理人 徐宏昇律師
複 代 理人 李紀穎律師
李奕璇律師
被 上 訴人 鴻海精密工業股份有限公司
法定代理人 乙○○
訴訟代理人 徐履冰律師
范嘉倩律師
上列當事人間不當行使智慧財產權爭議事件，上訴人對於中華民
國97年10月14日臺灣板橋地方法院96年度重智字第15號第一審判
決提起上訴，並為訴之追加，本院於99年5 月20日言詞辯論終結
，判決如下：
主 文
原判決關於駁回上訴人後開第二項之訴部分，及該部分假執行之聲請，並訴訟費用之裁判均廢棄。
被上訴人應給付上訴人新臺幣叁佰壹拾陸萬叁仟叁佰叁拾柒元，及自民國九十六年十二月十八日起，至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。
其餘上訴及追加之訴均駁回。
第一、二審訴訟費用，由被上訴人負擔十分之一，餘由上訴人負擔。追加之訴訴訟費用由上訴人負擔。
本判決命被上訴人給付部分，於上訴人以新臺幣壹佰零陸萬元為被上訴人預供擔保後得假執行；但被上訴人如於假執行程序實施前以新臺幣叁佰壹拾陸萬叁仟叁佰叁拾柒元為上訴人預供擔保，得免為假執行。
事實及理由
壹、程序方面：
按訴狀送達後，上訴人不得將原訴變更或追加他訴，但請求 之基礎事實同一，不在此限。民事訴訟法第446 條、第255 條第1 項第2 款分別定有明文。查上訴人於98年2 月3 日具 狀追加聲明：被上訴人應於「股票公開資訊觀測站」刊登道 歉啟事：「本公司於『股票公開資訊觀測站』公告，准予對 上達科技股份有限公司執行假處分，禁止上達公司生產、銷 售、製造或進口涉嫌侵害本公司專利之產品，與事實不符， 特此道歉。該處分並已遭高等法院撤銷，最高法院駁回本公 司再抗告後終局確定。」，係基於同一基礎事實所為追加， 依前揭規定，應予准許。




貳、實體方面：
一、上訴人主張：
㈠上訴人於原審起訴主張：
被上訴人為國內知名之電連接器超級大廠，上訴人則為民國 91年始行設立之中小企業，亦以生產電連接器產品為主要業 務，雙方具有競爭關係。被上訴人於95年12月4 日具狀向台 灣士林地方法院（下稱士林地院）以上訴人侵害其3 件專利 權為由，聲請定暫時狀態之假處分裁定，禁止上訴人公司製 造、販賣所有供Express Card使用之電連接器產品，以及相 同或近似於上開三件專利權之產品。經該院於95年12月26日 裁准後，被上訴人於96年1 月23日公開在台灣證券交易所股 份有限公司之「股市公開觀測站」網站上，發布「上達科技 股份有限公司涉嫌侵害本公司智慧財產權」等未敘明具體內 容之不實言論，並在尚未執行該假處分之下，擅自公告「本 公司已於今日收到士林地院之裁定，准予對上達科技股份有 限公司執行假處分，禁止上達公司生產、銷售、製造或進口 涉嫌侵害本公司專利之產品」云云，以毀損上訴人公司之商 譽，並致令上訴人公司客戶誤以為上訴人公司已因假處分之 執行，不得再出貨，而不得出貨之產品更包括Express Card 用電連接器以外之產品。嗣被上訴人復於收受假處分裁定20 日後始聲請執行該假處分，經上訴人抗告，台灣高等法院於 96年6 月29日以96年度抗字第358 號裁定書，撤銷該假處分 裁定。被上訴人公司提再抗告，最高法院仍於96年11月8 日 以96年度台抗字第785 號裁定，駁回再抗告，該定暫時狀態 之假處分裁定始告撤銷確定。在上述假處分執行迄今9 個月 期間，以及今後之相當期間，上訴人完全無法銷售Express Card相關之電連接器產品。被上訴人聲請定暫時狀態處分之 時，並未將上訴人產品送鑑定，取得之鑑定報告並非針對「 標的物」為之。未符合「行政院公平交易委員會對於事業發 侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則」第3 條之規定。故被上訴人聲請、取得並執行定暫時狀態處分， 禁止上訴人銷售所有供Express Card使用之連接器產品之行 為，已違反公平交易法第24條之規定，構成足以影響交易秩 序之顯失公平行為，並違反保護他人之法律。爰依民事訴訟 法第538 條之4 準用同法第533 條、第531 條第1 項規定， 及民法第184 條第1 項、第184 條第2 項、第195 條第1 項 、公平交易法第22條、第24條、第31條、第32條第1 項之規 定，聲明請求賠償損害：營業損失新臺幣（下同）1500萬元 、律師費361,484 元、商譽損害450 萬元，共為19,861,484 元，及自起訴狀送達翌日起至清償日止，依年息百分之五計



算之利息，並願提供擔保，請准宣告假執行。
㈡原審為上訴人全部敗訴判決，上訴人不服提起上訴，主張： 1.關於本件損害之證明，原審雖曾諭知上訴人提供未出貨之訂 單。惟關於Express Card連接器，在業界之作法，乃連接器 廠商將連接器產品設計出來後，直接提供予客戶，若客戶認 為可行而採用該連接器，即會直接將該連接器產品設計到本 身的電腦產品中。連接器廠商收到客戶的認可後，即可以備 料並進行生產，而客戶也不會再給任何訂單，連接器廠商必 須自行瞭解客戶之商品數量，並將產品送達客戶處，故上訴 人根本無法提出所謂已成立的訂單。原審判決不解業界之作 法，而逕認定有所謂之訂單存在，判決實有違誤。 2.本案定暫時狀態處分之內容，乃上訴人不得為自己或第三人 製造、販賣、為販賣之要約、使用、進出口任何Express Ca rd電連接器產品，係關於「不作為」之假處分。上訴人連販 賣之要約均遭禁止，又遑論之後有任何販售、製造、進出口 等行為。如前所述，由於連接器產品係設計於電腦產品之中 ，若無法供應於某電腦廠商，也不可能再適用於其他電腦廠 商之商品。相對地，本案假處分之內容包括「販賣之要約」 ，上訴人根本無法再提供任何產品設計予客戶。若未為販賣 之要約，也當無任何證據顯示，上訴人可能會得到哪些締約 的機會。而實際上，上訴人等於完全無任何締約機會。 3.又原審判決認為不得以95年度之資料認定，因上訴人96年度 之獲利是否如95年度之締約機會及利潤，非無疑問。然而， 96年度之締約機會及利潤，當會受到本件不作為之定暫時狀 態處分之影響。若被上訴人未聲請假處分，上訴人於96年度 之締約機會及利潤為何，在現實上，根本也僅能預估，本案 係不作為之處分，本難以用任何證據顯示上訴人之不作為， 若要求上訴人證明96年度之締約機會及利潤，也根本係強人 所難。
4.本案被上訴人聲請定暫時狀態處分時，士林地院裁定應供擔 保之數額之理由說明，也係預估上訴人因該假處分所可能受 到之損害。損害數額之計算方式為依照上訴人所述95年1 月 至11月之連接器總營業額31,031,258元，銷售淨利3,452,67 7 元，推算上訴人生產系爭產品每年淨利約為3,766,557 元 （3,452,677*12/11=3,766,557 ），粗估假處分之本案進行 期間為四年四月，故得出被上訴人應供擔保之金額為16,321 ,747元。而被上訴人聲請定暫時狀態處分之時，也陳明願供 擔保之金額為2,000 萬元，此也可認為被上訴人亦認為上訴 人因該假處分所受損害之數額為2,000 萬元。 5.本案假處分法院所裁定之擔保金數額，乃法院對於假處分之



聲請人（本案被上訴人）及相對人（本案上訴人）之陳述， 所作出的衡量及判斷。尤以不作為處分，將使受處分人完全 喪失任何之交易機會，包括不得為自己或第三人製造、販賣 、為販賣之要約、使用、進出口等，影響甚為深遠，但在舉 證上卻無法如作為處分，可提出較為明確之證據。原審判決 認不得以95年度之資料認定云云，乃忽略該損害數額，應認 作債務人與債權人間一個擬制的契約，雙方在此範圍內，認 作為債務人因假處分所受的損害數額，此於舉證責任之分配 上始符合公平之原則。再者，對於損害賠償之範圍，法院並 非不得依民事訴訟法第222 條第2 項規定，當事人已證明受 有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，應審酌一 切情況，而定其數額。
6.關於上訴人因假處分所受之律師費損失，原審判決認定上訴 人之員工就其所製造、販售商品涉及專利侵害乙事，具有專 業知識及技術，而得為訴訟上之主張及舉證，非無自為訴訟 之能力，故不得請求律師費用。惟查本案並非單純上訴人公 司是否侵害專利權之情事，也非兩公司間商業上之協商程序 ，而係被上訴人利用民事訴訟法保全程序中第538 條之定暫 時狀態處分，聲請法院對上訴人為不作為處分之裁定。也非 一般假扣押或假處分，此等涉及作為或不作為之處分，對上 訴人公司影響更為重大。對於民事訴訟法上所規定之相關要 件之解釋，自應為具有法律上專業性之人始能瞭解。例如對 於何謂「爭執之法律關係」存在、「防止發生重大損害」、 「避免急迫情形」及有定假處分之「必要性」等法定要件。 均非單純專利侵權之問題，或可說於保全程序中，所注重者 並非專利侵權之實質問題，也不審究是否確有專利侵權之實 質問題。即使上訴人公司員工涉及專利侵害之專業知識及技 術，也無法律上之知識，於保全程序中為法律上之答辯。士 林地院准予定暫時狀態處分之裁定，遭台灣高等法院撤銷， 被上訴人提起抗告，亦遭最高法院裁定駁回。本件定暫時狀 態處分乃自始不當，更可顯現即使如具有法律素養之地院法 官，對於定暫時狀態處分要件上之認定，亦有其未審究之不 當之處，又遑論全無法律訓練之一般老百姓。原審判決以上 訴人應具有專利侵權之知識，以及法律上無規定強制律師代 理制度，逕認為上訴人非無自為訴訟之能力，顯為速斷。況 第三審規定強制律師代理制度，僅顯示律師於法律專業上輔 助當事人之重要性，並非就此即一概認為其他非第三審之訴 訟程序，當事人均可自為訴訟程序。
7.被上訴人取得士林地院之假處分裁定後，即在「股市公開觀 測站」網站公開散布上訴人已遭被上訴人假處分之消息。若



無該不當之假處分，則被上訴人當無發佈此不實消息之理由 ，原審判決何能論此無因果關係。被上訴人辯稱係依法令而 為之行為，然而即使該假處分因自始不當而遭撤銷，被上訴 人亦無作任何澄清之動作，或在「股市公開觀測站」網站上 為任何公告。若該假處分涉及被上訴人股價或股東權益而應 公告，則假處分遭撤銷之行為亦當涉及股價或股東權益，被 上訴人相對卻無為任何動作。更可顯示其行為之目的乃為使 上訴人之客戶、供應商及相關大眾均誤認為上訴人所有產品 均涉及專利侵權，並進一步誤認上訴人所有產品均已遭到假 處分而不得銷售。況且，對他公司為假處分，是否即涉及股 價或股東權益，而對公司有重大影響，顯有疑義。不過，被 上訴人公司卻明顯隱瞞假處分裁定中要求被上訴人公司需提 供千萬「擔保金」，始能聲請假處分執行之訊息。提供擔保 金乃聲請執行之先決行為，公司無法運用該筆款項，對於該 公司難道無重大影響。被上訴人公司隱瞞此要件，等於隱瞞 股東及大眾該公司需提存千萬擔保金。若隱瞞此要件之原因 ，乃因提供千萬擔保金對被上訴人公司無重大影響，更可顯 示被上訴人公司財力雄厚，該定暫時狀態處分確有自始不當 之處。相對地，若有重大影響，則被上訴人公司刻意隱瞞， 亦顯已違反法令之規定，未完全揭露對股東及股價重要之訊 息，其目的顯然在於散播侵害上訴人公司侵權之不實消息。 8.此外，原審判決認定被上訴人所發之警告函係發送特定對象 ，表明專利權範圍，內容為就上訴人侵害專利權情事為通知 ，並無虛偽不實、引人錯誤之情事，符合行政院公平交易委 員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之 處理原則相關規定，屬權利正當行使，並無故意過失不法侵 害上訴人權利。然該等警告函發送之對象即使為特定人，亦 為上訴人之客戶或潛在客戶，對上訴人影響至為重大。又被 上訴人並未將產品實物送請鑑定，當已違反處理原則相關規 定，並非權利之正當行使，原審判決實有違誤。再者，依行 政院公平交易委員會所發布之「行政院公平交易委員會對於 事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則 」第7 條規定「事業無論是否踐行第四點規定之先行程序， 而為發警告函之行為，函中內容不得以損害競爭者為目的， 陳述足以損害競爭者之營業信譽之不實情事。」由此條規定 之法理可知，相對人並非無所謂之營業信譽。除了專利人之 營業信譽保障之外，相對人之營業信譽也應當受到保障。而 公平交易法第22條也規定有損害他人營業信譽之禁止。公布 於該「股市公開觀測站」者，均屬重大訊息，業界人士對此 均極重視，上訴人公司之營業及商譽深受影響，加以網路之



無遠弗屆，更加重上訴人公司商譽上之損害。又原審判決認 定被上訴人係將上訴人產品型錄送請鑑定，鑑定標的物並不 僅限商品本身，該型錄上有整體圖示等，與將實物送鑑定， 具相同之效果。然根據「行政院公平交易委員會對於事業發 侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則」第三 條之法理，事業行使專利權之正當行為，包括⑴經一審法院 判決勝訴；⑵經調解確認侵權或將標的物送請鑑定，取得確 認之鑑定報告。本案未經第一審法院判決勝訴，也未經調解 認定侵權。因此將「標的物」送請鑑定機關鑑定之程序，至 為重要，也為唯一之依據。上述處理原則明白規定係需將「 標的物」送請鑑定，產品型錄並非產品本身，並無疑義。被 上訴人依內部認定，又非將實物送請鑑定之行為，實已違反 前述處理原則之規定。其行為已違反公平交易法第24條之規 定，構成足以影響交易秩序之顯失公平行為，並違反保護他 人之法律。上訴人對於被上訴人聲請及執行定暫時狀態處分 所產生之損害，得依民法第184 條第2 項保護他人之法律規 定及公平交易法第24條規定請求賠償。
9.綜上，原審判決認定本件定暫時狀態處分自始不當，被上訴 人應負損害賠償責任並無違誤。惟原審判決卻認定上訴人未 能舉證損害數額，實忽略不作為處分舉證之困難，及舉證責 任分配之公平性。再者，被上訴人於股市公開觀測站及廣發 警告函予上訴人客戶及潛在客戶之行為，確已損害上訴人公 司業務上之信譽，加以本件涉及專利侵權，相對人之業務上 信譽同樣應予保障，乃法令所明訂。
10.並上訴聲明：①廢棄原判決。②被上訴人應給付上訴人19,8 61,484元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，依年息百 分之五計算之利息。③被上訴人應於「股票公開資訊觀測站 」刊登道歉啟事：「本公司於『股票公開資訊觀測站』公告 ，准予對上達科技股份有限公司執行假處分，禁止上達公司 生產、銷售、製造或進口涉嫌侵害本公司專利之產品，與事 實不符，特此道歉。該處分並已遭高等法院撤銷，最高法院 駁回本公司再抗告後終局確定。」④上訴人願提供擔保，請 准宣告假執行。
二、被上訴人抗辯：
㈠系爭定暫時狀態處分裁定之撤銷顯非因自始不當之情形所致 ：
1.抗告法院雖認定「原法院未就本件處分之必要性為審酌，即 准許相對人之聲請，自有未洽。」等語廢棄假處分裁定。惟 抗告法院前開認定顯與事實不符，且係因未曉諭被上訴人對 前開其所認為欠缺必要性之情表示意見，以致發生上述錯誤



認定之瑕疵。首先，依據經濟部之公司登記資料，被上訴人 並無高達數千億之資產；且被上訴人實際上亦無自行承擔至 少2000萬元業外損害之能力，而被上訴人究有若干資產與遭 受2000萬元損害是否重大亦屬二事，不可混為一談。其次， 被上訴人委託財團法人台灣經濟發展研究院進行相關鑑定， 而於95年9 月上旬收到鑑定研究報告書後，隨即委請律師於 95年9 月26日發函予上訴人，請其儘速出面協商解決該侵權 爭議。上訴人與被上訴人進行協商，不僅表示願就違法利用 被上訴人專利權乙事為適當賠償，並同意支付授權金以俾使 用系爭專利技術繼續製作Express Card連接器產品，甲○○ 其後更於96年3 月30日以e-mail向被上訴人提出1,300 萬元 和解金額之提議，足證上訴人亦認其所生產製造之Express Card連接器產品確有違法侵害被上訴人專利權之事實，嗣因 雙方對於賠償之數額不能達成共識，故最後未成立和解。又 因上訴人於協商過程中始終未能承諾具體之解決方案，被上 訴人為恐上訴人採取拖延戰術將致權利無著，只得於95年12 月上旬先聲請定暫時狀態之假處分，故被上訴人並無遲誤主 張權利之情。
2.上訴人上開商品型錄經被上訴人內部之專業工程師詳細審閱 後，認為上訴人所生產製造之各式Express Card連接器產品 應均屬相同之設計結構，僅與電腦主機板間之高度差有別， 以應不同廠商之安裝需要而已，且該設計結構即係涉嫌侵害 被上訴人專利權之部分，被上訴人自得依法請求法院准予命 其停止製造、販賣、販賣之要約、使用或為上述目的而進出 口該等產品，此為被上訴人依民事訴訟法保全程序規定之權 利行使，自無不當。
3.原法院於96年1 月23日送達假處分裁定後，因按裁定主文須 提供1,633 萬元之擔保金始得聲請執行，故被上訴人於收受 前開裁定後立即開始調度流動資金，而要籌措高達1,600 餘 萬資金本需相當時日，被上訴人於備妥擔保金後隨即於96年 2 月9 日辦理提存，並於96年2 月12日聲請強制執行。抗告 法院於審理程序中從未曉諭被上訴人解釋說明前開事實經過 ，竟於裁定中突以「96年1 月23日送達假處分裁定後，於96 年2 月16日始為執行」為由，認定欠缺急迫危險，故無聲請 定暫時狀態假處分之必要，前述認定顯與真實情況不符。 4.上訴人於定暫時狀態處分審理程序中聲明「願提供700 萬元 或其他雙方同意之合理金額，供聲請人扣押，作為將來本案 勝訴結果執行之擔保」，被上訴人亦表示同意，僅因所受損 害遠超過700 萬元，故請上訴人提高供作假扣押標的之數額 ，卻遭上訴人藉口法定代理人出國而遲不回覆意見，足見本



件亦已符合「相對人怠於表明有其他更為適當且損害較小之 方法」之情形。是以，被上訴人對系爭假處分裁定之撤銷自 屬無過失。
㈡上訴人未舉證證明「其確因前開定暫時狀態處分受有損害」 ：
1.關於上訴人所稱營業損失部分：
⑴上訴人主張其受有營業損失之依據主要為原證17即其於原定 暫時狀態處分案件所提出之答辯狀，但未提出相關之銷售發 票、營利事業所得稅結算申報書、已取消之訂單或其他相關 憑證以佐其說。又財政部公佈之同業利潤標準，僅為其課稅 之參考，若非計算困難，尚不能遽以為計算實際損害額之基 準。而依上訴人於系爭定暫時狀態處分案所提出之抗告書狀 （被上證15），已表明「Express Card並非型號品名。該裁 定之標的未經特定，無法執行」以及「該裁定既已逾越相對 人之請求範圍，且因裁定之標的不存在，不啻在命抗告人為 客觀不可能之行為」，足見上訴人前已自陳系爭定暫時狀態 處分裁定對其而言，係屬不能執行之內容，即上訴人並未因 收受系爭定暫時狀態處分裁定而影響其營業行為，此為上訴 人自行主張之內容。上訴人卻於本件訴訟中，方一反前態， 宣稱有因此無法製造、販賣Express Card用電連接器之情形 ，其主張自不足為信。
⑵上訴人並主張自96年2 月16日起即停止製造、販賣任何Expr ess Card用電連接器產品，惟被上訴人於96年5 月8 日協同 公證人在公開市場上買得之筆記型電腦，於公證人在場下拆 解，並將其中裝設之連接器產品拍照存證後，送交財團法人 台灣經濟發展研究院進行鑑定，比對結論為該產品與上訴人 型錄中之圖樣內容可認定為相同，足見上訴人主張與事實不 符；且上訴人既未停止製造、販賣系爭產品，則其又主張須 半年以上期間方得重新投入生產而得請求此期間之營業損失 云云，亦屬無據甚明。
⑶上訴人屢次辯稱，依業界之習慣客戶不會給訂單，故難以提 出營業損失之證明云云。惟查，上訴人於系爭假處分抗告程 序中，亦已自陳「若對抗告人（上達）為此假處分，以抗告 人（上達）一個發展中之公司，勢必受到客戶停止下單」等 語（被上證17第2-3 頁），足證上訴人確實會收到客戶之訂 單資料，復參諸被上證1 、2 、4 等上訴人之訂單文件，益 見上訴人所辯不實。況且，上訴人尚在系爭假處分抗告程序 中，宣稱「若抗告人（上達）之客戶因抗告人（上達）停止 出貨而致損失，亦會向抗告人（上達）求償」（被上證16第 4 頁倒數第2 行），則上訴人迄未提出相關資料以佐其說，



按常理而言，應係上訴人從未因系爭假處分裁定而停止出貨 ，否則豈有對此等有利於己之事實反怠於舉證之可能？是上 訴人主張受有相關營業損失云云，衡情應非真正。 ⑷系爭定暫時狀態處分執行期間為96年2 月16日至96年12月14 日，則上訴人96年度之營業收入應較95年度呈現巨幅下降之 趨勢，方屬合理。惟查，依據上訴人95、96年度營利事業所 得稅結算申報書顯示，其96年營業收入總額為112,574,116 元，與95年之110,019,198 元相較，不僅未減少，更多出25 0 餘萬元，則上訴人前開陳述已與其申報資料相左，自不足 採信。上訴人96年度之薪資支出為29,873,876元、水電瓦斯 費為98,069元，亦均高於95年度之薪資支出26,660,586元、 水電瓦斯費77,399元，尤其96年度薪資支出增加達2 百萬元 ，不僅無法證明有上訴人所指之停產狀況，甚至其業務是蒸 蒸日上。況且，上訴人自陳95年1 月至11月販賣供Express Card使用之電連接器相關產品總銷售金額為31,031,258元， 先不論所述是否真實，按該數額推估95年全年之總銷售金額 約為33,852,281元，相當於95年度營業收入總額之1/3 。按 上訴人之主張，96年有10個月之期間，該公司都無法生產、 銷售佔其原營業額1/3 之產品，最後營業收入總額卻較前一 年度不降反升，此情違背常理亟甚，上訴人又堅不提出96年 度之完整銷貨憑證俾便比對核實，除合理推論上訴人實際上 未因系爭假處分而停止生產、銷售系爭產品外，實難作他想 。
⑸上訴人復主張採用連接器產品之筆記型電腦，自95年至96年 ，所佔比例已由10-15%上升到90% 以上，且上訴人供應五倍 於去年之產量在執行上並無任何困難，故請求五倍之營業損 失云云。惟查，上訴人就前開數據並未提出任何證據，且依 據上訴人於原假處分強制執行程序中，於96年5 月30日提出 之書狀載明：「事實上，PCMCIA自2003年初發表Express Ca rd規格標準至今4 年餘，成效不彰。採用該標準產品之電腦 廠商極寡。…市售之筆記型電腦極少可使用Express Card規 格之連接器，即為明證。…最重要的是，債務人過去生產Ex press Card使用之連接器，年產量不到1 百萬個。以債務人 之能力，必須連續生產17年始能供應所稱之惠普公司1 年所 需（1,760 萬台電腦）。」顯示上訴人於96年5 月尚指稱連 接器產品之市場極其萎縮狹小，廠商幾乎都不採用該項產品 ，而今卻改稱連接器產品至96年之市佔率已高達90% ；其於 96年5 月並陳稱其年產量尚不足1 百萬個，且除連續生產外 ，並無他法可擴大產量，今亦翻言表示隨時都可供應五倍之 產量，足證上訴人前後說詞相互矛盾，其所言實不足為信。



⑹依據歷來實務見解，上訴人就其固有之憑證或文件，怠於在 第一審提出，至第二審方為主張或舉證，仍屬有故意或重大 過失未於第一審程序提出之情形，將發生失權效果。是上訴 人今縱提出96年間遭取消之訂單或其他憑證，依據民事訴訟 法第447 條第1 項，仍屬法院應不予審究之事證，遑論其所 謂95年之銷售資料，根本與96年2 月16日起至96年12月14日 可能發生之營業損失，毫不相干。
2.關於律師費部分：
按最高法院77年台上字第936 號判決：「我國民事訴訟法並 非採取律師訴訟主義，當事人所支出之律師費用，須當事人 確有不能自為訴訟行為，必須委任他人代理之情形，所支出 之代理人費用，為伸張權利或防禦上所必要者，始得認為訴 訟費用之一種，於必要限度令敗訴之人賠償。」經核定暫時 狀態處分案件係因上訴人製造銷售之系爭產品涉嫌侵害被上 訴人之專利權爭議而起，此為上訴人所不否認之事實，而上 訴人既以製造系爭產品為業，對相關之專利技術自屬知之甚 詳，衡情當有為己辯護及主張權利之能力，上訴人既未能證 明確有不能自為訴訟行為之事實，其主張顯屬無理由甚明。 3.關於上訴人所稱商譽損害部分：
⑴依據證券交易法第157 條之1 第4 項、證券交易法施行細則 第7 條以及證券交易法第157 條之1 第4 項重大消息範圍及 其公開方式管理辦法等規範內容，上市公司對於訴訟、非訟 、行政處分、行政爭訟、保全程序或強制執行事件，而對公 司財務或業務有重大影響者，有公告之義務。被上訴人因上 訴人銷售系爭產品之行為致發生營業額遽降等重大損害，故 於收受定暫時狀態處分裁定後，爰依據前揭法律之規定，於 股市公開資訊觀測站上公告，而被上訴人前開公告與原定暫 時狀態處分裁定內容相符，上訴人主張被上訴人有公告不實 流言之情顯非事實，且被上訴人係依法為公告，縱因此對上 訴人產生何等不利影響，亦係法律規定所致，何況上訴人並 未舉證證明受有何種商譽之損害，僅空言指摘受有150 萬元 之損害，與實務素認上訴人須證明其商譽確因某原因事實所 致而受損害之見解不符，其主張殊無足採。
⑵上訴人指稱依據原證21、22號，顯示被上訴人公司慣常利用 諸如「股市公開觀測站」等公開資訊媒體，散播競爭對手之 不實消息云云；惟查，依據原證22號，可知在該案中發布不 實內容新聞稿之人係美商˙莫仕公司而非被上訴人，上訴人 竟將前開事實內容故意曲解為可作為被上訴人屢次散播競爭 對手不實消息之證據，顯係意圖混淆鈞院，上訴人據此請求 3 倍之損害賠償金，尤屬無據。




㈢縱上訴人曾發生某種營業收入減少之情況，其造成之原因甚 多，諸如生產之產品及服務品質、經營策略技巧、同業間之 競爭、整體經濟環境及其他不確定因素，都可能對公司營收 造成不利影響，故上訴人仍須證明「所受損害與原因事實間 具有因果關係」，始得依法請求損害賠償甚明。惟其就此仍 未舉證以實其說，其主張顯屬無理由。
㈣上訴人復主張對於被上訴人聲請定暫時狀態處分之行為，依 據民法第184 條第1 項、第184 條第2 項，請求被上訴人賠 償其因此所受之營業損失、律師費、商譽損害，並依同法第 195 條第1 項規定，對於被上訴人公司之不法侵害上訴人公 司商譽之行為，請求非財產上之損害賠償云云；惟查，上訴 人之主張顯屬不當：
1.按依民法第28條及第184 條規定，法人是否應負侵權行為賠 償責任，端視其代表權人是否因執行法人職務致侵害他人權 益而定，故邏輯上並無令法人自負民法第184 條侵權行為損 害賠償責任之可能。從而，上訴人依據民法第184 條之規定 請求被上訴人就自身之侵權行為負損害賠償責任，即屬不當 。
2.其次，本件是否具有民事訴訟法第531 條第1 項之情形，與 是否成立一般侵權行為仍屬二事，自應分別判斷之，而因一 般侵權行為所生之損害賠償請求權，以行為人有故意或過失 不法侵害他人權利為成立要件；惟查，被上訴人聲請定暫時 狀態處分禁止上訴人製造、販賣系爭產品，係依據士林地院 裁定，至於被上訴人聲請定暫時狀態處分時，業據提出財團 法人台灣經濟發展研究院侵害鑑定研究報告書，該鑑定結論 均認上訴人之系爭產品已落入被上訴人之專利權範圍。準此 ，可知被上訴人聲請假處分時，依當時客觀情形，可謂已有 相當明確之證據證明系爭專利遭侵害，則被上訴人本諸相關 保全、強制執行以及專利法之規定，聲請假處分以及強制執 行等程序，核屬合法正當權利之行使。依據最高法院86台上 字第2035號判決以及同院91年度台上字第1287號判決之見解 ，上訴人依據侵權行為法律關係請求被上訴人賠償損害，洵 非正當。
3.再者，最高法院62年台上字第2806號判例：「公司係因法組 織之法人，其名譽遭受損害，無精神上痛苦可言，登報道歉 已足回復其名譽，自無依民法第195 條第1 項規定請求精神 慰藉金之餘地。」，台灣高等法院高雄分院92年上字第20號 判決亦認：「上訴人係法人縱其商譽受損害，亦無精神上痛 苦可言，自無依民法第195 條第1 項規定請求慰藉金之餘地 」，故而上訴人主張商譽受損，依據民法第195 條第1 項請



求非財產上損害云云，顯與前揭判決要旨相悖。 4.被上訴人所以於股市公開資訊觀測站發布系爭公告，係依證 券交易法第157 條之1 第4 項、證券交易法施行細則第7 條 以及證券交易法第157 條之1 第4 項重大消息範圍及其公開 方式管理辦法等法令規範之公告義務而行為，且所公告者亦 與原證8 假處分裁定之內容相符，顯與前開公平交易法第22 條所指之「不實情事」有間，被上訴人自不因此負何等損害 賠償責任甚明。
5.再者，公平交易法第24條為一概括性規定，主管機關為使其 適用具體化、明確化，乃訂定公平交易法第24條案件處理原 則，於該原則第4 點規定：「適用本條之規定，應符合『補 充原則』」，即本條僅能適用於公平交易法其他條文規定所 未涵蓋之行為，若公平交易法之其他條文規定對於某違法行 為已涵蓋殆盡，則該行為僅有構成或不構成該個別條文規定 的問題，而無由再依本條加以補充規範之餘地。依此，上訴 人就同一原因事實，先主張構成公平交易法第22條規定，嗣 又主張應屬違反公平交易法第24條規定之情形，即屬違法無 據甚明等語，資為抗辯。
㈤並於本院答辯聲明：上訴駁回；如受不利益判決，願供擔保 ，請准宣告免假執行。
三、兩造不爭執事項：
㈠被上訴人就Express Card電子卡連接器，申請3 件專利，分 別為發明專利第I259626 號、新型專利第M253081 號及第M2 53987 號。
㈡上訴人亦為Express Card電連接器之製造廠商，被上訴人認 上訴人市面上所銷售之Express Card電連接器侵害其專利權 ，於95年8 月4 日、8 月16日分別就上訴人產品型錄委託財 團法人台灣經濟發展研究院進行鑑定，被上訴人於95年9 月 上旬收到鑑定研究報告書，於95年9 月26日發函上訴人，請 其5 日內與被上訴人洽談損害賠償事宜，否則將依法追究。 茲就財團法人台灣經濟發展研究院就上訴人產品型錄中6 款 型號鑑定，鑑定結果如下：
1.第08006 號鑑定報告：就委託者所提供由上訴人所有之「卡 連接器（型號：13080151-9、13083384、13080252）」產品 ，其構成要件與中華民國新型第M253081 號「電子卡連接器 」專利權之申請專利範圍實質相同。
2.第08007 號鑑定報告：上訴人所銷售之「卡連接器（I 型） （型號：13080153-2、13083283）」產品，其構成要件與中 華民國新型第M253987 號「電子卡連接器」專利權之申請專 利範圍實質相同。




3.第08008 號鑑定報告：上訴人所銷售之「L 型卡連接器（型 號：13080151-9、13083384、13080252、13081767）」產品 ，其構成要件與中華民國新型第M253987 號「電子卡連接器 」專利權之申請專利範圍實質相同。
4.第08016 號鑑定報告：上訴人所銷售之「L 型卡連接器（型 號：13080151-9、13083384、13081767）」產品，其構成要 件與中華民國發明第I259626 號「電子卡連接器」專利權之 申請專利範圍實質相同。
5.第08017 號鑑定報告：上訴人所銷售之「卡連接器（I 型） （型號：13080153-2、13083283）」產品，其構成要件與中 華民國發明第I259626 號「電子卡連接器」專利權之申請專 利範圍實質相同。
㈢被上訴人於95年10月4 日發函予上訴人之既有客戶及客源表 示上訴人未經被上訴人同意或授權，擅自製造並販賣侵害本 專利之侵權產品，嚴重侵害被上訴人之智慧財產權並造成被 上訴人不貲損失。為此被上訴人除已依法對上訴人請求停止 一切侵害本專利之行為外，並請貴公司審核上訴人所提供之 元件或產品，停止販賣、銷售或使用有侵害本專利權之虞之 物品，以免誤觸法規。另經被上訴人詳閱並分析相關證據及 資料後，特此檢附專利侵害鑑定報告3 份，函請貴公司審酌