發明專利舉發
最高行政法院(行政),判字,99年度,707號
TPAA,99,判,707,20100715,1

最　高　行　政　法　院　判　決
99年度判字第707號
上 訴 人　聰泰科技開發股份有限公司
代　表　人　甲○○
訴訟代理人　游晴惠　律師
複 代理 人 呂書賢　律師
被 上訴 人　經濟部智慧財產局
代　表　人　王美花
參 加 人　圓剛科技股份有限公司
代　表　人　丙○○
訴訟代理人　丁○○　○○
　簡秀如　律師
　戊○○
上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國97年12月
4日臺北高等行政法院97年度訴字第1309號判決，提起上訴，本
院判決如下：
　　主 文
上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
　　理 由
一、參加人前於民國（下同）93年2月18日以「影音信號傳接處 理裝置」（下稱系爭案）向被上訴人申請發明專利，經被上 訴人編為第93103998號審查准予專利後，發給發明第I24016 9號專利證書（專利權期間：94年9月21日至113年2月17日止 ）。嗣上訴人以系爭案有違核准審定時（下同）專利法第21 條及第22條第1項第1款、第4項之規定，不符發明專利要件 ，對之提起舉發，案經被上訴人審查，於96年9月28日以（ 96）智專三㈡04059字第09620536760號專利舉發審定書為「 舉發不成立」之處分。上訴人不服，提起訴願、行政訴訟， 均遭駁回，遂提起本件上訴。
二、上訴人起訴主張：（一）被上訴人作成原處分之前提，是認 定系爭案之專利申請範圍記載係以手段功能用語表示，並依 專利法施行細則第18條第8項之規定，以發明說明中所敘述 對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍來限縮系爭 案之專利範圍，從而作出系爭案範圍並未落入上訴人所提先 前技術之範圍之結論，及舉發不成立之處分；參照參加人於 他案訴訟中亦不認為系爭案為手段功能用語，因此原處分明 顯錯誤。系爭案之申請專利範圍記載是否以手段功能用語表 示，將影響系爭案範圍之廣狹，從而決定系爭案是否觸及先 前技術、上訴人舉發是否成立及原處分是否違法有誤，為本



件之重要爭點，如屬手段功能用語，就須適用專利法施行細 則第18條第8項規定，如果不是就不適用上開規定，適用與 否之法律效果在於是否以發明說明書所載之內容，來限定發 明專利之範圍，惟專利權人、發明人自申請至今，都認為不 這是手段功能用語，被上訴人之處分認定錯誤、違反證據法 則。（二）若系爭案非手段功能用語，申請專利範圍即為系 爭案之特徵，系爭案之專利範圍即涵蓋系爭案之前案：將系 爭案說明書「先前技術」所提之影音信號傳接處理裝置10與 系爭案進行比對，可明顯看出系爭案之「影音解碼器21」其 實為下位之「影像解碼器11」、「聲音類比/數位轉換器12 」及「聲音解碼器16」之統稱，以及系爭案之「匯流排介面 23」即為其先前技術揭露之「CardBus元件13」上位統稱， 其差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念。而系爭案 之「橋接器22」與「影音編碼器18」以及「第二數位影像信 號及一第二數位聲音信號」與其先前技術揭露之「數位影音 信號X及Y」，其差異也僅在於文字的記載形式不同，而不具 新穎性。而系爭案所舉之先前技術與系爭案獨立項相較，將 先前技術中具有類比轉數位之「影像解碼器11」、「聲音類 比/數位轉換器12」及「聲音解碼器16」技術特徵，等效置 換成相同功能之「影音解碼器21」，以及具有將數位訊號轉 換成匯流排規格之「影音編碼器18」技術特徵，等效置換成 相同功能之「橋接器22」，以及匯流排13功能之「CardBus 」技術特徵，等效置換成相同功能之「其他匯流排如PCMCIA 或CardBus或Express Card」，系爭案只是將影音信號傳接 處理裝置10各硬體元件整合成一功能性元件，並將均屬僅是 以先前技術中具有相同功能之手段予以等效置換，而未產生 無法預期的功效，應認定該發明能輕易完成，不具進步性。 （三）不論是否為手段功能用語，則系爭案之整份說明書技 術內容可用引證4（即舉發證據4，西元2003年10月16日公開 之美國第2003/0000000A1號「PDA TELEVISION MODULE」專 利案）或引證5（即舉發證據5，由登昌恆興業股份有限公司 於西元2003年7月1日出版之UPMOST UPT133 Much TV高畫質 電視錄放卡〈內含Philips公司之SAA7133HL晶片〉中文使用 手冊影本）來達成關於被上訴人依據專利法施行細則第18條 第8項之規定，認為系爭案其申請專利範圍之技術特徵係以 手段功能用語表示之解讀，因此認為上訴人在解釋系爭案申 請專利範圍時，應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結 構、材料或動作及其均等範圍。1.引證4與系爭案比對結果 ：系爭案的橋接器22是對應引證4的MUX40，可轉換來自該處 理器（processor）34之數位信號為適合個人數位助理（或



電腦）之信號；而處理器（processor）34信號可處理信號 如引證4中0004所述之television broadcasts或Claim中所 述radio broadcasts信號經轉換後可成為數位影音信號、數 位廣播信號、數位影像訊號、數位聲音訊號，而系爭案的匯 流排介面23對應引證4的匯流排介面44，該匯流排介面44與 該PDA匯流排介面規格對應，並將信號輸出至一個人數位助 理，且該PDA匯流排介面可為PCMCIA介面或其他插槽介面（ 引證4說明書0024及0025段落），其中該引證4之MUX40係分 別輸出符合一匯流排介面規格之第二數位影像信號Vd2及一 第二數位聲音信號Ad2，同樣能充分運用到被轉換之匯流排 之高速傳輸能力，可提供不同規格的解析度於不同處理速度 電腦使用，若需要原始資料（raw data）輸出，在使用時只 要將subsample功能設定成原始資料（raw data）輸出即可 ，使得該匯流排介面可以很順利將數位信號原始資料輸出至 電腦。故系爭案之申請專利範圍第1、15、18項及其所依附 之第2至14項、第16至17項及第19項等附屬項均不具新穎性 及進步性等專利要件，違反專利法新穎性與進步性之規定， 應依專利法應撤銷其專利權。2.引證5與系爭案比對結果： 引證5與引證5最後1頁之方塊圖以及訴願階段所檢送附件10 （即系爭案與引證5之元件對照表），可進一步將區塊21作 為影音解碼器21，區塊22作為橋接器22，區塊23作為匯流排 介面23，區塊25作為解調器25與解調器26，信號T, Vas,Vav ,Vav,AaR,AaL,B,D,E,Va,Aa,Aab,Vd1,Ad1,Vds1,Vdv1,AdLR1 ,Adb1,Vd2,Ad2,Vds2,Vdv2,AdLR2,Adb2,D2,E2在引證5均可 找到對應接收端，而引證5技術內容係與系爭案欲保護之技 術內容相同，並且可與系爭案發明說明中所敘述對應於該功 能之結構、材料或動作及其均等範圍完全對應，甚至於可用 引證5寫出系爭案說明書。故系爭案之申請專利範圍第1、15 、18項及其所依附之第2至14項、第16至17項及第19項等附 屬項均不具新穎性及進步性等專利要件，違反專利法新穎性 與進步性之規定，依專利法應撤銷其專利權。（四）就系爭 案之橋接器構造論之，系爭案之先前技術及引證2至5亦同樣 具備有此橋接器功能：⒈引證4之MUX40本身即在作信號的轉 換功能，如此才可使其前後2個元件得以溝通，此與系爭案 所執之橋接器功能相同；引證5之SAA7133HL晶片的介面格式 轉換區塊轉換介面格式已明顯界定出係經由Format區塊轉換 介面格式予以進行信號轉換，使其輸出符合匯流排介面規格 之信號，於訴願階段所檢送附件10中可查，因此引證5之SAA 7133HL晶片實已明顯揭示出具有系爭案橋接器22之介面格式 轉換區塊轉換介面格式功能，可知原處分明顯有誤。訴願決



定已明確的告知其不明白引證5之SAA7133HL晶片的介面格式 轉換區塊轉換介面格式係揭示於何處，然卻以其逕自認為之 「本件案情已臻明確，所請到部陳述意見核無必要，均併予 指明」為由，對上訴人所提出之面詢要求不予理睬，於此實 為不當之舉且過為草率。2.引證2、5揭示之電路方塊圖僅為 整個引證2、5的一部分，在引證2、5中仍有其他部分對整體 裝置之建議，因此引證2、5並非如訴願決定所言僅只作為影 音解碼器用。以引證2至5而言，橋接器構造只是引證2至5所 區分之區塊界定達到功效之問題，並非引證2至5不具橋接器 構造，系爭案橋接器所達到之結構與功效均可在引證2至5呈 現，應是通常技藝者組合該先前技術所揭露之內容而構成即 可輕易完成，不應作為無橋接器構造之理由。3.系爭案之技 術特徵及本件之爭點始終圍繞於「橋接器」之定義及範圍， 此為上訴人、被上訴人及參加人所共同認知，惟依系爭案申 請範圍第1項之記載，其中「該匯流排介面包括PCMCIA或 CardBus或Express Card匯流排介面」之部分，為他人（ PCMCIA協會）發布之介面規格，本不應准予作為系爭案之一 部分，已如前述，至於其餘記載「用以接收該第一數位影像 信號及該第一數位聲音信號，並分別輸出符合一匯流排介面 規格之一第二數位影像信號及一第二數位聲音信號，以經由 對應該匯流排介面規格之一匯流排介面輸出至一電腦」之部 分，究竟何謂「第一數位信號」及「第二數位信號」，縱習 知技藝人士亦無法解讀，是以，被上訴人本不應准許如此模 糊之專利請求項記載。又系爭案之「橋接器」一詞本為參加 人所自創，上訴人無法以一般習知技藝人士之角度，依經驗 從其字面判斷、解讀其構造及範圍，系爭案之橋接器範圍依 其專利申請範圍第1項所載，亦極為模糊，上訴人認為唯一 可能之解釋方式，即該等橋接器係泛指「轉換功能」，從而 該等轉換功能因早已見於上訴人所提引證2至5之習知技術中 ，故系爭案橋接器不具新穎性，誠屬顯然。（五）系爭案僅 係將先前技術簡單應用於新的介面規格，完全欠缺新穎性及 進步性，本不應准專利：依系爭案申請範圍第1、15及18項 所揭示之橋接器範圍，惟PCMCIA、CardBus及Express Card 匯流排介面，為「個人電腦存儲卡國際協會」（PCMCIA， Personal Computer Memory Card International Association，下稱PCMCIA協會）所制訂之匯流排規格（標 準），用以整合IC卡介面，使之得以相容於各種筆記型電腦 、數位相機、有線電視及機上盒等，此有PCMCIA協會官方網 站所載資料可稽（ht tp：//www.pcmcia.org/）。是以，該 等匯流排介面規格，既為PCMCIA協會所發布，則參加人實無



理由將PCMCIA、Card Bus及Express Card匯流排介面規格列 入其申請專利範圍中，而被上訴人更不應准專利，否則即形 成准予參加人以獨占之專利權使用他人（PCMCIA協會）發布 之匯流排介面規格之不合理情形。是以，系爭案既以「橋接 器」為其發明重點，而系爭案橋接器範圍中之「PCMCIA或 CardBus或Express Card匯流排介面」為先前技術，而不應 准予專利，又系爭案範圍之橋接器於除去PCMCIA或CardBus 或Express Card匯流排介面後，僅剩「轉換功能」，亦即「 用以接收該第一數位影像信號及該第一數位聲音信號，並分 別輸出符合一匯流排介面規格之一第二數位影像信號及一第 二數位聲音信號，以經由對應該匯流排介面規格之一匯流排 介面輸出至一電腦」之「轉換功能」，暫不論該等轉換功能 之描述過於廣泛模糊，無法使一般習知技藝之人，能瞭解其 內容並可據以實施，亦無法瞭解其定義，該等轉換功能早已 見於上訴人所舉引證2至5中，系爭案不具新穎性及進步性， 至為灼然。又系爭案「不具壓縮元件」之特徵並未見於系爭 案專利申請範圍中，故不得作為認定系爭案範圍之要件，本 屬當然，被上訴人竟以上訴人所舉引證2至5欠缺系爭案未記 載之事項即「不具壓縮元件」為由，駁回上訴人舉發，實已 違法等語，求為判決撤銷訴願決定及原處分，暨命被上訴人 就系爭案作成舉發成立之處分，並撤銷系爭案。三、被上訴人則以：（一）引證2、3中所謂橋接器係經由介面格 式轉換區塊轉換介面格式，與上訴人舉發理由所稱引證3第1 圖之橋接器之FIFO（FIRST IN FIRST OUT先進先出記憶體） 及DMA（Direct Memory Access即直接記憶體存取）裝置之 界定，並不一致，有相互矛盾之處。又引證4之MUX40，並無 揭示系爭案之橋接器功能；另引證5之型號SAA7133HL晶片所 稱橋接器之介面格式轉換區塊轉換介面格式，亦無法得知係 揭露於何處。另上訴人提出訴願附件4之MB86393晶片規格書 及訴願附件5之維京百科說明PC2介面轉換為CardBus相關技 術之網頁，並非原舉發階段所提之證據，且與引證2至5不具 同一基礎事實之關聯性，核屬訴願階段所提之新證據，並未 經被上訴人審酌，自非本件訴訟所得審究。再者，訴願階段 所提出附件6之德國及英國專利主管機關以系爭案不具新穎 性及進步性而核駁其申請之證明文件，姑不論所舉參加人於 德國及英國之專利申請案與系爭案之申請專利範圍內容是否 完全相同，尚有疑義，且該二國所提引證案與本件舉發證據 並非完全相同，且各國專利法制不盡相同，審查基準各異， 尚不得以前揭國外證明文件執為本件有利之證據。（二）引 證2至5所揭示之影音解碼器、使用電視卡影音解碼器或個人



數位助理電視模組，其構造裝置則包括接收器、影音處理器 及匯流排介面等構成元件，並未揭露系爭案之橋接器構造及 技術特徵，故引證2至5均無法證明系爭案申請專利範圍第1 、15及18項獨立項不具新穎性。又參酌系爭案之專利說明書 及第2圖所示，並與系爭案申請專利範圍各獨立項相互對照 觀之，由於系爭案具有上述橋接器結構及技術特徵，因此在 轉換過程中對數位信號，可將符合被轉換之相對應PCMCIA或 CardBus或Express Card等匯流排介面規格作適當之處理， 並運用至被轉換之上揭匯流排介面的高速傳輸能力，而使得 該等匯流排介面於數位信號原始資料輸出至電腦時，可不需 在電視卡中增加壓縮元件等程序及步驟，亦不需降低視訊信 號之解析度；是系爭案之橋接器構造及技術特徵均未見於引 證2至5中，並非所屬技術領域中具有通常知識者依引證2至5 所能輕易完成，故引證2至5均不足證明系爭案申請專利範圍 第1、15及18項獨立項不具進步性。從而，原處分並無違誤 等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人之訴。
四、參加人則以：（一）系爭案請求項既已具體界定「橋接器」 構件，且明白定義具體之橋接技術內容（包括該匯流排介面 為PCMCIA或CardBus或Express Card匯流排介面）；則系爭 案之「橋接器」確實為一執行特定橋接工作之具體構件，而 與其他不相干功能無涉。於判斷引證案是否足以證明系爭案 不具可專利性時，自應比對引證案中是否有相同或相近之具 體構件，始足當之。迺上訴人卻硬將先前技術或引證案中之 各種裝置，包括影音編碼器、MPEG-2壓縮編碼器（MPEG-2 Encoder）、多工器（MUX）、格式器（Format）、先進先出 存儲器（FIFO）等，以其亦具備訊號轉換功能為由，主張系 爭案之橋接器已為先前技術所揭示，顯屬謬誤。依據專利法 第56條第3項之規定，既然系爭案說明書已詳細闡明其發明 不同於傳統使用壓縮之先前技術、不同於使用PCI介面之先 前技術等，因此若係採用壓縮技術或PCI介面之裝置，自與 系爭案申請專利範圍之發明有所不同。（二）上訴人復主張 系爭案說明書所揭示之「先前技術」可證明系爭案請求項第 1項不具新穎性及進步性云云。然如前所述，系爭案說明書 所揭示之「先前技術」，其中所謂「影音編碼器」係採用壓 縮技術，並以MB86393A MPEG-2編碼器作為先前技術之實例 。由於系爭案省去壓縮處理之步驟（此乃系爭案針對傳統技 術之改良，為系爭案進步性之所在），自與先前技術有極大 之差異；系爭案與說明書中所述先前技術不僅不同（即具備 新穎性），其改良之處更非技藝人士得以輕易完成（即具備 進步性）。（三）上訴人另稱「引證4或引證5已揭露系爭案



全部請求項」，故「系爭案不具新穎性及進步性」云云。惟 ：1.關於引證4：上訴人僅空言指摘，絲毫不能提出任何證 據證明何以引證4之「多工器（MUX40）」可執行系爭案請求 項所界定之特定橋接工作。再者，引證4之「多工器（MUX40 ）」係將信號傳至PDA匯流排，與系爭案要求之PCMCIA或 CardBus或Express Card匯流排介面，完全迥異。此外，上 訴人更承認引證4與系爭案相比，尚需增設壓縮元件。顯然 ，引證4絕未揭示系爭案之技術內容，且由引證4亦不可能輕 易導出系爭案之發明。2.關於引證5：由引證5第1.4節之電 視卡產品照片可知，該產品為不可熱插拔之內接電視卡，亦 即該電視卡必須於電腦關機時才能做安裝或移除；顯見該產 品屬於系爭案說明書所描述之習知技術，與系爭案之外接電 視卡之技術特徵完全不同。再由引證5第1章之產品介紹可知 ，該產品係以PCI匯流排作為其輸出介面，完全不具有PCMCI A或CardBus或Express Card等匯流排介面；換言之，引證5 並未揭示系爭案之申請專利範圍關於「該輸出匯流排介面為 PCMCIA或CardBus或Express Card匯流排介面」之技術特徵 。事實上，僅能作為內接卡（add-in card）介面之PCI匯流 排，與可作為外接卡介面之「PCMCIA或CardBus或Express Card」等匯流排介面，在功能及結構上均有顯著之不同，兩 者之間亦不能相互比擬。準此，引證5絕未揭示系爭案之技 術內容，且由引證4亦不可能輕易導出系爭案之發明。（四 ）上訴人係主張引證2及引證5之格式器（Format）、引證3 之音頻控制及格式轉換區塊，及引證4之多工器（MUX）均揭 示系爭案之「橋接器」：惟系爭案請求項既已明確界定「橋 接器」構件，同時亦明確界定具體之橋接技術內容（包括該 匯流排介面為PCMCIA或CardBus或Express Card匯流排介面 ），故系爭案之「橋接器」乃一執行特定橋接工作之具體構 件。倘引證案未揭露相同之「構件」，亦無相關揭露足使技 藝人士有合理動機而輕易完成系爭案之「橋接器」構件，則 系爭案即應認為具備可專利性，其理甚明。然上訴人自始至 終均未能說明引證2至5何處揭示系爭案請求項所界定之「橋 接器」構件及其特定橋接技術內容，其主張不足採。（五） 綜上，參加人以系爭案與說明書中所述先前技術不僅不同， 其改良之處更非技藝人士得以輕易完成，且本件引證案並未 揭露與系爭案相同之「構件」，亦無相關揭露足使技藝人士 有合理動機而輕易完成系爭案，則系爭案應認為具備可專利 性，原處分及訴願決定均無違誤等語。
五、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：系爭案以「橋 接器」為其發明重點，而上訴人爭執於系爭案不具新穎性、



不具進步性，但不否認「橋接器」之名稱於系爭案之先前技 術或引證案中並未直接指稱，故本件爭執點應先釐清系爭案 以「橋接器」之技術特徵，再論系爭案之新穎性，是否為先 前技術所直接推導（技術上為本質上所固有，而可以直接置 換之技術），最後論述系爭案之進步性，是否為先前技術所 能輕易完成（先前技術之等效轉用或等效置換），新穎性與 進步性之判斷有次序性，若不具新穎性者，無須再審究其進 步性。（一）關於新穎性之判斷：1.新穎性以申請前已見於 刊物或已公開使用之揭露為判斷，採取單一各別比對之方式 ，以個別獨立的引證資料與請求項所載內容進行比對，不得 將二個以上獨立的引證資料予以組合，以與請求項所載內容 比對。經比對系爭案之先前技術及上訴人所列舉之各項引證 案，均無橋接器之名稱，經單一各別比對，並無法以技術特 徵直接揭露之方式來判斷系爭案不具新穎性。2.上訴人認為 ：就先前技術而言，系爭案之「影音解碼器21」其實為下位 之「影像解碼器11」、「聲音類比/數位轉換器12」及「聲 音解碼器16」之統稱，以及系爭案之「匯流排介面23」即為 其先前技術揭露之「CardBus元件13」上位統稱，其差異僅 在於相對應之技術特徵的上、下位概念，而系爭案之「橋接 器22」與「影音編碼器18」以及「第二數位影像信號及一第 二數位聲音信號」與其先前技術揭露之「數位影音信號X及Y 」，其差異也僅在於文字的記載形式不同，而不具新穎性。 然而先前技術，並未敘明在接受信號後，在轉換過程中對數 位信號作符合被轉換之匯流排介面規格之適當處理，而此部 分亦非新穎性中所謂「含直接推導」部分，本件先前技術文 字的記載，無法形成直接且無歧異得知之上開技術特徵，而 且也非屬先前技術之本質上所固有，亦無法就之直接置換， 上訴人不能僅稱文字的記載形式不同，或為僅稱先前技術係 下位概念，就論述系爭案不具新穎性。3.上訴人另稱引證4 所述之television broadcasts或Claim中所述radio broadcasts信號經轉換後可成為數位影音信號、數位廣播信 號、數位影像訊號、數位聲音訊號，並將信號輸出至一個人 數位助理（PDA），而其匯流排介面可為PCMCIA介面或其他 插槽介面，引證4之MUX40係分別輸出符合一匯流排介面規格 之第二數位影像信號及第二數位聲音信號，所以系爭案不具 新穎性。然而引證4之「多工器（MUX40）」可將信號傳至PD A匯流排，該「多工器」係一執行多工處理之元件，是將信 號傳至PDA匯流排是傳輸，最多是分類後傳輸，而系爭案轉 換，而且是在轉換過程中對數位信號作符合被轉換之匯流排 介面規格之適當處理，其與「橋接器」顯不相同。上訴人就



此論述系爭案不具新穎性，自無可採。4.上訴人又稱引證5 及訴願階段所檢送附件10（即系爭案與引證5之元件對照表 ），將區塊21作為影音解碼器21，區塊22作為橋接器22，區 塊23作為匯流排介面23，區塊25作為解調器25與解調器26， 認為各項信號在引證5均可找到對應接收端，而認為系爭案 並無新穎性。經查，引證5為電視卡，該產品為不可熱插拔 之內接電視卡，必須於電腦關機時才能做安裝或移除，為系 爭案說明書所描述之習知技術，係以PCI匯流排作為其輸出 介面，完全不具有PCMCIA或CardBus或Express Card等匯流 排介面；換言之，引證5並未揭示系爭案之申請專利範圍關 於「該輸出匯流排介面為PCMCIA或CardBus或Express Card 匯流排介面」之技術特徵，而引證5僅能作為內接卡（add- in card）介面之PCI匯流排，與可作為外接卡介面之「PCMC IA或CardBus或Express Card」等匯流排介面，在功能及結 構上均有顯著之不同，自不能相互比擬，上訴人此部分陳述 亦無可採。5.至於，上訴人稱系爭案之橋接器範圍依其專利 申請範圍第1項所載，亦極為模糊，唯一可能之解釋方式， 即該等橋接器係泛指「轉換功能」，從而該等轉換功能因早 已見於上訴人所提引證2至5之習知技術中，故系爭案橋接器 不具新穎性等。既為習知技術之轉換功能，是論述具有差異 之技術特徵係由某一技術領域之先前技術轉用至其他技術領 域，且未產生無法預期的功效者，始謂之先前技術之轉用， 這是進步性之判斷範疇，自不能以之論述系爭案無新穎性， 上訴人所稱自無憑採。（二）關於進步性之判斷：1.上訴人 指稱，系爭案所舉之先前技術與系爭案獨立項相較，將數位 訊號轉換成匯流排規格之「影音編碼器18」技術特徵，等效 置換成相同功能之「橋接器22」，以及匯流排13功能之「 CardBus」技術特徵，等效置換成相同功能之「其他匯流排 如PCMCIA或CardBus或Express Card」，系爭案只是將影音 信號傳接處理裝置10各硬體元件整合成一功能性元件，並將 均屬僅是以先前技術中具有相同功能之手段予以等效置換， 而未產生無法預期的功效，應認定該發明能輕易完成，不具 進步性。然而系爭案技術特徵之重心係在接受信號後，在轉 換過程中對數位信號作符合被轉換之匯流排介面規格（3種 匯流排介面）之適當處理，並非將影音信號傳接處理裝置單 純予以整合成一功能性元件，先前技術自無法呈現系爭案之 技術特徵，上訴人所稱自不足採。2.上訴人就引證4、引證5 與系爭案比對結果，同樣的論述內容來認定系爭案之申請專 利範圍第1、15、18項及其所依附之第2至14項、第16至17項 及第19項等附屬項均不具新穎性及進步性等專利要件，然而



該內容就技術特徵之揭露尚不足以認定系爭案不具新穎性， 足以肯認系爭案之技術特徵有超越引證4、引證5而具有新穎 性之技術特徵（較諸引證4、引證5有更多之技術特徵），當 然不足以該同樣內容來認定系爭案不具進步性。3.系爭案請 求項既已具體界定「橋接器」構件，且明白定義具體之橋接 技術內容（包括3種匯流排介面PCMCIA或CardBus或Express Card匯流排介面），則系爭案之「橋接器」確實為一執行特 定橋接工作之具體構件，而引證2至5所揭示之影音解碼器、 使用電視卡影音解碼器或個人數位助理電視模組，其構造裝 置則包括接收器、影音處理器及匯流排介面等構成元件，並 未揭露系爭案之橋接器構造及技術特徵，又參酌系爭案之專 利說明書及第2圖所示，並與系爭案申請專利範圍各獨立項 相互對照觀之，由於系爭案具有上述橋接器結構及技術特徵 ，即系爭案申請專利範圍各獨立項所界定之橋接器，其技術 特徵之重心（功用）係在接受信號後，在轉換過程中對數位 信號作符合被轉換之匯流排介面規格（3種匯流排介面）之 適當處理。在轉換過程中對數位信號，可將符合被轉換之相 對應PCMCIA或CardBus或Express Card等匯流排介面規格作 適當之處理，並運用至被轉換之上揭匯流排介面的高速傳輸 能力，而使得該等匯流排介面於數位信號原始資料輸出時不 至於失真或受干擾，而引證2至引證5並未揭露系爭案之橋接 器構造及技術特徵，自無法由申請專利之發明所屬技術領域 中具有通常知識者，基於申請時的通常知識及相關先前技術 ，轉用、置換、改變、組合引證2至引證5，而將系爭案申請 專利範圍輕易完成。故上訴人以之論據系爭案不具進步性， 亦無可憑採。（三）至於，上訴人主張原處分是認定系爭案 之專利申請範圍記載係以手段功能用語表示，來限縮系爭案 之專利範圍，從而作出舉發不成立之處分；並認之為本件之 重要爭點，如屬手段功能用語，就須適用核准審定時（下同 ）專利法施行細則第18條第8項規定，而參加人認為不這是 手段功能用語，故被上訴人之處分違反證據法則等。經查， 專利法施行細則第18條是規範申請專利範圍之記載方式，其 中第8項稱「複數技術特徵組合之發明，其申請專利範圍之 技術特徵，得以手段功能用語或步驟功能用語表示。於解釋 申請專利範圍時，應包含發明說明中所敘述對應於該功能之 結構、材料或動作及其均等範圍。」，係就複數技術特徵之 組合，避免描述申請專利範圍之技術特徵不夠完整，故於解 釋申請專利範圍時應包含發明說明之相關敘述，然而專利說 明書，應載明發明名稱、發明說明、摘要及申請專利範圍（ 專利法第26條第1項）、且應將申請專利範圍及圖式公告之



（專利法第45條第1項）、發明專利權範圍，以說明書所載 之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發 明說明及圖式（專利法第65條＜應係第56條＞第3項），專 利法施行細則第18條第8項之規定，僅為補充性，當技術特 徵以手段功能用語或步驟功能用語表示時，解釋申請專利範 圍時，更應審酌發明說明及圖式，而不是排除申請專利範圍 之文字記載，僅得審酌發明說明及圖式。故不論是否為手段 功能用語，均適用專利法施行細則第18條第8項規定，或均 參酌專利法第65條(應係第56條)第3項，而於解釋申請專利 範圍時，並得審酌發明說明及圖式，均無違法。而本件被上 訴人審查系爭案之申請專利範圍考量其文字記載，以及系爭 案之專利說明書及第2圖所示，並與系爭案申請專利範圍各 獨立項相互對照，自無違誤。上訴人所稱即無可憑，其據以 聲請調查證據，就系爭案是否以手段功能用語表示加以實質 審理，及訊問證人林勇達、戴明火自無必要，就此敘明。（ 四）從而，依上訴人所提出之證據不足證明系爭案不具新穎 性、進步性。綜上所述，被上訴人所為舉發不成立之處分， 並無不法，訴願決定予以維持，亦無不合。因將訴願決定及 原處分均予維持，駁回上訴人之訴。
六、上訴人上訴意旨略以：（一）原判決未具理由不採上訴人「 系爭案匯流排介面為習知技術」之主張，顯有理由不備之違 法：參系爭案另一N07舉發案經濟部所出具之初步審議意見 （97年11月12日經訴字第09706085520號函），除確認「匯 流排介面是否為PCMCIA發表之介面規格而為習知技術」將影 響系爭案是否因欠缺進步性而為無效專利外，更可判知系爭 專利不具進步性之可能性極高，顯非「與本件判決結果不生 影響」之攻擊防禦方法，原判決未就此論明其心證並表明其 法律見解，顯屬理由不備而構成判決當然違背法令。（二） 原判決就專利法第56條第3項及專利法施行細則第18條第8項 之解釋及適用顯有違誤：專利法第56條第3項與施行細則第 18條第8項之規定顯不相同，前者揭示一般申請專利範圍之 解釋方式，係以說明書所載之申請專利範圍為主，發明說明 及圖式僅居於從屬地位，僅用以瞭解申請專利範圍所載文字 ；而後者則係針對以手段功能用語撰寫專利之特殊規定，明 定以手段功能用語表示之專利，因於申請專利範圍中，已省 略結構、材料、動作所需之複雜說明，故於解釋申請專利範 圍時，應受說明書中之具體實施例之結構、材料或動作及其 均等範圍之限制，以明確其專利權範圍。原判決未予詳究， 逕認定「不論是否為手段功能用語，均適用專利法施行細則 第18條第8項規定，或均參酌專利法第56條第3項，而於解釋



申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式」，其解釋、適 用法規顯有違誤。另上訴人從未主張依專利法施行細則第18 條第8項解釋申請專利範圍時，須「排除申請專利範圍之文 字記載」，原判決顯係誤解上訴人之主張而據之為上訴人敗 訴之心證基礎，亦有「理由不備」之當然違背法令事由。（ 三）原審未依專利審查基準審查系爭案是否以「手段功能用 語」表示及「請求項是否明確且為發明說明及圖式所支持」 ，屬判決不適用法規之當然違背法令：系爭案是否以手段功 能用語表示，應視系爭案之申請專利範圍之記載方式是否符 合專利法施行細則第18條第8項、其立法理由及專利審查基 準第二篇第一章3.5.3所規定之「複數技術特徵組合」、「 無法以結構或性質界定」或「以結構或性質界定不如以功能 或效果界定來得明確時」之要件，並應審酌申請專利範圍所 使用文字是否含有手段功能之特定語言，以及原發明人申請 時之原意等要件，原審未就此判斷，逕以「不論是否為手段 功能用語，均適用專利法施行細則第18條第8項規定」，否 決上訴人主張及證據調查之聲請，顯係判決不備理由。原審 未依專利審查基準第二篇第九章4.3.1、4.3.2為系爭專利「 是否以手段功能用語表示」及「請求項是否明確且為發明說 明及圖式所支持」等關乎系爭案申請專利範圍廣狹及其有效 性要件之判斷，要均構成判決不適用法規，而有應發回之理 由。（四）原判決泛指系爭案請求項已具體界定「橋接器」 構件與功能，惟未說明其構件及功能為何及其得心證之理由 ，有理由不備之違法：本案系爭案之申請專利範圍文字均為 功能性描述，未有任何「橋接器構件」之具體界定，且其就 橋接器功能之描述令人無法瞭解並據以實施，依本院87年度 判字第2744號判決之見解，應屬無效專利。原判決就此一顯 係欠缺進步性之專利，認其「已具體界定『橋接器』構件」 、「明白定義具體之橋接技術內容」，未詳述其如何自功能 性描述中知其構件、其具體構件為何及法院得此心證之理由 ，其就橋接器功能之界定復使熟習該技藝領域之人無法瞭解 並據以實施，有理由不備與理由矛盾之違法。（五）原判決 引用錯誤之專利審查基準及本院判決，屬錯誤適用法規之當 然違背法令：系爭案係「發明專利」，而非新型專利，原審 不僅誤用已廢止之「舊」「新型」基準中之「直接推導」原 則，更專以該「直接推導原則」為據，駁斥上訴人依據「現 行」「發明」審查基準「差別僅在文字的記載形式不同」及 「差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念」之主張， 以致誤認系爭案仍具有效性，無論從「形式面」抑或「實質 面」觀之，均屬將不應適用之法規積極誤為適用，且其違誤



足以影響判決基礎，顯然構成「法規適用不當」而為判決違 背法令。又查，被上訴人就系爭案為專利核准審定之時點， 為94年8月15日，關於系爭案是否具備新穎性、進步性之審 查，自應適用現行專利審查基準（93年7月1日施行），惟揆 諸原判決所引用之「專利審查基準第2-2-5頁新穎性判斷之 基本原則（二）3、4點」及其內容，應係錯誤引用83年11月 25 日公告之舊專利審查基準「第二篇新型專利審查基準第 二章專利要件第三節新穎性」之內容，顯見原判決未適用核 准審定時之專利審查基準審酌系爭案之有效性，其適用法規 顯有不當。（六）經濟部訴願委員會以系爭證書號I240169 「影音信號傳接處理裝置」專利欠缺可專利性，作成98年2 月20日經訴字第09806107280號函（下稱NO6訴願決定），認 定原處分機關針對NO6舉發案所為「舉發不成立」之原處分 不當，應予撤銷，並於理由中確認「PCI或PCMCIA或CardBus 或Express Card匯流排介面均為先前技術規格」及「PCI與 CardBus匯流排介面間本即相容而無須轉換」等系爭案不具 可專利性之事實。上述認定，上訴人於本案之原處分、訴願 程序及原審中曾多次主張，惟未為原判決所採，亦未敘明其 不採之理由，有判決不備理由之判決違背法令。（七）智慧 財產法院（下稱智財法院）於98年6月11日作成98年度行專