智慧財產法院民事判決
99年度民專訴字第17號
原 告 珍通能源技術股份有限公司
法定代理人 甲○○
訴訟代理人 李淵聯律師
複代理人 丙○○
被 告 快樂老虎科技有限公司
兼法定代理人 乙○○
共 同
訴訟代理人 陳隆律師
複代理人 林哲健律師
上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於民國99
年6 月21日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、原告聲明求為判決：㈠被告應連帶給付原告新臺幣（下同） 1,650,000 元，及自起訴狀送達之翌日起至清償日止，按年 息5%計算之利息。㈡被告快樂老虎科技有限公司（下稱被告 公司）應將如起訴狀附表一所示之道歉啟示，以16號字體及 高12公分，寬15公分之版面，於被告公司之網站（http://w ww.tuniq.com首頁及英文版http://www.sunbeamtech.com首 頁），刊登30日；及將如起訴狀附表二所示之道歉啟示，以 16號字體及高18公分、寬5 公分之版面於中國時報、聯合報 、自由時報、工商時報全國版面之首頁刊登1 日。㈢被告公 司應將其製造Tuniq TOWER 120 Extreme CPU 散熱器之模具 銷毀。㈣願供擔保，請准宣告假執行。並主張： ㈠民國98年3 月1 日公告之「將熱管埋入熱傳導座之平整化製 法」發明專利（下稱系爭專利）申請專利範圍第1 項具備進 步性之專利要件，無應撤銷之原因：
⒈被證6 （即西元1982年5 月7 日公開之日本專利公開特開 昭00-00000號「熱交換器の製造方法」專利）第5 圖雖揭 示將熱管擠入溝槽之方法但並非為達到「使熱管被壓平後 所形成的受熱面並與熱傳導座底面呈一平整面」之目的與 訴求。
⒉被證7 （即2001年8 月3 日公開之日本專利公開特開0000 -000000 號「フラットヒ─トバイプおよびその製造方法 」專利雖揭露將熱管二次壓扁的技術手段，但並非用以將 熱管擠入熱傳導座之溝槽內，同時亦無法達到「使熱管被
壓平後所形成的受熱面並與熱傳導座底面呈一平整面」之 目的與訴求。
⒊另依被證6 引證資料第3 圖至第5 圖及被證7 引證資料圖 "4" （A ）（B ）（C ）三步驟之結合，無法證明系爭專 利不具進步性。
㈡原告得依專利法第84條第1 項、第85條第1 項第2 款、公司 法第23條第2 項規定，請求被告連帶負損害賠償責任： ⒈被告產品「Tuniq TOWER 120 Extreme CPU 」（下稱系爭 產品）侵害原告系爭專利之申請專利範圍第1 項： ⑴經原告剖開系爭產品檢視熱管與熱傳導座之接合結構， 其接觸面係一平整面而未留下凹部，與原告系爭專利權 圖示八所載之接合情形相符（見原證7 號），故系爭產 品已落入系爭專利之申請專利範圍。
⑵若產生凹部則再經磨平製程，其「平整面」與經系爭專 利方法所製成之埋入熱傳導座之「平整面」熱管並不同 。原告經檢測系爭產品之熱管材質、大小，實地以相同 之熱管分別以先前習知技術1 次性壓合及以系爭專利進 行壓合，以比較其平整面，二者在表面不同點之平整度 量測數據顯有不同。
⒉被證13（即系爭產品製造商大陸超平三之製成影像光碟1 件）就熱管壓合及銑底過程並未連續拍攝，無法證明壓合 及銑底者均係同一熱管，無法證明係被告所售本件產品之 製程。
⒊依前揭事實，原告得依專利法第85條第1 項第2 款規定， 請求被告快樂老虎科技有限公司（下稱被告公司）賠償1, 650,000 元；依公司法第23條第2 項規定，請求被告乙○ ○與被告公司連帶負損害賠償責任；依專利法第84條第3 項規定，請求被告公司銷燬製造系爭產品之模具；得依民 法第195 條第1 項規定，請求被告公司刊登道歉啟示。二、被告聲明求為判決：駁回原告之訴及假執行聲請。並抗辯： ㈠系爭專利權不具進步性之專利要件，具應撤銷之原因： 系爭專利申請專利範圍1 與被證6 之區別處僅在於步驟b 中 的「令一第一上模具將熱管凸出於溝槽外的部份向槽內壓入 ，且該第一上模具與熱管相接觸的表面形成有凹入之弧面」 。然被證7 公開一種分兩步驟擠壓熱管的方法，可知本領域 熟知此項技藝者在被證6 的基礎上結合被證7 ，即可得到系 爭專利申請專利範圍第1 項的全部技術特徵，故系爭專利申 請專利範圍不具有進步性。
㈡原告不得依專利法第84條第1 項、第85條第1 項第2 款、公 司法第23條第2 項規定，請求被告連帶負損害賠償責任：
⒈系爭專利為製造方法專利，然原告承認其專利權係針對現 有產品之壓合製程進行改進，是以原告所主張之製造方法 所製造之相同產品並非國內外所未見。且由被告供貨商超 頻三公司所提出之專利證書及其公開說明可知，系爭產品 製造方法係以原告專利說明中之先前技術所製成，係按照 單步擠壓方法製造，而系爭專利方法係以兩步擠壓方法所 製造，顯見系爭產品之製法與系爭專利專利範圍要件不符 ，另依原證11、12可知系爭產品可不利用系爭專利而製造 。
⒉系爭產品係被告向大陸地區供貨商超頻三公司小量進貨， 並以快遞方式寄送至臺灣客戶。於被告進貨之始，均已向 超頻三公司查證產品權利來源，故被告無侵害原告專利權 之故意過失。
三、經查下列事實，有兩造均不爭執之各該證據附卷可稽，復為 兩造所不爭執，自堪信為真實。
㈠原告與訴外人鈤新科技股份有限公司（下稱鈤新公司）共同 於民國95年4 月11日以「將熱管埋入熱傳導座之平整化製法 」向經濟部智慧財產局申請發明專利，於98年3 月1 日公告 （公告號數：I306938 ，證書號數：I306938 。即系爭專利 ）。嗣後鈤新公司於99年1 月7 日授權原告實施系爭專利， 並同意原告以其公司名義對外行使訴訟上及訴訟外之權利（ 見本院卷第1 冊第13至36頁之專利證書、專利公報、發明專 利說明書、授權書）。
㈡被告公司（法定代理人為乙○○）販賣「供電腦使用之CPU 散熱產品」（型號為Tuniq Tower 120 Extreme ，即系爭產 品）之事實（見本院卷第1 冊第50至58頁之被告產品網頁、 系爭產品之照片、發票）。而被告對原告於99年4 月12日當 庭所提之系爭產品實物（見本院卷第1 冊第206 頁），嗣後 未再爭執。
四、本件兩造所爭執之處，經協議簡化如下（見本院卷第1 冊第 207 至208 頁）：
㈠原告系爭專利權是否具備進步性之專利要件？有無應撤銷之 原因？
㈡原告得否依專利法第84條第1 項、第85條第1 項第2 款、公 司法第23條第2 項規定，請求被告連帶負損害賠償責任？ ⒈被告公司是否侵害原告系爭專利之申請專利範圍第1 項？ ⒉被告公司是否具侵害原告系爭專利權之故意？ ⒊原告得否依專利法第85條第1 項第2 款規定，請求被告公 司賠償1,650,000 元？
⒋原告得否依公司法第23條第2 項規定，請求被告乙○○與
被告公司連帶負損害賠償責任？
㈣原告得否依專利法第84條第3 項規定，請求被告公司銷燬製 造Tuniq TOWER 120 Extreme CPU 散熱器模具？ ㈤原告得否依民法第195 條第1 項規定，請求被告公司刊登道 歉啟示？
五、得心證之理由：
㈠按方法專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經 其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述 目的而進口該方法直接製成物品之權，專利法第56條第2 項 定有明文。又（第1 項）發明專利權受侵害時，專利權人得 請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請 求防止之；（第3 項）發明專利權人或專屬被授權人依前二 項規定為請求時，對於侵害專利權之物品或從事侵害行為之 原料或器具，得請求銷燬或為其他必要之處置，同法第84條 第1 項、第3 項定有明文。
㈡系爭專利之技術內容：
系爭專利之申請專利範圍共5 項，其中第1 項為獨立項，其 餘為附屬項（見本院卷第1 冊第30頁）。而申請專利範圍第 1 項：「一種將熱管埋入熱傳導座之平整化製法，其步驟包 括：a)準備至少一熱管、以及一用以與該熱管件熱傳連結之 熱傳導座，並於該熱傳導座底面設置供熱管埋入之溝槽；b) 將該熱管平置於熱傳導座之溝槽內，並令一第一上模具將熱 管凸出於溝槽外的部份向槽內壓入，且該第一上模具與熱管 相接觸的表面形成有凹入之弧面；c)再令一第二上模具對熱 管件壓平的動作，且該第二上模具與熱管相接觸的表面實質 為一平整面。」相關圖式如附圖1 所示。
㈢原告不得主張專利法第87條第1 項之推定效果： ⒈民事訴訟法第277 條規定舉證責任分配之原則：「當事人 主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任。但法律 別有規定，或依其情形顯失公平者，不在此限。」又一造 就其主張之事實，應先負舉證之責任，必須證明其為真實 後，他造於其抗辯事實，始應負證明之責任，此為舉證責 任分擔之原則（最高法院18年上字第2855號民事判例、43 年臺上字第377 號民事判例參照）。
⒉有鑒於方法專利之專利權人難以舉證證明被告（被控侵權 行為人）之實施行為侵害其方法專利，世界貿易組織協定 （WTO Agreement ）之與貿易有關之智慧財產權協定（TR IPs ）第34條第1 項規定，於TRIPs 第28條第1 項第(b) 款所定之專利權（即方法專利專屬權）受侵害之民事訴訟 ，於符合一定要件時，推定被告之物品係以專利權人之方
法專利所製造。此特定要件之類型有二，由會員國擇一制 定於內國法，以衡平分配專利權人與被告間之舉證責任： (a)依該方法專利所製成之物品為新的（if the product obtained by the patented process is new ）；(b) 被 告之物品以該方法專利製成之可能性相當高，而專利權人 已盡合理努力仍無法證明被告確實使用該方法專利（if there is a substantial li kelihood that the identi cal product was made by the process and the owner of the patent has been unable through reasonable efforts to determine the process actually used. ） 。
⒊我國專利法就方法專利舉證責任分配原則，依循TRIPs 第 34條第1 項第(a) 款所揭櫫之基本原則，於專利法第87條 特別規定：「（第1 項）製造方法專利所製成之物品在該 製造方法申請專利前為國內外未見者，他人製造相同之物 品，推定為以該專利方法所製造。（第2 項）前項推定得 提出反證推翻之。被告證明其製造該相同物品之方法與專 利方法不同者，為已提出反證。被告舉證所揭示製造及營 業秘密之合法權益，應予充分保障。」
⒋專利法第87條考量方法專利之舉證困難，就舉證責任分配 為民事訴訟法之特殊規定，於第1 項明定於一定要件下， 得推定侵權而將舉證責任轉換予被告，唯有在適用第87條 第1 項之推定後，被告始有提出反證之責，或提出文書或 勘驗物之義務。準此，於權利人主張被告侵害系爭方法專 利部分，須於符合該製造方法申請專利前為國內外未見者 ，始有推定之適用，而生舉證責任倒置之結果，否則仍須 由主張責任原因成立之權利人就被告侵害其所有之系爭方 法專利權，負舉證之責任（最高法院98年度臺上字第367 號民事判決參照）。
⒌原告主張：被告公司所製造、販賣之系爭產品侵害系爭專 利云云，惟此為被告所否認，則原告本應就此有利於己之 事實負舉證之責，經本院於99年4 月12日言詞辯論期日曉 諭原告：「系爭專利申請專利範圍第1 項為方法請求項， 惟原告據以主張被告侵害系爭專利權，僅提出「物」為證 據（原證七中Tuniq Tower 120 ）。如何僅由該物判斷得 知為利用系爭專利之方法所製造？原告應依系爭專利申請 專利範圍第1 項之a 、b 、c 步驟一一說明，並應提出證 據證明。」（見本院卷第1 冊第207 頁）原告因而當庭主 張本件有專利法第87條規定之適用，且將再具狀補陳等語 （見本院卷第1 冊第207 頁）。
⒍揆諸前揭說明，應符合下列之要件，始發生推定「被告之 系爭產品係以系爭專利方法所製造」之法律效果： ①系爭專利所製成之物品（即原告之產品）在系爭專利申 請（95年4 月11日）前，為國內外未見。
②被告公司製造相同之物品，亦即被告公司之系爭產品與 原告之產品相同。
⒎被告於99年1 月26日即已具狀抗辯原告所主張之製造方法 所製造之相同產品並非國內外所未見等語（見本院卷第1 冊第98頁反面），而原告僅於同年4 月12日當庭表示將再 具狀補陳有關專利法第87條之適用等語（見本院卷第1 冊 第207 頁），直至本案同年6 月21日言詞辯論終結止，均 未再就此有任何主張。本院即依卷內證據資料為審酌判斷 。
⒏依系爭專利說明書中【先前技術】、【發明內容】，由於 習知熱管在施壓的過程中，模具必然為一平整面，而當一 平面與一弧面相接觸時，係由點接觸逐漸變為面接觸，但 由於一開始的點接觸容易產生應力中的問題，因而於熱管 的受熱面上會形成一向內凹入之凹部，以致於壓合作業後 ，仍需針對熱管之受熱面施以磨平等製程，以消除該凹部 。因此系爭專利之主要目的，在於可提供一種將熱管埋入 熱傳導座之平整化製法，其係為解決上述之問題，故以二 次的分段壓合製程來減少應力集中，使熱管被壓平後所形 成之受熱面更為平整，因而更適於作熱傳時面與面之接觸 （見本院卷第1 冊第23至24頁）。易言之，為消除熱管之 受熱面上之凹部，習知技術係於熱管壓合作業後另有一磨 平該受熱面等製程，系爭專利則採用二次分段壓合製程以 解決應力集中致使凹部產生之問題，而使熱管被壓平後所 形成之受熱面更為平整。是以無論習知技術或系爭專利均 在使熱管受熱面平整，故依系爭專利所製成之物品（即受 熱面平整之熱管）在系爭專利申請（95年4 月11日）前， 已見於國內，故本件不符合專利法第87條第1 項所定之要 件，自無由適用此推定規定。從而，原告仍應就被告公司 製造、販賣系爭產品而侵害系爭專利權乙節負舉證之責任 。
㈣關於系爭產品之製造方法，雖經被告自行提出製程影像光碟 （見本院卷第2 冊第2 頁），惟為原告所否認（見本院卷第 1 冊第9 頁反面）。而原告提出下列證據：
⒈「原告切割Tuniq TOWER 120 Extreme CPU 散熱器與系爭 發明專利比對之說明」（見本院卷第1 冊第59至71頁）， 係將系爭產品（照片）與系爭專利之圖式進行比對，然系
爭專利申請專利範圍第1 項為「一種將熱管埋入熱傳導座 之平整化製法」，其內容為製法步驟，無從與系爭產品之 平面照片為技術比對。
⒉原告將與系爭產品相同材質、大小之熱管，分別以先前習 知技術一次性壓合及系爭專利之二次壓合製程進行壓合， 提出平整度量測數據（原證17）及報告、光碟（原證18） （見本院卷第1 冊第214 頁，本院卷第2 冊第11至17頁） 。惟原證17所檢測之熱管，乃原告自行檢測系爭產品之熱 管後，以相同材質、大小的熱管，依先前技術進行一次壓 平與磨平，再依系爭專利進行第二次壓平與磨平，分別測 量其熱管的平整度。再觀諸原證18之報告，係依系爭產品 仿製數組樣品，再分別對各仿製樣品進行「一次壓合」及 「二次壓合」製程，透過量測各仿製樣品之平整度而取得 對比數據，以對比系爭產品之平整度較接近於何者，而推 論系爭產品究為一次壓合或二次壓合所製成（見本院卷第 2 冊第12頁反面）。惟上開量測結果充其量僅能證明依系 爭專利申請專利範圍第1 項所請之方法經由「一次壓合」 、「二次壓合」後之平整度數據有所差異，然平整度數據 與熱管材料、壓合溫度、壓合時間等因素相關，且原告所 為之磨平製程所使用之磨平刀具，與被告於製造系爭產品 時所用之銑刀、磨平時間、磨平次數是否相同，未見原告 就其實驗用磨平機器與系爭產品之磨平機器予以說明或比 對，是以形成平整度數據之方法並非唯一，尚難僅憑未經 磨平的壓平後平整度數據與磨平後平整度數據比對，遽認 系爭產品係經一次壓合，或二次壓合，或經一次壓合再銑 平之製程所製造。
⒊綜上，原告無法證明系爭產品之熱管於第一次壓合後，再 經第二次之壓平動作，亦即系爭產品必經系爭專利申請專 利範圍第1 項中步驟c)而製成，難認系爭產品之製法符合 全要件原則，而落入系爭專利申請專利範圍第1 項之權利 範圍。
㈤原告雖聲請將被告產品送請中國機械工程協會鑑定（見本院 卷第1 冊第213 頁），惟系爭專利為發明專利，系爭專利申 請專利範圍第1 項所請為製法步驟，本件重點在於審酌系爭 產品是否使用系爭專利申請專利範圍第1 項之製造方法，無 法僅憑系爭產品之結構判斷是否落入系爭專利申請專利範圍 第1 項，即無鑑定之必要。
㈥從而，原告依專利法第84條第1 項、第85條第1 項第2 款、 公司法第23條第2 項規定，請求被告連帶賠償1,650,000 元 及自起訴狀送達之翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息
；依專利法第84條第3 項規定，請求被告公司銷燬製造Tuni q TOWER 120 Extreme CPU 散熱器模具；並依民法第195 條 第1 項規定，請求被告公司刊登道歉啟示，均無理由，應予 駁回。而其假執行之聲請即失所依據，應併予駁回。 ㈤至兩造其餘之攻擊或防禦方法，及未經援用之證據，經本院 斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無逐一詳予論 駁之必要，併此敘明。
六、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。中 華 民 國 99 年 7 月 19 日 智慧財產法院第二庭
法 官 蔡惠如
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日之不變期間內，向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中 華 民 國 99 年 7 月 19 日 書記官 林佳蘋
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