商標異議
智慧財產法院(行政),行商訴字,99年度,71號
IPCA,99,行商訴,71,20100826,2

智慧財產法院行政判決
　　　　　　　　　　　　　　　　99年度行商訴字第71號
　　　　　　　　　　　　　　　　民國99年8月5日辯論終結
原　　　告　甲○○
訴訟代理人　江銘栗律師
被　　　告　經濟部智慧財產局
代　表　人　乙○○（局長）
訴訟代理人　己○○
參　加　人　昱偉棉織實業有限公司
代　表　人　丙○○（董事）
參　加　人　葦慶興業有限公司
代　表　人　丁○○（董事）
參　加　人　好家庭毛巾股份有限公司
代　表　人　戊○○（董事長）
上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國99年2
月3 日經訴字第09906051420 號訴願決定，提起行政訴訟，經本
院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：
　　主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
　　事實及理由
一、程序事項：
參加人未於準備程序及言詞辯論期日到場，亦未提出任何書 狀為聲明或答辯。
二、事實概要：
㈠甲○○即興隆紡織廠於民國96年9 月21日以「蛋糕」商標指 定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第24 類之「毛巾、方巾、浴巾、枕巾、餐巾、桌巾、運動毛巾、 海灘巾、童巾、毛巾被、理容用圍巾、毛巾毯、擦澡巾、布 製卸粧用手巾、卸粧用的手巾、保齡球巾、手帕、桌墊、紡 織製餐巾、紡織製杯墊」商品，向被告申請註冊（下稱系爭 商標，如附圖1 所示），其後甲○○於97年3 月18日將興隆 紡織廠（除系爭商標外）移轉予林素，並辦理商業登記完竣 （見本院卷第67、89頁之商業登記公示資料、協議書），之 後被告於97年5 月27日就系爭商標核准列為註冊第1318765 號商標，並列「甲○○即興隆紡織廠」為商標權人。嗣參加 人以系爭商標之註冊有違商標法第23條第1 項第1 款、第2 款、第3 款規定，對之提起異議。案經被告審查，以98年7 月28日中台異字第970753號商標異議審定書為「第1318765 號『蛋糕』商標之註冊應予撤銷」之處分。興隆紡織廠不服



，提起訴願，經經濟部99年2 月3 日經訴字第09906051420 號決定駁回，遂於同年4 月1 日向本院提起行政訴訟。 ㈡因系爭商標原由甲○○即興隆紡織廠申請註冊（見審定卷第 24頁），其後被告之註冊審定及異議成立之處分（即原處分 ）、經濟部之訴願決定皆以「甲○○即興隆紡織廠」為對象 （見審定卷第16頁，本院卷第14、18頁），故其效力及於甲 ○○即興隆紡織廠，甲○○即興隆紡織廠因而提起本件行政 訴訟。雖興隆紡織廠之代表人早已變更為林素（見本院卷第 67頁之商業登記公示資料），惟甲○○與林素當初協議將獨 資商號興隆紡織廠移轉予林素，其協議之範圍並未包含系爭 商標，此有協議書正本附卷可稽（本院卷第89頁），並為兩 造所不爭執（本院卷第86頁），且99年6 月28日準備程序， 林素即興隆紡織廠、甲○○均委任江銘栗律師為訴訟代理人 （見本院卷第87頁），應認業已補正林素為興隆紡織廠之代 表人，本件起訴即屬合法。而甲○○於同年7 月2 日向被告 申請註冊變更登記商標權人，並經公告在案（見本院卷第98 頁），並於同年8 月5 日當庭具狀聲請由甲○○承當本件訴 訟，被告表示無意見（見本院卷第101 至102 、104 頁）， 依行政訴訟法第110 條第1 項規定，自應允許。三、原告聲明求為判決：原處分及訴願決定均撤銷。並主張： ㈠依原告前所檢附之產品資料及電視、報章所刊登之資料，以 蛋糕為名之毛巾，其造型並不僅限於蛋糕造型，亦有動物、 花束、盆栽之造型，是原處分及訴願決定遽認「蛋糕是毛巾 形狀之說明」云云，與事實不符。
㈡據原告於訴願時所提出之產品資料，無論產品有無何種造型 ，均有標明為蛋糕家族為行銷之名稱，而之前國內市場上並 無以蛋糕為商標之毛巾，足見原告最先將參展所販售之毛巾 商品，定名為蛋糕毛巾之名義，作為產品識別標誌。 ㈢證據一、證據二、證據三（即原告於民國94年12月12日提出 申請第094221620 號「蛋糕毛巾」專利案）、證據四（原告 於96年6 月23日提出申請註冊第01295388號「CAKE FAMILY 蛋糕家族」商標）、證據五（即原告蛋糕毛巾產品印製「包 裝紙（腰帶）」之廠商（宜和彩藝社）送貨單，送貨單聯號 為0044 52 ，日期為94年8 月24日），可證明異議證據之附 件一、二、三、四、五不具證據力。
四、被告聲明求為判決：駁回原告之訴。並抗辯： ㈠原告雖於異議答辯及訴願階段提出證據資料，主張其首先研 發將毛巾包裝設計成蛋糕形狀，且首先以「蛋糕」名稱使用 於毛巾產品，並非抄襲業界，故系爭商標之註冊自無違反首 揭法條之規定云云。惟依參加人於異議階段所提出之證據資



料，原告所稱將毛巾設計成蛋糕形狀為其所創乙節，已非可 採。又早在系爭商標註冊公告前，在我國、日本、香港及大 陸地區之毛巾市場上，即有業者推出蛋糕形狀之毛巾商品， 或甚至據以申請蛋糕型毛巾之專利，故原告以中文「蛋糕」 作為系爭商標圖樣，使用於所指定之毛巾等商品，其予相關 消費者之認知，乃為其商品形狀之說明，並非作為識別商品 來源之標識。
㈡觀諸原告所檢送之證據資料，或非商標使用資料，或未標示 商標圖樣，或係標示其他商標（蛋糕家族）圖樣，僅少數幾 份標示蛋糕毛巾字樣，尚不足以證明系爭商標業經其廣泛使 用於毛巾等商品上而在交易上已成為表彰原告之毛巾等商品 之識別標識，難謂已具有後天識別性。
五、查系爭商標係於96年9 月21日申請註冊，於97年5 月27日核 准審定，是系爭商標之申請應否准許註冊，應以92年5 月28 日修正公布之商標法（即現行商標法）為斷。參加人前雖主 張系爭商標之註冊有違商標法第23條第1 項第1 款、第2 款 、第3 款規定而提起異議，惟被告僅以違反同條項第2 款規 定而撤銷系爭商標之註冊，經兩造確認本件爭點為系爭商標 是否違反商標法第23第1 項第2 款、第4 項規定？（見本院 卷第86頁）故本件無庸再審酌關於同條項第1 款、第3 款之 爭點。
㈠本件應適用之法律規範與判斷標準：
⒈按（第1 項）商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、 立體形狀或其聯合式所組成，（第2 項）前項商標，應足 以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之 標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，商標法第5 條定有明文。商標有表示商品或服務之形狀、品質、功用 或其他說明之情形者，不得註冊，同法第23條第1 項第2 款亦有明文。所謂「商品之說明」係指商標圖樣之文字、 圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式，依社會 一般通念如為商品本身之說明，或與商品本身之說明有密 切關聯者，即不得申請註冊，不以一般製造、經銷該項商 品者所共同使用為必要。
⒉有商標法第5 條第1 項第2 款規定之情形或有不符合第5 條第2 項規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為 申請人商品或服務之識別標識者，不適用之，同法第23條 第4 項亦有明文。準此，商標重在足使商品或服務之相關 消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人 之商品或服務相區別，而具有識別性。如商標圖樣整體為 說明性或不具識別性者，即有同法第23條第1 項第2 款之



適用。
㈡系爭商標圖樣係單純由中文「蛋糕」由左至右排列所構成（ 如附圖1 所示），指定使用於「毛巾、方巾、浴巾、枕巾、 餐巾、桌巾、運動毛巾、海灘巾、童巾、毛巾被、理容用圍 巾、毛巾毯、擦澡巾、布製卸粧用手巾、卸粧用的手巾、保 齡球巾、手帕、桌墊、紡織製餐巾、紡織製杯墊」之商品。 而於系爭商標註冊公告日（97年7 月16日）前，即有日本小 原株式會社、成願株式會社以毛巾折疊成蛋糕形狀申請專利 ，分別經獲准（平3-39488 號、平-22795號）而於西元1991 年3 月8 日、4 月16日公開在案，且在我國、日本、香港及 大陸地區之毛巾市場上，即有業者推出蛋糕形狀之毛巾商品 ，此有參加人於異議階段所檢送之附件一（西元1991年4 月 16日公開之平3-39488 號及同年3 月8 日公開之平-22795號 日本公開實用新案公報）、附件二（2006年7 月5 日公開之 大陸地區第CN1795797A號發明專利申請公開說明書）、附件 三（2006年3 月11日大紀元網頁有關「臺灣毛巾受衝擊」之 報導、2007年7 月20日引自廣州日報之網路報導、2005年12 月6 日STAR星報有關「甜蜜蜜毛巾蛋糕」之介紹、2007 年8 月18日蘋果日報有關「蛋糕毛巾」之報導）、附件四（2008 年7 月3 日所列印之GOOGLE搜尋「蛋糕毛巾」之檢索結果資 料、參加人葦慶興業有限公司、好家庭毛巾股份有限公司及 訴外人品卓企業有限公司、JpMon.com1！日本怪獸「貼心禮 品」之蛋糕毛巾產品資訊）附卷可稽（見異議卷第26至59頁 ）。是以，在我國毛巾之相關市場上，早有其他業者從事生 產蛋糕造型之毛巾商品，並以「毛巾蛋糕」、「蛋糕毛巾」 稱呼之，且經由媒體及網路之流通播送，足使我國相關消費 者或業者知曉以「蛋糕」一詞與毛巾商品搭配使用，係指蛋 糕造型毛巾之意涵。因此，原告以中文「蛋糕」作為系爭商 標圖樣，指定使用於毛巾、方巾、運動毛巾等商品，予相關 消費者之認知，乃為該等商品形狀之說明，而有商標法第23 條第1 項第2 款所定不得註冊之情事。
㈢原告雖主張前揭二日本專利並未載明「蛋糕」2 字云云，然 平-22795號日本公開實用新案公報使用「洋菓子狀」之用語 ，並有依序折疊成「洋菓子狀」製品之圖式（見異議卷第26 頁）；平-22795號日本公開實用新案公報之專利名稱即為「 ... 小ケ－キ形飾り物」（即「小蛋糕狀裝飾物」之意）， 並有折疊後斷面呈渦卷狀蛋糕形狀之圖式（第3 圖）（見異 議卷第27頁）。是以此2 日本專利確已明白揭露以毛巾折疊 成蛋糕之概念，故原告此部分主張要無足取。
㈣系爭商標並無經原告使用且在交易上已成為原告商品之識別



標識之情形：
⒈按商標法所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於 商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音 、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標 ，商標法第6 條定有明文。商標權人於商品上併用數商標 圖樣，或將商標圖樣與品牌名稱併列，固為現今商品促銷 宣傳手法，然認定是否符合商標要件，仍應就各該商標圖 樣之使用情形予以整體判斷。
⒉原告主張其早於民國94年間即已使用「蛋糕」2 字云云， 本件撤銷訴訟係審查被告所為異議成立、撤銷系爭商標註 冊之審定的合法性，故應審酌系爭商標是否已成為原告商 品之識別標識，而具後天識別性？
⒊經核閱原告所提出之證據一（即參加94年12月15日至17日 所舉辦之2005MIT 毛巾、襪子嘉年華活動暨毛巾襪子新標 章發表會資料），其中有數幀產品圖片，有手寫筆跡「『 蛋糕』毛巾」之標示（見本院卷第30至32頁）；證據二之 原告於96年間以「蛋糕毛巾」參加多場特賣會之訊息，新 聞報紙、電視媒體刊登蛋糕毛巾之純文字報導，95年8 月 25日參展照片，96年11月30日、97年5 月22日、6 月11日 、8 月23日、8 月30日電視報導有關「毛巾變蛋糕」之畫 面、97年5 月5 日、96年9 月24日、11月3 日銷售「蛋糕 毛巾」之照片（見本院卷第36至48頁）；證據五之94年8 月24日送貨單及產品照片（見本院卷第56至57頁）。觀察 各該證據資料，至多僅單純提及「蛋糕毛巾」之產品名稱 ，未見將「蛋糕」作為商標使用之情形，並非區別商品來 源之識別標識，無從使消費者認識「蛋糕」2 字有作為商 標使用。故興隆紡織廠行銷商品所使用之方式，非屬「蛋 糕」商標之使用，不得執為有利原告判斷之論據。 ⒋原告所提證據三之智慧財產局函、專利公報、新型專利技 術報告，僅能證明興隆紡織廠於94年12月29日申請「蛋糕 毛巾包裝型式」新型專利，並獲准於95年12月1 日公告（ 見本院卷第49至54頁），無法證明甲○○於「毛巾」商品 上使用「蛋糕」之圖樣係商標型態之使用。
⒌依原告所提證據四之智慧財產局商標核准審定書、商標註 冊證，甲○○即興隆紡織廠於96年6 月23日申請「CAKE F AMILY 及蛋糕家族」之商標，經被告於同年11月23日核准 審定，註冊號數為第0000000 號。而證據二之96年11月3 日10時38分拍攝之照片（見本院卷第47頁下方），攤位下 方懸掛之招牌印有附圖2 所示之「CAKE FAMILY 蛋糕家族 」商標圖樣，並無任何如附圖1 所示「蛋糕」之圖樣，無



法證明原告係以「蛋糕」作為商標形式之使用，故無法作 為系爭商標使用之佐證。
⒍綜上，以原告所提出之各項使用證據相互勾稽，客觀上仍 難據以認定系爭商標業經原告長期使用且在交易上已成為 其商品之識別標識，而得依商標法第23條第4 項之規定准 其註冊。是以原告無法證明系爭商標圖樣已為相關消費者 所熟知，足使其於交易上認識「蛋糕」為表彰商品之標識 ，並得藉以與他人之商品相區別。故本件不符商標法第23 條第4 項規定，而應適用同條第1 項第2 款規定。六、綜上所述，系爭商標有商標法第23條第1 項第2 款所定不予 註冊之情事。從而，被告所為系爭商標之註冊應予撤銷之處 分，並無違法，訴願決定予以維持，核無不合。原告訴請撤 銷，為無理由，應予駁回。
七、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無 涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。中　　華　　民　　國　　99　　年　 　8　　月　 26 　 日 智慧財產法院第二庭
審判長法　官 陳國成
法 官 曾啟謀
法 官 蔡惠如
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由（須按他造人數附繕本）。
如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中　　華　　民　　國　　99　　年　 　8　　月　 26 　 日 書記官 林佳蘋