侵害專利權有關財產權爭議
智慧財產法院(民事),民專上字,98年度,41號
IPCV,98,民專上,41,20100812,2

智慧財產法院民事判決
　　　　　　　　　　　　　　　　　　98年度民專上字第41號
上　訴　人　　甲○○
被上訴人　　　中華汽車工業股份有限公司
訴訟代理人　　張訓嘉 律師
兼法定代理人　乙○○
被上訴人　　　來實鋼品股份有限公司
法定代理人　　丙○○○○
訴訟代理人　　張訓嘉 律師
被上訴人　　　丁○○○○
被上訴人　　　強實企業股份有限公司
訴訟代理人　　張訓嘉 律師
兼法定代理人　戊○○
上六人共同
訴訟代理人　　劉錦樹 律師
被上訴人　　　銘賢五金工程有限公司
兼法定代理人　己○○
上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議事件，上訴人對於中華
民國98年6 月30日臺灣桃園地方法院92年度智字第2 號第一審判
決提起上訴，本院於99年7 月22日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
上訴、追加之訴及假執行之聲請均駁回。
第二審（含追加之訴）訴訟費用由上訴人負擔。 事實及理由
壹、程序方面：
㈠被上訴人來實鋼品股份有限公司之法定代理人原為麥可．米 安，嗣於上訴程序中變更為彼得．那緒，業據其具狀聲明承 受訴訟（見本院卷㈠第303 頁），核無不合，應予准許。 ㈡按訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之，但被告同意 者、請求之基礎事實同一者，不在此限，民事訴訟法第446 條第1 項但書、第255 條第1 項第1 款、第2 款分別定有明 文。上訴人於原審追加中華汽車、來實鋼品、強實企業、銘 賢五金之法定代理人乙○○、丁○○○○（於本院審理中變 更為彼得．那緒）、戊○○、己○○部分雖經原審程序駁回 ，惟上訴人於上訴時追加乙○○、丁○○○○、戊○○、己 ○○為被告即被上訴人，經兩造同意由本院審理（見本院卷 ㈡第3至4頁），核與上揭法條規定相符，自應准許。貳、實體方面：
一、上訴人於原審起訴主張：
㈠上訴人為中華民國發明專利第62816號「使浪板能避雨、隔



熱、散熱與排氣之施工法」（下稱系爭專利）專利權人，專 利權期間自民國82年7月1日起至97年6月30日止，系爭專利 申請專利範圍為：「（第1項）1.一種使浪板能避雨、隔熱 、散熱與排氣之施工法，該方法於施工時將浪板覆蓋成上、 下二層，上、下層間夾有橫條，使上、下層之浪板留有適當 之空隙，以空氣之絕緣性，達成隔熱效果，又在上、下二層 之浪板上留空氣對流孔，利用空氣之對流性質，達成避雨、 隔熱、散熱、排氣等多重目標效果。（第2項）2.依請求專 利部分第1項使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法， 可上、下二層均不留空氣對流孔，亦可上層留有空氣對流孔 ，下層不留，均可達成隔熱之方法。」，其中申請專利範圍 第1項為獨立項，第2項為附屬項。
㈡被上訴人中華汽車工業股份有限公司（下稱中華汽車公司） 於90年間發包施工之第一製造廠（坐落桃園縣楊梅鎮○○路 49號）屋頂更新工程（下稱系爭工程），採用雙層方法施工 ，已侵害上訴人系爭專利，上訴人加以關切，不料竟遭承攬 該工程之承攬人之一即被上訴人來實鋼品股份有限公司（下 稱來實公司）委請律師發函恐嚇上訴人，上訴人不得已於90 年7月4日以高雄郵局80支局第256號存證信函通知被上訴人 中華汽車公司停止施工，惟未獲置理，可知其故意侵害系爭 專利之事實，違反專利法第56條規定，構成故意侵權行為， 而被上訴人公司之法定代理人為本件侵害專利之行為人，依 公司法第23條第2項規定，被上訴人公司應負連帶責任。 ㈢被上訴人侵害系爭專利之詳細事實及依據如下： ⒈被上訴人中華汽車公司部分：
按方法專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經 其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述 目的而進口該方法直接製成物品之權。專利法第56條第2 項 定有明文，據被上訴人等人於90年12月31日簽訂工程承攬契 約書（下稱系爭承攬契約）第7條第10項載明：「本工程中 『屋頂雙層鋼板』之施工工法為丙方（即來實公司及強實企 業股份有限公司，下稱強實公司）依甲方（即中華汽車公司 ）隔熱、隔音需求設計，並將設計內容提出經甲方確認。」 等語，顯見被上訴人中華汽車公司已執意違反專利法規定， 未經專利權人即上訴人同意而使用系爭專利方法及為使用之 要約，並於上訴人寄發存證信函請求提供工程設計圖說確認 時，置之不理，顯屬故意侵害系爭專利。
⒉被上訴人來實公司、強實公司部分：
被上訴人來實公司於90年6月20日委託律師對上訴人為負責 人之人志實業有限公司發函所示，已強調系爭工程係由被上



訴人來實公司提供材料、技術及規畫設計，由其經銷商即被 上訴人強實公司承作，又系爭承攬契約內之立契約書人欄載 明來實公司與強實公司為契約之次承攬人兼連帶保證人，於 系爭契約書第7 條第10項亦有約定，據系爭承攬契約之施工 圖說，均記載設計者為被上訴人來實公司與被上訴人強實公 司，並蓋有渠等公司大小章，可見被上訴人來實公司、強實 公司明顯共同違反專利法第56條第2 項規定。 ⒊被告銘賢五金工程有限公司（下稱銘賢公司）部分： 於系爭承攬契約中之承攬人為被告銘賢公司，其為施工法之 實施者，同樣違反專利法第56條第2項規定，因而侵害原告 之系爭專利。
㈣按專利權範圍之認定，依專利法第56條第3 項規定，專利權 之範圍係以「申請專利範圍」為準，而「說明書及圖式」只 是用以輔助說明、了解專利範圍之內容，其本身並不具有直 接確定專利保護範圍之作用，換言之，「申請專利範圍」曾 提及之技術即應涵蓋申請人所有受到保護之內容，至於「說 明書及圖式」，僅在參酌時可能導致專利權範圍有所擴張或 限縮，惟擴張之情形，應不得超出申請專利範圍所提及之部 分，在限縮之部分，亦不得變更申請專利案之實質範圍。即 所謂擴張，就是不能將既有技術納入申請專利保護範圍，至 於限縮，就是以既有技術之存在，來限制其申請專利範圍之 擴大，二者均未改變經核准當時之申請專利範圍，僅以此使 核准時之真正專利範圍更明確。此外，專利專責機關依專利 法審查通過之申請專利範圍，即具有拘束力，亦即任何人或 機構在認定專利侵害時，應受到該申請專利範圍之拘束，任 何人或機構僅得在此一申請專利範圍內依上述方式加以解釋 認定，無權變更專利主管機關所審查通過之申請專利範圍。 又參酌經濟部智慧財產局（下稱智慧局）94年8 月24日智專 字第09400072240 號書函說明二「系爭專利『使浪板能避雨 、隔熱、散熱與排氣之施工法』申請日為81年8 月17日，本 局於82年4 月27日審定准予專利，自應以核准審定時所適用 之75年12月24日修正公布之專利法規定為斷。本局91年12月 20日智專三㈢05025 字第09189002743 號審定書係依據76 年7 月10日經濟部令修正發布之專利法施行細則第10條之1 第1 項第3 款規定，其對申請專利範圍附屬項之規定為：『 對獨立項內容有限制之必要或需以實施例表現時，得以1 項 以上之附屬項依附敘述之。附屬項應載明其所依附之項目， 其依附於2 項以上者為多項附屬項，應以選擇式為之。』」 、同書函說明三「系爭專利之附屬項與施行細則對照，係屬 前揭專利法施行細則第10條之1 第1 項第3 款規定中之實施



例的態樣表現，符合專利法施行細則第10條之1 第1 項第3 款『對獨立項內容……或需以實施例表現時，得以1 項以上 之附屬項依附敘述之。』之規定。」等語，復參94年10月5 日以智專三㈢06020 字第09420921370 號出具專利舉發審 定書理由第8 項「系爭專利之申請專利範圍第2 項，係揭露 上下層浪板分別有無透氣孔之狀況，亦即浪板是否具透氣孔 之組合狀況，包括上層有透氣孔下層無、上下層均無透氣孔 等之不同組合實施例，並無專利法第60條第3 款中『故意記 載不必要之事項，使實施為不可能或困難者。』之情事。又 系爭專利申請專利範圍附屬項第2 項包含第1 項獨立項之全 部技術內容，因附件二至四既無法證明系爭專利申請專利範 圍第1 項不具進步性，因此亦難證明系爭專利申請專利範圍 附屬項不具進步性。」等語，依臺北高等行政法院95年度訴 字第02901 號判決亦認系爭專利第2 項附屬項係記載達成隔 熱之方法，其已載明實施必要之事項，並未故意記載不必要 之事項，並無實施不可能或困難等情事，應無75年12月24 日修正公布之專利法第60條第3 款規定之情事，已清楚明示 系爭專利之申請專利範圍，此與原審法院囑託中華民國建築 師公會全國聯合會（下稱建築師全聯會）進行本件專利侵害 鑑定，其於93年6 月25日以建師全聯第0370號鑑定報告書 （下稱建築師全聯會鑑定報告）所確認之專利範圍相符。 ㈤依76年7 月10日修正公布專利法施行細則第10條之1 第1 項 第1 款規定：「申請專利範圍得以1 項以上之獨立項表示。 」，第2 款規定：「獨立項應載明申請專利之構成及其實施 之必要技術內容。」，據系爭申請專利範圍以觀，系爭專利 案係以1項獨立項表示，載明申請專利之構成及其實施之必 要技術內容，其構成之必要技術為先於屋頂鋼架上鋪第一層 浪板，再在浪板上敷設橫條，然後在橫條上鋪設第二層浪板 固定之，其作用是利用空氣之絕緣隔熱，使不用隔熱材料， 就可產生隔熱效果之必要技術，上下層之浪板打孔是一種實 施例表現，對於浪板有沒有孔，只是適應各種不同目的需要 ，對浪板所做形狀之改變，此於發明專利說明書五關於發明 說明㈡已明載「只要是浪板，則不論其何種形狀、材質均可 適用本發明之方法」，此項於浪板打孔之實施例記載，並未 違反前開規定。依同法條第3款規定：「對獨立項內容有限 制之必要或需以實施例表現時，得以1項以上之附屬項依附 敘述之。」，準此，依該款規定以實施例表現，載明上下兩 層浪板均沒有空氣對流孔，亦可上層浪板有空氣對流孔，下 層浪板沒有空氣對流孔，均可達到隔熱效果之另兩種實施例 表現，上開三種實施例之施工步驟、順序完全相同，於法無



違。
㈥參照智財局98年3 月16日智專三㈢06006字第0984045510 0號函覆專利審查基準，總則篇關於記載方式㈡說明表示： 「若請求標的為『方法』，則應詳細敘述每一執行步驟的具 體情況、條件、以及各步驟間的先後關係。」、「就另一觀 點而言，附屬項亦可成為獨立項的實施例。今假設第1項獨 立項的請求標的為『甲裝置』，其組成要件為A、B、C。第2 項為附屬項，其開頭應先提示所依附之項次及請求標的，例 『2.如申請專利範圍第1項所述之甲裝置，其中之A為a』（ 此為詳述式）」等語，因系爭專利是方法專利，其施工方法 之每一執行步驟是先覆蓋下層浪板（A），再釘上橫條（B） ，然後才覆蓋上層浪板（C），其全部施工方法為A＋B＋C， 便可達成隔熱效果，其中浪板之態樣「上、下二層之浪板上 留有空氣之對流孔（D）」，利用空氣之對流性質，達成避 雨、隔熱、散熱與排氣等多重目標效果，故其施工步驟為A ＋B＋C，D是浪板之態樣，整體觀之為A＋B＋C＋D。而系爭 專利範圍第2項前段「依請求專利部分第一項使浪板能避雨 、隔熱、散熱與排氣之施工法」，其施工法是A＋B＋C，同 項後段「可上、下二層均不留空氣對流孔亦可上層留有空氣 對流孔，下層不留，均可達成隔熱之方法。」，係指浪板之 態樣可為E或F，整體觀之為A＋B＋C＋E（或F），其中前述 D則由E或F取代，完全符合上開專利審查基準總則篇之實施 例規定。
㈦依建築師全聯會鑑定報告中之全要件原則比對分析表第5 項 所示，本專利之構成要件，可上、下層浪板均不留有空氣對 流孔，而比對待鑑定物上下層鋼板均不留有空氣對流孔，而 認為本項全要件原則相同。又系爭工程之廠房屋頂（即待鑑 定物）設有「自然通風器」，該通風器之目的在於將屋內之 熱氣藉空氣之對流作用將其排出，則通風器雖非系爭專利所 稱之空氣對流孔，但其技術手段係屬相同，且系爭專利說明 書五、發明說明㈠關於發明概述亦闡明「至於廠房，面積遼 闊，大部份無法裝設空調，況且一般廠房內之空氣，品質均 較差，廠內一般常會因機械之使用，或產品之製造產生大量 之熱能與塵埃，該等熱能無法散發，塵埃無法排出，反被隔 熱材料隔絕而滯留廠內，因此廠房大部份均在屋脊處加設屋 頂突出物之構造，以裝設天窗，以便讓廠房之廢熱及廢氣排 出廠外，改善廠內之空氣品質及降低廠內溫度，但是由於廠 區遼闊，排氣效果有限，則另加裝抽風機，以增加廢熱及廢 氣之排放速度云云」等語，可知依該專利說明書所提及之排 熱的先前技術，僅「裝設天窗及加裝抽風機」二種。比較系



爭專利係藉由將雙層屋頂板上打孔之方式，依空氣對流的原 理達成通風排熱之效果，而待鑑定物係以設置「自然通風器 」之方式（系爭專利並無揭露有間隔空隙之雙層浪板屋頂裝 設自然通風器係習知技術，且自然通風器不須使用電力，與 使用電力之抽風機或單純開設天窗亦不同），同樣藉由空氣 對流之原理達成通風排熱之效果，則系爭專利將雙層屋頂板 上打孔之技術手段，顯然與待鑑定物屋頂設置「自然通風器 」之方式實質相同，兩者均在屋頂板上透過自然對流之方式 ，藉由「屋頂孔道」排熱，技術手段顯然實質相同，係為該 發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成者，且均 係藉由空氣對流之原理達成通風排熱之效果。故待鑑定物屋 頂之施工方法已落入系爭申請專利範圍第1項獨立項之內， 而系爭申請專利範圍第1項並無被上訴人所稱不合法之問題 。
㈧無論依系爭申請專利範圍第1項或第2項，或依建築師全聯會 鑑定報告所確認之申請專利範圍「⑴使浪板覆蓋成上、下二 層間夾有橫條，使上、下層之浪板上留有適當之空隙，以空 氣之絕緣性達成隔熱效果之施工方法。⑵上、下二層之浪板 上可留有空氣之對流孔，利用空氣之對流性質，達成避雨、 隔熱、散熱與排氣等多重目標效果之施工方法。⑶可上、下 二層均不留有空氣對流孔，以空氣之絕緣性達成隔熱之施工 方法或可上層留有空氣對流孔，下層不留，可達成隔熱之施 工方法等三種實施例所表現之申請專利範圍。」，系爭工程 所使用之施工方法均落入系爭專利申請專利範圍無疑。 ㈨被上訴人雖稱採用雙層屋頂施作方法為習用技術云云；但專 利法第21條明文規定習用技術不能取得發明專利，因此在專 利主管機關智財局核准專利時，就已排除習用技術之存在， 若被上訴人能舉證證明申請專利時為習用技術，應向主管機 關依法提出撤銷或縮減申請專利範圍，該申請專利範圍在未 被撤銷或縮減之前，任何人或單位均無權利主張縮減或變更 該申請專利範圍或質疑申請專利範圍之有效性。換言之，撤 銷或縮減專利範圍與否，其權利屬於主管機關之行政權，若 任何人或機關認為有撤銷或縮減之必要時，應依法向主管機 關提出申請，對行政主管機關之決定不服時，最後之裁判權 屬於行政法院，任何機構不得僭越，因此在系爭專利被撤銷 或縮減之前，該專利仍屬有效，至於法院對申請專利範圍之 認定，僅能就申請專利範圍之限縮與擴張來認定是否遭受侵 害，不能改變申請專利範圍之實質內容，更不能否認核准申 請專利範圍中之任何一項。
㈩綜上，被上訴人等因故意侵害上訴人系爭專利事實已明確，



上訴人以本件工程總工程款4,476萬元作為本件侵害專利賠 償之計算基準，並請求法院酌定損害額3倍之懲罰性賠償； 爰依專利法第88條（90年10月24日修正之專利法）、民法第 184條、第185條及專利法第85條第1項第2款、第3項之規定 ，請求損害賠償。並於原審聲明：⒈被上訴人應連帶給付上 訴人17 ,635,440 元，及自本件侵害專利之日起至清償日止 ，按週年利率6%計算利息。⒉願供擔保，請准為假執行之宣 告。原審法院判決駁回上訴人即原告之訴及假執行之聲請， 訴訟費用由上訴人負擔。上訴人不服，提起上訴，追加被上 訴人乙○○、麥可．米安、戊○○、己○○4 人為被告，並 聲明：⒈原判決廢棄。⒉被上訴人等應連帶給付17,635,440 元，暨自起訴狀繕本送達之翌日起，按週年利率6%計算之利 息。⒊願供擔保，請准宣告假執行。
二、被上訴人中華汽車公司、乙○○、來實公司、丁○○○○、 強實公司、戊○○6人則以：
㈠上訴人系爭專利係應撤銷之無效專利：
⒈系爭專利於81年8 月17日申請，於82年4 月27日核發發明專 利證書，有關系爭專利是否違反專利審查基準，應以審定核 准時所適用之75年12月24日修正公布之專利法（以下稱修正 前專利法）規定為斷。而申請專利，由發明人或其受讓人或 繼承人備具申請書、說明書、圖式、模型或樣品及宣誓書， 向專利局申請之，說明書應載明申請專利範圍，修正前專利 法第12條第1項定有明文。另76年7月10日公布之專利法施行 細則第10條之1第1項規定：「前條第1項第6款之申請專利範 圍，應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點，並依下 列規定敘述：申請專利範圍得以一項以上之獨立項表示，其 項數應配合發明之內容。獨立項應載明申請專利之構成及其 實施之必要技術內容。對獨立項內容有限制之必要或需以實 施例表現時，得以一項以上之附屬項依附敘述之。附屬項應 載明其所依附之項目，其依附於二項以上者為多項附屬項， 應以選擇式為之。附屬項得有其他附屬項依附敘述之。但多 項附屬項間不得直接或間接依附。以多項敘述者，每一項目 應以數字序列，獨立項、附屬項以依附關係序列。每一項目 以一段文字敘述，其內容不得僅引述說明書之行數或圖式之 代號。」，據此可知，附屬項是對獨立項之內容有限制，或 對獨立項以實施例表現，惟其不得超越獨立項之範圍或與獨 立項之範圍相違背。
⒉系爭申請專利範圍第1項中「一種使浪板能避雨、隔熱、散 熱與排氣之施工法」，而其專利特徵為「該方法於施工時將 浪板覆蓋成上、下二層，上、下層間夾有橫條，使上、下層



之浪板留有適當之空隙；以空氣之絕緣性達成隔熱效果，又 在上、下二層之浪板上留空氣對流孔，利用空氣之對流性質 ，達成避雨、隔熱、散熱、排氣等多重目標效果。」，依此 申請專利範圍第1項獨立項之要件分析，其構成要件為⑴上 、下二層屋頂（中間夾有橫條）、⑵上、下層之浪板留有適 當空隙、⑶上、下層二層之浪板上留有空氣對流孔。且依上 訴人於專利申請說明書之記載以觀，上開「⑴上、下二層屋 頂（中間夾有橫條）、⑵上、下層之浪板留有適當空隙、⑶ 上、下二層之浪板上留有空氣對流孔。」之三個構成要件缺 一不可，否則即無法以二層屋頂、留有空隙、空氣對流孔而 達成「避雨、隔熱、散熱及排氣」之物理效果甚明。 ⒊按說明書或圖式故意不載明實施必要之事項，或故意記載不 必要之事項，使實施為不可能或困難者，應撤銷其專利權， 並追繳證書。修正前專利法第60條第3 款定有明文。系爭專 利申請專利範圍第1 項獨立項記載：「……在上、下二層之 浪板上留空氣對流孔，利用空氣之對流性質，達成『避雨、 隔熱、散熱、排氣』等多重目標效果。」，第2 項附屬項則 記載：「……可上、下二層均不留空氣對流孔亦可上層留有 空氣對流孔，下層不留，均可達成『隔熱』之方法。」，是 系爭專利申請專利範圍第2 項之附屬項記載：「可上、下二 層均不留空氣對流孔，亦可上層留有空氣對流孔，下層不留 」之施工方法，因其所載「可上、下二層均不留空氣對流孔 」，欠缺所依附第1 項獨立項之「留有空氣對流孔」之構成 要件，違反「⑴詳述式－將被依附之請求項全部技術特徵包 含在內，並對其中之部分技術特徵詳加界定。⑵附加式－將 被依附之請求項全部技術特徵包含在內，並增加被依附之請 求項原本未包含的技術特徵。」之規定，即第2 項附屬項故 意記載不必要之事項，使實施為不可能或困難等情事，已違 反修正前專利法第60條第3 款之規定，應撤銷其專利權，並 追繳證書。
㈡縱認系爭專利並非無效專利，系爭專利之申請專利範圍第2 項係無效記載，亦即，系爭專利申請專利範圍並不包括第2 項。
⒈縱認上訴人之系爭專利仍屬有效，依專利公報所載申請專利 範圍為：「⑴一種使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工 法，該方法於施工時將浪板覆蓋成上、下二層，上、下層間 夾有橫條，使上、下層之浪板留有適當之空隙，以空氣之絕 緣性，達成隔熱效果，又在上、下二層之浪板上留空氣對流 孔，利用空氣之對流性質，達成避雨、隔熱、散熱、排氣等 多重目標效果。⑵依請求專利部分第1項使浪板能避雨、隔



熱、散熱與排氣之施工法，可上、下二層均不留空氣對流孔 亦可上層留有空氣對流孔，下層不留，均可達成隔熱之方法 。」，由上開申請專利範圍之記載可知，其第1項為獨立項 ，第2項之開端記載：「依請求專利部分第1項使浪板能避雨 、隔熱、散熱與排氣之施工法」，係以依附第1項之形式記 載，為附屬項，實無可置疑。關於系爭專利申請專利範圍第 2 項，究屬獨立項或附屬項，依智慧局91年12月20日(91)智 專三㈢05025 字第09189002743 號專利舉發審定書、94年10 月5 日(94)智專三㈢06020 字第09420921370 號專利舉發審 定書、智慧局94年5 月13日(94)智專三㈢05025 字第094408 32510 號函、94年8 月24日智專字第09400072240 號函均認 請求項第2 項為附屬項。雖上訴人於臺灣高等法院臺中分院 92年度上國字第12號訴請訴外人內政部建築研究所賠償侵害 系爭專利權之損害賠償另案中，主張依智慧局98年6 月23日 (98)智專三㈢05025 字第09820374390 號函、98年7 月31日 (98)智專三㈢06006 字第09841332840 號函、98年10月8 日 (98)智專三㈢06006 字第09841761780 號函示，應認申請專 利範圍第2 項為獨立項。惟臺灣高等法院臺中分院認定上揭 智慧局解釋函，與83年10月3 日修正公布之專利法施行細則 第16條第3 項之規定不合，自有違誤，而不足採。上訴人不 服上揭臺灣高等法院臺中分院92年度上國字第12號判決，提 起上訴後遭最高法院以99年度台上字第767 號判決駁回上訴 而告確定。由此足見臺灣高等法院臺中分院及最高法院均認 系爭專利申請專利範圍第2 項係屬附屬項，並非獨立項。 ⒉按每一個獨立項（independent claim ）及附屬項（depend ent claim ），均是一個單純存在的權利請求項（claim ） ，但獨立項所用文字較少、較模糊，權利範圍最廣；附屬項 文字較多、較精細，權利範圍較窄。又依據專利審查基準第 三章說明書第一節說明書之記載中亦提及；附屬項之記載內 容，必須包含其所引用之請求項全部技術內容在內，然後對 技術內容，作進一步敘明其所引用之請求項目外之技術特點 。因此附屬項所記載之發明，為含有其引用之獨立項或附屬 項發明的全部技術在內，且附屬項與該獨立項發明為同一範 疇之發明。故關於被上訴人所為之施工方法是否確有侵害上 訴人之專利，應從獨立項部分為判斷，而非從附屬項部分為 認定。
⒊次按，關於專利權範圍之解釋，除須考量對專利權人給予適 當之保護外，另應考慮維持充分之法律安定性以保護第三人 。故關於專利權範圍之認定宜採取折衷於「周邊限定主義」 與「中心限定主義」之折衷方式，亦即對於專利權範圍，原



則上以申請專利範圍之文字為準，再參考引用說明書及圖示 。本件上訴人系爭專利申請專利範圍中關於獨立項文字記載 為「一種使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法，該方 法於施工時將浪板覆蓋成上、下二層，上、下層間夾有橫條 ，使上、下層浪板留有適當之空隙，以空氣之絕緣性，達成 隔熱效果，又『在上、下二層浪板留空氣對流孔』，利用空 氣之對流性質，達成避雨、隔熱、散熱、排氣等多重目標效 果。」，已如前述。因此，如欲達成本件上訴人方法之專利 所產生「避雨、隔熱、散熱及排氣」之物理效果時，除以雙 層屋頂施作外，上、下二層間須夾有橫條且留空氣對流孔。 另輔之系爭專利之圖示中，一至七圖內的浪板均有留孔之設 計，故無論依據申請專利範圍所載之文字及圖示中之說明， 應認定上訴人系爭專利所取得之申請專利範圍係為「上、下 層夾有橫條留適當空隙並留空氣對流孔」之雙層屋頂施工法 。
⒋系爭專利專利說明書於其發明摘要中，明揭系爭專利發明係 「為達到避雨隔熱，排氣、散熱之目的」（第2頁），且其 申請專利範圍第一項亦載明「…一種使浪板能避雨、隔熱、 散熱與排氣之施工法，…達成避雨、隔熱、散熱、排氣等多 種目標效果」等語，足見能達到「避雨、隔熱、散熱與排氣 」之目的者，始為系爭專利之技術特徵，而依系爭專利專利 說明書第4頁所示，僅在上層浪板打孔洞時，系爭專利之施 工方法僅能達成「隔熱、散熱」之功能，顯然不能達到「排 氣」之功能；當在上、下層浪板皆不打孔洞時，更只具有「 隔熱」之效果，且效果較差，遑論其他「散熱與排氣」等功 能。因此，該專利說明書強調「要同時達到隔熱、散熱、排 氣等三種目的時之施工方法：…上、下層均需打洞」等語（ 參專利說明書第4頁倒數第2、3行）。另專利說明書之圖示 中，一至七圖內的浪板均有留孔之設計。準此，無論依據申 請專利範圍所載之文字及圖示中之說明，應認定系爭專利之 範圍係「上、下層夾有橫條留適當空隙並留空氣對流孔」之 雙層屋頂施工法。亦即，系爭專利之技術特徵即為上、下二 層浪板「均留」空氣對流孔。
⒌系爭專利之第1項獨立項與第2項附屬項就上、下二層浪板「 均留」或「不均留」空氣對流孔乙節，顯有牴觸，已如前述 ，則得否仍以第2項附屬項解釋系爭專利之申請專利範圍？ ⑴按76年7月10日修正之專利法施行細則第10條之10第1項第 2款規定，「獨立項應載明申請專利之構成及其實施之必 要技術內容」，另現行專利法施行細則第18條第2、3項規 定，「獨立項應敘明申請專利之標的及其實施之必要技術



特徵」、「…；於解釋附屬項時，應包含所依附請求項之 所有技術特徵」。
⑵智慧局發行之「專利審查基準」第一章第三節3.3.1.1指 出，上開專利法施行細則所稱之「必要技術特徵，指申請 專利之發明為解決問題所不可或缺的技術特徵」，另同章 節3. 3.1.2指出，「附屬項包含所依附請求項之所有技術 特徵，故附屬項為被依附之請求項的特殊實施方式，其申 請專利範圍必然落在被依附之請求項的範圍之內」。 ⑶據上所述，可知獨立項應載明申請專利之發明所不可或缺 之必要技術內容，而附屬項則應包含獨立項之所有技術特 徵甚明。
⑷系爭專利申請專利範圍第1項獨立項所載為達成避雨、隔 熱、散熱、排氣等多重目的之必要技術特徵為「上、下二 層浪板『均留』」空氣對流孔」，已如前述，則其第2項 附屬項之技術內容，必須落在第一項獨立項之範圍內，亦 即必須亦為「上、下二層浪板『均留』空氣流孔」。詎其 申請專利範圍第2 項附屬項竟定義「上、下二層浪板『均 不留』或『僅留上層』空氣對流孔」，與第1 項獨立項之 技術內容完全相反，亦即主張第1 項獨立項之必要技術內 容為「不必要」，顯然矛盾，則第2 項附屬項之請求內容 自不得作為系爭專利申請專利範圍之解釋。準此，系爭專 利之技術特徵自僅為上、下二層浪板「均留」空氣對流孔 ，並無「均不留」或「僅留上層」空氣對流孔之情形。 ⒍附屬項之記載應將所依附請求項之全部技術特徵包含在內， 而系爭專利之第1項獨立項與第2項附屬項就上、下二層浪板 「均留」或「不均留」空氣對流孔乙節，顯有牴觸，故系爭 專利申請專利範圍第2項附屬項應屬無效之附屬項，不能認 為係系爭專利申請專利範圍。
㈢被上訴人等並未侵害上訴人系爭專利：
⒈被上訴人等之施工方法，為因應中華汽車公司隔熱之要求， 係以傳統的隔熱方式，在上、下層浪板間，塞入2. 5cm厚的 PS斷熱板，並不留有適當之空隙。此由被上訴人等在原審審 理時，於98年4 月9 日所提答辯五狀所附被證2.之「工程承 攬契約書」附件「工程估價單暨議價紀錄表」第13項，列有 「2.5cm th PS 斷熱板（舒泰龍或同級品）工料」「18465 平方公尺」「總價2,954,400 元」，即可獲證。 ⒉被上訴人等在原審審理時，於98年4 月9 日所提答辯五狀所 附被證2.之「工程承攬契約書」第7 條第10項約定：「本工 程中屋頂雙層鋼板之施工方法為丙方依甲方隔熱、隔音需求 設計」，亦即中華汽車公司發包系爭屋頂翻修工程，因原有



廠房已有通風設計，並不要求屋頂通風，而僅要求隔熱、隔 音，所以在上、下層浪板間，塞入2.5cm 厚的PS斷熱板，並 不留有適當之空隙，如此才能達到隔熱、隔音的目的，也因 此在上、下二層浪板並沒有留空氣對流孔，與上訴人系爭專 利之施工方法不同。
⒊被上訴人中華汽車公司楊梅第一製造廠屋頂翻修工程，屋頂 施工之構成元件為「⑴上層鋼板≧0.53mm、下層鋼板≧0.47 mm。⑵上下二層間夾有ㄇ型鋼及Ｚ型鋼桁條、上下層鋼板中 間不留空隙，以PS板為絕緣隔熱。⑶上、下二層鋼板均不留 有空氣對流孔。⑷屋頂含原有屋脊設置Ａ型或Ｂ型氣樓（功 能為對流排氣）」，有原審之建築師全聯會93年6月25日之 鑑定報告可考，及鑑定人謝中原於原審到庭證實（見原審98 年6月2日言詞辯論期日筆錄，原審院卷㈤第10頁），從上開 鑑定報告及鑑定人所述，可知中華汽車公司楊梅第一製造廠 屋頂翻修工程之二層鋼板（浪板）中間並無空隙，其上亦無 「空氣對流孔」之設計，且另在原有屋脊上設置「Ａ型或Ｂ 型氣樓」 (俗稱太子樓)，以達通風效果，與上訴人系爭專 利之施工方法不同。
⒋又專利技術特徵如為先前技術，則阻卻侵害專利，所謂「先 前技術」係指專利申請日前，所有能為公眾知悉之資訊，蓋 先前技術屬公共財，任何人均可使用，不容許專利權人藉均 等論之擴張而涵蓋先前技術，故「先前技術」得為「均等論 」之阻卻事由。即先前技術不因事後有人取得相關專利權而 被禁止使用。「雙層屋頂」及「屋脊之自然通風器（俗稱太 子樓）」是否為先前之技術？原審之鑑定人謝中原證稱：「 雙層屋頂這是一個習用的技術」等語（見原審98年6月2日言 詞辯論筆錄第5頁），且上訴人於原審亦自承雙層屋頂係既 存的概念等語（見原審98年4月28日言詞辯論筆錄第3頁）； 原審鑑定人蔡蔗宏亦證稱：「（問：被告〔即被上訴人〕的 施工圖有一個所謂的Ａ型氣樓？）空氣散熱用，是所謂的太 子樓。（問：太子樓是新的概念，還是舊有的概念？）傳統 上就有。（問：據爭建物的太子樓有無隔熱、散熱效果？） 有。」等語（見原審98年6月2日言詞辯論筆錄第5、9、10頁 ），依上所述，「雙層屋頂」及「屋脊之自然通風器」均屬 先前技術。另參照建築師全聯會於98年4月28 日以建師全聯 98字第0283號函說明「有關雙層屋頂之設計與施工為亞熱帶 地區為降低屋頂熱能之民間習用工法，並無記載起源於何時 ，……屋脊自然通風器，源起民間習用之『太子樓』熱導氣 　流工法，起源時間已不可考。」等語（見原審卷㈣第222 頁 ），可知中華汽車公司楊梅第一製造廠屋頂翻修工程之廠房



屋頂採用「雙層屋頂」及「屋脊之自然通風器」，均為先前 技術，而雙層屋頂因屬先前技術，被上訴人等固有使用雙層 屋頂之技術，但因屬先前技術，故得阻卻均等論之適用。 ⒌上訴人於原審雖稱依建築師全聯會之鑑定報告，被上訴人等 所用雙層屋頂之施工方法，已侵害上訴人之專利權等語，然 該鑑定報告所採用之全要件原則分析法，並未審究本件申請 專利範圍第2 項附屬項不含第1 項獨立項之構成要件，違反 附屬項應包含所依附項數全部構件已如前述，該鑑定報告逕 予採用本件申請專利範圍之全部構件，與待鑑定物之元件進 行比對分析，其所做結論即有偏頗、不正確，且未考量先前 技術（就雙層屋頂部分）阻卻均等論之適用，故上訴人仍執 舊詞主張侵害，委無足採。
⒍中華汽車公司楊梅第一製造廠屋頂翻修案工程雖係採雙層屋 頂施工方法，然因其原有之石棉瓦材料老舊，為汰舊換新而 採用彩色鋼板再加一層鋼板，然上、下層鋼板中間夾有PS板 ，且未在浪板上留有「空氣對流孔」設計，於通風方式則係 採用傳統之太子樓及排風機（集中一處）之作法等情，被上 訴人等已提出施工設計圖等為證（見原審卷㈣第172至179頁 ），並經鑑定人證述屬實，則本件工程之待鑑定物屋頂施作 方式雖採雙層屋頂施工方法，然並未落入系爭專利之申請專