臺北高等行政法院判決 九十年度訴字第三四八號
原 告 金府皮鞋有限公司
代 表 人 甲○○○
訴訟代理人 張 靜 律師
曹英香 律師（兼送達代收人）
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 陳明邦（局長）
訴訟代理人 乙○○
丙○○
被告參加人 法商伊芙聖羅蘭公司
代 表 人 法蘭瑞．德琳
訴訟代理人 陳長文 律師
戊○○ 律師
複 代 理人 丁○○ 律師
右當事人間因商標評定事件，原告不服行政院中華民國八十九年十一月十七日台八十
九訴字第三二七五四號再訴願決定，提起行政訴訟。本院裁定命參加人參加訴訟後，
判決如左︰
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
甲、經過事實摘要：
壹、處分前事實概述：
一、原告所有之系爭商標註冊第二七七四五二號商標（圖示如後附附件Ａ所示） ，於民國（下同）七十四年四月一日獲准註冊，取得商標專用權。而指定使 用於註冊時商標法施行細則第二十八條第四十八類之靴類等商品，專用期間 至八十四年三月三十一日為止。
二、其後原告復於八十四年間申請延展註冊之專用期間，經被告核准延展註冊， 延展註冊專用期間自八十四年四月一日至九十四年三月三十一日，並刊載於 八十四年七月一日商標公報第二十二卷第十三期。 三、參加人（原名「法商‧伊芙聖羅蘭服裝設計股份有限公司」即 ＹＶＥＳ ＳＡＩＮＴＬＡＵＲＥＮＴ ＣＯＵＴＵＲＥ；現更名為「法商‧伊芙聖羅 蘭公司」即 ＹＶＥＳ ＳＡＩＮＴＬＡＵＲＥＮＴ）於八十五年一月十九 日，持如附件一、二所示之二個商標圖樣，以原告系爭商標違反七十八年七 月二十六日修正公布之商標法第三十七條第一項第六款（「商標有欺罔公眾 或致公眾誤信之虞」）及同條項第七款（「商標圖樣有相同或近似於他人著 名標章，使用於同一或同類商品者，不得申請註冊」）之規定，依據商標法 第五十二條第一項請求被告機關將系爭商標評定該註冊為無效。 Ａ、但在評定程序進行期間（即主管機關未做出評定決定之前），參加人曾於
八十五年四月二十四日具狀補呈證據資料，而在其內又檢附了如附件三所 示之商標圖樣，主張參加人曾使用該商標圖樣在鞋子商品商品上（所附之 證據資料中，使用如附件三所示之商標圖樣者，除了鞋子商品外，還有手 提包及皮夾）。
Ｂ、而這份證據資料之提出，是否意味著原參加人據以評定之商標圖樣由原來 如附件一、二所示的二個商標圖樣，變為如附件一、二、三所示的三個商 標圖樣，在當時，原告及參加人均未曾意識到此一爭點的存在。 Ｃ、不過事後再訴願機關行政院卻認為如附件三所示所示之商標圖樣，在本件 參加人原來據以申請評定的商標圖樣範圍內，並作為撤銷原處分及訴願決 定之法律上理由（後詳），往後原告與參加人對此即多所爭議。 四、被告前身「中央標準局」於八十五年九月十七日作成中台評字第八五○三三 五號商標評定書為「申請不成立」之處分，該處分憑據之理由略整理如下： Ａ、本案應適用八十二年十二月二十二日修正公布之商標法（換言之，參加人 申請評定時，引用之條文有誤）：
１、商標評定案件適用註冊時之規定，但其申請或提請評定之程序適用評決 時之規定。為商標法施行細則第四十條第二款所明定。 ２、本件商標評定案件，其申請評定之程序核應適用八十二年十二月二十二 目修正公布之商標法。又本件註冊第二七七四五二號「公成及圖」商標 係於八十四年四月一日獲准延展註冊，是其商標評定之實體部分亦應適 用八十二年十二月二十二日修正公布之商標法。 Ｂ、本件原告系爭商標與參加人據以評定如附件一、二所示之使用商標相比較 ，不該當延展時商標法第三十七條第一項第七款應予評定無效之要件。因 為：
１、被告機關早在七十五年十一月間即曾以中台評字七五六九三號商標評定 書評定參加人如附件一、二所示之商標圖樣與原告之系爭商標圖樣並不 近似，而該評定案亦因參加人前身在當時未提起行政爭訟程序而確定。 ２、且原告之系爭商標與參加人之如附件一、二所示之兩商標，二者併存註 冊迄今已十年餘，衡諸常理一般消費者對其所表彰之商品品質及產製主 體應無致生混淆誤認之虞，自無首揭法條規定之適用。 註：⑴、參加人原先主張七十八年七月二十六日修正公布之商標法第三 十七條第一項第六款之規定（「商標圖樣有欺罔公眾或致公眾 誤信之虞」）與八十二年十二月二十二日修正公布之商標法第 三十七條第一項第七款之規定（「襲用他人之商標或標章有致 公眾誤信之虞」），有其立法上之沿革。故被告之前身直接引 用上開規定加以判斷。
⑵、而參加人原先主張七十八年七月二十六日修正公布之商標法第 三十七條第一項第七款之規定（「商標圖樣有相同或近似於他 人著名標章，使用於同一或同類商品」）與八十二年十二月二 十二日修正公布之商標法第三十七條第一項第十二款之規定， 亦有其立法上沿革之關聯，但被告機關對此則未加判斷，往後
二造也從未再爭執此一事項，因此往後之爭執，均僅集中在八 十二年十二月二十二日修正公布之商標法第三十七條第一項第 七款之構成要件上，爰在此先行敘明之。
五、參加人（即評定申請人）不服，循序提起訴願亦遭駁回、不過參加人提起再 訴願後，經訴願機關行政院以八十六年九月十九日八十六訴字三五五四九決 定撤銷原訴願決定及原處分，由被告重為處分。該再訴願決定憑據之理由， 得整理如下：
Ａ、法令依據：
１、八十二年十二月二十二日修正公布之商標法第二十五條第二項第一款： 前項申請（指商標專用權之延展註冊）之核准，以該商標註冊指定商 品內實際使用之商品為限。其有左列情形之一者，不予核准： 一、有第三十七條第一項第一款至第八款情形之一者。 ２、八十二年十二月二十二日修正公布之商標法第三十七條第一項第七款： 商標圖樣有左列情形之一者，不得申請註冊：
．．．．．．．
七、襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者。 ３、八十三年七月十五日修正之商標法施行細則第三十一條： 本法第三十七條第一項第七款之適用，指以不公平競爭之目的，非出 於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註用並有致公眾誤信之虞 者；所襲用者不以著名商標或標章而使用於同一或類似商品為限。 Ｂ、事實之認定：
１、原告系爭商標圖樣與參加人如附件三所示之商標圖樣近似。二者併存市 場上，有致消費者混淆誤認之虞。
２、參加人就如附件三所示之商標圖樣，自西元一九七七年起即陸續取得奧 地利、比利時、荷蘭、盧森堡、芬蘭、法國、義大利等多國之商標註冊 ，並使用於鞋子商品上。
３、而且參加人所提如附件三所示商標圖樣之使用證據資料，均早於原告系 爭商標之申請註冊日。
４、基於以上之事證，因此得以懷疑原告系爭商標有仿襲參加人如附件三所 示之據以評定商標之可能性，而要求被告機關重為調查，乃將原訴願決 定及原處分均撤銷，命被告機關另為適法之處分。 六、但原告對於再訴願機關行政院將如附件三所示之商標圖樣列為參加人據以評 定之商標圖樣範圍內，並不服氣，而在被告機關重為審理之期間內，曾於八 十七年三月二日向被告提出補充答辯書，明確主張： Ａ、參加人提出之如附件三所示商標圖樣，在國內三年間都沒有使用之事實， 不僅應撤銷其商標註冊（其實在這個階段，原告在觀念上是有所混淆的， 本件延展註冊時商標法第三十七條第一項第七款之規定內容，本屬「使用 原則對抗註冊原則」之法例，因此判斷重點不在據以評定之商標有無註冊 ，而在其有無使用，而且使用的強度有多高而已，有無註冊，應否撤銷， 都屬本案爭點以外之事項）。而且實體法上，沒有資格作為排除原告商標
註冊之強勢使用商標。
Ｂ、至於原告系爭商標與參加人原先據以評定、如附件一、二所示之二商標圖 樣，並不近似，當然也就沒有「襲用」他人使用商標之主觀意圖可言。 貳、本案作為爭訟對象行政處分之特定：
一、作成之機關：經濟部智慧財產局。
二、作成之案號：中台評字第Ｈ八八○五二八號。 三、作成之時間：八十八年十二月三十一日。
四、行政處分之內容：
Ａ、本案應適用之法令：
１、本案應適用八十二年十二月二十二日修正公布之商標法： ａ、商標評定案件適用註冊時之規定，但其申請或提請評定之程序適用評 決時之規定。為商標法施行細則第四十條第二款所明定。 ｂ、而「註冊已滿十年之商標，違反商標法第二十五條第二項第一款規定 者，利害關係人或商標審查員得申請或提起評定其註冊為無效」，為 同法第五十二條第三項所規定。亦即對於註冊已滿十年之商標，利害 關係人得以其商標之延展註冊有不應核准之情形，對之申請或提請評 定。
ｃ、且商標專用權期間屆滿後之延展註冊，其性質屬於更新註冊，是凡對 延展註冊之商標主張其有違背規定之情形，應以延展註冊時適用之法 律為準。
ｄ、原告系爭註冊第二七七四五二號「公成及圖」商標係於七十四年四月 一日獲准註冊，其註冊已滿十年，業於八十四年四月一日獲准延展註 冊，參加人於八十五年一月十九日對之申請評定時，被評定商標註冊 已滿十年，利害關係人自得以其商標延展註冊有不應核准之事由，對 之申請評定。
ｅ、本件被評定商標既已延展註冊，其商標之評定應適用延展註冊時之商 標法，即八十二年十二月二十二日修正公佈之商標法。 ２、上開法令之正確解釋：
ａ、按「商標圖樣有襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞之情形者， 不予核准延展註冊」，為系爭商標延展註冊時商標法第二十五條第二 項第一款及第三十七條第一項第七款所明定。
Ⅱ、所謂「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞」，係指商標本身相 同或近似於他人之商標或標章，有使一般消費者誤信其所表彰之商品 來源或產銷主體而購買之虞而言。
Ⅲ、又其適用係指以不公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之 商標或標章申請註冊並有致公眾誤信之虞者；所襲用者不以著名商標 或標章而使用於同一或類似商品為限，復為同法施行細則第三十一條 所明定。
Ｂ、認定之事實：
１、參加人提出、如附件一、二、三所示的三個商標均有一定之知名度：
ａ、參加人如附件一、二所示之商標圖樣為國內的著名商標： 按參加人如如附件一、二所示之商標圖樣，依其提出之各項使用證據 資料所顯示，在我國國內極具知名度。
ｂ、參加人如附件三所示之商標圖樣，早自西元一九七七年起即陸續在奧 地利、比利時、荷蘭、廬森堡、芬蘭、法國、義大利等多國取得註冊 ，且曾實際使用在鞋子商品上。
ｃ、參酌參加人提出之商品型錄多有將如附件一、二、三所示之三個商標 圖樣並列之情形，一般消費者應可辨識附件三之商標與附件一、二之 兩商標，具有同一性，且皆為參加人用以表彰其商品之商標，三者均 具有相當之知名度，而為消費者所熟知。
２、系爭商標與如附件三所示之據以評定商標，異時異地隔離觀察易使人產 生混淆誤認：
按原告系爭商標與參加人如附件三所示之商標圖樣，二者予人之觀感均 為外文YSL 為設計主體，外觀上，構圖意匠如出一轍，異時異地隔離觀 察，難謂無使人產生混淆誤認之虞，應屬構成近似之商標。 ３、又二者所指定使用或實際使用之商品種類相近或相同，且參加人所檢附 證據之日期早於原告系爭商標之申請註冊日。客觀上難謂原告無襲用他 人先使用商標之故意，並有使消費者對其商品之產製主體或來源產生誤 信誤認而認購之危險性。
４、因此認定原告系爭商標之延展註冊符合延展註冊時商標法第三十七條第 一項第七款不得註冊之規定。
Ｃ、關於原告事實及法律主張之反駁：
１、原告所指參加人所送德國註冊有誤，並無直接證據，況不論其所指是否 屬實，最多亦只能證明申請人於德國之註冊尚須查證，要難僅以此即指 參加人所檢附之證據全部為假皆不可採。
２、原告所稱據以評定、如如附件三所示之商標圖樣有三年以上不使用之事 實，原告並未檢送該據以評定之商標有未使用及與系爭商標問可區隔分 辨之相關證據可供審酌。
３、被告中台評字第七五六九三號商標評定書係就系爭商標與如附件一、二 所示之商標是否近似而論，案情與本件有別，自難執為論據。 Ｄ、作出規制性之決定：
１、撤銷原告第00000000號系爭商標之延展註冊。 ２、與本件聯合第五九八二二六號商標及聯合審定第六九八二二０號商標因 正商標被評定無效而失所附麗，亦一併撤銷。
參、訴願救濟程序與起訴不變期間之規定之遵守： 一、原告收受原處分後，於八十九年二月一日向經濟部提起訴願，並經該部於八 十九年四月二十七日以經（八九）訴字第八九○八六八○六號訴願決定駁回 原告之訴願。
二、原告於八十九年五月三日收受訴願決定書後，於八十九年五月二十九日向行 政院提起再訴願，經該院於八十九年十一月十七日以台八十九訴字三二七五
四號再訴願決定駁回原告之再訴願。
三、原告於收受再訴願決定書後，於九十年一月十七日向本院提起行政訴訟。乙、兩造（含參加人）聲明：
壹、原告訴之聲明：
求為判決撤銷原處分（含一再訴願決定）。
貳、被告訴之聲明：
求為判決駁回原告之訴
參、參加人訴之聲明：
求為判決駁回原告之訴
丙、兩造（含參加人）之爭點：
壹、原告方面：
一、本案所應適用之法律為延展註冊時商標法之規定： Ａ、按商標專用權屆滿後之延展註冊，性質上乃係更新註冊，所適用之法律乃 延展註冊時之法律，經行政院台六十七經字第一○二四四號函函釋在案， 並為現行商標法施行細則第四十條第二款所明定。本件系爭註冊第二七七 四五二號商標係於八十四年四月一日延展註冊，而參加人於八十五年一月 十九日對之申請評定，是其商標之評定應適用延展註冊時之商標法，即八 十二年十二月二十二日修正公布之商標法第三十七條第一項第七款「襲用 他人之商標或標章有致公眾誤信之虞。」
Ｂ、而商標法第三十七條第一項第一款之適用要件，須先知有他人之商標存在 ，而有襲用他人商標之事實，然後因此襲用他人商標之事實而發生公眾誤 信之虞之結果，故襲用或搭便車之判斷時點應為申請註冊時，原告其後延 展註冊僅係基於先前之商標註冊繼續使用，欠缺襲用故意。 二、關於參加人前開如附件一所示之商標部分： Ａ、參加人不得就已認諾之如附件二、三所示之商標商標再加以爭執： １、本件參加人據以評定之商標固包括如附件一、二、三所示之商標。然一 商標一權利，而於本院九十年十月三十日準備程序中，參加人之訴訟代 理人已表明：「審定商標第九六一四四號所揭示之商標圖樣為本件據以 評定之商標，其餘商標圖樣不再爭執（應是放棄，筆錄記載應予更正） 」，故參加人僅得以如附件一所示之商標圖樣為本件據以評定商標，不 得再肆爭執其他二商標。
２、如附件一所示之商標並不是參加人之商標： 依參加人所提出之證二十二號國內註冊第九六一四四、九六一八五、九 六一四五、九六一八六號如附件一所示之商標之被告網站資料，如附件 一所示之商標均係伊芙聖羅蘭香水公司之商標，並不是參加人之商標， 參加人自不得以如附件一所示之商標為據以評定之商標。 ３、參加人並未提出於原告延展系爭商標時有單獨使用如附件一所示之商標 之證據：
依參加人所提資料可知，如附件一所示之商標均係與如附件二所示之商 標一起使用，即參加人並未提出於原告八十四年四月一日延展系爭商標
時有單獨使用如附件一所示之商標之證據，故如附件一所示之商標既未 在我國單獨使用，原告欠缺襲用或搭便車之故意，且當然亦不可能有致 公眾誤信之虞，自無商標法第三十七條第一項第七款之適用。 ４、依七十五年中台評字第七五六九三號評定書，原告系爭商標圖樣與如附 件一所示之商標圖樣不相同或近似：
雖前揭評定案之據以評定標的為如附件一所示之商標，然因現參加人所 另據以評定之附件一所示之商標為該如附件二所示之商標之顯著構成部 分，而前揭中台評字第七五六九三號評定書認為：「查本件系爭註冊第 二七七四五二號『公成及圖』商標圖樣係由中文『公成』及『YSL』所 組成，而申請人據以評定之註冊第九七四六一號商標（即如附件二所示 之商標）係由YSL-YVES SAINT LAURENT文字及重疊YSL三字母圖形組成 ，兩者相較，無論同置一處詳加比對或異時異地隔離觀察，外觀、意匠 均相去甚遠，尚無使人產生混同誤認之虞，應非屬構成近似之商標。」 顯已將如附件一所示商標也列入近似與否的比較考量中，而認不構成近 似。故既然同樣由兩種圖形構成之二商標，即由一「YSL」圖形及中文 「公成」組成之商標，與參加人如附件二所示、亦由一重疊YSL字母圖 形及外文「YSL-YVES SAINT LAURENT」組成之商標二者間不構成近似， 則現僅剩重疊YSL字母圖形即更不可能與原告系爭商標之YSL圖形及中文 「公成」組成之商標構成近似。
５、參加人根本未證明如附件一所示之商標之知名度在國內有大幅度的躍昇 ，而足使法院為不同之認定：
ａ、所有商標法第三十七條第一項各款中有關相同或近似此一構成要件， 判斷之標準應同屬靜態的圖樣比較，不應加入知名度高低之比較，無 所謂知名度高低比較的問題，否則顯與立法原意不符。 ｂ、退萬步言，若法院仍認判斷二商標是否相同或近似應加入知名度高低 之因素，則參加人理應證明其申請本件商標評定之八十三、八十四年 間與申請前揭七十五年中台評字第七五六九三號評定時之七十三、七 十四年間，其如附件一所示商標與如附件二所示商標之知名度在國內 有顯著之躍昇，足使法院認應為不同之判斷。而參加人就此只提出其 八十三、八十四年自行製作之所謂銷售報表（此報表之真實性原告否 認），而七十三、七十四年則無任何資料，參加人所提證據資料顯不 足以證明如附件一所示之商標與如附件二所示之商標，其等知名度十 年來在國內有大幅度的躍昇，而足使法院為不同之認定。況且根據參 加人所提出的所謂化粧品銷售資料，更是屬於另一家「法商伊芙聖羅 蘭香水公司」的業務，則參加人之知名度或商品銷售量為何？仍尚待 其舉證以實其說。
三、關於如附件二所示之商標：
Ａ、退萬步言，如法院認為參加人仍得就已認諾之如附件二所示之商標再加以 爭執，則關於如附件二所示之商標，因參加人據以評定之如附件二所示商 標圖樣，其外觀、意匠與系爭延展註冊之本件原告之系爭商標圖樣間之差
異甚為顯然，有七十五年中台評字第七五六九三號評定書認定在案，不構 成近似，而參加人就此並未表明不服，則既經行政處分已確定即有確定力 ，不容參加人再以未經行政法院判斷為由，就此加以爭執。 Ｂ、又如前所述，若法院仍認判斷二商標是否相同或近似應加入知名度高低之 因素，參加人亦根本未證明如附件二所示之商標在原告申請本件商標評定 之八十三、八十四年間與申請前揭七十五年中台評字第七五六九三號評定 時之七十三、七十四年間在國內之知名度有大幅度的躍昇，而足使法院為 不同之認定。
四、關於如附件三所示之商標：
Ａ、如附件三所示之商標，既未在我國取得商標註冊，亦從未在我國國內市場 使用及行銷：
１、退萬步言，如法院認參加人仍得就已認諾之如附件三所示之商標再加以 爭執，則有關如附件三所示之商標部分，此固不在七十五年中台評字第 七五六九三號商標評定書所評定之案件事實之內 ，而有另行評定之必要，惟如附件三所示之商標並沒有在國內使用： ａ、參加人所提出於法院之證據中，關於如附件三所示之商標在國內之使 用情形，僅證二十五（１）號，為「眼鏡」商品之一九九一年至一九 九四年型錄六份及進口發票九份，參加人於第二張進口發票（西元一 九九二年九月五日）上以手寫方式標示二種不同顏色之同款（編號30 ─1630）眼鏡使用到如附件三所示之商標，然比對參加人所提供之一 九九二年眼鏡商品型錄，竟根本無編號30─1630之眼鏡，究為何原因 ？
ｂ、參加人訴訟代理人亦於訴訟中陳稱如附件三所示之商標並未在國內使 用、廣告及註冊。
ｃ、綜上所述，依前揭證據可知參加人就如附件三所示之商標，既未在我 國取得商標註冊，亦從未在我國國內市場使用及行銷，而根本不為我 國消費者所知悉，原告欠缺襲用或搭便車之故意，且當然亦不可能有 致公眾誤信之虞，自無商標法第三十七條第一項第七款之適用。 Ｂ、再訴願決定、訴願決定及原處分已違法：
１、本件參加人固係以如附件二所示之商標、如附件一所示之商標、如附件 三所示之商標為據以評定商標圖樣，對原告系爭「公成及圖」商標圖樣 申請評定，然本件再訴願決定、訴願決定及原處分均以「原告系爭註冊 第二七七四五二號商標圖樣上之圖形予人觀感即為以外文『YSL』為設 計主體，其外觀與據以評定、如附件三所示之『YSL』商標圖樣相較， 構圖意匠如出一轍，異時異地隔離觀察，難謂無使人產生混同誤認之虞 ，應屬近似之商標，再訴願人以系爭商標申請延展註冊，指定使用於相 同之靴鞋商品，衡酌關係人所附據以評定商標使用資料日期早於系爭商 標申請註冊日，據以評定商標亦已為相關消費者所熟知，兩商標圖樣之 字體外觀設計極相似且使用於相同商品之情形，難謂無襲用他人先使用 之商標，並有使消費者對其商品之產製者或來源產生混淆誤信之虞，自
有違延展註冊時商標法第三十七條第一項第七款規定。」云云，而為不 利於原告之認定。
２、但其對於先決問題─即原告系爭「公成及圖」商標之商標圖樣，是否相 同或近似參加人據以評定、如附件一、二、三所示之商標，僅就其中如 附件三所示之商標商標加以認定，其餘二者均未提及，而： ａ、如附件三所示之商標業經參加人表示放棄（即不再以此為據以評定之 商標），則原處分、訴願決定、再訴願決定之作成、依據即失所附麗 。
ｂ、且參加人訴訟代理人亦於訴訟中陳稱如附件三所示之商標並未在國內 使用、廣告及註冊，則國人既不知有參加人之如附件三所示之商標， 則原告系爭「公成及圖」商標圖樣怎會與參加人之如附件三所示之商 標有致公眾誤認混淆之虞？
ｃ、故再訴願決定、訴願決定及原處分認原告之商標圖樣與參加人之如附 件三所示之商標間構成延展註冊時商標法第三十七條第一項第七款規 定：「襲用他人商標或標章有致公眾誤信之虞」，其認事用法已顯有 適用法規不當及違背論理法則之違法。
３、法院應將再訴願決定、訴願決定及原處分撤銷，而責由行政機關重為適 法之處分：
本件法院所應審究者，應為被告作成行政處分過程中，認定事實及適用 法律是否有所違誤，而如前所述，既然再訴願決定、訴願決定及原處分 已有違誤，依行政、司法、立法三權力分立之原則及行政訴訟法關於第 一審部分並未如上訴審有第二百五十八條之規定，法院自應將再訴願決 定、訴願決定及原處分均廢棄，並由行政機關重為合法之處分。 五、參加人（即伊芙聖羅蘭服裝設計有限公司）僅得以其商標為據以評定之商標 ，亦僅得以其銷售及廣告資料為據以判斷之依據： Ａ、依本件參加人之評定申請書之事實及理由之二可知，生產銷售Yves Saint Laurent（YSL）相關商品之企業，除參加人伊芙聖羅蘭服裝設計有限公司 （Yves Saint Laurent Couture）外，尚有以銷售化妝品及香水為主的法 商伊芙聖羅蘭香水公司（Yves Saint Laurent Parfums），及另有荷蘭伊 芙聖羅蘭國際公司（Yves Saint Laurent Int' B.V.）。 Ｂ、前揭三公司既為不同之法人，參加人自不得以其他公司如伊芙聖羅蘭香水 公司之商標為據以評定之商標，又參加人亦不得以其他公司如伊芙聖羅蘭 香水公司之銷售及廣告資料作為其商標使用情形之證據資料，乃屬當然。 Ｃ、故法院僅得以參加人（即伊芙聖羅蘭服裝設計有限公司）本身之商標為本 件據以評定商標，且僅得以參加人本身之銷售及廣告資料作為其商標使用 情形之證據資料，審酌本件再訴願決定、訴願決定及原處分是否違法。 六、參加人與原告二公司在台灣市場上併存多年，商品區隔明顯，無致公眾誤信 之虞：
Ａ、再退萬步言，縱使商標圖樣構成近似，亦不當然使相當數量之大眾受到近 似商標及商品之誤導，而誤認不同來源之商品來自同一來源。按商標及商
品之近似並不等於混淆之虞，前者僅是可能導致混淆之虞的原因；且前者 並無必然導致相關大眾混淆之虞，必須因商標及商品之近似而導致相關大 眾有混淆之虞的結果，商標法才有干涉的必要。 Ｂ、茲在判斷商標法第三十七條第一項第七款有無「致公眾誤信之虞」此一不 確定法律概念時，涉及多重價值判斷，即是否有相當數量之大眾受到近似 商標及商品之誤導，而誤認不同來源之商品來自同一來源，或雖知商品來 源不同，但誤認來源間有關係之虞，並非以感官即可感受到之事實或狀況 ，而涉及多種價值判斷（例如相當數量、近似、誤認）。且在有兩造當事 人之之爭議階段（如評定），商標是否有混淆之虞，應比較動態地加以判 斷，及必須斟酌其實際使用之情形、商品之價格及特性、其包裝形式、銷 售管道等其他附隨情況。
Ｃ、因原告與參加人二公司之商品銷售網路或販賣陳列之處所迥異，即原告之 靴鞋類商品係在國內坊間之皮鞋店銷售，遍布在台灣之台北縣市、基隆市 、新竹市、苗栗市、豐原市、台中縣市、南投縣、彰化縣員林鎮、嘉義市 、台南市及高雄市之坊間皮鞋店銷售，參加人之商品則係在百貨公司專櫃 銷售，再衡諸消費者對商品種類價格及其性質之注意程度，即原告之商品 以平實價格銷售，且僅銷售靴鞋類商品，參加人之商品則係以高單價銷售 ，銷售眾多商品，但並未在國內銷售靴鞋類商品，又參加人與原告二公司 在台灣市場上併存多年，商品區隔明顯，故縱使參加人據以評定之商標與 原告系爭商標圖樣構成近似，亦無致公眾誤信之虞。 七、已盡斟酌之能事，仍難以決斷時，應保護原告既存之註冊商標： Ａ、原告系爭「公成及圖」商標自原告於七十年十一月二十四日公司設立，於 七十三年八月三日提出申請，於七十四年四月一日獲准註冊，並於八十四 年四月一日獲准延展註冊，迄今在國內使用行銷至少已超過二十年，期間 投注之心血無數，已取得一定之市場效能及商業價值。 Ｂ、衡諸經驗法則與論理法則，對於已在台灣註冊之商標，其商標專用權人往 往已將合法取得之商標使用於交易上，對之有行銷廣告之投資，該商標亦 已取得一定之市場效能及商業價值，當然也較值得保護。 Ｃ、商標手冊第四十三頁「12.判斷商標之近似，已盡斟酌之能事，而仍難以 決斷時，申請案、異議案均認為近似，評定案認為不近似」，又「有懷疑 時，應保護商標註冊人」（doubt resolved in favor of registrant） 原則，亦是美國商標法上之基本原則，最早可回溯到一九一五年Learned Hand法官所作的判決（參原證九）。故被告判斷系爭商標是否已符合「襲 用他人之商標．．．有致公眾誤信之虞」，如已盡斟酌之能事，而仍難以 決斷時，評定案應基於既存註冊商標「公成及圖」之保護，為評決不成立 ，即有懷疑時應保護商標註冊人即原告。
貳、被告方面：
一、按商標圖樣有「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者」之情形者不予 核准延展註冊，為本件商標延展註冊時商標法第二十五條第二項第一款及第 三十七條第一項第七款所明定。所謂「襲用他人之商標或標章有玫公眾誤信
之虞者」，係指商標本身相同或近似於他人之商標或標章，有使一般消費者 誤信其所表彰之商品來源或產銷主體而購買之虞而言。又本款之適用指以不 公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人己使用之商標或標章申請註冊並有 致公眾誤信之虞者；所襲用者不以著名商標或標章而使用於同一或類似商品 為限，復為同法施行細則第三十一條所明定。
二、查參加人前開如附件一、二所示之商標，係參加人所首創使用於其設計製造 之各種高級時裝商品上，並進而使用於各式男女皮鞋、皮包、皮帶、香水等 隨身用品，該商標除早於西元一九六二年起即陸續於數十個國家地區取得註 冊外，並取得國際註冊，自六十七年亦陸續於我國獲准註冊第九六一四四、 九六一八五、九八三九四、一一五二四八、一一八九○○號．．．等二十餘 件商標專用權使用於各類商品，其產品透過報紙及雜誌廣告宣傳促銷，堪認 己為一般消費者所熟知，凡此有參加人檢送之產品型錄影本、世界各國註冊 資列表及部分註冊資料影本、廣告及發票影本、YSL專題報導影本、進口我 國發票及廣告影本等證據資料附卷可稽。而參加人除上述如附件一、二所示 之商標外，其自西元一九七七年起亦陸續以如附件三所示之商標陸續在澳地 利、比利時、荷蘭、盧森堡、芬蘭、法國、義大利等多國取得註冊，使用於 鞋子商上，此亦有參加人所檢送之註冊證及報紙雜誌廣告影本與使用於鞋子 商品錄等證據資料附卷可證。參酌前述商品型錄多有將如附件三所示之商標 與如附件一、二所示之商標並列之情形以觀，一般消費者應可辨識三個商標 均具有同一同一性，且皆為參加人用以表彰其商品之商標，並具有相當之知 名度。
三、次查原告系爭註冊商標，其商標圖樣上之圖形予人之觀感即為以外文YSL為 設計主體，其外觀與據以評定、如附件三所示之商標圖樣相較，構圖意匠如 出一轍，異時異地隔離觀察，難謂無使人產生混淆誤認之虞，應屬構成近之 商標。從而本件原告以系爭商標申請延展註冊，且指定使用於相同之靴鞋商 品，衡酌參加人所檢附證據之日期早於系爭商標之申請註冊日，且據以評定 之如如附件三所示之商標亦已為相關消費者所熟知，兩商標圖樣之字體外觀 設計極近相似及使用相同之商品等情形，客觀上難謂無襲用他人先使用之商 標，並有使消費者對其商品之產製主體或來源產生誤信誤認而認購之虞，自 有首揭法規定之適用。
參、參加人方面：
一、程序部分：
Ａ、捨棄須於言詞辯論時由原告為之，且須就訴訟標的為之。本案據以評定、 如附件一、二、三所示之三商標，並非訴訟標的，自無捨棄之問題。 「當事人於言詞辯論時為訴訟標的之捨棄或認諾者，以該當事人具有處分 權及不涉及公益者為限，行政法院得本於其捨棄或認諾為該當事人敗訴之 判決。」行政訴訟法第二百零二條定有明文。所謂「捨棄」，乃是原告對 於法院之單方的表示：其訴訟請求權全部或部分不存在。換言之，捨棄乃 原告承認自已之訴訟上請求無理由之訴訟上陳述。準此，「捨棄」欲發生 行政訴訟法上之效果，須具備下列要件：
（一）須就訴訟標的為之；
（二）須由原告於言詞辯論時為之；
（三）須原告具有處分權而不涉及公益。
於本件與上述要件不符，自無原告所指「捨棄」可言，分述如下： １、捨棄須就訴訟標的為之：
本件係撤銷訴訟，性質上乃屬形成訴訟，故訴訟標的即為行政處分與訴 願決定，本件據以評定、如附件一、二、三所示之三商標僅為攻擊防禦 方法，而非訴訟標的，自非捨棄之標的。
２、捨棄須由原告於言詞辯論時為之：
退一步言，縱參加人於法院九十年十月三十日準備程序中表示『註冊商 標第九六一四四號所揭示之商標圖樣（即如附件一所示之商標圖樣）為 本案據以評定之商標，其餘商標圖樣（即如附件二、三所示之商標不再 爭執』，然該陳述非由原告為之，且非於言詞辯論時為之，自無捨棄可 言，不生捨棄之效力。
３、須原告具有處分權而不涉及公益：
商標具有表彰品質之功能，故消費者對於某商標，即認為具有一定之品 質，不會與其他商品相混淆，而往往即不再探究其生產者，就此而言， 商標實可幫助消費者辨識而避免混淆，具有某種程序之公益性，評定制 度即是建立於此公益之基礎上。因此，縱暫置「捨棄」之主體為原告不 論，如參加人得就據以評定、如附件一、二、三所示之三商標加以處分 ，則原告之系爭商標將可能獲准註冊，不免與據以評定之三商標相混淆 ，將與商標評定制度係為維護公益之目的有違，自為法所不許。 Ｂ、更何況，被告於本案訴訟程序中，均未就參加人據以評定、如附件一、二 、三所示之三商標表示意見，故縱參加人於法院九十年十月三十日準備程 序中就如附件二、三所示之商標為不再爭執之陳述即屬捨棄，其效力亦不 及於被告。
二、實體部分：
Ａ、原告之系爭註冊第二七七四五二號商標（即「公成商標及圖」）違反申請 延展當時商標法第三十七條第一項第七款之規定： １、延展註冊評定所適用之法律為延展註冊時之法律： 參加人於八十五年一月十九日申請評定時，原告之系爭註冊第二七七四 五二號商標註冊已滿十年並早於八十四年延展註冊，是該評定應適用八 十二年十二月二十二日修正公布之商標法第三十七條第一項第七款規定 ：商標圖樣「襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者」，不得申請 註冊。且所謂「襲用」，依前揭商標法施行細則第三十一條，係指以不 公平競爭之目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標或標章申請註冊 並有致公眾誤信之虞者而言。該款之規範意旨在杜絕剽竊襲用他人之商 標或標章以冀圖獲准註冊之僥倖歪風，目的在建立正當之商標秩序，故 其適用不以所襲用者係著名商標或標章為限，亦不以使用於同一商品或 類似商品為限，合先敘明。故本案爭點在於（１）原告之系爭商標與參
加人據以評定商標是否具有近似性，（２）原告於延展註冊時，主觀上 有無攀附參加人商譽，打算「搭便車」而「襲用參加人商標」之故意， 以及（３）倘容許原告之系爭延展註冊「」商標與參加人據以評定商標 在國內銷售市場上併存使用時，有無「致公眾誤信之虞」。茲分別說明 如後。
２、原告之系爭商標與參加人據以評定、如附件一、二、三所示之商標確屬 近似。
ａ、原告系爭商標與參加人據以評定、如附件所三示之商標構成近似： 依「商標近似審查基準」，商標在外觀、觀念或讀音方面有一近似者 ，即為近似之商標。就讀音而言，原告系爭商標上之外文與參加人據 以評定、如附件三所示之商標圖樣上之外文圖樣均很清楚地顯示其由 Ｙ、Ｓ及Ｌ組成，讀音完全相同，在交易場所連貫呼唱時，極易使消 費者發生混淆誤認，應屬近似商標。尤其，再就外觀以論，原告系爭 商標圖樣上之外文與參加人據以評定希臘字體「」商標之構圖意匠如 出一轍，異時異地隔離觀察，難謂無使人產生混淆誤認之虞，兩商標 亦應構成近似。
ｂ、原告系爭商標與參加人據以評定、如附件所一示之商標構成近似： 就讀音而言，原告系爭「」商標上之外文與參加人據以評定重疊字體 商標圖樣上之外文很清楚地顯示其由Ｙ、Ｓ及Ｌ組成，讀音完全相同 ，在交易場所連貫呼唱時，極易使消費者發生混淆誤認，應屬近似商
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