臺北高等行政法院判決 九十年度訴字第二○○六號
原 告 瑞士商．雀巢製品股份有限公司
(Societ
S.A.)
代 表 人 珍－皮耳 梅得(商標事務總理)
(Jean-P
訴訟代理人 陳長文律師
蔡瑞森律師
被 告 經濟部
代 表 人 林義夫部長）
訴訟代理人 乙○○
參 加 人 甲○○○○○○
訴訟代理人 丙○
右當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國九十年一月三日經（九○）訴
字第○九○○六三○○四六○號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定允許參加人
獨立參加本件被告之訴訟。本院判決如左：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
緣原告前於民國（以下同）八十八年八月二十日以「寶島新樂園」商標（以下簡稱系爭商標，如附圖一），指定使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第三十類之冰、冰棒、雪糕、冰淇淋．．．等商品，向原處分機關經濟部智慧財產局申請註冊，經該局核准列為註冊第八九二六○八號商標。嗣參加人以該註冊商標有違註冊時商標法第三十七條第十二款及第十三款之規定，並檢具註冊第七○五二五四號「寶島」商標（以下簡稱據以評定商標，如附圖二）為證據，對之申請評定，經該局審查，於八十九年八月十六日以中台評字第八九○一九六號商標評定書為申請不成立之處分。參加人不服，經由該局向被告提起訴願，案經被告審議，認本件有訴願法第二十八條第二項規定之情事，遂於八十九年十月二十七日以經（八九）訴字第八九○六三五三九號函踐行通知原告參加訴願暨表示意見之法定程式，原告業於八十九年十一月二十二日向被告提出參加訴願理由書，表示意見，嗣被告作成「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之決定。原告不服，遂向本院提起行政訴訟，並經本院裁定允許參加人獨立參加本件被告之訴訟。茲摘敘兩造及參加人之訴辯意旨如左：
甲、原告方面：
一、聲明：求為判決
１、訴願決定撤銷。
２、命被告對於「甲○○○○○○○就經濟部智慧財產局八十九年八月十六日中台評 字第Ｈ00000000號商標評定書所為評定申請不成立之處分所提起之訴願
」作成訴願駁回之決定。
３、訴訟費用由被告負擔。
二、陳述：
１、商標法第三十七條第十二款部分：
⑴、商標法第三十七條第十二款固規定：「商標圖樣相同或近似於他人同一商品或類 似商品者，不得申請註冊」，惟本條之適用以商標圖樣相同或近似為前提，而商 標是否近似以具有普通知識經驗之商品購買人，於購買時施以普通所用之注意， 猶有混同誤認之虞為斷。且商標在外觀、觀念或讀音方面有一近似者，方為近似 商標，此有前行政法院（現改制為最高行政法院）十五年判字第九一一號，以及 行政院七十四年十月二日台七十四經字第一八○六八號函修正之商標近似審查基 準可稽。
⑵、系爭商標與據以評定商標不論就外觀、讀音或觀念而言均非近似，難謂有違反前 揭法條之規定，析述理由如後：
原告核准註冊之商標「寶島新樂園」由五個字所組成，而據以評定商標則由「寶 島」兩個字所組成，兩商標長短有別，相同部分僅佔系爭商標之五分之二，未過 半數，就外觀而言，二商標非屬近似，自無疑義。再就觀念而言，「寶島」係台 灣之美稱，故據以評定商標傳達之意念為「台灣」而已；反觀「寶島新樂園」則 為「台灣之新樂園」之意，寶島僅為形容新樂園之地點，整個商標之重點以及主 要傳達者為「新樂園」，故二商標非屬觀念近似，足堪認定。⑶、被告於其訴願決定書上以二商標皆有寓目明顯之中文「寶島」，於異時異地隔離 觀察，難謂無使一般消費大眾產生混淆誤認之虞，應構成近似。惟查，中文「寶 島」一詞，非參加人所獨創，一般人於日常生活中均常使用，尤其經原告查詢原 處分機關經濟部智慧財產局之商標註冊資料發現，以「寶島」二字或以「寶島」 二字結合其他文字作為商標而獲准註冊者高達近百件，其中包括註冊第八六八七 二一號「寶島真有味」、註冊第一三一五六一號「寶島第一家上讚」、註冊第一 一二八九七號「寶島運動廣場」、註冊第一○二七九八號「寶島曼波」、註冊第 八四四八三二號「寶島果冠」、註冊第八三七○四五號「寶島」，其中註冊第八 六八七二一號「寶島真有味」、註冊第八四四八三二號「寶島果冠」及註冊第八 三七○四五號「寶島」，甚至註冊專用於食品類商品，足證「寶島」一詞確為國 人喜用之商標，因其使用過於廣泛，識別力自然減弱。因此，二商標不得僅因含 有相同之「寶島」二字即認定為近似商標，而置系爭商標之其他部分於不顧，仍 應就二商標整體以及其他部分一同觀察比較，方符事理。⑷、原告於實際使用系爭商標時，均係五個字一起使用，大小相同，字體一樣，外圍 並飾有一橢圓形圖樣，將五個字緊緊結合一體，原告於使用時並無任何客觀事實 ，顯現系爭商標係分成二獨立部分。因此，被告於認定近似時，擅將系爭商標分 別成「寶島」與「新樂園」二部分，實屬其主觀之作法，欠缺根據。「寶島新樂 園」與「寶島」二字，如前所述，相同者僅「寶島」二字，該二字既非參加人所 創，復經甚多廠商所使用，倘僅因該二字相同，即認該二商標近似，將導致任何 商標只要含有「寶島」二字皆不得註冊，則「寶島」二字將完全由參加人獨佔， 此種審查標準其不妥之處，不言而喻。
２、商標法第三十七條第十三款部分：
參加人於訴願時主張系爭商標係以據以評定商標作為系爭商標之一部分所組成， 而有違反商標法第三十七條第一項第十三款之情事，亦係不當解釋該條所得之錯 誤結論。商標法第三十七條第十三款中之「以他人註冊商標作為自己商標之一部 分」，依經濟部智慧財產局所發布之商標手冊，係指以他人註冊商標之全部，作 為自己商標「可獨立之部分」之情形而言。本件原告獲准註冊的商標「寶島新樂 園」係由五個字體及大小完全相同之國字排成一列所組成，五個字為一不可分割 之整體，「寶島」二字於系爭商標中，並非特別突出或由不同字體組成，自不可 認定為本件商標之獨立部分。參加人強將系爭商標分裂為「寶島」及「新樂園」 二部分，而謂「寶島」為系爭商標之獨立部分，顯與事實不合。此由經濟部智慧 財產局於評定決定書中亦認定本件情形無該款之適用亦得資證明。３、綜上，原告獲准註冊之商標無違反商標法第三十七條第十二款及第十三款之情事 ，被告認事用法均有嚴重違誤，請判決如原告訴之聲明。乙、被告方面：
一、聲明：求為判決如主文所示。
二、陳述：
１、系爭商標圖樣與據以評定商標圖樣相較，皆有寓目明顯之中文「寶島」，而系爭 商標圖樣上之文字為「寶島新樂園」五字，然「寶島」與「新樂園」並無必然之 聯結關係，故就二者之整體外觀於異時異地隔離觀察或實際交易隔離唱呼之時， 難謂無使具普通知識經驗之購買人產生混淆誤認之虞，二者應屬構成近似之商標 ，復均指定使用於冰棒、冰淇淋等同一或類似商品，自有系爭商標註冊時商標法 第三十七條第十二款規定之適用。
２、至原告所舉以「寶島」二字或以「寶島」二字結合其他文字作為商標而獲准註冊 之諸案例，核其案情與本件尚屬有別，依商標審查個案拘束原則，自不得相提並 論，執為本件有利之論據。
３、據上論結，被告所為之訴願決定並無違誤，請判決如被告答辯之聲明。丙、參加人之陳述：
１、關於商標法第三十七條第十二款部分，原告主張以「寶島」二字或以「寶島」二 字結合其他文字作為商標而獲准註冊者很多，但在冰品商品類別，並無「寶島． ．．」系列之商標。
２、「寶島」與「臺灣」其實可以劃上等號，而「寶島」與「新樂園」為獨立之文字 ，「寶島」既為參加人之據以評定商標，則「新樂園」與「寶島」加起來，即違 反商標法第三十七條第十三款以他人商標之全部作為自己商標之一部分之規定。３、綜上所述，原告違反商標法第三十七條第十二、十三款規定，請判決駁回原告之 訴。
理 由
一、按商標圖樣相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者，不得申請註冊 ，為系爭商標註冊時商標法第三十七條第十二款所明定。而衡酌兩商標圖樣是否 構成近似，依同法施行細則第十五條第一項之規定，應以具有普通知識經驗之購 買人，於購買時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之。
二、本件原告訴稱，系爭商標圖樣「寶島新樂園」由五個字所組成，而據以評定商標 圖樣則由「寶島」兩個字所組成，兩商標圖樣上之文字長短有別，相同部分僅佔 系爭商標圖樣五分之二，就外觀而言，二商標非屬近似。再就觀念而言，「寶島 」係臺灣之美稱，故據以評定商標傳達之意念為「臺灣」而已；反觀「寶島新樂 園」則為「臺灣之新樂園」之意，寶島僅為形容新樂園之地點，整個商標之重點 以及主要傳達者為「新樂園」，故二商標觀念亦非近似。又以「寶島」二字或以 「寶島」二字結合其他文字作為商標而獲准註冊者高達近百件，足證「寶島」一 詞確為國人喜用之商標，因其使用過於廣泛，識別力自然減弱。因此，二商標不 得僅因含有相同之「寶島」二字即認定為近似商標，而置系爭商標之其他部分於 不顧，仍應就二商標整體以及其他部分一同觀察比較，方符事理。另系爭商標圖 樣「寶島新樂園」係由五個字體及大小完全相同之國字排成一列所組成，五個字 為一不可分割之整體，「寶島」二字於系爭商標中，並非特別突出或由不同字體 組成，自不可認其為系爭商標之獨立部分。從而，系爭商標並無其註冊時商標法 第三十七條第十二款及第十三款規定之情事云云。被告則辯稱，系爭商標圖樣與 據以評定商標圖樣相較，皆有寓目明顯之中文「寶島」，而系爭商標圖樣上之文 字為「寶島新樂園」五字，然「寶島」與「新樂園」並無必然之聯結關係，故就 二者之整體外觀於異時異地隔離觀察或實際交易隔離唱呼之時，難謂無使具普通 知識經驗之購買人產生混淆誤認之虞，二者應屬構成近似之商標，復均指定使用 於冰棒、冰淇淋等同一或類似商品，自有系爭商標註冊時商標法第三十七條第十 二款規定之適用。至原告所舉以「寶島」二字或以「寶島」二字結合其他文字作 為商標而獲准註冊之諸案例，核其案情與本件尚屬有別，依商標審查個案拘束原 則，自不得相提並論，執為本件有利之論據等語。三、本院認，系爭商標圖樣與據以評定商標圖樣相較，就二者之外觀予以審視，皆有 寓目明顯之中文「寶島」，而系爭商標圖樣上之文字為「寶島新樂園」五字，然 「寶島」與「新樂園」並無必然之聯結關係，故就二者之整體外觀於異時異地隔 離觀察或實際交易隔離唱呼之時，難謂無使具有普通知識經驗之購買人，於購買 時施以普通所用之注意，有混同誤認之虞，二者應屬構成近似之商標，復均指定 使用於冰棒、冰淇淋等同一或類似商品，自有系爭商標註冊時商標法第三十七條 第十二款規定之適用。訴願決定機關以原處分機關經濟部智慧財產局未審及此， 即遽為申請不成立之處分，顯有未洽，參加人執此指摘，請求撤銷原處分，尚非 全然無據，而為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之決定，核無不 合。至原告所舉以「寶島」二字或以「寶島」二字結合其他文字作為商標而獲准 註冊之諸案例，核其案情與本件尚屬有別，依商標審查個案拘束原則，自不得相 提並論，執為本件有利之論據。是原告之主張均不足採，而被告以九十年一月三 日經（九○）訴字第○九○○六三○○四六○號為「原處分撤銷，由原處分機關 另為適法之處分」之決定，洵無違誤，原告徒執前詞爭議，訴請撤銷訴願決定， 並命被告對於「甲○○○○○○○就經濟部智慧財產局八十九年八月十六日中台 評字第Ｈ00000000號商標評定書所為評定申請不成立之處分所提起之訴 願」作成訴願駁回之決定，均無理由，應予駁回。四、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段判決如主文。
中 華 民 國 九十一 年 五 月 十五 日 臺 北 高 等 行 政 法 院 第 三 庭
審 判 長 法 官 徐 瑞 晃
法 官 李 得 灶 法 官 吳 慧 娟右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 九十一 年 五 月 十五 日 書 記 官 林 玉 卿
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