最高法院民事判決 九十九年度台上字第一八二八號
上 訴 人 日商蘿絲歐尼爾丘比國際股份有限公司
法定代理人 乙○○○
訴訟代理人 徐 宏 昇律師
被 上訴 人 元寧貿易有限公司
兼 法 定
代 理 人 甲 ○ ○
共 同
訴訟代理人 楊 祺 雄律師
劉 法 正律師
上列當事人間請求損害賠償等事件，上訴人對於中華民國九十八
年四月三十日智慧財產法院第二審判決（九十七年度民著上字第
二號），提起上訴，本院判決如下：
主 文
原判決廢棄，發回智慧財產法院。
理 由
本件上訴人主張：伊因著作權人乙○○○專屬授權而擁有「Kewpie」（下稱邱比特）之衍生著作權，乃於民國九十二年六月一日與被上訴人元寧貿易有限公司（下稱元寧公司）簽訂授權契約，授予該公司衍生著作權，嗣並依約提供邱比特著作之電子檔光碟片及各種供授權業務使用之報表及文件予元寧公司，復於九十二年七月五日簽訂商標使用契約（下稱商標使用契約），允由元寧公司使用如該契約附件所示之商標。詎元寧公司自九十三年一月起即有諸多違反契約約定之情形，且未支付九十四年之權利金，經伊發函催告，拒不改善，伊遂於九十三年八月三十日發函終止授權契約。契約終止後，元寧公司已無權使用伊基於契約所授予之智慧財產權，自不得販賣或使用附有上述邱比特智慧財產權之商品，且不得授權第三人使用或以其他方式利用上述智慧財產權，乃元寧公司繼續為之，伊自得依契約、侵權行為及不當得利等法律關係而為請求；而被上訴人甲○○為元寧公司之負責人，依公司法第二十三條第二項規定，亦應負連帶責任等情，爰求為判命㈠被上訴人連帶給付日幣三百萬元、新台幣五十萬元，及日幣部分自九十四年一月一日起，新台幣部分自起訴狀繕本送達翌日起，均按法定利率計算之利息，並停止重製或散布儲存於如第二審上訴狀附表（下稱附表）一所示光碟片之影像。㈡元寧公司將如附表二所列之商標移轉予伊，及取消其註冊之kewpie-love.com.tw網域名稱，暨賠償伊律師費日幣二百四十六萬六千二百四十元、新台幣三十萬元及其利息之判決。
被上訴人則以：系爭授權契約係以美國著名插畫家Rose O'Neill女士（下稱蘿絲歐尼爾）所創作之邱比特著作為授權客體，惟該
邱比特著作權已屬公共財，元寧公司因上訴人誆稱其擁有該邱比特著作之授權，始簽訂授權契約，依日本民法第九十五條之規定，該授權契約因違反契約一般要件而無效。又上訴人繪本之邱比特娃娃完全抄襲自蘿絲歐尼爾之原始創作，不具原創性，自非衍生著作，亦不得本於該項著作權而為請求等語，資為抗辯。原審維持第一審所為上訴人敗訴之判決，駁回其上訴，無非以：涉外民事法律適用法第六條第一項規定，法律行為發生債之關係者，其成立要件及效力，依當事人意思定其應適用之法律。同法第八條、第九條第一項則分別規定關於無因管理、不當得利或其他法律事實而生之債，依事實發生地法；關於由侵權行為而生之債，依侵權行為地法。本件上訴人為日本公司，被上訴人為我國公司及自然人，關於上訴人主張之不當得利及侵權行為部分，因事實發生地及侵權行為地均在我國，依上開規定，應依我國法；關於契約之效力、成立要件，依當事人意思即授權契約第十條第一項前段約定，應依日本法。次查，上訴人與元寧公司於九十二年六月一日訂立授權契約，乙○○○於同年七月五日與元寧公司訂立商標使用契約，嗣上訴人與乙○○○分別於九十三年八月三十日、同年十一月十七日終止各該契約等情，為兩造不爭之事實。上訴人雖主張乙○○○之邱比特著作屬衍生著作，依著作權法享有著作權云云，惟著作權法第三條第一項第一款規定「著作：指屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作」，所稱之創作，須具有原創性，足以表現作者之個性或獨特性之程度者，始受著作權法之保護；如其精神作用之程度甚低，不足讓人認識作者之個性，亦或係拼湊堆砌既存材料，則不得為著作權之客體。是著作權法第六條第一項雖規定就原著作改作之創作為衍生著作，以獨立之著作保護之，亦須該衍生著作具備原創性始足當之。經比對上訴人提出之乙○○○著作之四本畫冊及蘿絲歐尼爾原創之邱比特作品，乙○○○之著作，其娃娃之眼、眉、口、手之形狀與蘿絲歐尼爾之原創大同小異，無法顯現其個別性，即不具備原創性；雖乙○○○將邱比特原創施以不同顏色，但不僅其內面形式存有蘿絲歐尼爾原創之表現形式，且其外面形式亦未變更蘿絲歐尼爾原創之表現，兩者並未呈現不同構圖、對比、色調等美術技巧，予讀者之感官刺激尚無差異，難認係以其他方法就邱比特原著另為創作。再比對乙○○○著作與市面上各種各樣邱比特圖形，在造型、色澤、意境之呈現上均如出一轍，「整體觀念及感覺」屬實質近似，既係拼湊堆砌既存材料，自不得為著作權之客體。參以上訴人提出之畫冊，封面及封底明白標示本系列叢書之作者為蘿絲歐尼爾，由北川美佐子翻譯，顯亦自承僅係翻譯他人著作，是上訴人主張其有衍生著作權云云，尚無可採。上訴人雖提出謝銘洋教授出具之法律意見，謂乙○○○之著作色彩豐富，
具有獨立創作性云云，惟謝銘洋教授僅係以上訴人提供之圖樣為比對，並未看過市面上各種各樣的邱比特娃娃之彩色圖片、產品及被上訴人提出之各種資料（包括蘿絲歐尼爾原創之彩色邱比特及將邱比特重新上色製成之明信片與網際網路展示之各種邱比特著色後之圖形），其為判斷基礎之資料不齊全，所出具之意見即非可採。關於系爭授權契約之效力部分，依日本學界通說，契約內容之一般有效要件為確定性、實現可能性、適法性及社會妥當性四要件，欠缺前開有效性要件之契約，屬無效之契約。而所謂契約之實現可能性，係指在契約成立之時點，給付為可能而言。查上訴人於九十二年間向元寧公司稱其取得蘿絲歐尼爾創作邱比特角色之授權，被上訴人始先後簽署授權契約及商標使用契約，此觀授權契約第一條第一款及第二款約定「本合約所稱：⑴角色（標的）：係指任何由蘿絲歐尼爾原創之角色，及／或其名稱或標示；⑵智慧財產權：指關於本角色（標的）之任何智慧財產權，包括但不限於著作權、商標權或新式樣專利」等語即明。系爭授權契約之標的既為由蘿絲歐尼爾原創之邱比特角色所生之智慧財產權，非上訴人所稱之該邱比特原創角色之衍生著作權，亦非邱比特角色整體經營模式之授權，則上訴人對於蘿絲歐尼爾原創之邱比特角色，有無智慧財產權可授與他人，以及契約標的是否具有實現可能性，即為判斷契約有效與否之要件。而經被上訴人於九十五年九月十四日向美國著作權局詢問結果，蘿絲歐尼爾創作之邱比特係於西元一九二三年一月一日前發行，在美國係不受著作權保護之客體，是邱比特原創在我國亦屬不受保護之外國人著作，而為公共財。系爭授權契約之核心權利，無論在日本或我國既均為不受法律保護之公共財，不屬於上訴人所有，上訴人亦無邱比特之衍生著作權，復未舉證證明其擁有蘿絲歐尼爾原創之邱比特角色之其他智慧財產權，另商標使用契約所授予者又係乙○○○個人在我國註冊之商標，非上訴人之商標，可見上訴人並不具有蘿絲歐尼爾原創之邱比特角色所生之任何智慧財產權（包括著作權及衍生著作權、商標權及專利權）得授予元寧公司使用，則系爭授權契約不具實現可能性，依日本法之規定，該授權契約即屬無效。另被上訴人雖抗辯上訴人向伊誆稱其擁有蘿絲歐尼爾原創邱比特之著作權，伊因錯誤或受上訴人詐騙始簽訂系爭授權契約云云。惟由元寧公司於九十二年三月二十七日致函上訴人表示「如我們所知，蘿絲女士已去世多年，而且Kewpie的圖稿亦已失去著作權保護」等語，可知被上訴人對於蘿絲歐尼爾之著作是否受著作權保護應有所悉，且授權契約第七條第一項第四款明定「所有本合約之智慧財產權或其所生之利益，可能已為或將為無效、終止或撤銷，授權人對此不作任何明示或默示擔保」，足見上訴人並未擔保對於蘿絲歐尼爾之著作有著作權，且於契約中
明文排除擔保，上訴人既於契約中明確告知，當無隱瞞及誆騙被上訴人之情事，被上訴人上開主張，尚無可採。再上訴人雖主張伊自九十一年十二月陸續交付元寧公司之光碟片均為載有邱比特角色之電子檔，且於九十三年九月二十九日、同年十二月二十八日至元寧公司展示中心購得之產品，其上均使用伊提供之圖檔，另丘比部屋餐廳之擺設及用品，亦均使用該圖形云云，並提出原證24至27、原證72至77等之電子郵件、國際快遞收據、原證15、16圖片、原證32至65之照片、統一發票等件為證。惟原證24至27之電子郵件，只能證明上訴人曾提供一張具有少數不清楚圖檔之MO片予元寧公司，不能證明該公司之商品、包裝、廣告及網站上使用之圖檔全為上訴人所提供；就原證15、16圖形，上訴人未說明侵害其何圖樣之著作權；另所提出購買元寧公司產品之統一發票，與其所稱購買之產品品名、數量不相同，原證47至55之照片，亦僅為丘比部屋餐廳內之擺設及用品，無法證明係上訴人授權使用者。而被上訴人否認上開產品之邱比特圖形係依上訴人交付之光碟製作，且元寧公司產品、網頁上之邱比特圖形，與蘿絲歐尼爾原創之邱比特圖形，亦多有雷同之處，是元寧公司辯稱其產品之創作構想均來自於蘿絲歐尼爾原創之邱比特作品，尚非無據，上訴人主張其自九十一年十二月陸續交付元寧公司載有邱比特角色電子檔之光碟片，元寧公司之產品使用其提供之圖檔等情，則無可採。綜上所述，上訴人就邱比特之著作並無著作權或衍生著作權，則其以元寧公司使用其智慧財產權及其他授權，應返還不當得利及負侵權行為損害賠償責任云云，即屬無據；且其於第一審九十七年五月十五日言詞辯論期日已陳明就被上訴人侵害商標權部分不再請求，亦不得再依據該權利而為主張，是其依侵權行為、不當得利之法律關係，請求被上訴人連帶給付日幣三百萬元、新台幣五十萬元及其利息部分，即難謂有據。其次，被上訴人自始否認有任何重製或散布上訴人所稱光碟片影像之行為，並於第一審已寄還上訴人曾交付之MO片，而上訴人主張其自九十一年十二月間起陸續交付元寧公司載有邱比特角色電子檔之光碟片，為不足採，已如前述，則其請求被上訴人停止重製或散布儲存於伊所交付之光碟片之影像部分，亦無從准許。上訴人復請求元寧公司移轉其在智慧財產局註冊之如附表二所列之商標，惟系爭授權契約係屬無效，則上訴人依據該契約而為該項請求，原屬無據；縱認該契約有效，然契約角色限縮在由蘿絲歐尼爾原創之「Ke wpie」角色，所涉及之智慧財產權自限於與之有關部分，而附表二所列之商標「秋比」或「丘比」於讀音及中英文表達均有所不同，自與系爭授權契約無關，非屬授權契約涵攝範圍，上訴人之請求仍屬無據。另授權契約無效，上訴人依該契約第七條第二項或日本民法第四百十四條規定，請求元寧公司取消其註冊之
kewp ie-love.com.tw網域名稱部分，原無理由，遑論上訴人亦未說明該註冊之網域名稱侵害其何種具體之智慧財產權；另其基於無效之授權契約第九條第六項及日本民法第四百十五條、第四百十六條規定，請求元寧公司給付律師費本息部分，尤無所據；且上訴人對於蘿絲歐尼爾原創之邱比特角色，既無任何智慧財產權可授予他人，已如前述，則上訴人亦屬違約之一方，自非屬授權契約第九條第六項所稱無過失之一方，亦不得依據該項約定而為請求等詞，為其判斷之基礎。
惟按解釋私人之契約應通觀全文，並斟酌立約當時之情形，以期不失立約人之真意。原審依據系爭授權契約第一條之文字而為解釋，認該契約之標的限縮在蘿絲歐尼爾原創邱比特角色所生之智慧財產權，不包括該角色衍生著作之權利及整體經營權；再以蘿絲歐尼爾原創邱比特角色於訂立授權契約時已屬公共財，且上訴人亦無衍生著作權，所稱之商標權則屬第三人乙○○○所有，上訴人並無任何智慧財產權得授予被上訴人使用為由，認系爭授權契約不具實現可能性，依日本法規定，該契約無效。惟上訴人於事實審一再提出授權契約第七條第一項第二款之約定，指契約標的包括衍生著作權（見原審卷㈠一七頁、卷㈡五三頁），復以同契約第二條第五項等規定為據，指係以乙○○○繪製之邱比特著作之相關產品之整體經營模式為授權等語（見原審卷㈠一七頁、五八頁）。原審就契約第七條第一項第二款、第二條第五項等約定，均未斟酌，單依契約第一條之文字而解釋契約，於法已有未合；且上訴人主張元寧公司於簽約時，即知蘿絲歐尼爾之邱比特著作已屬公共財等情，經被上訴人承認在卷（見一審卷㈣二六八頁），則於訂約雙方均知蘿絲歐尼爾原創邱比特已屬公共財之情形下，謂系爭授權契約限於蘿絲歐尼爾原創邱比特角色所生之智慧財產權云云，是否合於當事人之真意，尤非無疑。另授予元寧公司使用之商標雖屬第三人乙○○○所有，但該商標確實存在，乙○○○嗣後亦依據系爭授權契約與元寧公司訂立商標使用契約（見一審智字二○號卷㈠四三頁），何能謂系爭授權契約不具實現可能性？原審未詳予審究，遽以系爭授權契約無實現可能性為由，指該契約無效云云，自有可議。其次，上訴人主張其已依約交付載有邱比特著作之電子檔予元寧公司，元寧公司亦使用於各項產品上等情，提出原證24至27、原證72至77電子郵件、國際快遞及原證32至65之圖片、統一發票等為證。原審雖以：原證24至27電子郵件，只能證明上訴人曾提供一張具有少數不清楚圖檔之MO片予元寧公司，不能證明該公司之商品、包裝、廣告及網站上使用之圖檔全為上訴人所提供。另上訴人所指於元寧公司展示中心購得之產品與統一發票所載之產品品名、數量不相同，被上訴人並否認上開產品之邱比特圖形係依上訴人所交付之光碟所製作
等詞，而認上訴人主張為不可採。但依原證27之電子郵件所載，元寧公司於九十二年一月九日對上訴人表明： received the moand paper．file is OK,We can open it（見一審智字一號卷㈠三一三頁）；另原證72至77部分，原審全未斟酌，其中原證76之電子郵件，係元寧公司於九十二年七月二十五日寄予上訴人，表明：收到CD-ROM與MO，可以讀出來，完全沒問題（見一審卷㈢一六○頁），則原審謂依上訴人提出之上開證據，只能證明其曾提供一張具有少數不清楚圖檔之MO片予元寧公司云云，自有疏略。又上訴人提出其於元寧公司展示中心購得產品之圖片（原證32至45、原證56至64）與統一發票（原證46、65），二者所載之數量、品名雖非完全一致，但亦有吻合者，且部分圖片與元寧公司自承係其產品之圖形相同（見一審卷㈣一一七頁以下），原審僅因與統一發票所載有出入，即認上訴人之主張為不可採，亦嫌率斷。而就元寧公司使用之邱比特娃娃圖形，上訴人一再主張與其提供者完全相同，係使用其提供之圖檔製作等語（見一審卷㈡二○三頁、二○四頁，原審卷㈠二○頁、卷㈡六四頁），並提出二者之比較表以為說明（原證68，見一審卷㈡二五九頁以下），其中所指元寧公司之產品，其上標示有上訴人「Rose O'NeillKewpie」商標圖形，即元寧公司自承係其產品之圖形亦有同一商標圖形之標示（見一審卷㈣一一七至一二二頁），則上訴人主張其已依約履行，元寧公司亦使用其提供之圖形乙節，是否全無可採，即非無斟酌之餘地。倘系爭授權契約，係約定由上訴人提供乙○○○所繪製之圖形及相關商標供元寧公司使用，元寧公司付予權利金，事後上訴人亦已依約履行，元寧公司亦為使用，則縱上訴人提供之邱比特圖形未能認屬衍生著作，不受著作權法之保護，或上訴人非屬商標權人，惟上訴人是否不得依契約關係而為請求？元寧公司於上訴人終止契約後，如繼續使用該邱比特或商標圖形，是否構成不當得利？應否負侵權行為損害賠償責任（上訴人係依民法第一百八十四條第一項「後段」請求，見原審卷㈡六七頁以下）？均值研求。原審未詳予斟酌審認，遽為不利上訴人之論斷，自難昭折服。上訴論旨，執以指摘原判決違誤，求予廢棄，非無理由。
據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第二項，判決如主文。
中 華 民 國 九十九 年 九 月 三十 日
最高法院民事第一庭
審判長法官 蕭 亨 國
法官 葉 勝 利
法官 高 孟 焄
法官 黃 秀 得
法官 魏 大 喨
本件正本證明與原本無異
書 記 官
中 華 民 國 九十九 年 十 月 十四 日
K
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