專利權權利歸屬
臺灣高等法院 臺中分院(民事),重上字,98年度,132號
TCHV,98,重上,132,20101019,2

臺灣高等法院臺中分院民事判決　　　　 98年度重上字第132號
上　訴　人　翔渝實業股份有限公司
法定代理人　余聰文
訴訟代理人　鐘登科律師
複　代理人　廖奕婷律師
被　上訴人　鑫望企業有限公司
法定代理人　劉翠芳
訴訟代理人　張靜律師
上列當事人間專利權權利歸屬事件，上訴人對於中華民國98年7
月3日臺灣臺中地方法院第一審判決（97年度智字第35號），提
起上訴，本院於99年10月5日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
甲、程序方面：
被上訴人鑫望企業有限公司之法定代理人已由王貴戊變更為 劉翠芳，此有其提出之經濟部函及有限公司變更登記表影本 乙件在卷可稽，茲據其具狀聲明承受訴訟，核無不合，爰由 其承受本件之訴訟，先此敍明。
乙、實體方面
壹、被上訴人主張：伊公司為應上訴人之邀而參與其發起之策略 聯盟，於95年9月1日與上訴人簽訂合約書，就拉膜機及週邊 設備之開發及長期配合製造供應事宜，約定由伊公司負責全 權研發工作；其製程、流程即發明專利之申請權及專利權歸 上訴人所有，伊公司不得申請，惟有關本製程所衍生各項新 型、新式樣專利，伊公司須經上訴人同意才可申請；第一部 拉膜機及週邊設備研發成功後，應放置在上訴人中國大陸策 略聯盟模具配合廠秀育企業股份有限公司（下稱秀育公司） 所提供試機場所（暫定廣東省東莞市常平鎮司馬鄉和合工業 區）作為機器測試、模具測試、樣品操作及陳列用（DEMO） 。其後，伊公司依約於96年1月31日將研發之第一部拉膜機 送至上訴人指定之秀育公司大陸常平百陞塑膠電子製品廠廠 房；上訴人則於附表所示之申請日，將伊公司依約研發創作 提供予其之相關技術，向經濟部智慧財產局（下稱智財局） 申請新型及發明專利。上訴人乃藉由兩造上述合約約定而無 償取得伊公司研發之系爭專利申請權及專利權，但附有「需 對伊公司履行契約所定之訂單保證及利潤計算」之負擔。而 依兩造合約第貳條約定，上訴人原負有對伊下訂單及按訂單 成立，客戶完成試機、客戶運作30日無誤同意驗收依序付款



30％、5％、20％之義務。詎料，上訴人除已於96年11月間 接獲一張訂單外，復另於97年1月22日由訴外人張源桔為簽 約代表人，以其關係企業翔湧興業股份有限公司（下稱翔湧 公司）名義與金暘實業股份有限公司（下稱金暘公司）簽訂 箔膜使用合約書，由金暘公司向翔湧公司購買包括送膜機即 伊公司研發完成之系爭拉膜機在內之機器一套後，本即應依 約下單予伊公司，卻旋於97年1月23日、25日及28日三度以 電子郵件通知伊公司，擅自片面更改系爭契約所定利潤計算 、拉膜機售價，甚至片面更改不得由雙方協議調整之付款辦 法（付款方式），並片面要求於97年1月30日另外再簽一次 約、增加系爭合約所無之條件（即伊公司有絕對義務配合買 方上訴人QC人員實際與供應商確認材料價格及洽談價格）， 顯已違反系爭契約之約定。上訴人既有上開違約情形，即有 系爭契約第4條第2項所定終止契約事由，伊公司自得依該項 約定終止契約。又依系爭合約，就第二台以後之拉膜機，固 為繼續性買賣契約，就第一台拉膜機，則為承攬兼一次性買 賣之契約，而第一台拉膜機既因上訴人始終未能提出其自行 生產且合格之薄膜以供測試，致測試歷經8個月、遠逾原定 測試期間均未能通過，即本件契約中之承攬工作，因可歸責 於定作人即上訴人之事由致未能完成，是承攬人即伊公司自 得依民法第507條第2項規定解除契約；另定作人即上訴人不 能依約為其行為，屬給付不能，是伊公司亦得依民法第256 條、第255條等規定解除契約。伊公司於97年1月28日就上訴 人違反合作誠信與因應對策舉行第一次股東會會議商討，並 即由股東劉偉成打字製作議事錄後，旋已於97年1月28日下 午及29日上午，由伊公司當時法定代理人王貴戊依上開股東 會決議兩次以電子郵件表達終止（王貴戊筆誤為「中止」） 系爭契約之意，嗣再於同年月29日下午以電子郵件請上訴人 儘快尋找第二家供應商、即藉此再為第三次終止契約之意思 表示，故依系爭契約第4條第2項規定，系爭契約已於3個月 後即97年4月29日終止，伊公司復於97年3月13日、4月22日 再委請律師發函重申系爭契約將於97年4月29日解約，而包 含有終止及解除系爭契約之旨。又伊公司於上開電子郵件中 所稱「將予中止」，係表示「立即」為終止合約之意思，僅 因系爭契約第4條第2項規定致於3個月後之「將來」生效， 並非表示「將來」還需另為一次表示終止合約之意思。另上 訴人係於伊公司終止契約之意思表示已先到達上訴人後，始 以97年1月29日下午電子郵件表示不再要求變更付款條件等 ，自無從阻止系爭契約之終止；且上訴人該電子郵件內容就 數量、交貨時間及地點等均付之闕如，顯非如上訴人所稱之



屬訂單。又系爭契約並未明定終止契約時，需表明對造係違 反契約哪一條款及違反之事實為何，故伊公司終止或解除契 約時，並無需一併舉出上訴人違約之條款及違約之事實；且 伊公司於電子郵件中僅提及股東決議暫緩繼續投資、而未提 及上訴人違約，係為維持業界情誼，實則，伊公司股東如此 決議，係以上訴人違約為前提，況王貴戊先前數日在與余聰 文當面及電話洽商中，早已多次表明上訴人違約及不欲再合 作之旨；退萬步言，至少亦得以伊公司97年3月13日律師函 ，為伊公司主張上訴人違約之終止與解除契約之意思表示。 又伊公司於97年1月28日、29日於表示終止兩造合約之同時 ，亦表示請上訴人另覓廠商供應拉膜機，上訴人隨即於97年 3月5日與訴外人旭東機械工業股份有限公司（下稱旭東公司 ）簽訂與伊相同之策略聯盟合約，並由旭東公司於97年7月 間複製相同之一台拉膜機予上訴人，再由上訴人於97年7月 底以翔湧公司名義交貨予金暘公司等情，可知旭東公司已「 取代」伊公司之策略聯盟商角色，而非僅係一般協力廠商， 可證上訴人至少已默示同意終止或解除兩造合約。系爭契約 既經解除，則伊公司自得依民法第259條第1款並類推適用同 條第4款規定，請求上訴人將系爭專利權及申請權返還予伊 公司以回復原狀；又系爭契約既已解除、終止，伊公司未曾 獲有任何對待給付之利益，卻已依系爭合約履行，致上訴人 受有取得上開專利之利益，是伊公司並依民法第179條後段 及第181條規定，請求上訴人返還就系爭專利之不當利得（ 至上訴人為申請專利所支出之必要費用，包括政府規費，伊 公司願依第259條第5款規定返還予上訴人）。又上訴人藉由 契約而取得伊公司研發之系爭專利申請權及專利權，無需支 付任何對價。是上訴人就系爭專利申請權及專利權係「無償 取得」，此部分契約應屬贈與契約，並為附「需對伊公司履 行訂單保證及利潤計算」之負擔、或附「訂單保證之訂單須 下單予伊公司」之解除條件，今上訴人未曾下單，即未履行 其負擔、或解除條件成就，則不論係因伊公司已依民法第41 9條規定以98年12月18日答辯㈢狀繕本之送達向上訴人為撤 銷贈與之意思表示、或係贈與契約因解除條件成就而失其效 力，伊公司均亦得依不當得利之規定，請求返還系爭專利權 及專利申請權等情，爰備位依民法第507條第2項、第255條 、第259條第1、4款、第181條終止（解除）契約法律關係等 規定，提起本件訴訟，求為命：⑴上訴人應將智財局核准如 附表一所示之專利權移轉登記予伊公司；⑵上訴人應將向智 財局申請核准專利如附表二所示之專利申請權移轉予伊公司 之判決（被上訴人於原審以伊遭上訴人佯稱其具生產薄膜能



力並可提供特定薄膜等手段詐欺始簽訂兩造之合約為由，先 位依民法第92條第1項、第93條、第114條第1項、第113條、 第179條、第181條等規定，撤銷其意思表示，請求上訴人回 復原狀，返還上述相同利益部分，經原審法院以其撤銷意思 表示已逾一年之除斥期間，予以駁回後，被上訴人就此部分 未據聲明不服，已告確定）。
貳、上訴人則以：（一）伊公司並無被上訴人所稱違約情事：⒈ 依系爭合約約定，伊公司接獲客戶訂單並轉給被上訴人後， 被上訴人需先將實際成本列表提供予伊公司以便伊公司判斷 是否合理，兩造再就各別訂單之價金、付款方式等為協議， 待簽署訂單，始各負擔交貨義務與付款義務。是伊公司請求 被上訴人配合進行成本審核以及就成交價格進行協議，乃契 約中明定之權利，需待伊公司就被上訴人提出之實際成本進 行審核無誤後始需加計100%利潤（利潤保證）以資作為成交 價格。惟，伊公司於96年11月間接獲第一張訂單即金暘公司 之訂單後（與其他客戶則僅止於介紹系爭機器設備，未談成 合約），旋依約向被上訴人下單，被上訴人卻於96年11月26 日、12月26日二度以電子郵件提供僅記載「預估金額」之報 價單予伊公司，且從未告知該預估金額即為實際成本，致伊 公司無從判斷合理與否，且縱此為實際成本，依約伊公司仍 得提出調整要求；而伊公司因認被上訴人報價過高，乃於97 年1月23日、25日及28日多次以電子郵件向被上訴人洽談價 格等相關條件，並表示同年月30日至被上訴人處簽約已確認 訂單；詎被上訴人仍拒絕伊公司之要約，根本未與伊公司就 實際交易條件為協商，即突於97年1月28日、29日上午片面 決定結束兩造間之合作關係，甚至在伊公司旋於29日下午（ 系爭契約第4條第2項所定3個月契約仍有效之緩衝期間內） 已表示同意以其提出之價格成交、承諾將依原定付款方法履 行付款義務，即已就金暘公司之訂單再度表示下單予被上訴 人後，仍堅決拒絕接單，致兩造合作關係破局。是伊公司僅 係曾提出變更付款條件之要約，尚須待被上訴人同意始能成 立，並未擅自變更契約內容，更無何違約情事；且「下訂單 」與「訂單成立」係屬二事，伊公司確已下訂單予被上訴人 ，本件第一張訂單既因被上訴人藉詞不予承接即因可歸責於 被上訴人之事由而尚未成立，伊公司自無依契約所定「付款 方式」支付價款予被上訴人之義務，故伊公司並無違反有關 「付款方式」約款之行為。另伊公司係因兩造間就確認實際 成本及商議成交價格之問題已拖延過久，恐錯失與金暘公司 簽定正式合約之時機，乃於97年1月22日以翔湧公司之名義 與金暘公司簽定「箔膜使用合約書」，並仍積極與被上訴人



洽談價格，故被上訴人辯稱伊公司故意不依約下單給其云云 ，實無理由。⒉伊公司與秀育公司就系爭拉膜機並未有買賣 合意，伊公司亦未曾收受價金，被上訴人所指「機械買賣切 結書」，僅係因系爭拉膜機需出口至大陸地區，為配合通關 手續而簽訂之資料。⒊系爭專利之技術內容係由伊公司之法 定代理人余聰文所構想發明完成，僅係交由被上訴人研究如 何製造符合系爭專利之機械設備本體，是系爭專利之發明人 、創作人為伊公司之法定代理人余聰文，伊公司係依專利法 第5、6條之規定取得系爭專利權及專利申請權，與系爭契約 無關，從而，被上訴人以系爭契約已終止（解除）為由，請 求伊公司返還不當得利，即無理由。況且，伊公司曾基於被 上訴人之法定代理人及所僱研發人員對系爭專利之研發亦有 貢獻，而發函請被上訴人提供上開人員之資料以供申請補正 ，惟，被上訴人竟拒不理會，已視同放棄其姓名表示權，如 今再主張伊公司未將其等人員列為創作人為違約，實無足採 。退步言之，即便認定系爭專利之發明人為被上訴人，伊公 司既以訂單保證及利潤保證之方式出資聘請被上訴人共同研 發系爭專利，則伊公司依專利法第7條第3項規定，亦得本於 系爭契約第3條之約定取得系爭專利權及專利申請權，並無 違約事由。（二）被上訴人主張系爭契約已解除（終止）， 並無理由，除因伊公司並無違約，已如上述外，並因：⒈被 上訴人於97年1月28、29日電子郵件全然未提及按理應指明 之伊公司有何違約之情事，即被上訴人始終未以伊公司違約 為由為終止契約之意思表示，則被上訴人主張其已終止合約 ，顯與系爭契約第4條第2項約定不符。⒉被上訴人主張依民 法第507條第2項、第226條、第256條解除契約，亦無理由， 蓋：系爭合約為一繼續性供應契約，就系爭第一台拉膜機， 雙方並非承攬契約：且伊公司於該機械陳列期內無須支付貨 款，顯無任何給付義務，亦無給付不能之情事。⒊依系爭合 約第2條第2項約定，若被上訴人未能承接或正常交貨，伊公 司即不負訂單保證之義務，可將單筆訂單轉移予第三人，然 系爭合約仍繼續存在，待下筆訂單出現時，伊公司可決定是 否再與被上訴人合作。是伊公司於被上訴人拒絕接單後，因 對客戶之交期將至，迫於無奈，於97年3月5日將該筆訂單轉 移予旭東公司，係合於契約約定之舉措，且不表示伊公司默 示同意終止兩造間之契約。再者，伊公司嗣於97年3月20日 律師函表示不同意終止合約、於同年4月18日律師函尚主張 系爭合約有效，在在均可見伊公司並未因已於97年3月5日另 尋其他廠商下訂單，而默示合意終止系爭合約。況且，伊公 司與旭東公司間之法律行為，與被上訴人毫無關連，商場上



協力廠商本即可不只一家。（三）退步言之，縱認系爭專利 之發明人、創作人為被上訴人之法定代理人王貴戊及所僱之 研發人員，且認被上訴人已合法終止系爭契約，惟，伊公司 係於契約終止前取得系爭專利，既係本於斯時有效之系爭契 約第3條第1項約定，自有法律上之原因，無不當得利之可言 。又被上訴人亦取得伊公司之「訂單保證」及「利潤保證」 ，即伊公司取得系爭專利申請權及專利權並非毫無對價；況 受有利益者是否支付相當對價，非不當得利之成立要件。（ 四）又本件實係被上訴人違約於96年10月18日、97年10月20 日申請專利權在先，再藉口終止合約。另系爭契約關於專利 之約定，並非無對價關係，自非如上訴人所稱之屬贈與契約 ，更無從成立附負擔贈與或附解除條件贈與；退步言之，縱 將系爭契約第3條關於專利之約定解為「附負擔之贈與契約 」，伊公司亦已履行應負之負擔（訂單保證、利潤保證）， 最終係被上訴人藉口拒絕接受訂單，是被上訴人依民法第41 2條之規定撤銷贈與契約，實無理由；況被上訴人向來主張 系爭契約業經其終止，則又如何予以撤銷？等語，資為抗辯 。
參、原審法院審理後，斟酌兩造之主張及攻擊防禦方法之結果， 認被上訴人以上訴人變更系爭合約關於付款條件之約定為違 約，已行使系爭合約肆之二之約定終止權，系爭合約經被上 訴人終止後，上訴人因該合約約定取得之專利權及專利申請 權，已失其依據，從而，被上訴人依不當得利之法律關係， 請求上訴人將智財局核准如附表一所示之專利權移轉登記予 被上訴人及將向智財局申請核准專利如附表二所示之專利申 請權移轉予被上訴人，為有理由，應予准許，而為被上訴人 勝訴之判決。上訴人不服，提起上訴，聲明求為判決：（一 ）原判決應予廢棄。（二）原告【按即被上訴人】之訴駁回 。（三）訴訟費用由被上訴人負擔。被上訴人則答辯聲明求 為判決：（一）上訴駁回。（二）第一、二審訴訟費用由上 訴人負擔。
肆、兩造不爭執之事項
一、兩造於95年9月1日簽訂合約書，其內容為：「本合約係由翔 渝實業股份有限公司（以下簡稱甲方）與鑫望企業有限公司 （以下稱乙方）就甲方『模內立體射出技術』所需要『拉膜 機及週邊設備』開發及長期配合製造供應事宜，雙方同意訂 定條款如下：壹、乙方必須履行部份：拉膜機及週邊設備 研發：乙方負責本案全權研發工作，……拉膜機及週邊設 備放置：拉膜機及週邊設備研發成功後，放置在本案甲方策 列聯盟模具配合廠，秀育企業股份有限公司所提供試機場所



（暫定東莞市常平鎮司馬鄉和合工業區），並附掛在秀育企 業股份有限公司所提供的700ton注射機上，做為機器測試、 模具測試、樣品操作及陳列用（DEMO）。拉膜機及週邊設 備量產、服務：乙方絕對配合甲方訂單生產，不得擅自對外 接受訂單，並負責全部裝機、試機、維修工作，不得藉故推 託，如經雙方同意價格、交期，必須如期交貨，如有延誤造 成甲方金錢或信譽損失，乙方必須負賠償責任。貳、甲方必 須履行部份：一拉膜機及週邊設備（DEMO）保護、保密：… …二訂單保證：乙方交貨正常，並能夠完全承接生產甲方所 下訂單，又沒有損害甲方利益及信用情況下，甲方保證不會 將訂單轉移第三者。二（按應為之誤寫）利潤計算：乙方 將實際成本列表給甲方，甲方認為合理無誤後+100%付款（ 如需要調整，雙方協議之）。（按應為四之誤寫）訂單成 立甲方付30%做為訂金，客戶完成試機15天內付50%（三十天 期票），客戶運作三十天無誤簽驗後，付餘款20%（三十天 期票）。參、智慧財產部分：有關本案拉膜機及週邊設備： 其製程、流程專利，甲方已經申請專利部分（含尚未申請部 分）權利歸甲方所有，乙方不要申請。二有關本製程所衍生 各項新型、新式樣專利，乙方需經過甲方同意才可以申請。 肆、合約期限：一本合約有效期限自中華民國九十五年九月 一日起至壹百年八月三十一日止，合約期滿若雙方合作事項 未提出書面異議時，則視為自動續約貳年。二若甲乙雙方之 任一方違反本合約中所列之條文時，對方提出終止本合約要 求，但須於三個月前以書面通知對方。伍、未盡事宜：…… 」。
二、上訴人於系爭合約期間內，先後於附表一所示申請日申請如 附表一所示之新型專利（編號1）及發明專利（編號2至4） ，均已獲准給予專利；於附表二所示申請日申請如附表二所 示之發明專利，該等發明專利現已公開申請實體審查中。三、被上訴人已依系爭合約研發成功第一部拉膜機，而於96年1 月31日將該拉膜機送至上訴人指定之秀育公司大陸常平百陞 塑膠電子製品廠房，被上訴人為此並開立200萬元之統一發 票予上訴人以利出貨及作帳，惟上訴人依約無需支付貨款（ 含稅金）給被上訴人，第一部拉膜機之所有權仍歸被上訴人 所有。
四、被上訴人於97年1月28日下午8時42分及97年1月29日上午10 時52分兩次寄發電子郵件予上訴人，內容均為：「…本公司 經內部會議就此製程產業決議如下：⒈本拉膜機設備經由我 司研發到目前為止為投入龐大的時間與金錢，經評估後，與 預期的發展差距太大，內部股東會決議忍痛暫緩繼續投資拉



膜機設備。⒉為不耽誤翔渝公司的接單問題，敬請翔渝公司 另覓廠商供應。⒊我司先前出貨給翔渝公司之展示用拉膜機 （目前放置大陸百陞公司），請儘早退回鑫望公司，含已開 翔渝公司的機器發票。⒋先前與翔渝公司簽訂之合約書（95 年09月01日）將予中止，有關合約內的權利及義務回歸雙方 ，其細節部份將由書面告知。」嗣再於97年1月29日下午6時 20分以電子郵件請上訴人儘快尋找第二家供應商。五、被上訴人於97年3月13日委任張靜律師發函予上訴人，其說 明四至六謂：「四茲因貴公司於97年1月23日及1月25日兩度 以書面通知擅改上開合約原所約定之付款方式及利潤計算價 格，本當事人認為貴公司違反合約約定，遂於97年1月28日 下午8時42分及1月29日上午10時52分二度以書面e-mail表達 解約之意，並要求上述陳列用拉膜機及所開發票應儘早退回 本當事人，嗣再於1月29日下午6時20書面e-mail請貴公司儘 速尋找第二家供應商，因而貴我雙方所簽訂之合約書將於97 年4月29日解約，請貴公司儘速將上述陳列用拉膜機及發票 退回本當事人，如不退回造成任何損失，貴公司應負賠償責 任。五此外，本當事人尚指出，貴公司早於96年1月29日即 已違約將上述陳列用拉膜機與秀育企業股份有公司簽訂機器 買賣協議切結書，違反貴我合約僅供機器測試、模具測試、 樣品操作及陳列用之約定。此外，拉膜機是由本當事人負責 研發，雖約定專利權歸貴公司所有及申請，但創作人仍係本 當事人之負責人及所僱研發人員，並非貴公司負責人余聰文 。但貴公司於96年1月18向經濟部智慧財產局申請新型專利 時，卻將創作人載為余聰文，此亦明顯違反專利法第7條第4 項有關創作人享有姓名表示權之規定，此均屬違約，一併為 本當事人解約之事由。六綜上，本當事人之解約依法依約有 據，是代為函告貴公司雙方所簽合約書將於97年4月29日解 約，且因貴公司迄今未曾下過訂單，也未曾支付分文予本當 事人，乃雙方互負返還義務之結果，貴公司應將上述陳列用 拉膜機及發票退還本當事人，所申請之新型專利權亦應一併 返還本當事人，請貴公司最遲於97年4月29日解約後7日內履 行此一返還義務，以免訟累。」
伍、本院之判斷及得心證之理由：
本件兩造主要之爭點，在於：（一）兩造所簽之系爭合約是 否已由被上訴人以上訴人違約為由而依契約第肆條第2項之 約定程序終止，抑由被上訴人提議終止而經上訴人默示合意 （同意）終止？（二）附表一、二所示之專利權、專利申請 權原屬何人所有？被上訴人以系爭合約既經終止為由，請求 均移轉予伊，是否有據？二端。茲分別審究判斷如下：



一、關於兩造合約是否已經終止及如何終止方面：（一）按兩造於95年9月1日所訂之系爭合約僅於第肆條第2項訂 有「若甲（即上訴人）、乙（即被上訴人）雙方任一方違 反本合約中所列之條文時，對方得提出終止合約要求，但 須於三個月前以書面通知對方」之約定，而無意定解除契 約之約定。而上開意定終止合約之要件，必須係一方違反 合約中所列之條文時，對方始得提出終止合約之要求，且 以須於三個月前以書面通知對方為必備之程序，即為要式 行為。查兩造系爭合約，固係約定由被上訴人為拉膜機及 週邊設備之研發，研發成功後放置在上訴人本案策略聯盟 模具配合廠（即秀育公司），由被上訴人依上訴人之訂單 負責生產（契約第壹條第1、2、3項），合約第貳條第2-4 項固復有「訂單保證」、「利潤計算」、「付款方式」之 約定。惟所謂「訂單保證」，係約定：「被上訴人交貨正 常，並能夠完全承接生產上訴人所下訂單，又沒有損害上 訴人利益及信用情況下，上訴人保證不會將訂單轉移第三 者」，在於上訴人應於何時如何下訂單予被上訴人，則付 闕如，並無約定。關於「利潤計算」，則約定被上訴人應 將實際成本列表給上訴人後，上訴人認合理無誤後應即10 0％付款。惟參以關於「付款方式」係約定「訂單成立， 上訴人付30％做為訂金，客戶完成試機15天內付50％，客 戶運作30天無誤簽驗收後，付款20％」，則所謂100％付 款，應亦在訂單成立並由被上訴人依訂單生產交予客戶驗 收之後，以上揆之兩造之合約約定即明。本件上訴人固在 被上訴人所指於96年11月間接獲一張訂單，復另於97年1 月22日由訴外人張源桔為簽約代表人，以其關係企業翔湧 公司名義與金暘公司簽訂箔膜使用合約書，由金暘公司向 翔湧公司購買包括送膜機即伊公司研發完成之系爭拉膜機 在內之機器一套後，未即向被上訴人下單，而於97年1月 23日、25日及28日三度以電子郵件通知被上訴人公司，要 求更改系爭契約所定利潤計算及拉膜機售價、付款方式， 並要求於97年1月30日另外再簽一次約，以增加系爭合約 所無之條件（即伊公司有絕對義務配合買方上訴人QC人員 實際與供應商確認材料價格及洽談價格）之情事，惟此要 為關於雙方履約條件改變之提議，並未立即發生兩造權利 義務之變化，且非系爭合約第貳條第3、4項所定於上訴人 對被上訴人之「訂單成立後」，被上訴人已依訂單生產交 付產品後，上訴人始有效改變「付款方式」及「利潤之計 算」之違約行為。況上訴人為上述之提議為被上訴人所拒 後，旋於最後提議（即28日）之翌日即29日下午以電子郵



件予被上訴人表示其同意以被上訴人提出之價格成交，並 承諾將依原定付款方式履行付款義務，如被上訴人同意， 其於簽訂合約時將會立即依約開立訂金之旨（見一審卷第 1宗第50頁），益可認上訴人並無違反系爭合約關於「利 潤計算」及「付款方式」約定之情事。又兩造系爭合約第 參條僅約定附表一、二之專利權及專利申請權歸被上訴人 所有，對於創作人應為何人，則無約定，上訴人申請專利 時，逕以其公司法定代理人為創作人，是否侵害被上訴人 為發明人（或創作人）之姓名表示權，固有爭議，惟此尚 難認與違反系爭契約第參條第2項之條文相當。又關於被 上訴人已研發生產之第一部拉膜機及其週邊設備，依系爭 合約第壹條第2項約定，固僅供放置於上訴人公司本案策 略聯盟模具配合廠即秀育公司廠內，做為機器測試、模具 測試、樣品操作及陳列之用，其所有權是否一併轉移，並 無約定，上訴人如訂約出售予秀育公司，是否無權處分， 固有爭議，但究與兩造系爭合約乃就合作開發拉摸機及其 週邊設備，由上訴人尋找買主向被上訴人下訂單由被上訴 人生產出售牟利之各該條文本旨精神無違，即上訴人於此 情形下尚難認有違反系爭合約條文之違約情事（況上訴人 與秀育公司間就上開被上訴人已研發完成之第一部機器設 備並無買賣之實，已據秀育公司提出證明書乙紙在卷可證 ）。綜上足認上訴人公司並無被上訴人於97年3月13日委 張靜律師發函所指違反系爭合約中所列條文之違約情事， 且系爭合約並無意定解除契約之約定，上訴人率以上開律 師函指系爭契約已因上訴人有違反合約所列條文之違約情 事，已經其於97年1月28日及同月29日以電子郵件表示依 合約第肆條第2項之約定方式通知終止及解除契約之意思 ，並於97年4月29日發生終止及解除契約之效力云云，即 屬無據。況被上訴人於97年1月28日下午8時42分寄發電子 郵件予上訴人，內容均為：「…本公司經內部會議就此製 程產業決議如下：⒈本拉膜機設備經由我司研發到目前為 止為投入龐大的時間與金錢，經評估後，與預期的發展差 距太大，內部股東會決議忍痛暫緩繼續投資拉膜機設備。 ⒉為不耽誤翔渝公司的接單問題，敬請翔渝公司另覓廠商 供應。⒊我司先前出貨給翔渝公司之展示用拉膜機（目前 放置大陸百陞公司），請儘早退回鑫望公司，含已開翔渝 公司的機器發票。⒋先前與翔渝公司簽訂之合約書（95年 09月01日）將予中止，有關合約內的權利及義務回歸雙方 ，其細節部份將由書面告知。」等語。97年1月29日下午6 時20分之電子郵件復重申「本拉摸機設備經由我研發到目



前為止也投入龐大的時間與金錢，經評估後，與預期的發 展差距太大，內部股東決議忍痛暫緩繼續投資拉膜機設備 ；為不躭誤翔渝公司的接單問題，敬請翔渝公司另覓廠商 供應…，先前與翔渝公司簽訂之合約書（95年9月01日） 將予中止」之旨（見一審卷第14頁），均係表明被上訴人 係經評估認參與上訴人之策略聯盟所投入之研發時間及金 錢甚鉅，但預期之發展不佳，為此被上訴人決議放棄該策 略聯盟，暫緩繼續投資，將予終止系爭合約，請上訴人另 尋其他廠商聯盟以代之之旨，一無指摘上訴人有違反系爭 合約條文之情事，其將依合約第肆條第2項約定終止兩造 系爭點合約之意思，則被上訴人事後委任律師補函挾法律 專業之資編織上開上訴人違約事由，乃過度曲解被上訴人 上述二件電子郵件之意涵，顯與事實不符，是其乃不能生 兩造系爭合約第肆條第2項意定終止該合約之效力。且該 合約並無該項意定解除契約之約定，自亦無從因之發生解 除契約之效力，均堪認定。
（二）惟兩造乃為策略聯盟，而就「拉膜機週邊設備」之開發及 長期配合製造供應銷售牟利，而簽訂系爭合約，此從系爭 合約第壹條第2項約定於被上訴人為拉膜機及週邊設備研 發成功後，應放在「本案上訴人策略聯盟模具配合廠內以 供測試、陳列之用，及第肆條第1項關於合約期限訂為「 本合約有效期限自中華民國95年9月1日起至100年8月31日 止，合約期滿若雙方合作事項未提出書面異議時，則視為 自動續約貳年」等情可知，並為上訴人所不爭，堪以認定 。被上訴人上述以97年1月28日、29日電子郵件及97年3月 13日律師函所為，雖不生依系爭合約第肆條第2項意定終 止合約之效力，惟被上訴人於上開二件電子郵件中，均表 明其決定暫緩本件合約關於拉膜機設備之投資，請上訴人 另覓（策略聯盟）廠商供應該機器設備其將終止兩造系爭 合約之旨，已如上述。而上訴人受此通知後，旋於97年3 月5日與訴外人旭東公司簽訂合約書，就與被上訴人原訂 合約之機器設備之開發及長期配合製作供應事宜所訂條件 亦大致相同，合約期限則自97年3月5日起至102年3月4日 止，並有自動展延五年之條款，此有被上訴人所提出之該 合約書影本乙件在卷可稽（見本院卷第1宗第150頁正反面 ），上訴人亦不諱言其與旭東公司簽訂該合約書（見本院 卷第1宗第141-142頁）。是從上可知，旭東公司乃已取代 被上訴人公司之策略聯盟角色。從此客觀事實顯示，上訴 人乃已默示合意同意終止兩造之系爭合約甚明。兩造之合 約既於97年3月5日上訴人依被上訴人另覓廠商合作供應原



應由被上訴人提供之機器設備，其將終止合約之提議後， 另與訴外人旭東公司策略聯盟並簽訂合約以取代被上訴人 ，即已因兩造之合意而終止，並發生終止之效力，則被上 訴人於事後再於97年3月13日委律師以法律專業之角度表 示依系爭契約第肆條第2項約定及上述各法定事由聲明終 止合約或解除契約，自屬無據，並無必要。又上訴人於收 受被上訴人97年3月13日律師函後，為避免其他權利責任 之爭執，始委律師發函表明其無違約暨不生終止合約之效 力云云，亦無解兩造系爭合約已經兩造合意終止在前之事 實及效力，是兩造上開所辯，均無可取。
二、關於附表一、二所示之專利權、專利申請權原屬何人所有暨 被上訴人請求上訴人移轉（返還）予伊，有無理由方面：（一）按專利申請權，指得依專利法申請專利之權利，專利申請 人，除專利法另有規定或契約另有約定外，指發明人、創 作人或其受讓人或繼承人而言，專利法第5條第1、2項定 有明文。查依兩造所簽訂之合約書壹之一關於「拉膜機及 週邊設備研發」部分，明載係由乙方即被上訴人負責本案 （策略聯盟）之全權研發工作，是關於拉膜機及其週邊設 備之研發工作係屬被上訴人應履行之契約義務（不爭執事 項㈠參照）。亦即，拉膜機及週邊設備之研發工作是由被 上訴人負責。而附表一、二所示之各專利，均屬系爭合約 所稱之拉膜機及週邊設備之範圍；且該等專利，是由被上 訴人提供其所製作之原證29-50之圖檔供上訴人委任之專 利工程師撰寫申請專利範圍及創作說明，並據以向經濟部 智慧財產局申請專利，此已據證人即被上訴人公司員工江 龍逸、王耀慶及上訴人委任之專利工程師黃湘霖、廖鉦達 證述綦詳（參見原法院98年3月10日調查筆錄）。準此， 附表一、二所示之各專利，其發明人（或創作人）應為被 上訴人，誠無疑問。雖上訴人辯稱：系爭專利之技術內容 係由伊公司之法定代理人余聰文所構想發明完成，僅係交 由被上訴人研究如何製造符合系爭專利之機械設備本體， 是系爭專利之發明人、創作人為伊公司之法定代理人余聰 文，伊公司係依專利法第5、6條之規定取得系爭專利權及 專利申請權，與系爭契約無關，縱認系爭專利之發明人為 被上訴人，惟依兩造合約，被上訴人乃為伊完成一定之工 作即研發系爭之拉膜機及週邊設備，伊俟其工作完成，再 給予報酬（即訂單及利潤之保證），伊亦得依專利法第7 條第3項之規定取得系爭專利云云。惟查，上訴人所謂之 「構想」，僅係構想成立一個由各廠商參與之「策略聯盟 」，毫無關於機器之具體內容，而余聰文告知證人即專利



法律事務所專利部經理廖鉦達及專利部工程師黃湘霖者， 亦僅係已知日本拉膜機之技術大綱、發明精神，並非關於 系爭專利之技術細節，若無被上訴人伊公司提供之圖面及 解釋，上訴人根本無從申請系爭專利等情，已據上開證人 陳述甚明在卷可按。又關於系爭拉膜機及其週邊設備之研 發系由被上訴人全權負責，已據兩造契約訂明，其性質乃 由被上訴人參與上訴人發起之策略聯盟，其參與聯盟者， 皆為各自獨立權利義務主體，被上訴人依此當為全權研發 之權利主體，而非為上訴人之定作而研發，且兩造合約， 就其研發創作部分，亦無給付報酬之約定，是被上訴人主 張係由其以自有資金研發乙節，堪以採信。至上訴人所謂 之訂單及利潤保證，乃依系爭專利由被上訴人生產之產品 之報酬，此揆之系爭合約第貳條之約定甚明，自非研發系 爭專利之資金，是本件亦非專利法第7條第3項所定由一方 （即上訴人）出資聘請他方（即被上訴人）從事研究開發 之情形，上訴人主張其係上開法律規定取得系爭專利，洵 屬無據。惟因系爭合約第參條約定：「智慧財產部分：有 關本案拉膜機及週邊設備：其製程、流程專利，甲方已經 申請專利部分（含尚未申請部分）權利歸甲方所有，乙方 不要申請。有關本製程所衍生各項新型、新式樣專利，