臺灣高等法院民事判決 97年度智上更㈠字第10號
上 訴 人 中德保全股份有限公司
兼法定代理人 甲○○
共 同
訴訟代理人 陳進會律師
被 上訴 人 中興保全股份有限公司
兼法定代理人 乙○○
共 同
訴訟代理人 林怡芳律師
李貞儀律師
徐宏昇律師
葉大殷律師
複 代理 人 林佳瑩律師
上列當事人間請求損害賠償事件，上訴人對於中華民國94年11月
23日臺灣臺北地方法院92年度智字第34號第一審判決提起上訴，
經最高法院發回更審，本院於99年10月12日言詞辯論終結，判決
如下：
主 文
上訴駁回。
第二審及發回前第三審訴訟費用由上訴人負擔。 事實及理由
壹、程序方面：
上訴人等於原審請求被上訴人等連帶給付新台幣（下同）3, 000 萬元，原審判決其等全部敗訴，上訴人等不服，提起上 訴，嗣減縮聲明，請求被上訴人等連帶給付2,200 萬元（見 本院更㈠卷㈢第30頁反面），合先敘明。
貳、實體方面：
一、上訴人甲○○、中德保全股份有限公司（下稱中德保全公司 ）起訴主張：
㈠甲○○鑑於傳統保全系統只有預設警訊，使用者只能藉由警 訊聲傳遞求救信號，乃研發創作使用者於平時或遇有緊急狀 況時，即可藉由按壓緊急對講裝置，直接與管制室或服務中 心或管控中心人員對講，毋需另行撥打電話之「保全系統之 緊急對講裝置」（下稱系爭緊急對講裝置）。
㈡系爭緊急對講裝置取得新型第120125號專利（下稱系爭專利 ），專利期間自民國（下同）86年1 月1 日至95年6 月15日 止後，甲○○將系爭專利之製造、販賣、使用權利，專屬授 權中德保全公司於中華民國境內獨家實施。
㈢詎被上訴人中興保全股份有限公司（下稱中興保全公司）及 其董事長即被上訴人乙○○未經授權，均明知其研發部門人
員即原審被告王江煌，曾於72年1 月22日起至80年9 月間， 在甲○○經營領導之公司，擔任研發工程師；該公司家庭保 全系統THS 機型主機上之申告鈕裝置（下稱THS 申告鈕裝置 ）在系爭專利權範圍之內，仍決議將該THS 申告鈕裝置交由 王江煌等人負責製作，並協調各部門配合實施，再予生產製 造、推銷、販賣之方式，共同侵害系爭專利權，粗估獲利 9,125 萬元，
㈣爰依民法第184條、第185條、第188條、專利法第105條準用 同法第88條第1項、公司法第23條請求被上訴人連帶賠償2,2 00萬元及法定遲延利息；被上訴人中興公司不得於其所製造 、生產、販賣、出租或使用之保全系統或保全系統機具上， 安裝或使用侵害系爭專利申請範圍之「保全系統緊急對講裝 置」之裝置（技術）。其已製造、生產、及安裝完成而侵害 系爭專利申請範圍之「保全系統緊急對講裝置」之保全系統 或保全系統機具上之申告按鈕裝置應予除去。
二、被上訴人則以：
㈠甲○○已將系爭專利權專屬授權予中德保全公司，不得再提 起本件訴訟主張其受有損害。
㈡乙○○雖為中興保全公司之負責人，但中興保全公司研發生 產之領域甚廣，內部分工明確，採行分層負責制度，乙○○ 僅就中興保全公司重大政策及經營方針為決策，對THS 申告 鈕裝置之生產、行銷等事項並未參與，亦不知情。 ㈢中興保全王江煌等研發部門人員本於日本SECOM 授權及自身 專業知識，獨立為中興保全公司研發THS 申告鈕裝置之相關 保全系統，無任何侵害系爭專利權之行為。
㈣況：
⒈於甲○○提起刑事告訴前，伊等並不知甲○○擁有系爭專 利權，上訴人事前亦未以書面或其他任何方式通知被告有 關侵害系爭專利權之情形，伊等無故意侵權之情事。 ⒉中興保全公司所產製之THS 申告鈕裝置是否侵害系爭專利 ，應以THS 申告鈕裝置是否落入該專利說明書所載之申請 專利範圍所揭露之技術內容為判斷標準，並非以有相同功 能為斷；本件經伊委請國立台灣大學、國立台灣科技大學 所出具之鑑定報告，均認THS 之申告鈕裝置並未侵害系爭 專利權。
⒊系爭專利欠缺進步性，為無效專利，經向智慧財產局提出 舉發，業經智慧財產局予以撤銷；上訴人提起訴願，業經 駁回；上訴人再提起行政訴訟，亦經智慧財產法院於99年 7 月22日以99年度行專訴字第33號行政判決駁回上訴人之 訴，依智慧財產案件審理法第16條第2 項規定，上訴人不
得執系爭無效專利對伊主張權利等語，資為抗辯。三、原審對於上訴人之請求，判決：上訴人之訴及假執行之聲請 均駁回。上訴人不服，提起上訴，聲明：㈠原判決廢棄。㈡ 被上訴人等應連帶給付上訴人2,200 萬元並自起訴狀繕本送 達翌日起至清償日止依週年利率百分之5 計付之利息。㈢願 供擔保，請准宣告假執行。被上訴人則聲明：㈠上訴人之上 訴及其假執行之聲請均駁回。㈡如受不利判決，願供擔保請 准宣告免假執行。（本院前審將原審判決關於駁回命中興保 全公司等應連帶給付3 百萬元之部分廢棄，改判其等應如數 給付，並駁回上訴人等其餘之上訴，上訴人等對駁回其請求 被上訴人等連帶給付2,700 萬元部分；被上訴人等就其敗訴 部分，各自聲明不服，分別提起第三審上訴，其餘部分未據 聲明不服，業已確定。）
四、兩造不爭執事項（見本院更㈠審卷㈠第261-262 頁）： ㈠甲○○原係新型第10125 號專利之專利權人，專利權期間自 86 年1月1 日至95年6 月15日止。專利之申請專利範圍為「 一種保全系統之緊急對講裝置，包括：門窗感應器、迴路感 知電路、輸出入處理裝置、鍵盤、中央處理器、位址記憶體 、唯讀記憶體、音頻產生器、音頻偵測器、數據機、電話控 制藕合裝置、上位管制機、麥克風、喇叭及電信交換站；其 中，門窗感應器得感應迴路感知電路，迴路感知電路連接至 中央處理器，輸出入處理裝置分別與鍵盤、中央處理器及音 頻產生器連接，中央處理器分別與位址記憶體、音頻偵測器 及數據機連線，位址記憶體與唯讀記憶體連線，電話控制藕 合裝置則分別與數據機、音頻偵測器、音頻產生器、麥克風 、喇叭、電信交換站與上位管制機連線，或透過保全專線直 接與上位管制機連線；藉此構成於緊急情況下，使用者便於 與管制室對講之保全系統者」。
㈡甲○○將系爭專利中製造、販賣、使用之權利，專屬授權上 訴人中德保全公司於中華民國境內獨家實施。
㈢中興保全公司所製造、販賣、使用之家庭保全系統THS 中申 告鈕裝置係該公司業務部門提議，決議交由研發部門規劃， 研發部門交由王江煌等規劃設置，再由公司同意後製作。 ㈣王江煌於72年1 月22日起至80年9 月間，任職甲○○經營領 導之華正電子股份有限公司、全智電子股份有限公司、華振 電子股份有限公司，擔任研發工程師，其後轉任於中興保全 公司。
㈤甲○○曾對乙○○提出違反專利法之刑事告訴後，因專利法 之刑責除罪化，業經台北地檢署檢察官為不起訴處分。五、上訴人主張被上訴人共同以生產製造、販賣中興保全公司TH
S 申告鈕裝置家庭保全系統之方式，侵害其所有系爭專利； 被上訴人則執前詞置辯。茲分述如下：
㈠系爭專利權是否具備進步性之專利要件？有無應撤銷之原因 ？
⒈按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者 ，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事 訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗 法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形，法院 認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中 不得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第16條定有 明文；次按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良， 而可供產業上利用者，得依法申請取得新型專利，固為系 爭專利核准時（83年1 月21日修正公布之）專利法第97條 及第98條第1 項前段所明定。惟其新型如「係運用申請前 既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且 未能增進功效時」，仍不得依法申請取得新型專利，復為 同法第98條第2 項所明定。又核准專利之新型，任何人認 有違反專利法之情事而應撤銷其新型專利，依法應附證據 證明之，倘其證據足以證明系爭專利有違專利法之規定， 自應為舉發成立之處分。是當事人之一造抗辯智慧財產權 人之專利權有應予撤銷專利之原因，業經濟部智慧財產局 審定舉發成立，已撤銷專利權時，依智慧財產案件審理法 第16條第2 項規定，智慧財產權人自不得於民事訴訟程序 中，對於他造主張權利，從而，智慧財產權人以他造公司 製造之產品，侵害其所有專利權，依侵權行為之法律關係 ，請求他造賠償損害，均不應准許（最高法院99年度台上 字第980 號裁定參照）。
⒉查，系爭專利之專利範圍詳如前述，依西元1988年08月09 日美國公告之第0000000號「MONITORING APPARATUS USIN G TELEPHONE LINK」專利案、西元1994年02月15日美國公 告之第0000000號「REMOTELY ACCESSIBLE SECURITY CONT ROLLED AUDIO LINK 」專利案之組合，以及西元1984年08 月21日美國公告之第0000000號 「SYSTEM FOR TRANSMITT ING EMERGENCY CALLS FROM PERSONS REQUIRING ASSISTA NCE 」專利案、西元1994年02月15日美國公告之第000000 0號「REMOTELY ACCESSIBLE SECURITY CONTROLLED AUDIO LINK」專利案之組合，均可證明系爭專利之技術內容係運 用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕 易完成且未能增進功效，不具進步性，顯有違反核准時專 利法第98條第2項規定情形；經訴外人鄭凱馨舉發後，經
濟部智慧財產局認舉發成立，撤銷系爭專利權，有經濟部 智慧財產局智專三㈡04059字第0982 0381160號專利舉發 審定書可憑（見本院更㈠審卷㈡第40 -47頁反面）；甲○ ○不服，提起訴願，亦經經濟部駁回訴願，有經濟部99年 2月9日第00000000000號訴願決定書可憑（見本院更㈠審 卷㈡第148-172頁）；上訴人再不服，提起行政訴訟，又 經智慧財產法院於99年7月22日以智慧財產法院99年度行 專訴字第33號行政判決駁回上訴人之訴，有該判決書附卷 可參（見本院更㈠審卷第315-327頁）。 ⒊據上，系爭專利申請專利範圍既因違反核准時專利法第98 條第2 項規定而具有應撤銷專利權之原因，依智慧財產案 件審理法第16條第2 項規定，上訴人等均不得於本件民事 訴訟中對被上訴人主張系爭專利權。
㈡系爭專利權業經撤銷，上訴人等不得向被上訴人主張系爭專 利權，則其主張被上訴人共同侵害其系爭專利權應予賠償云 云，依前揭說明，均不應准許。
六、綜上所述，上訴人主張被上訴人等侵害其所有系爭專利權， 依民法第184條、第185條、第188條、第28條、 公司法第23 條及專利法第105條準用同法第84條第1項規定，請求被上訴 人應連帶給付上訴人2,200萬元及自起訴狀繕本送達翌日起 至清償日止按年息百分之5計算之利息，為無理由。原審所 為上訴人敗訴之判決，並駁回其假執行之聲請，核無違誤。 上訴論旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予 駁回。
七、本件事證已臻明確，上訴人聲請本院函請財團法人工程技術 研究院為補充鑑定，核無必要；兩造其餘攻擊與防禦方法均 與判決結果不生影響，不再一一論述，附此敘明。八、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449條第1項 、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 99 年 10 月 26 日
民事第十四庭
審判長法 官 林恩山
法 官 郭松濤
法 官 陳雅玲
正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但
書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。中 華 民 國 99 年 10 月 27 日
書記官 潘大鵬
附註：
民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。
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