智慧財產法院行政判決
99年度行商訴字第105號
99年10月14日辯論終結
原 告 民生行股份有限公司
代 表 人 甲○○
訴訟代理人 胡峰賓律師
複 代 理人 吳臾夢律師
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 乙○○（局長）
訴訟代理人 丁○○
戊○○
參 加 人 荷蘭商迪吉歐標章公司
代 表 人 丙○○○○○○○○
訴訟代理人 陳慧玲律師
劉彥玲律師
陳絲倩律師
上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國99年3
月25日經訴字第09906053490 號訴願決定，提起行政訴訟，並經
本院裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。本院判決如下：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要：原告於民國96年2 月2 日以「黑白貓圖」商標， 指定使用於商標法施行細則第13條所規定商品及服務分類表 第14類之「金，銀，珠寶，寶石，胸針，項鍊，手鐲，手鍊 ，戒子，耳環，墜子，鐘，手錶，計時器，袖扣，領帶夾， 胸章，貴重金屬珠寶盒，貴重金屬製之煙盒，貴重金屬鑰匙 圈。」等商品，向被告申請註冊，經被告審查，核准列為註 冊第1282051 號商標（下稱系爭商標）。嗣參加人提出據以 異議之「TWO DOGS Device 」等商標（下稱據以異議商標） ，主張系爭商標之註冊商標有違商標法第23條第1 項第12款 、第13款及第14款規定，對之提起異議。經被告審查，認系 爭商標有違商標法第23條第1 項第12款之規定，以98年9 月 14日中台異字第970019號商標異議審定書為系爭商標之註冊 應予撤銷之處分。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回， 原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟 之結果對於參加人之權利或利益將有影響，乃依行政訴訟法 第42條第1 項規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告 之訴訟。
二、本件原告主張：
㈠系爭商標商標圖樣係以由左而右兩隻相倚相偎之白貓、黑貓 之卡通圖形所組成，屬單純圖形商標。而白貓、黑貓圖形經 卡通化勾勒，設計上簡單大方、各自醒目，予人視覺效果鮮 明清晰，整體屬於聯合式商標。原告之前手雅村企業有限公 司（下稱雅村公司）係依鄧小平於「貓論」中所述「不管黑 貓白貓，捉到老鼠就是好貓。」而設計系爭商標。是系爭商 標之設計靈感係來自鄧小平先生之貓論，整體具有設計原創 性，並無惡意攀附異議人之意圖。況系爭商標與據以異議商 標早已並存多年，既未致相關消費者混淆誤認，本件自無違 反商標法第23條第1 項第12款規定而不得註冊。又系爭商標 之黑白貓圖形在台灣銷售長達15年，系爭商標早已深植人心 ，實無與據以異議商標構成近似之虞。且原告以相同之圖形 向中國大陸商標局申請第18類、21類、28類、35類等註冊， 已取得中國大陸商標局之核准註冊，足見系爭商標並無商標 法第23條第1 項第13款規定之適用。
㈡據以異議商標圖樣僅為由左而右一黑一白寫實狗圖形商標， 且未有任何圖形予以輔助。其單就卡通化設計與寫實設計， 已屬大相逕庭，蓋由肉眼觀之，即可明顯辨別其二者間之差 別。系爭商標與據以異議商標就設計方式（卡通可愛型描繪 、寫實型）、顏色配置（左白右黑、左黑右白）、大小對比 （左小右大、左大右小）、動物屬性（貓科、犬科）、背景 圖案（有框、無框）、線條狀況（簡易、複雜）及商標繡製 （無困難、難於刺繡）等方面，均有所不同。是本件並無商 標法第23條第1 項第13款規定之適用。
㈢系爭商標之商品經原告長期使用，已取得獨特識別性，相關 消費者早已可清楚分辨系爭商標與據以異議商標來自不同之 產製主體。被告主張本件應有商標法第23條第1 項第12款規 定之適用，惟該條款之適用須以商標近似為前提，然該近似 部分為公共財僅能給予弱勢保護，則二商標雖為近似，亦無 商標法第23條第1 項第12款規定之適用。是被告所為之處分 悖離實務見解。復以由相關商標公報可知，眾多廠商均以黑 白貓、黑白狗向被告申請商標，並經被告核准商標在案，足 見其商標識別性業已薄弱。是本件應無商標法第23條第1 項 第12款規定之適用等情。並聲明求為判決撤銷訴願決定及原 處分。
三、被告則以：
㈠就據以異議商標是否為著名商標而言：參加人為全球著名酒 商，並使用據以異議商標「Black & White 」、「TWO DOGS Device」等商標於其所生產行銷全球達百年之蘇格蘭威士忌
酒，且自西元1980年起使用於各式休閒服飾系列及相關配件 用品，於全球160 餘國取得商標註冊，亦自民國49年起，在 我國陸續取得商標註冊。參加人使用據以異議商標之威士忌 酒在台灣係透過零售管道提供給消費者，而休閒服飾及配件 則是經由代理商即訴外人協辰股份有限公司進口至台灣市場 ，除於全省百貨公司設櫃，並於全球加以廣告，更經國內知 名酒類進口商橡木桶於其出版之「酒黨」雜誌中讚揚其據爭 「Black & White 」黑白狗威士忌酒為「台灣人最難忘懷的 調和威士忌」，是系爭商標「黑白貓圖」於96年2 月2 日申 請註冊時，據以異議商標「Black & White 」、「TWO DOGS Device」等商標已廣為我國相關事業或消費者所普遍認知而 為著名商標。
㈡就商標圖樣是否近似暨其近似之程度而言：系爭商標「黑白 貓圖」與據以異議商標「TWO DOGS Device」、「TWO DOGS Device per se 」等商標相較，系爭商標係於橢圓形圓圈中 置一白一黑、兩隻比鄰而坐之動物抽象輪廓圖，而據以異議 商標則為兩隻比鄰而坐、輪廓分明之一黑一白長毛狗所組成 ，以二商標均由「一黑一白、比鄰而坐之兩隻動物」圖案構 成，其構圖意匠極相彷彿。原告縱稱系爭商標圖樣設計概念 係來自「貓論」，然商標之創意來源，並非相關消費者客觀 上可由商標圖樣之外觀形式所能知悉，故判斷商標是否近似 ，僅就商標客觀上所呈現予消費者之圖樣為依據，並不涉及 所有人主觀之心理因素。且系爭商標圖樣既為動物抽象輪廓 圖，則系爭商標究為狗或貓，實難使消費者區辨，是二商標 整體構圖意匠及外觀皆有相近之處，具有普通知識經驗之消 費者，於購買時施以普通之注意，可能會誤認二者來自同一 來源，二商標自屬構成近似之商標。
㈢本案衡酌據以異議商標為著名商標、二商標圖樣構成近似、 參加人有多角化經營與據以異議商標較為消費者所熟悉等情 ，而系爭商標指定使用於珠寶、寶石、胸針、項鍊、戒子、 耳環、手錶、袖扣等商品，與據爭商標使用於衣服、帽冠、 鞋、襪等商品，均為服飾搭配使用之商品，消費族群有所重 疊，是相關消費者存有關連性，則系爭商標以近似於據以異 議商標之圖形作為其商標，相關事業或消費者極有可能誤認 二商標之商品為同一來源之系列商品，或者誤認二商標之使 用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係 ，而產生混淆誤認情事，是本件應有商標法第23條第1 項第 12款規定之適用。
㈣原告主張其前手雅村公司於84年8 月11日即提出高度近似於 系爭商標圖形，而系爭商標之黑白貓圖形在台銷售已達15年
之久，自無與據以異議商標構成近似之虞。惟原告並未證明 其與訴外人雅村公司之關聯性，且原告所舉訴外人雅村公司 所有註冊第775520號等7 件商標權，已於95年、96年間到期 而消滅。再者，原告以黑白貓圖形申請商標註冊，經參加人 提起爭議者，除本案外，尚有註冊第0000000 、0000000 、 0000000 、0000000 、0000000 號等商標，其中註冊第1282 087 號商標，經被告以其違反商標法第23條第1 項第12款規 定而撤銷註冊商標在案。至原告主張「貓」、「狗」之識別 性弱，不乏廠商以之作為商標圖樣獲准註冊，二商標不致混 淆誤認一節，惟核原告所舉諸商標案例，其圖樣與本案不同 ，或指定使用之商品或服務與系爭商標不同，案情有別，核 屬另案問題，自不得比附援引執為系爭商標應准註冊之有利 論據等語，茲為抗辯。並聲明駁回原告之訴。
四、參加人主張：
㈠系爭商標係於橢圓形圓圈中置一白一黑、兩隻比鄰而坐之動 物抽象輪廓圖所構成，原告雖以「黑白貓圖」作為商標名稱 ，惟其予人印象並非一望即能區辨其究為狗圖或貓圖。而據 以異議商標為兩隻比鄰而坐、輪廓分明之一黑一白長毛狗所 組成。二商標之外觀皆為「一黑一白、比鄰而坐之兩隻動物 」圖形，在整體外觀及構圖意匠均極相彷彿，若消費者於購 買時施以普通之注意程度，於異時異地隔離觀察之際，實有 產生同一系列商標之聯想，依被告所公告之「混淆誤認之虞 」審查基準5.2.3 規定，二商標應構成近似商標。至於原告 主張系爭商標係來自鄧小平「貓論」所由設計，然商標之創 意來源並非相關消費者客觀上可由商標圖樣之外觀形式所能 知悉，故判斷商標是否近似，僅就商標客觀上所呈現予消費 者之圖樣為依據，而不應涉及所有人主觀之心理因素。 ㈡原告主張市場有眾多黑白貓與黑白狗商標並存，惟原告所指 稱之該等商標圖例，核渠等商標圖樣盡皆與本案不同，案情 殊異，且依商標審查個案拘束原則，尚難比附援引。又原告 主張系爭商標係由日商VAL 公司授權及延續訴外人雅村公司 旗下「黑白貓圖」商標而重新提出申請，然原告之主張與本 件無涉。且系爭商標縱曾有以相同圖樣取得商標註冊之事實 ，亦不必然可得系爭商標已符合商標法第23條第1 項各款規 定而准予註冊之結論。
㈢系爭商標與二商標指定商品於市場、行銷企劃與銷售通路而 言，皆屬相關消費者在相同或近似性質賣場中一併陳列販售 者，消費族群亦屬相同，故兩造商標間具有相互關聯之處， 兩造商標所指定商品實屬類似。據以異議商標業經被告經濟 部訴願審議委員會肯認為著名商標，而二商標之消費族群、
銷售管道均屬相同，並時常同時擺放於相同地點一併銷售， 當消費者視及系爭商標時，難謂不致誤認系爭商標之商品來 自於參加人，或系爭商標使用人與參加人間存在關係企業、 授權關係、加盟關其他類似關係，而產生混淆誤認之虞。原 告結合系爭商標與外文「BLACK & WHITE 」為商標申請註冊 於第9 、11、20、21、24類商品。乃使消費者產生混淆誤認 ，並欲攀附他人著名商標之高度知名度以達不公平競爭之事 實，故有商標法第23條第1 項第12款前項及第13款規定之適 用。再者，原告之系爭商標亦有違商標法第23條第1 項第12 款後段及第14款規定，依法應不得註冊。
五、茲參酌上揭當事人之陳述內容，可知本件主要爭點乃為：系 爭商標「黑白貓圖」之註冊是否違反商標法第23條第1 項第 12款規定而不得註冊？茲分述如下：
㈠按商標「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商 標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」 不得註冊，為商標法第23條第1 項第13款本文所規定。所謂 「有致相關消費者混淆誤認之虞」者，係指兩商標因相同或 構成近似，致使同一或類似商品／服務之相關消費者誤認二 商標為同一商標，或雖不致誤認二商標為同一商標，但極有 可能誤認二商標之商品／服務為同一來源之系列商品／服務 ，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟 關係或其他類似關係而言。而判斷有無混淆誤認之虞，則應 參酌商標識別性之強弱、商標之近似及商品／服務類似等相 關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是否 已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。
㈡經查，本件原告前於96年2 月2 日以「黑白貓圖」商標，指 定使用於商標法施行細則第13條所規定商品及服務分類表第 14類之「金，銀，珠寶，寶石，胸針，項鍊，手鐲，手鍊， 戒子，耳環，墜子，鐘，手錶，計時器，袖扣，領帶夾，胸 章，貴重金屬珠寶盒，貴重金屬製之煙盒，貴重金屬鑰匙圈 。」等商品，向被告申請註冊。而參加人提出指定使用於衣 服、帽冠鞋、襪等商品之據以異議之「TWO DOGS Device 」 等商標，主張系爭商標之註冊商標有違商標法第23條第1 項 第12款、第13款及第14款規定，對之提起異議。茲比較原告 系爭商標與參加人據以異議商標，可知系爭商標係於橢圓形 圓圈中置一白一黑、兩隻比鄰而坐之動物抽象輪廓圖，據以 異議商標則為兩隻比鄰而坐、輪廓分明之一黑一白長毛狗所 組成，二商標皆由「一黑一白、比鄰而坐之兩隻動物」圖案 構成，其構圖意匠極相彷彿。又系爭商標圖樣既為動物抽象 輪廓圖，則系爭商標究為狗或貓，於消費者遠距離觀看或標
籤吊牌過小時，實難使消費者明確區辨。原告雖又主張系爭 商標圖樣設計概念係來自於鄧小平之「貓論」，然商標之創 意來源並非相關消費者客觀上可由商標圖樣之外觀形式所能 知悉，故判斷商標是否近似，僅就商標客觀上所呈現予消費 者之圖樣為依據，並不涉及所有人主觀之心理因素。是以， 本件二商標整體構圖意匠及外觀皆有相近之處，具有普通知 識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會誤認二 者來自同一來源，足認系爭商標與據以異議商標應屬近似商 標。
㈢據以異議商標係指定使用於衣服、冠帽、腰帶、靴鞋、傘、 襪等商品上，與系爭商標於註冊時所指定使用「金、銀、珠 寶、寶石、胸針、項鍊、手鐲、手鍊、戒子、耳環、墜子、 鐘、手錶、計時器、袖扣、領帶夾、胸章、貴重金屬珠寶盒 、貴重金屬製之煙盒、貴重金屬鑰匙圈」等商品，兩者均屬 服飾搭配使用之商品，相關消費者存有關聯性，且因參加人 之零售通路場所包括全球各地，於臺灣百貨公司各式專櫃及 專賣店均以據以異議商標做為品牌招牌識別，故若於性質相 同或相近之賣場同時陳列、販售與提供載有兩商標之商品與 服務時，仍會造成相關消費者誤認二者商品係同一產製來源 ，依一般社會通念及市場交易情形，仍應認屬高度類似之商 品或服務。
㈣按先權利人如有多角化經營，而將其商標使用或註冊在多類 商品或服務者，在考量與系爭商標間有無混淆誤認之虞時， 不應僅就各類商品或服務分別比對，而應將該多角化經營情 形總括納入考量。觀諸本件參加人於異議階段所提出之證據 資料，其產製販賣商品包括酒、休閒服飾及配件，其酒類商 品在我國係透過零售管道提供予消費者，休閒服飾及配件則 經由代理商協辰股份有限公司進口，除於各大百貨公司設櫃 外，亦於臺北、桃園、臺中等地設置專賣店販售，且自71年 起即於我國申請據以異議諸商標註冊於衣服、帽冠、傘、鞋 、襪、酒等多類商品上，此有參加人提出之中華民國商標註 冊公告資料、公司網頁、專賣店照片影本附原處分卷可稽。 是以，本件參加人將據以異議諸商標申請註冊及使用於各類 商品上，有多角化經營之情形，堪以認定。據以異議商標既 有多角化經營情事，則系爭商標與據以異議商標二者併存於 市場上使用，致生消費者混淆誤認及營業利益衝突之可能性 即非常高。次按相關消費者對商標之熟悉程度，繫於該商標 使用之廣泛程度，原則上應由主張者提出相關使用事證證明 之，如相關消費者對衝突之二商標僅熟悉其中之一，則就該 較為被熟悉之商標，應給予較大之保護。查本件參加人據以
異議諸商標經參加人多年來透過零售管道提供酒類商品予消 費者，並於各大百貨公司、臺北、桃園、臺台中等地專賣店 販售衣服等配件商品，在市場上已建立相當之知名度，是據 以異議諸商標較系爭商標而言，乃屬消費者較熟悉之商標， 自應給予較大之保護。
㈤原告雖主張：系爭商標已存在於市場十多年，極具獨特之識 別性，消費者實能辨認而無混淆誤認之虞云云，並提出系爭 商標商品目錄與照片及出貨單等件為證。惟查，原告所提出 之出貨單日期最早為97年2 月21日，最遲為97年7 月20日， 並無法證明原告已使用系爭商標於相關商品上銷售長達十多 年之久，自難信原告此部分為主張為真實，是原告所稱系爭 商標已存在市場十多年，消費者應無混滯誤認之虞云云，洵 無可採。
㈥原告復援引註冊第0000000 、S130666 、0000000 、000000 0 、966534、955988、927093號商標等多件以黑白貓圖或其 他動物圖形併存註冊於同一或類似商品或服務之商標案例， 主張本件兩商標不致混淆誤認，非屬構成近似商標云云。但 查原告所舉諸案例，核其商標圖樣與本件不同，案情各異， 故依商標審查個案拘束原則，尚難比附援引，執為本件應為 異議不成立之有利論據。
㈦綜上，本院衡酌兩商標圖樣之近似程度、所指定使用商品及 服務高度類似、參加人有多角化經營之情形，以及據以異議 諸商標較為消費者所熟悉等因素，系爭商標之註冊客觀上有 使相關消費者誤認兩商標之商品或服務為同一來源之系列商 品或服務，或誤認兩造商標之使用人間存在關係企業、授權 關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞等一 切情狀，認本件原告系爭商標確有商標法第23條第1 項第13 款規定情形，不應取得商標之註冊。
六、從而，被告認系爭商標之註冊有違商標法第23條第1 項第13 款規定，所為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，於法並無違 誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告訴請撤銷，為無理 由，應予駁回。
七、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無 影響，爰毋庸一一論列，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1 條、行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。中 華 民 國 99 年 10 月 28 日 智慧財產法院第一庭
審判長法 官 李得灶
法 官 林欣蓉
法 官 汪漢卿
以上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。中 華 民 國 99 年 10 月 28 日 書記官 邱于婷
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