商標評定
最高行政法院(行政),判字,99年度,1163號
TPAA,99,判,1163,20101104,1

最　高　行　政　法　院　判　決
99年度判字第1163號
上 訴 人　台灣思盈產品開發股份有限公司
（即原審參加人）
代　表　人　甲○○
訴訟代理人　紀冠伶　律師
上 訴 人　經濟部智慧財產局
（即原審被告）
代　表　人　王美花
被 上訴 人　立兆股份有限公司
（即原審原告）
代　表　人　丙○○
上列當事人間商標評定事件，上訴人對於中華民國98年11月5日
智慧財產法院98年度行商訴字第130號行政判決，提起上訴，本
院判決如下：
　　主 文
上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
　　理 由
一、被上訴人（即原審原告）前於民國92年10月23日以「Micro- teeth」，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品 及服務分類表第26類之「花邊、衣服裝飾用貼布、鈕扣、拉 鍊、扣條、按扣、鉚扣、帶扣、子母扣、黏扣帶、拉鍊拉頭 之拉片、裝飾扣、包扣；織帶、編織帶、裝飾用刺繡品、裝 飾亮片、扣眼、鞋飾扣、臂章」商品，向上訴人經濟部智慧 財產局（下稱上訴人智慧局，即原審被告）申請註冊，經上 訴人智慧局審查，核准列為註冊第01109152號商標（權利期 間自93年7月1日起至103年6月30日止，下稱系爭商標）。嗣 上訴人台灣思盈產品開發股份有限公司（下稱上訴人台灣思 盈公司，即原審參加人）於95年8月8日以系爭商標之註冊有 違商標法第23條第1項第2款之規定，對之申請評定。案經上 訴人智慧局審查，以97年11月5日中台評字第H00000000號商 標評定書為「第01109152號『Micro-teeth』商標之註冊應 予撤銷」之處分，被上訴人不服，提起訴願，經遭駁回，向 原審提起行政訴訟，經原判決撤銷訴願決定及原處分，上訴 人台灣思盈公司不服，乃提起本件上訴。
二、被上訴人起訴主張：（一）系爭商標不僅在臺灣與美國註冊 ，亦早已在中國大陸（2003年申請）與歐盟取得正式註冊簿 商標，而註冊於輔助註冊簿之商標是可以識別來源的（capa ble of indicating source），且必須於交易市場上有實際



使用情形。且依美國商標實務經驗，一非全然說明性之商標 （相當於我國之暗示性商標）於美國商標所為之註冊申請， 可為補充性註冊，因其註冊所衍生之權利，大致與絕對註冊 相當，亦即只要係獲准於美國輔助註冊簿註冊之商標，即非 全然說明性之商標，故上訴人智慧局強調被上訴人的系爭商 標只取得美國輔助註冊簿（SUPPLEMENTAL REGISTER）資格 便認定系爭商標該被撤銷，實有違誤。（二）被上訴人否認 上訴人台灣思盈公司於商標評定及訴願期間所提交的被上訴 人公司網頁資料之真實性，該網頁及目錄均無日期，即使有 日期亦晚於系爭商標之註冊日（93年7月1日）而不足採。系 爭商標於91年創設，於93年7月1日經上訴人智慧局核准取得 商標權，迄今已使用6年以上，並已在我國、大陸、美國、 歐盟等國家獲得商標註冊，且為同行所模仿濫用，上訴人智 慧局復於97年11月5日評決撤銷，造成被上訴人重大損失。 （三）系爭商標並無現行商標法第23條第1項第2款規定之適 用：「微牙」或「微型牙齒」或「微齒」並非國人習見之一 般描述性用語，更遑論英文的「Micro-teeth」詞語。又系 爭商標指定使用於第26類的商品，「Micro-teeth」不僅非 該些各項商品形狀、品質、功用之說明，亦毫無隱喻、暗示 該些商品之品質、功用或其他有關成分、性質等特性，將「 Micro-teeth」用於這些商品，具有極高的識別性。況「 Micro-teeth」亦無法使消費者對其原始字義產生直接聯想 ，消費者亦不會特意翻閱辭典查詢其字義，即使查閱字典也 無法找到商品品質、成分或特性之訊息，對消費者而言，「 Micro-teeth」僅為無意義之商標字樣，故以「 Micro-teeth」被指定使用於「花邊、衣服裝飾用貼布、鈕 扣、扣條、按扣、鉚扣、子母扣、黏扣帶、拉鍊拉頭之拉片 、裝飾扣、包扣、織帶、編織帶、裝飾用刺繡品、裝飾亮片 、扣眼、鞋飾扣、臂章」等商品商標，一般社會大眾應不會 將「Micro-teeth」和上述產品做任何聯想，自然不存在作 為商品說明或通用名稱，也與商品本身之說明沒有密切關聯 。因此，足以使相關消費者認識其為表彰商品之標識，並得 藉以與他人之商品相區別，因此具識別性。且「 Micro-teeth」商標亦無直接傳達有關商品的特性、功能或 成分真實且明確的概念予消費者，不管是「微齒」還是「 Micro-teeth」亦不必然會使人聯想到防滑效果或耐用性。 另外，凡物品帶有微小牙狀或齒狀者，均有可能被稱之為「 微齒」，此一用詞乃屬泛稱，非鈕扣等衣服輔料專有名詞， 上訴人智慧局辯稱系爭文字專用於扣具類，亦乏依據。況倘 如上訴人智慧局所辯，系爭外文「Micro-teeth」一字專指



扣具，則目前市面上究竟有何種扣具係以此字為商品本身內 容或品質之中文說明，甚或英文說明，均未見上訴人智慧局 提出任何證據資料。「Micro-teeth」既不是同業中同類產 品的通用名稱，又不是該類產品的唯一或主要特徵的辭彙， 當然不應受到商標註冊申請的限制。針對上訴人智慧局批評 被上訴人將註冊商標「Micro-teeth」文字運用於網頁宣傳 、促銷產品的行為，被上訴人此種商標使用方式，並非上訴 人智慧局所認為的「僅屬對商品本身之說明」，充其量只是 借商標與商品的結合宣傳，達到讓消費大眾基於「 Micro-teeth」聯想到註冊人及其商品的目的，而一般消費 者是否能夠望字讀音，甚至知悉上開文字所代表之意義，尚 非無討論餘地。上訴人智慧局已將被上訴人Micro-teeth發 明專利註冊為第I226292號，「Micro-teeth」為被上訴人的 專利技術，系爭商標係基於此項專利技術，在商業上作進一 步推廣和利用，使消費者看到「Micro-teeth」就想到使用 系爭商標的商品，其來源為擁有「Micro-teeth」先進專利 技術的被上訴人，「Micro-teeth」自非商品本身說明。（ 四）被上訴人以「Micro-teeth」二字作為商標圖樣之文字 組合，並非習知習見，指定使用於各種鈕扣……商品，無論 從英語、國語或台語之讀音及文義觀之，均無法賦予其單一 或固定之解釋及字義。被上訴人乃係欲使人對「 Micro-teeth」產生一種特殊感，是一種雙關語之用法，並 無法直接傳達真實明確有關指定商品的特性、功能、品質或 成分之概念予消費者，消費者仍需運用諸多的想像力，才能 從商標獲得有關商品之品質、成分、特性之訊息。如以「 Micro-teeth」（微牙或微齒)來形容扣具等商品上佈滿微小 肉眼無法清楚辨識的尖凸即必須運用一定程度的想像、思考 、感受或推理，才能領會標識與商品間的關聯性，普通消費 者在「Micro-teeth」註冊使用之前，無法通過該辭彙聯想 確定為何種商品的情況下，已說明該辭彙具有顯著識別性， 可以作為商標申請註冊，系爭商標充其量僅為一「暗示性商 標」，並非直接商品之說明文字，自無商標法第23條第1項 第2款規定之適用。（五）評定商標註冊是否有違反同法第 23條第1項第2款商標需具識別性的規定，其判斷認定的基準 時間點，應以系爭商標為註冊審查時作為判斷認定的時間點 。系爭商標於92年10月23日提出申請，於93年7月1日獲上訴 人智慧局核准註冊，惟上訴人智慧局評定書中認定系爭商標 是否具有識別性的時間點，係以「目前」即97年11月左右為 判斷的時間基準，距註冊審查時相隔約5年，上訴人台灣思 盈公司所檢送網頁搜尋資料皆為96年4月19日，均為系爭商



標註冊後近3年。上訴人智慧局依據不適法的證據、理由， 撤銷被上訴人之商標權，即非適法。（六）另系爭註冊第01 109152號Micro-teeth商標業經上訴人智慧局核准分割，而 分為第01379314號及第01379315號兩件新商標，原系爭註冊 第01109152號Micro-teeth商標權利義務即移轉由分割後的 兩件新商標承受。是以對原系爭註冊第01109152號Micro-te eth商標行政救濟程序，亦由分割後的第01379314號及第013 79315號兩件新商標承受，原審法院應分別就分割後兩件新 商標指定使用商品項目，被上訴人前述主張之理由認定分割 後兩件商標是否各有應評定撤銷之情事。（七）上訴人台灣 思盈公司所提其關係企業「倍騰國際股份有限公司」（下稱 倍騰公司）92年7月型錄一事，被上訴人無論就該型錄的形 式上證明力或實質上證明力，皆予否認。就形式上，上訴人 台灣思盈公司無法確實證明此份型錄非為倍騰公司事後製作 ，即其所提供作為證物的92年7月型錄，是否即為倍騰公司 92年7月當時製作之一批?或為倍騰公司另為製作，卻倒填92 年7月日期。上訴人台灣思盈公司就此未提供倍騰公司其他 相關佐證說明為何僅單獨保留一紙92年7月型錄，卻未見其 他相連續年份的型錄，上訴人台灣思盈公司僅以一紙疑為事 後製作之型錄，即誆其關係企業倍騰公司97年7月已使用Mic ro-teeth作說明，難以服眾。況上訴人台灣思盈公司至多僅 能依其之關係企業倍騰公司92年7月型錄，主張倍騰公司為 合理使用，而無法主張眾多競爭者皆已用「Micro-teeth」 而評定撤銷系爭商標等語。求為判決撤銷訴願決定及原處分 。
三、上訴人智慧局則以：系爭「Micro-teeth」商標圖樣係由「- 」符號置於外文「Micro」、「teeth」之中所構成，中文具 有「微齒」、「微牙」之意涵，被上訴人以之作為商標，指 定使用於花邊、衣服裝飾用貼布、鈕扣、拉鍊、扣條、按扣 、鉚扣、帶扣、子母扣、黏扣帶、拉鍊拉頭之拉片、裝飾扣 、包扣、織帶、編織帶、裝飾用刺繡品、裝飾亮片、扣眼、 鞋飾扣、臂章商品，客觀上予人該等商品含有「微齒」、「 微牙」技術之印象。又查目前坊間扣具業者，常於產品上附 加立體齒狀設計，藉以增進防滑效果及耐用性，且依上訴人 台灣思盈公司所檢送網頁搜尋資料顯示扣具或服飾等相關業 者已有以「Micro teeth」作為系爭相關商品之說明性文字 。又觀諸被上訴人公司網頁標示及其商品目錄，經核該等外 文在性質上應屬商品說明性文字，堪認被上訴人亦有將外文 「Micro-teeth」作為商品相關附註敘述文字之情形。從而 被上訴人以外文「Micro-teeth」作為系爭商標圖樣，指定



使用於鈕扣、扣條、按扣等商品，依一般社會通念，顯係直 接說明該等商品有細小齒狀即微小突起般之設計，核屬商品 功能性說明文字，而不具表彰商品來源之識別性。又被上訴 人雖主張以外文「Micro」作為商標圖樣之一部分申准註冊 之案例不勝枚舉一節，經查所舉該等商標圖樣均與本件不同 ，指定商品亦各異，案情有別，依商標審查個案拘束原則， 尚難比附援引執為本件有利之論據。至依被上訴人於95年11 月22日所檢送系爭商標使用及註冊等相關證據資料觀之，附 件2之產品包裝袋、中（西）式信封、調撥出（入）庫單、 進料品檢單、銷貨出貨單、報廢單、製令領料單、其他出庫 單、貨運包裝紙箱、PROFORMA INVOICE表頭影本等證據資料 ，固可見「Micro-teeth」商標之標示，惟該等單據、信封 、包裝袋（箱）等證據資料上並無任何關於買受人、商品名 稱及數量等銷售資料之記載，且無日期之標示，自非系爭商 標具體行銷使用之證據資料，尚難謂系爭商標已因使用而具 識別性。而附件3之商品目錄上雖可見其以外文「Micro-tee th」作為商標樣態而為標示，然被上訴人亦有將該外文作為 商品相關附註敘述文字之情形，非僅單純將其當作商標而為 使用，且該商品目錄發行散布之情形如何，尚乏具體客觀事 證佐證，無從認定該等說明文字經由前述使用方式，已足使 相關消費者認識其為表彰商品來源之標識。至附件4之「Mic ro-teeth」商標於美國第26類商品取得註冊之證明影本，鑑 於美國國情、法制及市場交易習慣均與我國有別，要難以其 於國外註冊之事實，執為系爭商標非指定使用商品之說明文 字，在我國具有識別性亦應獲准註冊之論據；況所舉該商標 在美國僅係取得「輔助註冊」（SUPPLEMENTAL REGISTER） ，足證在該國亦僅認定該商標本為敘述性文字，尚須經被上 訴人使用始有可能取得商標之後天識別性，是被上訴人所舉 系爭商標具有先天識別性之主張，自無足採。另被上訴人於 行政訴訟階段檢附原證11、12及13等證據資料，主張其於註 冊後已使用6年以上，應有商標法第54條但書之適用一節， 經核原證11被上訴人2005年部分對外貨單上使用Micro-teet h商標證明資料，僅貨單上載明Micro-teeth字樣，其商品是 否皆有該字樣標示，使用情形如何等皆不得而知，且對外貨 單之對象並非我國相關業者或消費者，國內相關業者或消費 者並無法知悉其Micro-teeth之使用；原證12被上訴人在國 外參展攤位對外使用Micro-teeth商標證明資料，大部分亦 非我國境內之使用資料，被上訴人亦未提出我國相關業者或 消費者有積極接觸之事證，尚難認為本案之有利事證；原證 13被上訴人於91年到93年的國外參展廣告費用支出明細分類



帳，係被上訴人公司之廣告費用支出，未見有本案系爭商標 之使用，是依上述證據資料，尚難認系爭商標已因使用而具 識別性進而有商標法第54條但書之適用等語，資為抗辯。求 為判決駁回上訴人之訴。
四、上訴人台灣思盈公司則以：（一）被上訴人所有系爭註冊第 01109152號「Micro-teeth」商標，係由「Micro-」、「tee th」兩個英文單字組成，而其中文意義分別為「"小"、"微" 」，及「牙」，整體上字面的意義為「微小的牙」；英文亦 同。觀現今市場上之繩扣、扣具、黏扣帶等業者，為解決該 等產品表面平滑致握取不易的問題，而將之表面改良為立體 牙尖狀，使其表面粗糙化以達到防滑兼具美觀之效果。換言 之，即以目前成熟的模具成型射出技術，在所生產產品的表 面上，以模具射出如微齒狀般的突起，一方面因排列整齊的 微齒突起而有類似花紋般的圖面，一改產品向來僅有之光滑 表面；另一方面，也因微齒突起的表面較易握取，兼具有止 滑之功能，解決產品平滑不易握取之問題。而經網頁搜尋， 於國內外以系爭「Micro-teeth」商標作為商品之說明文字 不乏其例，可見扣具、或服飾等相關業者早已有以「Micro teeth」作為系爭相關商品之說明性文字。且上訴人台灣思 盈公司之關係企業即倍騰公司於92年7月間即已使用「Micro teeth」作為所生產產品之說明文字，並以該用語編錄在該 公司92年7月份之產品型錄上，被上訴人以系爭商標申請註 冊登記係於92年10月23日，且於93年7月1日始為註冊公告， 由此足證在被上訴人將「Micro-teeth」作為商標使用之前 ，「Micro-teeth」已廣為扣具、服飾業界等，作為商品之 說明文字而使用。（二）觀諸被上訴人公司網頁標示及其自 製之商品目錄，核該等外文在性質上應屬商品說明性文字， 故足證被上訴人亦有將外文「Micro-teeth」作為其商品相 關附註敘述文字之情形。此外，由被上訴人所營網站之產品 介紹及文宣品上明確標示，其標準品系列擁有先進「Micro- teeth」技術，而其所生產之「標準品系列」、「繩索扣」 、「黏扣帶」等產品，其產品表面皆有立體微牙狀之設計造 型。從而，「Micro-teeth」係被上訴人所生產商品性質之 說明，被上訴人以外文「Micro-teeth」作為系爭商標圖樣 ，指定使用於鈕扣、扣條、按扣、黏扣帶、等服飾、鞋類配 件等商品上，依一般社會通念，顯係直接說明該等商品具有 細小齒狀即微小突起般之設計及造型，核屬商品功能性說明 文字，而不具表彰商品來源之識別性，自係有商標法第23條 第1項第2款之規定，不得註冊之情。（三）被上訴人雖於98 年9月間，向上訴人智慧局申請將系爭註冊第01109152號商



標，一分為二，分別指定使用於「花邊、衣服裝飾用貼布、 扣條、裝飾扣、織帶、編織帶、裝飾用刺繡品、裝飾亮片、 扣眼、鞋飾扣、臂章。」；及「鈕扣、拉鍊、按扣、鉚扣、 帶扣、子母扣、黏扣帶、拉鍊拉頭之拉片、包扣。」，並經 上訴人智慧局核准登記商標註冊第01379314號及第01379315 號。惟被上訴人即使將系爭商標一分為二，仍無法避免「Mi cro-teeth」為商品說明文字。蓋凡可以成熟模具成型射出 技術製造之商品，皆可生產製成表面具有「Micro-teeth」 造型之產品，從而以被上訴人分割指定使用於「花邊、衣服 裝飾用貼布、扣條、裝飾扣、織帶、編織帶、裝飾用刺繡品 、裝飾亮片、扣眼、鞋飾扣、臂章。」等項目之商品，只要 可以成熟模具成型射出製成，皆可生產出具「Micro-teeth 」造型之上開商品，不限於僅有鈕扣、拉鍊、按扣、鉚扣、 帶扣、子母扣、黏扣帶、拉鍊拉頭等商品，從而被上訴人就 系爭商標分割申請指定使用於「花邊、衣服裝飾用貼布、扣 條、裝飾扣、織帶、編織帶、裝飾用刺繡品、裝飾亮片、扣 眼、鞋飾扣、臂章。」之商品類別，該等商品在說明文字上 仍無法排除使用「Micro-teeth」造型等文字敘述。（四） 被上訴人所有「Micro-teeth」商標於美國之註冊為「次要 申請（SUPPLEMENTAL REGISTER）」，即該商標被視為具有 表示產品或服務之說明性文字，必須在核准註冊5年後，提 出商標經過使用，進而取得識別性之證明，並且以新申請案 再次提出主要申請後始可准商標註冊登記。因此，被上訴人 所提出之美國商標註冊，並不足以證明其「Micro-teeth」 商標為具有識別性之商標，而無違反我國商標法第23條第1 項第2款規定之嫌。又被上訴人另舉訴願附件之美國等其他 國家或地區註冊證或資料證明系爭商標已於國外多國核准註 冊於同一商品乙節云云。惟因各國國情不同，商標法制、審 查基準亦有別，自不得以他國核准註冊執為系爭商標應准予 註冊之論據。（五）被上訴人於原審法院審理時雖另檢附原 證11、12、13等證據資料，主張系爭商標因被上訴人大量行 銷使用，相關消費者足可認識其為表彰被上訴人商品或服務 之標識，而與他人之商品相區別，故應有商標法第54條但書 之適用一節云云。然查，經核原證11被上訴人2005年部分對 外貨單上使用Micro-teeth商標證明資料，僅貨單上載明 Micro-teeth字樣，其商品是否皆有該字樣標示，使用情形 如何等皆不得而知；且該對外貨單之對象，並非我國國內之 相關業者或消費者，國內相關業者或消費者，並無法知悉被 上訴人Micro-teeth商標之使用；原證12被上訴人在國外參 展攤位對外使用Micro-teeth商標證明資料，亦皆非我國境



內之使用資料，被上訴人亦未提出我國相關業者或消費者有 積極接觸之事證，尚難認為本案之有利事證；原證13被上訴 人於91年到93年的國外參展廣告費用支出明細分類帳，係被 上訴人公司之廣告費用支出，未見有本案系爭商標之使用。 此外，被上訴人所提供之前開所有資料，除標示系爭商標外 ，均另標示被上訴人公司之另一商標即「UTS」之英文單字 （即被上訴人公司之商標）；尤有甚者，被上訴人原有「 UTS」商標之擺設遠較Micro-teeth在視覺上更加明顯而突出 ，是該等資料予相關消費者之認知，應僅表達對被上訴人原 有之「UTS」商標之宣傳用語，自難認相關消費者已足可認 識系爭Micro-teeth商標為表彰被上訴人商品或服務之標識 ，而有商標法第54條但書之適用等語。
五、原審為撤銷訴願決定及原處分之判決，略以：商標申請案是 否有商標法第23條第1項所列不得註冊事由之判斷基準時點 ，除有商標法第23條第2項所明定之情形（即第12款、第14 款至第16款及第18款規定之情形，以申請時為準），自應以 核准註冊公告時為判斷之基準時點。至於申請註冊商標倘原 不具識別性，其是否依商標法第23條第4項取得第二層意義 之事實狀態基準時，亦須考量商標先申請之期待權僅能保護 至商標主管機關審定時，由於商標之第二層意義係經由商業 使用動態發展，倘主管機關業以商標不具識別性為否准註冊 之審定，該商標申請既經公權力機關認定為違法，殊無再保 障申請人期待權之必要，若將事實狀態基準時延後至行政訴 訟程序事實審言詞辯論終結時，則無異鼓勵申請人提起行政 爭訟程序，再大量使用已遭否准之商標，以既成事實造成第 二層意義，殊非合乎法條本旨之法律解釋，亦與法適用之安 定性有違，是以商標法第23條第4項第二層意義之判斷基準 時，亦應以審定時作為判斷之時點，從而系爭商標既經註冊 公告，則是否有商標法第23條第1項第2款所列不得註冊事由 ，自應以核准註冊公告時（即93年7月1日）作為判斷之時點 。系爭商標圖樣係由未經設計之外文「Micro-teeth」所構 成，其直譯中文即為「微齒」、「微牙」之意，而「Micro- teeth」並非習見之外文用語，「微齒」、「微牙」亦非既 有習見之中文詞彙，況「Micro-teeth」係屬外文，國內消 費者於系爭商標核准公告時，依一般社會通念，是否將上開 外文之意義認知為系爭商標所指定商品特性之直接描述，仍 應參酌其他客觀證據以定之。系爭商標係指定使用於「花邊 、衣服裝飾用貼布、鈕扣、拉鍊、扣條、按扣、鉚扣、帶扣 、子母扣、黏扣帶、拉鍊拉頭之拉片、裝飾扣、包扣；織帶 、編織帶、裝飾用刺繡品、裝飾亮片、扣眼、鞋飾扣、臂章



」商品，惟依被上訴人之網站資料所示，其所生產之標準品 、繩索扣、黏扣帶等產品，部分係平滑之表面、部分係螺紋 狀、部分係蜂巢格狀，並不必然皆有立體齒狀之設計，至上 訴人智慧局所稱坊間扣具及拉鍊業者常於其產品上附加立體 齒狀設計，以增進扣具之防滑效果及耐用性乙節，則未見有 何證據可資佐證。上訴人台灣思盈公司所檢附之網頁搜尋資 料雖可見「Type：...Micro Teeth Zipper Puller」、「Zi pper Pull with Micro Teeth」、「PU-injected cuffstra ps with micro teeth」等語，然依其所揭示之拉鍊片或服 飾圖片，均無法佐證該產品有何立體齒狀之設計，更遑論上 開資料之日期均為2007年4月19日，依前揭說明，自不得據 以證明「Micro-teeth」於系爭商標核准公告時（即93年7月 1日）已有扣具或服飾相關業者以「Micro-teeth」作為系爭 相關商品之說明性文字。又被上訴人公司網頁雖可見「擁有 先進Micro-teeth技術及成熟的模具成型射出技術……」 ，且被上訴人於評定答辯時所附扣具及拉鍊商品目錄中所刊 「Patent certificates of UTS on the basis of products classification」標題項下之欄位另載有「Laser Etching & Micro-teeth Application System」（雷射蝕刻 及微齒應用系列）、「The Laser Etching & Micro-teeth Applicat ion were and are used in the following products：buttons...zipper and zipper puller」（雷射 蝕刻及微齒技術係應用於下列產品：鈕扣……拉鍊及拉鍊片 ）等內容，然查，被上訴人為發明第I226292號「裝飾片之 花紋製造方法」專利之專利權人，專利權期間自2005年1月 11日起至2023年10月27日止，該製造方法係以雷射光束頭作 切割，而於塑性材質上成型出微小針柱，是以被上訴人主張 其公司網頁及商品目錄所記載之「Micro-teeth」技術即係 指上開專利之技術，應堪採信。然上開被上訴人網頁及商品 目錄均係被上訴人於系爭商標及上開專利核准公告後，將系 爭商標結合專利技術用以行銷被上訴人之商品，俾使消費者 看到系爭商標即聯想到使用上開專利製造產品之被上訴人， 縱因此使消費者將「Micro-teeth」與被上訴人實施上開專 利之產品具有微小針柱狀花紋產生一定之聯想，然此為系爭 商標於註冊公告後經被上訴人使用後所產生之事實，尚不得 憑此而認「Micro-teeth」於系爭商標核准公告時業經消費 者將之視為商品本身之說明。從而，上訴人智慧局以系爭商 標指定使用於「花邊、衣服裝飾用貼布、鈕扣、拉鍊、扣條 、按扣、鉚扣、帶扣、子母扣、黏扣帶、拉鍊拉頭之拉片、 裝飾扣、包扣；織帶、編織帶、裝飾用刺繡品、裝飾亮片、



扣眼、鞋飾扣、臂章」商品為商品功能性說明文字，因而違 反商標法第23條第1項第2款之規定，所為系爭商標之註冊應 予撤銷之處分，於法即有未洽。訴願決定未加指摘而予維持 ，亦非妥適等由，爰將訴願決定及原處分撤銷。六、上訴人上訴意旨及補充理由除復執與原審相同之主張外，另 略以：業者為使消費者能了解繩扣、扣具、黏扣帶等服裝、 皮件等配飾上的產業重大變革，進而將該「微齒突起」，以 「Micro-teeth」作為商品形狀、外觀之具體描述說明，以 使消費者望文生義，即知繩扣、扣具、黏扣帶等衣飾、皮件 等配件，與過去已生產發展之商品內容之重大不同，從而「 Micro-teeth」係該業者大量廣泛為商品形狀、外觀之說明 文字。依商品實品之外觀、臺灣臺北地方法院檢察署95年度 偵字第9551號不起訴處分書、被上訴人在美國僅取得「輔助 註冊」（SUPPLEMENTAL REGISTER），尚須經被上訴人使用 始有可能取得商標之後天識別性，足見本件在被上訴人將「 Micro-teeth」商標，指定使用於修正前商標法施行細則第 49條第26類之「花邊、衣服裝飾用貼布、鈕扣、拉鍊、扣條 、按扣、鉚扣、帶扣、子母扣、黏扣帶、拉鍊拉頭之拉片、 裝飾扣、包扣、織帶、編織帶、裝飾用刺繡品、裝飾亮片、 扣眼、鞋飾扣、臂章」等商品，在依社會一般通念，「Micr o-teeth」顯為該類商品本身之說明，且與商品本身之說明 有密切關聯下，自無獨厚被上訴人使用取得「Micro-teeth 」對商品之專用，故本件自有商標法第23條第1項第2款（該 款係參考修正前商標法第37條第1項第10款修正後而得）不 得註冊之情形。詎原審法院竟以「Micro-teeth」為文字之 「說文解字」，在未詳識具體商品，認「Micro-teeth」既 非中文，亦非消費者所習用，並誤認坊間於系爭商標申請前 ，未有使用系爭「Micro-teeth」為商品說明文字之情形； 且未依智慧財產案件審理法第4條規定，就上開坊間使用之 事實，命技術審查官就本案向法官為意見之陳述；亦未於審 理時就其所知之特殊專業知識，當庭曉諭，亦未予當事人辯 論之機會；且就上訴人智慧局及台灣思盈公司所提於被上訴 人申請商標登記前已有系爭相關業界使用「Micro-teeth」 為商品文字說明之證據，表示意見，亦未適時曉諭上訴人智 慧局就卷證內檢附之證據提出說明，即逕為本案並未違反商 標法第23條第1項第2款之情形，顯有違本院62年判字第633 號判例、77年度判字第1706號、88年度判字第3730號、93年 度判字第555號判決及行政訴訟法第189條第1、2項及智慧財 產案件審理法第4條、第8條之規定，而有行政訴法第243條 第1項及第2項第6款判決違背法令之違誤。又被上訴人雖於



98年9月間，向上訴人智慧局申請將系爭註冊第01109152號 商標，一分為二，分別指定使用於「花邊、衣服裝飾用貼布 、扣條、裝飾扣、織帶、編織帶、裝飾用刺繡品、裝飾亮片 、扣眼、鞋飾扣、臂章。」；及「鈕扣、拉鍊、按扣、鉚扣 、帶扣、子母扣、黏扣帶、拉鍊拉頭之拉片、包扣。」並經 上訴人智慧局核准登記商標註冊第01379314號及第01379315 號。惟被上訴人即使將系爭商標一分為二，仍無法避免「 Micro-teeth」為商品說明文字。其次，被上訴人於原審法 院審理時雖另檢附原證11、12、13等證據資料，主張系爭商 標因被上訴人大量行銷使用，相關消費者足可認識其為表彰 被上訴人商品或服務之標識，而與他人之商品相區別，故應 有商標法第54條但書之適用一節云云。然經核原證11被上訴 人2005年部分對外貨單上使用Micro-teeth商標證明資料， 僅貨單上載明Micro-teeth字樣，其商品是否皆有該字樣標 示，使用情形如何等皆不得而知；且該對外貨單之對象，並 非我國國內之相關業者或消費者，國內相關業者或消費者， 並無法知悉被上訴人Micro-teeth商標之使用；原證12被上 訴人在國外參展攤位對外使用Micro-teeth商標證明資料， 亦皆非我國境內之使用資料，被上訴人亦未提出我國相關業 者或消費者有積極接觸之事證，尚難認為本案之有利事證； 原證13被上訴人於91年到93年的國外參展廣告費用支出明細 分類帳，係被上訴人公司之廣告費用支出，未見有本案系爭 商標之使用。此外，被上訴人所提供之前開所有資料，除標 示系爭商標外，均另標示被上訴人公司之另一商標即「UTS 」之英文單字（即被上訴人公司之商標）；尤有甚者，被上 訴人原有「UTS」商標之擺設遠較Micro-teeth在視覺上更加 明顯而突出，是該等資料予相關消費者之認知，應僅表達對 被上訴人原有之「UTS」商標之宣傳用語，自難認相關消費 者已足可認識系爭Micro-teeth商標為表彰被上訴人商品或 服務之標識，而有商標法第54條但書之適用。另有關陳宗龍 持倍騰公司所印製之92年7月份之型錄前往日本參展乙事， 業經臺灣士林地方法院檢察署以95年度偵續字第208號開庭 偵查，就前開倍騰公司所印製92年7月份之型錄乙事，傳喚 證人陳宗龍及設計該型錄之員工林士堯到庭結證，詳予訊問 在案，足證在被上訴人將「Micro-teeth」作為商標使用之 前，「Micro-teeth」確已為扣具、服飾業界等，作為其『 微齒突起』外觀之商品之說明文字而使用中。詎原審法院不 察，竟為卷附無任何證據可證在被上訴人將「Micro-teeth 」作為商標使用之前，「Micro-teeth」確已為扣具、服飾 業界等，作為其『微齒突起』外觀之商品之說明文字而使用



等情，實有未依證據認定事實之違法等語。
七、本院查：
㈠、「商標有下列情形之一者，不得註冊：……二、表示商品或 服務之形狀、品質、功用或其他說明者。」、「有第1項第2 款規定之情形或有不符合第5條第2項規定之情形，如經申請 人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者， 不適用之。」商標法第23條第1項第2款、第4項分別定有明 文。所謂商品或服務之說明，係指依一般社會通念，該標識 為對於商品或服務本身的形狀、品質、功用或其他有關的成 分、性質等特性之直接且明顯描述，因消費者容易將之視為 商品或服務本身的說明，而不具識別來源之功能。惟如有使 用證據證明該描述性標識在交易上已成為申請人商品或服務 之識別標識者，而取得後天識別性，即得依商標法第23條第 4項規定申請註冊。又商品或服務之標識倘非商品或服務本 身之明顯直接描述，而係以隱含譬喻方式間接暗示商品或服 務形狀、品質、功用或其他有關成分、性質等特性，仍具有 先天識別性而得註冊。
㈡、次按92年5月28日修正前商標法第37條規定：「商標圖樣有 左列情形之一者，不得申請註冊」，嗣修正為第23條第1項 規定：「商標有下列情形之一者，不得註冊：……」，其修 正理由為：「現行條文所定『不得申請註冊』，致實務上得 否註冊係以申請時作為判斷之時點，惟商標須經審查始准予 註冊，恆需一段時日，常見申請時雖有不准註冊之情形，但 於審查時已不存在該情形，於無違反公益又無妨礙他人權益 時，如悉以申請時作為准駁時點，並不合理，爰將『不得申 請註冊』修正為『不得註冊』。至何種情形應以申請時為準 ，另於第二項明定，以資明確。」，是以商標申請案是否有 商標法第23條第1項所列不得註冊事由之判斷基準時點，除 有商標法第23條第2項所明定之情形（即第12款、第14款至 第16款及第18款規定之情形，以申請時為準），自應以核准 註冊審定時為判斷之基準時點。至於申請註冊商標倘原不具 識別性，其是否依商標法第23條第4項取得第二層意義之事 實狀態基準時，由於商標專責機關審酌使用證據之範圍僅至 審定時，自亦應以商標專責機關審定時作為判斷商標是否具 第二層意義之時點。
㈢、本件原審以系爭商標圖樣係由未經設計之外文「 Micro-teeth」所構成，其直譯中文即為「微齒」、「微牙 」之意，而「Micro-teeth」並非習見之外文用語，「微齒 」、「微牙」亦非既有習見之中文詞彙，況「Micro-teeth 」係屬外文，國內消費者於系爭商標核准時，依一般社會通



念，是否將上開外文之意義認知為系爭商標所指定商品特性 之直接描述，仍應參酌其他客觀證據以定之。系爭商標係指 定使用於「花邊、衣服裝飾用貼布、鈕扣、拉鍊、扣條、按 扣、鉚扣、帶扣、子母扣、黏扣帶、拉鍊拉頭之拉片、裝飾 扣、包扣；織帶、編織帶、裝飾用刺繡品、裝飾亮片、扣眼 、鞋飾扣、臂章」商品，惟依被上訴人之網站資料所示，其 所生產之標準品、繩索扣、黏扣帶等產品，部分係平滑之表 面、部分係螺紋狀、部分係蜂巢格狀，並不必然皆有立體齒 狀之設計，至上訴人台灣思盈公司所稱坊間扣具及拉鍊業者 常於其產品上附加立體齒狀設計，以增進扣具之防滑效果及 耐用性乙節，則未見有何證據可資佐證。被上訴人所檢附之 網頁搜尋資料雖可見「Type：...Micro Teeth Zipper Pull er」、「Zipper Pull with Micro Teeth」、「 PU-injected cuffstraps with micro teeth」等語，然依 其所揭示之拉鍊片或服飾圖片，均無法佐證該產品有何立體 齒狀之設計，更遑論上開資料之日期均為2007年4月19日， 自不得據以證明「Micro-teeth」於系爭商標核准公告時（ 即93年7月1日）已有扣具或服飾相關業者以「Micro-teeth 」作為系爭相關商品之說明性文字。又被上訴人公司網頁雖 可見「擁有先進Micro-teeth技術及成熟的模具成型射出技