最 高 行 政 法 院 判 決
99年度判字第1380號
上 訴 人 昌宇工業有限公司
代 表 人 楊佩玲
訴訟代理人 桂齊恆 律師
被 上訴 人 經濟部智慧財產局
代 表 人 王美花
參 加 人 巨益企業有限公司
代 表 人 林風
上列當事人間商標評定事件，上訴人對於中華民國98年7月23日
智慧財產法院98年度行商訴字第48號行政判決，提起上訴，本院
判決如下：
主 文
原判決廢棄，發回智慧財產法院。
理 由
一、緣上訴人之前手晉易企業有限公司（下稱晉易公司）前於民 國91年7月25日以「NEW WEST」商標作為其註冊第700149號 「NEW WEST」商標之聯合商標，指定使用於當時商標法施行 細則第49條所定商品及服務分類表第7類之伐木機之汽缸蓋 等商品，向被上訴人申請註冊，經其審查，核准列為註冊第 1040167號聯合商標（下稱系爭商標，如附圖1所示）。嗣晉 易公司於92年9月18日申准移轉登記予協彬企業有限公司， 並經核准延展商標權期限至104年12月15日止。嗣參加人巨 益企業有限公司於95年3月17日以系爭商標有違註冊時商標 法第37條第12款及現行商標法第23條第1項第13款之規定， 對之申請評定，系爭商標復經被上訴人核准移轉登記予上訴 人。案經被上訴人審查，以97年10月21日中台評字第950104 號商標評定審定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。上訴 人不服，提起訴願，經遭決定駁回，遂提起行政訴訟。二、系爭商標於註冊當時係作為註冊第700149號；「NEW WEST」 商標之聯合商標，則依註冊當時商標法第22條之規定，此二 商標圖樣既屬同一，必其指定之商品構成類似，系爭商標方 得以聯合商標之性質獲准註冊，亦即，二商標因所指定之商 品均屬伐木、鋸木之機械及其專用之零組件故構成類似，則 註冊第700149號「NEW WEST」商標既合法存在迄今逾10年， 系爭商標沿襲而指定使用於同一、用途一致之商品，自非法 所不允。從而註冊第700149號商標所指定之「伐木機」等商 品既從未遭認定與本案據以評定之註冊第662798號商標（下 稱據以評定商標，如附圖2所示），所指定之「汽機車零件 、汽缸」等商品構成同一或類似，則系爭商標指定之商品與
註冊第662798號商標所指定商品亦非屬同一或類似。又據以 評定商標核准註冊之時間較系爭商標申請日為早，被上訴人 既准系爭商標之註冊，嗣後因參加人申請評定，竟將系爭商 標之註冊予以撤銷，顯然違反行政程序法第8條之信賴保護 原則。系爭商標之主要消費者為伐木業者，其主要銷售市場 在國外，且已在巴布新幾內亞取得商標權，長期出口至國外 銷售，確有長期使用之事實，不致與似未使用或僅使用於汽 機車零件之據以評定商標相互混淆等語，求為判決撤銷訴願 決定及原處分。
三、被上訴人則以：系爭商標係由單純外文「NEW WEST」所構成 ，與據以評定商標相較，二者皆為相同之外文「NEW WEST」 ，是二商標於外觀、觀念及讀音上均相同，以具有普通知識 經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，異時異地隔離觀 察及交易連貫唱呼之際，應屬相同之商標。雖系爭商標係指 定使用於第7類之「伐木機之汽缸蓋」等商品，據以評定商 標係指定使用於第12類之「汽機車零件、汽缸」等商品，二 者非屬同類，但坊間專業製造汽機車鍍鉻汽缸業者，亦多有 為汽機車零組件及農業機械零件之製造加工及買賣，兩者之 原材料相同，且皆為推動從動件，功能亦相同；該等零組件 係為組配於機具、器械上，用途雷同，且二商品之製造廠商 、行銷管道多有重疊之情形，則依一般經驗法則及商業交易 習慣加以綜合判斷，二商標所指定使用之前述商品核屬類似 之商品等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人之訴。四、原審駁回上訴人在第一審之訴，係以：系爭註冊第1040167 號「NEW WEST」商標係由單純外文「NEW WEST」所構成，與 據以評定商標相較，二者皆為相同之外文「NEW WEST」，是 二商標於外觀、觀念及讀音上均相同，以具有普通知識經驗 之消費者，於購買時施以普通之注意，異時異地隔離觀察及 交易連貫唱呼之際，應屬相同之商標。系爭商標係指定使用 於第7類之「伐木機之汽缸蓋」等商品，據以評定商標係指 定使用於第12類之「汽機車零件、汽缸」商品，二者非屬同 類，惟依被上訴人95年12月所編印之「商品及服務分類暨相 互檢索參考資料」，前者為伐木機及鍊鋸機之零組件，應屬 0729「不屬別類之機械零件」組群，又0729組群之備註欄載 有「一、『不屬別類之機械零件』組群所有商品需檢索1206 『汽車及其零組件、機車及其零組件』組群所有商品」字樣 ；而後者為汽機車之零組件，係屬1206組群，是據以評定商 標指定使用於「汽機車零件、汽缸」商品，即係依前述檢索 參考資料所揭載需相互檢索參考之相關類組商品；況依參加 人評定申請書所檢附之附件一可知，坊間專業製造汽機車鍍
鉻汽缸業者，亦多有為汽機車零組件及農業機械零件之製造 加工及買賣，兩者之原材料相同，且皆為推動從動件，功能 亦相同；該等零組件係為組配於機具、器械上，用途雷同， 且二商品之製造廠商、行銷管道多有重疊之情形，則依一般 經驗法則及商業交易習慣加以綜合判斷，二商標所指定使用 之前述商品核屬類似之商品。上訴人訴稱系爭商標原係註冊 第700149號「NEW WEST」商標之聯合商標，故其指定使用之 伐木機之汽缸蓋、連桿...等商品之組群必同於其正商標註 冊第700149號「NEW WEST」商標指定使用之伐木機商品所屬 第0705組群，而據以評定商標所指定使用之商品屬1206組群 ，二者非屬類似商品一節，尚不足採。按商標評定程序乃商 標法既有制度，屬公眾審查之一種，以補商標專責機關審查 之不足，維護商標制度之正常運作，俾使真正權利人獲得保 障；是以商標專責機關於評定程序依申請評定人所提之理由 及證據從新審查商標之合法性，依法評決不得註冊之商標應 予撤銷，實符合商標評定制度之精神，要難指為違反行政程 序法第8條信賴保護原則之規定。另上訴人所提其在巴布新 幾內亞取得商標權註冊資料及出口至國外銷售報單影本，質 量上明顯不足，且係出口至國外之資料，並非國內銷售資料 ，並未能證明系爭商標已為我國消費者所知悉；其餘系爭商 標相關網頁、商品實物照片及說明書，並無相關資料配合， 無法呈現系爭商標使用之久暫、銷售地域範圍、銷售金額等 商標實際使用情形，是以現有證據資料，尚無法認系爭商標 已長期廣泛使用而為我國相關消費者所知悉，與據以評定商 標併存無使相關消費者致生混淆誤認之虞，上訴人所述尚無 足採，併予敘明。綜上所述，被上訴人認系爭商標之註冊有 違其註冊時商標法第37條第12款及現行商標法第23條第1項 第13款規定，所為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，核無不 合，訴願決定予以維持，亦無不合，因將原決定及原處分均 予維持，駁回上訴人之訴等詞，為其判斷之基礎。五、本院按：
㈠商標法第91條第2項規定：「對本法中華民國92年4月29日（該 日期係立法院三讀通過日期並非施行日期，總統令於92年5月 28日修正公布，並自公布日起6個月後施行）修正施行前註冊 之商標、證明標章及團體標章，於本法修正施行後申請或提請 評定者，以其註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為 限。」再者，修正前商標法第25條對延展註冊規定係採「更新 審查制」，但現行商標法第28條規定改採簡易登記制，僅形式 審查，不再就申請延展註冊時為實質審查，是註冊之商標有無 違法事由自應以最初註冊時之法律及事實狀態為判斷依據。經
查，系爭商標係於91年7月25日註冊，嗣經核准於94年9月1日 延展商標權，參加人巨益企業有限公司於95年3月17日以系爭 商標有違註冊時商標法第37條第12款及現行商標法第23條第1 項第13款之規定，對之申請評定，是以本件乃修正施行前註冊 之商標，於本法修正施行後申請評定，應以其註冊時及本法修 正施行後之規定均為違法事由為限。復按商標圖樣「相同或近 似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者」，不得申請註冊 ；商標「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標 或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」，不得 註冊，分別為系爭商標註冊時商標法第37條第12款及現行商標 法第23條第1項第13款所明定。
㈡原判決以系爭商標與據以評定商標二者商標相同及商品類似， 系爭商標之註冊自有其註冊時商標法第37條第12款及現行商標 法第23條第1項第13款規定之適用，固非無見，惟按：1、商標法第56條準用同法第47條規定：商標撤銷註冊之事由， 存在於註冊商標所指定使用之部分商品或服務者，得僅就該 部分商品或服務撤銷其註冊。此係因應92年現行商標法改採 一申請多分類制（現行商標法第17條第3項）之配套規定，相 關規定尚有第40條第3項規定異議應就每一註冊商標為之（並 為評定之第56條、廢止之第60條準用之），第57條第4項之廢 止事由規定，是以一商標申請而有多項指定商品或服務者， 自應就商標指定之各商品或服務詳加審究是否具有商標撤銷 註冊或廢止事由，不得全部商品概括為之。則於評定案件， 僅部分商品存在商標撤銷註冊之事由者，智慧財產專責機關 自應僅就該部分商品為撤銷系爭商標之註冊，其餘則為評定 不成立之審定，而商標權人亦得就商品存在商標撤銷註冊事 由之部分商品依商標法施行細則第17條至25條加以減縮或分 割。
2、經查，本件商標指定商品如附表所示，其中明顯有「鍊鋸機 」一項，此有系爭核准列為註冊第1040167號聯合商標註冊簿 影本附於原評定卷可稽，但自被上訴人制作之審定書、經濟 部之訴願決定書迄原審判決書，在理由中所列商品均漏「鍊 鋸機」一項，以致上開文書均僅認：系爭商標指定商品為伐 木機及鍊鋸機之零組件，而據以評定商標指定商品為汽機車 之零件，並參酌該等零組件係為組配於機具、器械上，用途 雷同，且二商品之製造廠商、行銷管道多有重疊之情形，則 依一般經驗法則及商業交易習慣加以綜合判斷，二商標所指 定使用之前述商品核屬類似之商品等事項。惟查，就一般消 費者得認知者，系爭商標所指定商品中之「鍊鋸機」顯係成 品，是否得與其他系爭商標所指定商品零件同論，依一般經
驗法則及商業交易習慣加以判斷，系爭商標所指定使用之「 鍊鋸機」商品與據以評定商標指定之商品是否得認係屬類似 之商品，殊有疑義。再者，類似商品或服務之認定，固不受 商品或服務分類之限制（商標法第17條第6項規定），但商品 或服務分類仍不失為判斷商品或服務類似與否重要之參考， 則上訴人主張：系爭商標所指定商品中之「鍊鋸機」明確經 歸類為0722組群之商品，而0722組群既未經載明『需檢索120 6「汽車及其零組件、機車及其零組件」組群所有商品』字樣 ，依此二組群應非屬類似商品等情，是否有理，原判決及原 審定均未加審究，自應發回由原審再予斟酌：系爭商標指定 註冊於「鍊鋸機」商品之部分，究是否構成應予撤銷之事由 ？若不具撤銷事由者，依商標法第56條準用同法第47條之規 定，被上訴人至少應保留系爭商標註冊於鍊鋸機商品之部分 ，而非將系爭商標之註冊全部撤銷，原判決亦未區分「鍊鋸 機」與其他各該商品間是否均為類似商品，即維持被上訴人 之處分，判決中未論及上述商標法第56條準用同法第47條之 適用，有判決不適用法規之違背法令情事，自應應予廢棄。3、又依商標法第58條第2款規定：「商標權人有下列情形之一者 ，應認為有使用其註冊商標：......2、於以出口為目的之商 品或其有關之物件上，標示註冊商標者。」是以，商標縱係 標示於出口商品上，若合於該款規定之要件者，仍不得以其 非國內銷售資料而不加斟酌，原判決以係出口至國外資料， 而不認系爭商標有使用之事實，是否妥當，本件既經發回， 原審亦應斟酌上訴人此部分主張是否可採，以及若以該出口 資料認係使用資料，則於系爭商標及據以評定商標二者混淆 誤認之虞之判斷上，有何變動等事項，附此敘明。㈢從而，經核本件上訴為有理由，應將原判決廢棄，發回原審法 院。
六、據上論結，本件上訴為有理由。依行政訴訟法第256條第1項 、第260條第1項，判決如主文。
中 華 民 國 99 年 12 月 30 日 最高行政法院第二庭
審判長法官 高 啟 燦
法官 林 金 本
法官 黃 合 文
法官 劉 介 中
法官 陳 鴻 斌
以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異
中 華 民 國 99 年 12 月 30 日
書記官 張 雅 琴
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