新型專利舉發
最高行政法院(行政),判字,99年度,1334號
TPAA,99,判,1334,20101216,1

最　高　行　政　法　院　判　決
99年度判字第1334號
上 訴 人　亞洲化學股份有限公司
代　表　人　李志賢
訴訟代理人　蔡清福律師
被 上訴 人　經濟部智慧財產局
代　表　人　王美花
參 加 人　地球綜合工業股份有限公司
代　表　人　張德照
訴訟代理人　陳井星律師
上列當事人間新型專利舉發事件，上訴人對於中華民國98年1月8
日智慧財產法院97年度行專更(一)字第1號行政判決，提起上訴
，本院判決如下：
　　主 文
上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
　　理 由
一、參加人之前手張周美前於民國（下同）60年1月22日（此為 專利公報所載之日期）提出「申請專利說明書」，創作名稱 「粘性塑膠帶表面具凸凹各式花紋之製造方法」，請求專利 部分（此為原說明書之用語，即申請專利範圍）如附表一編 號1所示，向原經濟部中央標準局（下稱中央標準局，於88 年1月26日改制為經濟部智慧財產局）申請發明專利（下稱 引證1），嗣於60年5月17日申准將申請權移轉予參加人。參 加人於60年6月15日提出「『17930』號專利案修正要點說明 書」改請新型專利，變更創作名稱為「以一定規律於黏性膠 帶設計為凹凸花紋使撕斷循一定方向之結構」及修正請求專 利部分如附表一編號2所示（下稱引證2）。參加人於60年6 月21日提出「申請專利說明書（修正本）」，變更創作名稱 為「新穎構造之粘性塑膠帶」，並修正請求專利部分如附表 一編號3所示（下稱引證3）。參加人於60年7月2日提出「申 請專利說明書（第2次修正本）」，修正請求專利部分如附 表一編號4所示（下稱引證4）。案經被上訴人編為第054625 號審查，於60年11月10日（原判決誤植為60年12月1日）審 定准予專利，並於60年12月1日公告（公告號第010061號） ，且於公告期滿後，發給新型第4986號專利證書（下稱系爭 專利），專利權期間自60年1月22日起至70年1月21日止。參 加人於61年12月14日提出「訂正請求專利部分」，修正請求 專利部分如附表一編號5所示（下稱引證5）。參加人於63年 9月20日提出「修訂請求專利部分」，修正請求專利部分如



附表一編號6所示（下稱引證6）。參加人於63年10月14日提 出「申請新型專利說明書（改繕）」，修正請求專利部分如 附表一編號7所示（下稱引證7）。於系爭專利之專利權期間 ，參加人以系爭專利受侵害為由，對上訴人及其前代表人衣 復恩分別提起民、刑事訴訟，經最高法院於85年6月6日以85 年度台上字第1231號民事判決（維持臺灣高等法院83年度上 更(三)字第195號民事判決，上訴人及衣復恩應連帶給付參 加人新臺幣120,904,649元及自74年9月21日起至清償日止加 付法定遲延利息）及臺灣高等法院於74年5月21日以73年度 上易字第2151號刑事判決（維持臺灣臺北地方法院63年度自 字第995號刑事判決，判處衣復恩有期徒刑5月）分別確定在 案。嗣上訴人於85年11月7日，以系爭專利有違核准審定時 專利法即49年5月12日修正公布之專利法（下稱49年專利法 ）第104條第1款、第3款、第4款及第110條準用第44條第2項 之規定，對之提起舉發，並提出舉發證據包括：系爭專利歷 次專利說明書及請求專利部分修正本等影本（即引證1至7） 、西元1979年2月13日公開之美國第4,139,669號專利案影本 （下稱引證8）、改制前本院77年度判字第1516號判決書影 本（下稱引證9）、改制前本院70年度判字第1179號判決書 影本（下稱引證10）、上訴人、訴外人四維企業股份有限公 司（下稱四維公司）、普利化工廠股份有限公司（下稱普利 公司）、德峰工業股份有限公司（下稱德峰公司）及中偉工 業股份有限公司（下稱中偉公司）於60年12月對系爭專利所 提出之專利異議聲請書影本（下稱引證11）。案經中央標準 局以舉發人已無因系爭專利權之撤銷而有可回復之法律上利 益，該舉發不符合舉發時專利法即83年1月21日修正公布之 專利法（下稱83年專利法）第105條準用第72條第3項之規定 ，而以87年1月23日(86)台專判15006字第103155號函為「不 予受理」之處分。上訴人不服，循序提起行政爭訟，經本院 90年度判字第751號判決再訴願決定、訴願決定及原處分均 撤銷。被上訴人依該判決意旨重為審查，另以92年10月23日 (92)智專三(四)01029字第09221078570號專利舉發審定書為 「舉發不成立」之處分（下稱原處分）。上訴人不服，提起 訴願，遭決定駁回後，提起行政訴訟，經臺北高等行政法院 裁定命參加人獨立參加訴訟後，以其訴已無訴訟利益為由， 而以93年度訴字第1878號判決駁回。上訴人不服，提起上訴 ，經本院97年度判字第799號判決廢棄原判決，發交原審法 院，經原審法院更為判決駁回。上訴人不服，遂向本院提起 本件上訴。
二、上訴人起訴主張略以：




(一)、系爭專利改請新型專利，及其後首次修正、第2、3、4、6 次修正，有實質內容變更之情事，違反49年專利法第100 條規定，致不符同法第95條規定，而有同法第104條第1款 規定之撤銷事由。
(二)、引證8第63欄指出該案（下稱第4案）原為美國第504,168 號專利案（下稱第3案）之延續案，第3案則因第4案之提 出而放棄。又第3案原為美國第368,218號專利案（下稱第 2案）之延伸案，第2案又因第3案之提出而放棄，而第2案 原為美國第175,059號專利案（下稱第1案）之部分延續案 ，惟第1案放棄。是以，第4案之技術內容與第1案相同技 術實質內容部分，可沿用第1案申請日（60年8月26日）， 與第2案技術內容相同部分可沿用第2案申請日（62年8月 26日）。另依改制前本院70年度判字第1179號第5頁第10 至12行所載，引證8即為系爭專利之對應案。相較美國對 應案之變更，系爭專利前後5次實質內容變更遠甚於美國 對應案。
(三)、49年專利法第104條第1款雖僅規定專利三要件之舉發理由 ，但新型、發明本身為專利三要件之前提問題，即可為舉 發理由。
(四)、引證8之第2案說明書記載溝痕之深、寬及間距，及膠帶厚 度等具體技術特色，甚至第1案之內容遠比系爭專利之內 容具體豐富，且改制前本院77年度判字第1516號判決第5 頁亦記載被上訴人及參加人並無揭露前揭具體技術特色。 而系爭專利並未揭示溝痕或凹凸之深度、寬度及間距等內 容，客觀上不可能產生實施之結果，即無專利性。雖然未 載明與故意不載明有間，然如因未載明致實施為不可能者 ，實與故意不載明實施必要之事項無異，故屬49年專利法 第104條第3款所定之撤銷事由。
(五)、引證8為系爭專利之對應案，且其申請日可回溯至60年8月 26日。然系爭專利說明書與引證8之歷次申請說明書並不 相同，即有49年專利法第104條第4款規定之撤銷事由。該 條款具實體內涵，雖經修法刪除，惟嗣後仍得據為舉發。 且由刪除之立法理由反面言之，申請專利範圍以外部分仍 應一致，以免在國內有隱匿技術內容情事發生。又該條款 規定係為防免申請人在國內利用法律漏洞隱匿技術，未詳 盡揭載特殊內容，可知國內外申請順序並不重要，只要有 隱匿技術，即有該條款之適用。
(六)、49年專利法第44條第2項規定，係指如有申請不合程序之 情形，專利申請案或專利權自然、絕對、原始作為無效。 因實質內容不得變更，乃專利法立法精神或專利申請案件



存在之必然前提或條件，系爭專利於改請之際，已為實質 內容之變更，顯有「申請不合程序」之情事，而有同法第 110條準用第44條第2項所定之撤銷事由等語，爰求為判決 撤銷訴願決定及原處分，並命被上訴人為撤銷系爭專利之 處分。
三、被上訴人答辯略以：
(一)、49年專利法第36條並未規定更正不得提起變更，實質變更 僅得類推同法第56條，然依同法第100條規定，此非得提 起舉發之條文。而83年專利法有關實質變更部分，係第44 條、第67條，此亦非得提起舉發之條文。系爭專利由發明 專利改請為新型專利，並未變更實質，業據經濟部專利最 後核定書認定，並經改制前本院70年度判字第1179號判決 確定在案。又就舉發證據中之4件美國專利案，上訴人並 未明確指出相同與不同之部分，且上訴人雖主張第4案回 溯至第1案之申請日，然第1案之申請日亦在系爭專利之後 ，故本件並無同法第104條第1款規定之撤銷事由。(二)、系爭專利之請求專利部分只要揭示實施該創作必備之內容 即可，無須揭示所謂「溝痕或凹凸之深度、寬度及間距」 等內容。且上訴人無具體證據證明系爭專利有「故意」之 主觀要件，系爭專利亦無「不載明實施必要之事項或記載 不必要之事項使實施為不可能或困難」之客觀要件，故不 符合49年專利法第104條第3款所定之撤銷事由。(三)、83年專利法已刪除49年專利法第104條第4款規定，且該條 款係指國外申請案早於國內新型案，上訴人並無證據證明 系爭專利申請（即60年1月22日）之「前」有相同之發明 。
(四)、83年專利法第50條第4項及49年專利法第44條第2項，均非 得提起舉發之條文。況系爭專利並無實質變更，且依49年 專利法第26條第3項規定，第2項規定於異議不適用之，故 同法第44條第2項係規定「程序」事項，而有無實質變更 係屬實體事項，本件自無此撤銷事由等語，求為判決駁回 上訴人在原審之訴。
四、參加人答辯略以：
(一)、上訴人曾於系爭專利異議程序提出引證1至7，主張系爭專 利違反49年專利法第95條、第96條規定，並提出引證8， 主張系爭專利違反同法第104條第3款、第4款規定，依序 經改制前本院70年度判字第1179號判決（即引證10）及73 年度判字第1683號判決駁回確定。另引證11已為改制前本 院70年度判字第1179號判決（即引證10）及77年度判字第 1516號判決（即引證9）駁回確定，故上訴人以同一主張



提起行政訴訟，有違一事不再理原則。
(二)、引證1至7係參加人之原始申請書（含申請專利範圍）及其 修正本，均依49年專利法第56條第1款至第3款規定予以修 正，並未變更實質，嗣經被上訴人核准公告。又63年9月 20日及同年12月14日之修正，係被上訴人指示修正或就誤 繕寫改正，並不涉及實質變更。經濟部最後核定書認定系 爭專利實質上並未變更，經改制前本院70年度判字第1179 號判決認定參加人並不違反49年專利法第95條、第96條而 無同法第104條第1款規定之適用，且告確定。(三)、系爭專利依當時專利審查實務，業已揭示實施該創作必備 之內容，無須揭示溝痕或凹凸之深度、寬度及面距、膠帶 厚度及溝痕深度與膠皮厚度之關係等內容。如進一步揭示 該等內容，應屬請求範圍之限縮。而與故意不載明實施必 要之事項有別，故無49年專利法第104條第3款所定情形。 至於上訴人主張如不揭示如引證8所揭露溝痕之深、寬及 距離及膠帶厚度等具體技術，即無專利性云云，惟此乃中 美兩國專利獨立原則及不同審查實務所然。另上訴人所引 改制前本院77年度判字第1516號判決之證詞，與本件舉發 理由無關，且因該判決駁回上訴人之訴，足證本件舉發無 理由。
(四)、於本件提起舉發時，49年專利法第104條第4款業已刪除， 不得為撤銷之理由。且引證8之公開日為68年2月13日，申 請日為66年11月9日，皆晚於系爭專利申請日60年1月22日 ，與該條款「同一新型之說明書與曾在外國申請時之說明 書內容不同者」規定不符。
(五)、49年專利法第110條準用第44條第2項，係規定專利案審查 公告後暫准發生效力，有視為自始不存在之情形，並非得 提起舉發事由。況系爭專利並未變更實質，自無「申請不 合程序」情事等語，爰求為判決駁回上訴人在原審之訴。五、原判決略以：
甲、程序部分：
(一)、依「程序從新、實體從舊」原則，關於程序上上訴人就系 爭專利所得提起舉發之事由，應依85年11月7日提起舉發 時之83年專利法為斷；而關於系爭專利有無因不符專利法 之規定而有應予撤銷之原因，自應依60年11月10日核准審 定時之49年專利法為斷。
(二)、上訴人與四維公司、嘉誠實業股份有限公司、中日塑膠有 限公司、中偉公司、德峰公司、普利公司分別於62年2月 12日、13日，以引證1至7主張系爭專利有違49年專利法第 95條、第96條規定，對之提起異議，經中央標準局審查結



果，分別評決為「異議不成立」、「該專利案確係不違反 專利法第95、96各條之規定」，異議人不服，向經濟部申 請最後核定，經經濟部認(1)系爭專利具有新穎性，(2)系 爭專利利用壓紋塑膠皮強弱線之構造，有達成易撕斷成整 齊斷面之效果，(3)雖經數次修正，但未變更實質，(4)請 求專利部分應改以其他方式表達之，並無違反同法第95、 96條之處，而於63年8月21日以經(63)技21797號專利最後 核定書仍為異議不成立之處分。異議人不服，循序提起行 政爭訟，經改制前本院65年度判字第251號判決駁回，67 年度判字第574號判決（係就65年度判字第251號判決提起 再審之訴）廢棄原判決，並撤銷再訴願決定及訴願決定， 經濟部重行審查後以經(67)訴第41255號訴願決定駁回。 異議人不服，循序提起行政爭訟，經改制前本院70年度判 字第1179號判決（即引證10）駁回確定在案。其中，異議 人對於經濟部經(63)技21797號專利最後核定書提起行政 爭訟時，就系爭專利之歷次修正有無實質變更而違反49年 專利法第95條等規定部分，並未表示不服，則依改制前本 院85年度判字第2714號判決意旨，上訴人就有關實質變更 與否之爭點，以同一事實及同一證據，再為本件舉發，有 違83年專利法第105條準用第72條第2項規定。又上訴人於 改制前本院73年度判字第1683號再審之訴中雖主張系爭專 利違反49年專利法第104條第3款、第4款規定，並提出引 證8為證，然改制前本院以上開規定非屬異議事由，而未 為實質審理，且此並非該再審事件之訴訟標的，自非前開 確定判決之既判力範圍。另上訴人提起本件舉發時，雖以 引證11為證，然其意在證明先前據以異議之證據與本件舉 發證據並不相同，並非以之為系爭專利應予撤銷之舉發證 據，自無一事不再理原則之適用問題。
(三)、上訴人如欲對最高法院89年度台再字第46號民事判決提起 再審之訴，其提起再審之訴之5年期間應自該判決確定日 即89年6月9日起算，至92年10月23日本件舉發審定日止， 尚未屆滿5年，上訴人仍得對該判決提起再審之訴。是上 訴人就系爭專利權之撤銷，即有可回復之法律上利益，此 亦經本院97年度判字第799號判決表明該法律見解，依行 政訴訟法第216條規定，已具有拘束力。故原處分認本件 舉發合於83年專利法第105條準用第72條第3項規定，並無 不合。
乙、實體部分：
(一)、本件得提起舉發之事由應適用83年專利法，其第104條規 定並未將不准就新型專利為實質變更之相關規定（第105



條準用第44條、第67條規定）列為舉發事由，至其第97條 則規定新型之意義，上訴人以新型本身為專利三要件之前 提問題而迂迴解釋其第97條、第104條第1款規定，顯有誤 解。縱如上訴人所述，上訴人得依49年專利法第100條、 第95條、第104條第1款規定提起舉發。惟如前所述，關於 系爭專利之歷次修正有無實質變更而違反49年專利法第95 條等規定之爭點，上訴人已不得再以同一證據（即引證1 至7）予以爭執。又參加人固曾向美國專利主管機關先後 提出如附表二所示之4件專利申請案，惟各國法制及審查 基準各不相同，自無從以前開4件美國專利申請案之內容 異動及准駁情形，遽認系爭專利歷次修正即屬實質變更。(二)、系爭專利之請求專利部分：「一種包紮用黏性塑膠帶，係 由塑膠皮及黏膠兩層成捲所成，其中塑膠皮平面部分塗佈 有黏膠層，另一面則呈連續橫向膠帶全寬之凸凹平行直線 或曲線、點線或條紋，凸出部分較厚抗撕力強，凹入部分 薄抗撕力弱，於使用時，免用任何刀具而用手即可沿凹部 弱點撕斷成整齊斷面為特徵之構造者。」其申請新型專利 說明書（改繕）中「創作之詳細說明記載：「…（第5頁 第1段）原膠皮面在塗膠前經過推進塑膠皮輥輪組（其中 一輥輪事先刻上所需之凸凹平衡直線或曲線、點線條紋） 時熱處理加工塑膠皮之兩面中之僅一面使其呈凸凹平衡直 線或曲線、點線條紋，然塗黏膠於不為凸凹面之另一平面 上，就可製成捲黏性塑膠帶。…（第4段）同時凸凹平衡 直線或曲線，點線條紋使撕斷易順凹部弱點線條之壓痕方 向被整齊撕裂…。」足見系爭專利係揭示一種免刀膠帶， 其技術特徵在於膠帶表面具有呈連續橫向塑膠帶全寬之凹 凸平行直線、點線或條紋（如附圖1所示），凸出部分較 厚抗撕力強，凹入部分薄抗撕力弱，使用時，免用任何刀 具而用手即可沿凹部弱點撕斷成整齊斷面。又引證8之技 術特徵，與系爭專利同為於黏性膠帶的一面帶有複數狀的 溝痕或呈直線狀的凹點，而便於撕裂（相關圖式如附圖2 ）。惟於說明書及申請專利範圍記載溝痕或凹點的深度、 寬度、間距、塑膠膜厚度等具體條件，然各國法制及審查 基準皆有不同，究系爭專利有無充分揭露其技術內容，端 視我國專利法令為斷，上訴人逕以美國專利申請案之內容 ，主張因系爭專利未具體揭露而無法實施云云，即有未洽 。另上訴人援引改制前本院77年度判字第1516號判決所載 證人張恆嘉之證述：膠布本身厚薄及配方、操作技術均會 影響易撕之效果等語，惟以系爭專利申請當時黏性塑膠帶 所屬技術領域中具有通常知識者而言，關於塑膠帶之製作



係屬成熟之技術，已無須細論其具體溝痕或凹凸之深度、 寬度及面距、膠帶厚度及溝痕深度與膠皮厚度之關係等內 容，即可知悉得以何技術手段加以製作。故系爭專利之申 請新型專利說明書（改繕）及請求專利部分業將其技術內 容予以揭露，該新型所屬技術領域中具有通常知識者得由 該專利說明書及請求專利部分之記載，參酌申請當時通常 知識及技術，即可明確瞭解其意義並據以實施。是以本件 並無「說明書或圖說，故意不載明實施必要之事項，使實 施為不可能或困難」之情事。
(三)、本件所得提起舉發之理由應適用83年專利法，而49年專利 法第104條第4款規定業於83年1月21日專利法修正時加以 刪除，從而，上訴人即不得以該條款「同一新型之說明書 ，與曾在國外申請時之說明書內容不同者」為由，提出舉 發。又49年專利法（原判決誤植為83年專利法）第60條第 4款乃發明專利之舉發規定，與同法第104條之新型專利舉 發條文相較，立法者顯然無意再允許以國內外申請之內容 不同作為對新型專利舉發之事由，上訴人自不得以同法第 60條第4款為其舉發依據。縱如上訴人所述，上訴人得依 49年專利法第104條第4款規定提起舉發，惟依該條款之文 義解釋，國外申請案之申請日應早於我國申請案，始有該 條款之適用。而系爭專利之申請日為60年1月22日（原判 決載為21日），較引證8及相關申請案得主張申請日為西 元1971年8月26日為早，不符49年專利法第104條第4款之 規定。
(四)、83年專利法第105條並未準用第50條第4項（發明專利申請 不合程序）之規定，且該法就得提起舉發之事由係規定於 第104條，並未將申請不合程序列為舉發事由，亦未納入 49年專利法第110條準用第44條第2項有關新型專利申請不 合程序之相關規定，故上訴人不得以此為舉發理由。又縱 如上訴人所述，上訴人得依49年專利法第110條準用第44 條第2項規定提起舉發，惟因所謂申請不合程序，專指因 申請之程序事項不合法（諸如申請人未依法繳納規費、應 備文件不足等），致原暫准發生專利權之效力視為自始即 不存在，而上訴人所指系爭專利實質變更之問題，有待實 質之技術判斷，非屬申請不合程序之情事，不符合49年專 利法第110條準用第44條第2項規定。
(五)、至於上訴人於書狀中所提「系爭案日本對應案」，因非屬 本件舉發證據，自無審究之必要。另上訴人聲請送工研院 鑑定，因本件各項法律上及技術上之爭點與相關證據均屬 明確，原審亦於97年11月20日裁定指定技術審查官協助，



自無鑑定之必要。從而，系爭專利並無上訴人所指上述舉 發事由，故被上訴人為「舉發不成立」之處分，於法並無 不合，訴願決定予以維持，亦無違誤等語，而判決駁回上 訴人在原審之訴。
六、上訴意旨略以：
(一)、49年專利法第37條規定之「經濟部最後核定書」為技術審 ，仍屬被上訴人機關之層級，而非經濟部訴願決定書。原 判決錯將經濟部63年8月21日經(63)技21797號專利最後核 定書當成經濟部訴願決定書，顯然有誤。上訴人於異議階 段未曾引用引證1至7主張實質內容變更，則經濟部最後核 定書主動提及「雖經數次修正，但未變更實質」等語，豈 無類若行政訴訟法第218條準用民事訴訟法第388條規定之 違法？上訴人何須理會？原審豈可錯將經濟部最後核定書 當成經濟部訴願決定書在前，復指摘上訴人就此錯認之「 訴願決定」未表不服而提起行政訴訟在後？縱欲違法考量 該經濟部最後核定書所指「雖經數次修正，但未變更實質 」等語，則豈能未察覺：(1)所謂數次，係指那數次？是 否與本件所指之五次重大實質內容變更相當？(2)原審何 以漠視該經濟部最後核定書作成後，系爭專利仍有實質內 容變更之情事？該經濟部最後核定書所指稱之實質變更， 何以竟與本件綜合及分別檢視歷次實質內容變更相同？(3 )該經濟部最後核定書所考量之修正，既必未能觸及其後 之修正，則其修正與本件所指之修正何以相同？(4)該經 濟部最後核定書可曾如本院97年度判字第799號判決書之 附表，逐一論究每次修正有無變更實質內容？(5)該經濟 部最後核定書可曾逐一考量系爭專利每一次修正有無實質 內容變更？(6)當該經濟部最後核定書所稱之修正，與上 訴人所主張之實質內容變更實無可能相同時，豈有「同一 事實及同一證據」之可言？則原判決之理由豈無違背論理 法則與經驗法則之違法情事！且原審未就上開上訴人所指 摘之違法情事為爭點之整理，並使兩造及參加人為辯論， 顯有違反行政訴訟法第125條第2項、第141條第1項、第18 8條第1項及第132條準用民事訴訟法第210條、行政訴訟法 第176條準用民事訴訟法第286條、行政訴訟法第218條準 用民事訴訟法第388條、智慧財產案件審理法第8條第1項 、第2項前段規定之違法情事。原判決既稱本件並無一事 不再理原則之適用，惟其後復稱「惟關於系爭專利之歷次 修正有無實質內容變更而違反49年專利法第95條等規定之 爭點及引證1至7，上訴人已不得再為爭執」（實即一事不 再理之適用），顯有判決理由矛盾之違法情事。



(二)、原判決指稱舉發以專利三要件為限，而不及於其前提問題 ，此應有判決適用法規不當之違法情事。
(三)、上訴人提出引證8，係將之分別結合引證1至7（此種證據 結合方式未曾於系爭專利之歷史中出現過），用以證明系 爭專利歷次修正顯涉及實質內容變更，而本件與先前爭訟 顯非「同一事實及同一證據」。詎原審未曾曉諭各造就此 為辯論，顯有違反行政訴訟法第141條第1項規定之違法情 事。
(四)、原判決未如上訴人所訴，將引證8與引證9第5頁第10至12 行結合，以認定有無舉發理由書中所指之舉發事由，亦有 判決不備理由之違法情事。原判決在毫無證據基礎下，逕 為與證人張恆嘉之證言截然不同之認定，顯有判決理由矛 盾之違法情事。
(五)、原判決漏未注意49年專利法另有第104條第4款規定，致誤 認國內外專利說明書不同者，僅發明得為舉發，新型不得 為之。且原判決認為該條款中有「曾」一字，故係指國外 申請案在前之意，顯未慮及該條款之重點乃在於國內外案 是否真屬相對應案，而不在於國外案是否早於國內案，而 有判決適用法規錯誤之違法情事。
(六)、原判決未慮及83年專利法已有第100條之明文，何須再於 第105條規定準用第50條第1項、第4項規定。又上訴人係 主張系爭專利自發明改請新型此一程序之際，發生實質內 容變更之問題，實屬不可准許，故此一程序即有不合法定 程序之情事，被上訴人卻未依法核駁，亦屬「申請不合程 序」之態樣，就此爭執尚待本院釐清。
(七)、以本件特殊之情事，即該經濟部最後核定書嗣經上訴人提 起訴願，並由經濟部以經(64)訴第05485號及經(64)訴第1 5107號訴願決定為「最後核定撤銷」「本部最後核定撤銷 」後，由行政院、高等行政法院遞予維持最後核定之撤銷 ，之後參加人於本院提出系爭專利對應之美國及日本專利 先後經核准之新證據，始由本院撤銷原審判決、原訴願決 定及最後核定。今原審及參加人主張上訴人未就該最後核 定書提起訴願，則在本院確定判決前，該最後核定書處於 被撤銷狀態下，究竟上訴人有何機會對該最後核定書提起 訴願？爰求為判決先位聲明：原判決、訴願決定及原處分 均撤銷，並命被上訴人為系爭專利舉發成立及／或其專利 申請應不予受理之處分；備位聲明：原判決撤銷，發回原 審法院重為適法之判決。另就原審所認定該經濟部最後核 定書即訴願決定書，既經核定而未訴願，即已確定而不可 再事爭執乙節，如因上訴狀闡明，仍存疑慮或疑義，依行



政訴訟法第253條第1項但書第1款、第2款、第3款規定， 召集法學耆宿及被上訴人參與辯論之。
七、本院查：
(一)、觀諸原處分卷第1卷第84頁專利舉發申請書記載：「…鈞 局審定准予專利之第54625號『新穎構造之粘性塑膠帶』 （下稱被舉發案），因有違反當時之專利法第104條第3款 …與第4款…，以及同條第1款…與第110條及第44條第2項 …之規定，爰依當時之專利法第110條準用第61條，且根 據同法第104條第1、3及4款，附具相關證據，提起舉發。 …」足見上訴人係認為系爭專利有49年專利法第104條第1 款、第3款、第4款、第110條及第44條第2項規定之應予撤 銷之原因，提起舉發，合先敘明。
(二)、按「有左列情事之一者，應撤銷其專利權，並追繳證書： 一、違反本法第95條至第97條之規定者。…三、說明書或 圖說，故意不載明實施必要之事項，或故意記載不必要之 事項，使實施為不可能或困難者。四、同一新型之說明書 ，與曾在外國申請時之說明，內容不同者。」、「…第44 條…之規定，於新型準用之。」及「前項效力，因申請不 合程序，作為無效或因異議不予專利，視為自始即不存在 。」分別為49年專利法第104條第1款、第3款、第4款、第 110條及第44條第2項所明文。
(三)、原判決就本件依「程序從新、實體從舊」原則，關於程序 上上訴人就系爭專利所得提起舉發之事由，應依85年11月 7日提起舉發時之83年專利法為斷；而關於系爭專利有無 因不符專利法之規定而應予撤銷之原因，應依60年11月10 日核准審定時之49年專利法為斷。83年專利法第104條並 未將不准就新型專利為實質變更之相關規定（第105條準 用第44條、第67條規定）列為舉發事由；縱如上訴人所述 ，上訴人得以系爭專利違反49年專利法第100條規定，致 不符同法第95條規定，而有同法第104條第1款規定之撤銷 事由，提起舉發，惟查關於系爭專利之歷次修正有無實質 內容變更而違反同法第95條等規定之爭點，業經上訴人及 四維公司等先前持引證1至7提起異議，經經濟部以63年8 月21日經(63)技21797號專利最後核定書予以認定，惟上 訴人及四維公司等提起行政爭訟時，並未就此部分表示不 服，嗣經改制前本院65年度判字第251號、70年度判字第 1179號（係就65年度判字第251號判決提起再審之訴）等 判決確定在案，故上訴人就此同一事實部分已不得再以引 證1至7等同一證據爭執，否則有違83年專利法第105條準 用第72條第2項規定。至上訴人雖於改制前本院73年度判



字第1683號再審事件中提出引證8，主張系爭專利違反49 年專利法第104條第3款、第4款規定，然改制前本院於該 再審事件中因認上開規定非屬異議事由，而未為實質審查 ，且此並非該再審事件之訴訟標的，自非前開確定判決之 既判力範圍，上訴人得於本件以引證8為舉發證據。且上 訴人於本件舉發案提出引證11之用意乃在證明先前據以異 議之證據與本件據以舉發之證據不同，而非以之為系爭專 利應予撤銷之舉發證據，並無一事不再理原則之適用問題 。又因各國法制及審查基準皆有不同，系爭專利有無充分 揭露其技術內容，端視我國專利法令為斷，上訴人逕以引 證8於說明書及申請專利範圍載有溝痕或凹點的深度、寬 度、間距、塑膠膜厚度等具體條件等情，遽謂系爭專利未 具體揭露而無法實施云云，即有未洽。證人張恆嘉雖於改 制前本院77年度判字第1516號乙案中證述：膠布本身厚薄 及配方、操作技術均會影響易撕之效果等語，惟系爭專利 之請求專利部分及申請新型專利說明書（改繕）業將其技 術內容予以揭露，該新型所屬技術領域中具有通常知識者 得由該請求專利部分及專利說明書之記載，參酌申請當時 通常知識及技術，即可明確瞭解其意義並據以實施。是以 本件並無49年專利法第104條第3款規定之撤銷事由。再者 ，專利法於83年1月21日修正時已刪除49年專利法第104條 第4款之規定，上訴人即不得以此為舉發事由，提起舉發 ，而49年專利法於新型專利並無相同於發明專利之同法第 60條第4款之規定，上訴人亦不得以此為舉發事由，提起 舉發。縱如上訴人所述，上訴人得以系爭專利有49年專利 法第104條第4款規定之撤銷事由，提起舉發，惟依該條款 之文義解釋，國外申請案之申請日應早於我國申請案，始 有該條款之適用。而系爭專利之申請日為60年1月22日， 較引證8及相關申請案得主張申請日為西元1971年8月26日 為早，不符合49年專利法第104條第4款之規定。此外，83 年專利法就新型專利之舉發事由係規定於第104條，該條 並未將申請不合程序列為舉發事由，亦未納入49年專利法 第110條準用第44條第2項有關新型專利申請不合程序之相 關規定。縱如上訴人所述，上訴人得以系爭專利有49年專 利法第110條準用第44條第2項規定之撤銷事由，提起舉發 ，惟因所謂申請不合程序，專指因申請之程序事項不合法 ，致原暫准發生專利權之效力視為自始即不存在，而上訴 人所指系爭專利實質變更之問題，有待實質之技術判斷， 非屬申請不合程序之情事，不符合49年專利法第110條準 用第44條第2項之規定等情，業已論述綦詳，本院核無不



合。
(四)、按「對於再審查之審定有不服時，得於審定書送達之次日 起30日內，申請經濟部為最後之核定。」為49年專利法第 37條所明定。次按「異議案及前項舉發案，經審查不成立 確定者，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發。 」及「…第72條至第77條…規定，於新型專利準用之。」 分別為83年專利法第72條第2項及第105條所規定。再按「 異議案及舉發案，經審查不成立確定者，任何人不得以同 一事實及同一證據，再為舉發，為（83年）專利法第105 條準用同法第72條第2項所明定。…惟查異議案及舉發案 ，並非必經本院為終局判決始可謂為確定，凡原處分未經 依法提起訴願或訴願決定，未經依法提起再訴願或再訴願 決定，未經依法提起行政訴訟，均告確定，依首揭規定， 任何人即不得以同一事實及同一證據，再為舉發。…」有 改制前本院85年度判字第2714號判決意旨可參。本件觀諸 原處分卷第1卷第141至143頁經濟部63年8月21日經(63)技 21797號專利最後核定書理由欄第(三)點記載：「異議人 等主張，申請人迭次修正本案請求專利部分，已構成變更 申請案創作之實質乙節，經核本案於60年1月21日以『黏 性塑膠帶表面具凸凹各式花紋之製造法』申請發明專利時