智慧財產法院民事裁定
97年度民專抗字第18號
抗 告 人 瑩碩生技醫藥股份有限公司
法定代理人 甲○○
訴訟代理人 田俊賢律師
翁雅欣律師
複代理人 陳軍宇律師
相 對 人 輝瑞大藥廠股份有限公司
法定代理人 乙○○
訴訟代理人 蔣大中律師
牛豫燕律師
莊郁沁律師
上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議事件，抗告人對於中華
民國97年6 月16日臺灣臺北地方法院96年度智字第82號第一審裁
定提起抗告，本院裁定如下：
主 文
原裁定關於訴訟標的價額核定之裁定部分廢棄，發回臺灣臺北地方法院。
抗告費用新臺幣壹仟元由相對人負擔。
理 由
一、原審訴訟程序部分：
㈠相對人以其享有第154939號發明專利（下稱系爭專利）之專 利權，利用系爭專利藥學組合物製得高膽固醇血症及高三酸 甘油脂血症治療藥品「立普妥（LIPITOR ）」（即原廠藥） ，惟抗告人委託同案被告聯亞生技開發股份有限公司（下稱 聯亞公司）製作生產之「凡脂妥（Anxolipo F.C. ）」藥品 （即學名藥），侵害相對人之系爭專利權，乃於民國96年10 月11日向原審提起排除侵害訴訟，請求抗告人與聯亞公司應 立即停止生產製造侵害系爭專利權之「凡脂妥」藥品，並且 不得自行或使第三人為製造、為販賣之要約、販賣、使用、 或為上述目的而進口；亦不得向各醫療院所進行「凡脂妥」 藥品之進藥試驗、或以其他任何方式從事「凡脂妥」藥品之 推廣銷售行為（見原審卷第1 冊第1 至6 頁）。 ㈡相對人於96年12月5 日提出民事準備一狀，於當事人欄除抗 告人與聯亞公司外，並將相對人之法定代理人甲○○、聯亞 公司之法定代理人王長怡列為被告，核其性質應屬被告之追 加，惟相對人就此並未為任何陳述（見原審卷第1 冊第57至 66頁）。
㈢相對人於96年12月20日當庭具狀減縮訴之聲明，請求抗告人 與聯亞公司、甲○○、王長怡應立即停止生產製造侵害系爭
專利權之「凡脂妥」藥品，並且不得自行或使第三人為製造 、為販賣之要約、販賣、使用、或為上述目的而進口；亦不 得向各醫療院所進行「凡脂妥」藥品之進藥試驗、或以其他 任何方式從事「凡脂妥」藥品之推廣銷售行為（見原審卷第 1 冊第183 至185 頁）。
㈣相對人於97年1 月14日具狀追加第2 項聲明，請求抗告人與 聯亞公司、甲○○、王長怡應連帶給付新臺幣（下同）100, 000 元（見原審卷第2 冊第248 至251 頁）。 ㈤相對人嗣以相對人將「凡脂妥」藥品更名為「善脂瑩（Ligh tor F.C.）」藥品，於97年6 月17日具狀表明已於96年12月 5 日追加甲○○、王長怡列為被告，且敘明其追加理由（見 原審卷第2 冊第484 頁），並追加第1 項聲明，請求抗告人 與聯亞公司、甲○○、王長怡應立即停止生產製造侵害系爭 專利權之「凡脂妥」藥品、「善脂瑩」藥品、及其他實質等 同之產品，並且不得自行或使第三人為製造、為販賣之要約 、販賣、使用、或為上述目的而進口；亦不得向各醫療院所 進行「凡脂妥」藥品、「善脂瑩」藥品、及其他實質等同之 產品之進藥試驗、或以其他任何方式從事「凡脂妥」藥品、 「善脂瑩」藥品、及其他實質等同之產品之推廣銷售行為（ 見原審卷第2 冊第481 至484 頁）。
㈥嗣經原審就訴之聲明第1 項部分，核定其訴訟標的之價額為 46,974,844元，就第2 項聲明部分，核定其訴訟標的之價額 為100,000 元，並併算其價額，因而核定本件訴訟標的價額 為47,074,844元，抗告人對原審所為上開訴訟標的價額之核 定不服，提起抗告。
二、抗告意旨略以：
㈠原審法官於97年8 月5 日轉任相對人委任之律師事務所擔任 律師，其於同年6 月16日所為之原裁定足為當事人認其執行 職務有所偏頗之虞。本件應可類推適用民事訴訟法有關法官 之迴避規定，應停止其所為之訴訟行為，廢棄原裁定。 ㈡訴外藥品「可迅錠（Doxaben Tablet）」藥品，與「立普妥 」藥品之用途及功效完全不同，且此2 藥品之年度銷售金額 相差10億之譜，原審以「可迅錠」藥品作為「立普妥」藥品 因學名藥進入市場影響之標準，顯係錯誤。而原廠藥「素果 （Zocor ）」與「立普妥」藥品具有相同降膽固醇療效，依 「素果」藥品及其對應學名藥銷售統計資料，製作學名藥進 入市場後「素果」藥品之市場占有率下滑率統計表，核算於 92年8 、9 月間學名藥進入臺灣市場後6 年內，「素果」藥 品之市場占有率下滑幅度高達68.2% （100%-31.8%），故本 件應以其市場占有率平均下滑幅度13% 為參考標準。
㈢「立普妥」藥品之年度銷售總額，應以96年第4 季至97年第 3 季銷售金額之總和1,431,500,000 元計算。又相對人雖未 聲請假處分，禁止抗告人銷售「凡脂妥」藥品，然相對人早 已各大醫療院所、藥局發函警告，造成抗告人無法將「凡脂 妥」藥品出售予各大醫療院所，可見相對人挾其全球第一大 藥廠之威名，以濫發警告函等不正當方法，排除抗告人之「 凡脂妥」藥品進入市場，本件訴訟之提起於市場上幾乎已達 勝訴判決之效果。故本件核定訴訟標的期間，應以系爭專利 賸餘期間9 年10個月計算。
㈣以「素果」藥品市場占有率平均年減率13% 計算，於9 年10 個月專利賸餘期間內，「立普妥」藥品之累計減少營業額為 6,950,638,001 元。
㈤原裁定關於「立普妥」藥品之利潤所受影響，並未附任何理 由說明為何採用相對人94年度營業淨利率5%作為核算標準。 而相對人所提96年及95年之財務報表僅節錄4 頁，且淨利率 竟為負數及5%，顯違常情，至少應依同業利潤標準19% 核定 之。另「立普妥」藥品為西元2007年全球銷量最大之藥物， 應為輝瑞集團之「獲利王」，且相對人身為跨國大藥廠，確 有將在臺灣賺得之利潤全部付予海外母公司或關係企業之情 事。是以，「立普妥」藥品之淨利率不應以相對人之淨利率 為計算基準，而應以輝瑞集團全球獲利34.38%計算。 ㈥相對人因排除同一成分「阿達維斯達汀鈣」學名藥進入市場 所得之利益，應依「立普妥」藥品於9 年10個月之專利賸餘 期間，累計減少銷售金額6,950,638,001 元，乘以淨利率34 .38%，參以須服藥以降低膽固醇的人口將增加2 倍以上，故 本件訴訟標的價額應為再乘以2 倍，即4,779,258,689 元（ 6,950,638,001 元X34.38%X2=4,779,258,689 元）。 ㈦爰依法提出抗告，請求廢棄原裁定。
三、按抗告法院認抗告為有理由者，應廢棄或變更原裁定；非有 必要，不得命原法院或審判長更為裁定（智慧財產案件審理 法第1 條、民事訴訟法第436 條之1 第3 項準用第492 條定 參照）。
四、按法官有民事訴訟法第32條所定以外之情形，足認其執行職 務有偏頗之虞者，當事人得聲請法官迴避（同法第33條第1 項第2 款規定參照）。法官被聲請迴避者，在該聲請事件終 結前，除有同法第37條第1 項但書、第2 項所定情形外，應 停止訴訟程序（同法第37條第1 項規定參照）。而法官經所 屬法院裁定迴避者，就該民事事件即不得執行職務。原審法 官縱於為原裁定後轉任律師，惟本件抗告有無理由，端視原 裁定就本件訴訟標的價額之核定，其認事用法有無違法或不
當之處，而非審酌原審法官有無民事訴訟法所定迴避情形。 抗告人徒以原裁定事後所發生而與本案無關連之轉任情事， 主張本件應類推適用民事訴訟法有關法官之迴避規定，而應 停止其所為之訴訟行為，廢棄原裁定云云，顯有違誤。五、本件訴訟標的價額之核定部分：
㈠按凡以財產法上之請求權或其他法律關係為訴訟標的者，即 屬因財產權涉訟，係相對於親屬關係及身分上之權利而言。 原告主張其專利權受侵害，而提起本件訴訟，合併請求排除 侵害及賠償損害，係因財產權涉訟，合先敘明。 ㈡關於排除侵害部分：
⒈原告第1 項聲明請求排除侵害部分，其請求權基礎為第84 條第1 項、第2 項規定（見原審卷第1 冊第5 頁），依民 事訴訟法第77條之1 第2 項規定，以相對人因排除專利權 之侵害所得之利益為核定標準。倘抗告人之學名藥「凡脂 妥」藥品、「善脂瑩」藥品及其他實質等同之產品進入臺 灣地區之降膽固醇藥品市場，將影響相對人系爭專利權之 實施即原廠藥「立普妥」藥品之銷售，而蒙受利潤損失。 惟如相對人之排除侵害請求獲勝訴判決確定，則自本件訴 訟確定翌日起至系爭專利權期滿日止，即可排除抗告人之 「凡脂妥」藥品、「善脂瑩」藥品及其他實質等同之產品 進入市場，而避免上開利潤損失之發生。故相對人此部分 所得利益應以相對人所得預期「立普妥」藥品於上開期間 因排除抗告人之侵害而免於發生之利潤損失為準。 ⒉利潤損失之期間：
⑴相對人提起本件訴訟，請求排除抗告人與聯亞公司、甲 ○○、王長怡之專利權侵害行為，尚待本案訴訟判決抗 告人此部分請求勝訴確定後，始生執行力，而得以實現 終局排除「凡脂妥」藥品、「善脂瑩」藥品及其他實質 等同之產品進入藥品市場之效果。故相對人因排除侵害 所生利益之期間係自本件訴訟確定翌日起至系爭專利權 期滿日止。
⑵本件訴訟繫屬日為96年10月11日（見本院卷第1 冊第1 頁之起訴狀上收文章），依司法院所定各級法院辦案期 限實施要點第2 點第2 、7 及8 款規定，本件訴訟自第 一審至第三審之最長辦案期限合計4 年4 個月（1 年4 個月+2年+1年=4年4 個月），預估本件訴訟確定日為10 1 年2 月10日。則自本件訴訟確定翌日（即同年月11日 ）起至系爭專利權期滿日（即105 年8 月13日。見原審 卷第1 冊第9 頁之專利證書）止，共計4 年6 個月。另 原裁定理由欄第二㈠⑵項第7 至8 行所載「自學名藥『
凡脂妥』藥品進入市場第4 年4 個月起算之4 年6 個月 期間」等文字，純屬筆誤，附此敘明。
⑶抗告人雖辯稱：相對人業已寄發警告函，排除抗告人之 「凡脂妥」藥品進入市場，故本件應以系爭專利賸餘期 間9 年10個月計算云云。然相對人擬藉本件訴訟排除「 凡脂妥」藥品、「善脂瑩」藥品及其他實質等同之產品 進入藥品市場，須待勝訴判決確定後始生執行力，已於 前述。至抗告人所指相對人已發函警告，造成抗告人無 法再銷售「凡脂妥」藥品乙事，此乃相對人行使其專利 權之行為，此權利之行使是否正當，概與相對人提起本 件訴訟請求排除侵害係屬二事，難認相對人因此於本案 訴訟繫屬期間即享有排除侵害之利益。抗告人卻將二者 混為一談，尚有未洽。
⒊利潤損失：
⑴為估算相對人所得預期「立普妥」藥品於上開期間因排 除抗告人之侵害而免於發生之利潤損失，得以「立普妥 」藥品之市場占有率因「凡脂妥」藥品、「善脂瑩」藥 品及其他實質等同之產品所受之影響為參考標準。 ⑵相對人「立普妥」藥品之成分含量有10毫克、20毫克及 40毫克，於89年5 月15日經行政院衛生署核發藥品許可 證，並取得中央健康保險局之藥價核定處分，分別於同 年11月1 日、95年2 月1 日及90年11月1 日生效而上市 ，此有藥品許可證、健保用藥品項查詢資料附卷可稽（ 見本院卷第1 冊第140 至151 頁）。
⑶「凡脂妥」藥品之成分含量有10毫克及40毫克，分別於 96年7 月6 日、97年2 月1 日經行政院衛生署核發藥品 許可證，並取得中央健康保險局之藥價核定處分，分別 於96年11月1 日、97年6 月1 日生效而上市，此有健保 用藥品項查詢資料、許可證查詢資料附卷可稽（見本院 卷第1 冊第113 至115 頁）。「善脂瑩」藥品之成分含 量為20毫克，於97年1 月4 日經行政院衛生署核發藥品 許可證，並取得中央健康保險局之藥價核定處分，於同 年5 月1 日生效而上市，此有健保用藥品項查詢資料、 許可證查詢資料附卷可稽（見原審卷第2 冊第489 至49 1 頁）。是「凡脂妥」藥品上市迄今僅1 年餘，「善脂 瑩」藥品未逾1 年，尚無客觀資料核算「凡脂妥」藥品 、「善脂瑩」藥品未來（自本件訴訟確定翌日起至系爭 專利權期滿日止）對「立普妥」藥品市場占有率之影響 。本院曾命相對人陳報關於「立普妥」藥品之產品生命 週期之評估資料，惟相對人表示不可預測之因素甚多，
難以預測，故未就此從事具體之研究及預測等語（見本 院卷第1 冊第137 頁）。而同一類型之原廠藥與學名藥 的藥品，於該特定藥品市場所處之市場供需、產品及技 術競爭、產品生命週期（導入期、成長期、成熟期、衰 退期）等類似，故以與「立普妥」藥品同屬治療降膽固 醇用藥之「素果」藥品，其原廠藥與學名之市場占有率 之消長關係為參考依據，即屬適當。原審係以同為相對 人所進口及販售之心血管疾病處方藥「可迅錠」藥品為 據，惟「可迅錠」藥品之用途與療效與「立普妥」藥品 有所不同，自無從以「可迅錠」作為本件評估學名藥對 原廠藥所生影響之憑據。
⑷「立普妥」藥品自市以來迄今，於降膽固醇藥物之歷年 市場占有率分別為90年度4.2%、91年度16.6% 、92年度 28 .0%、93年度32.5% 、94年度36.4% 、95年度36.2% 、96年度36.1% 、97年度34.0% ，其市場占有率逐年成 長，且呈穩定狀態。而依「素果」藥品92年至97年之銷 售資料（見原審卷第2 冊第408 、410 頁，本院卷第1 冊第186 頁），「素果」藥品於91年之市場占有率為10 0%，自學名藥於92年進入市場起至97年止，歷年市場占 有率分別為92.02%、85.53%、68.14%、52.09%、38.90% 、31.8 %，則平均每年下滑幅度為13% （見本院卷第1 冊第184 頁），得以之作為參考標準。
⑸相對人係於96年10月11日提起本件訴訟（見原審卷第1 冊第1 頁），此乃本件訴訟標的價額之基準時點。而「 立普妥」藥品之96年度銷售總額，以自95年度第4 期起 至96年度第3 期止之銷售總額1,358,636,110 元（見原 審卷第2 冊第277 至279 頁）核算，即屬適當。至抗告 人主張以「立普妥」藥品於訴訟繫屬後之自96年第4 季 至97年第3 季銷售總額1,431,500,000 元計算云云，尚 有未洽。
⑹「立普妥」藥品之營業淨利：
①原審依抗告人所提94年度損益表所載淨利率5%計算， 惟此為抗告人所否認，辯稱該淨利率過低等語，雖抗 告人於原審調查時同意以相對人95年度財務報表所載 營業淨利率為準（見原審卷第2 冊第402 頁之97年3 月28日言詞辯論筆錄、第437 頁之民事陳報狀），嗣 因相對人95年度財務報表所載之淨利潤率為-5 %，而 再提以94年度財務報表之淨利率5%為準（見原審卷第 2 冊第437 、455 至460 頁），然相對人僅提該財務 報表節本之影本，並非完整報表之原本，抗告人持此
否認其真正，即屬正當。經本院命相對人提出自「立 普妥」藥品上市以來迄今，經會計師簽證之各年度資 產負債表、損益表，相對人僅以相關財務資訊係屬營 業秘密為由，僅以89至95年度資產負債表、損益表之 節本代之，並聲請禁止抗告人閱覽（見本院卷第1 冊 第137 、152-179 頁）。惟為合理核定訴訟標的價額 ，抗告人之相關財務報表乃重要之證據資料，且抗告 人有權閱覽之，以確保其訴訟權之行使，況智慧財產 案件審理法第11條至第15條之規定，設有秘密保持命 令制度，兼顧當事人之訴訟權利及營業秘密持有人之 保護，相對人理應循此途徑尋求營業秘密之保護。既 相對人未能提出完整之財務報表以供本院判斷，本院 即依職權以其他客觀證據資料予以認定相對人之淨利 率。
②相對人雖主張兩造於原審業已協議依相對人財務報表 所載營業淨利率計算，依民事訴訟法第270 條之1 第 3 項規定，兩造均應受該等協議之拘束云云。按當事 人就其主張之爭點，經依民事訴訟法第270 條之1 第 1 項第3 款為簡化爭點之協議者，應受其拘束，但經 兩造同意變更，或因不可歸責於當事人之事由或依其 他情形協議顯失公平者，不在此限，同法第270 條之 1 第3項 定有明文。兩造固得就爭點達成訴訟上協議 ，惟關於訴訟標的之價額本應由法院依職權調查後予 以核定，倘兩造所協議之事項有所不當，法院更應本 於職權逕為認定，而不受其拘束，此並未悖於處分權 主義及辯論主義。抗告人之營業項目非僅「立普妥」 藥品一項，倘逕以其全部營業範圍之淨利率，已非無 疑。遑論相對人並未提出足以令人信服之財務報表， 自無須再以相對人之財務報表為基礎。
③另抗告人主張「立普妥」藥品之淨利率應以輝瑞集團 全球獲利34.38%計算云云。惟本件訴訟標的價額係以 相對人因排除「凡脂妥」藥品、「善脂瑩」藥品及其 他實質等同之產品進入臺灣地區之降膽固醇藥品市場 之所得利益為斷，相對人與其所屬集團企業縱使於業 務上及財務上關連密切，仍分屬不同之法人主體，損 益各自獨立承擔，故本件應以相對人預期在臺灣市場 之所得利益為範圍。抗告人此部分主張，要無足取。 ④爰審酌財政部所訂頒訂之「營利事業各業所得額暨同 業利潤標準」，係財政部國稅局依所得稅法施行細則 第73條規定參照各地區國稅局調查資料、各業同業公
會意見暨財稅資料中心提供之先前年度全國營利事業 各業申報資料後，邀集工商團體、會計師公會及其他 地區國稅局等共同研商訂定，並報財政部備查。於營 利事業未辦理結算申報，或於稽徵機關進行調查時經 通知而未提示相關帳簿、文據等證明文件供核時，稽 徵機關即依所得稅法第79條及第83條規定，按同業利 潤標準核定其營利事業所得額及應納稅額。故營利事 業各業所得額暨同業利潤標準係屬判定該行業所得利 潤之客觀依據，足供推算相對人之年度所得利潤。其 中95年度藥品製藥業「口服用藥製造」之淨利潤19% （見原審卷第2 冊第280 至281 頁），是相對人「立 普妥」藥品之年度營業淨所得為258,140,861 元（1, 358,636,110 元X19%。元以下四捨五入），則相對人 自本件訴訟確定翌日起至系爭專利權期滿日止，可預 期因「凡脂妥」藥品、「善脂瑩」藥品及其他實質等 同之產品上市，致市場占有率平均每年下滑13% 所生 之利潤損失為151,012,404 元（258,140,861 元X13% X4年6 個月。元以下四捨五入），此即相對人因排除 抗告人之侵害所得之利益。
㈢關於損害賠償部分：
相對人第2 項聲明請求損害賠償100,000 元，其請求權基礎 為專利法第84條第1 項、第2 項、公司法第23條規定（見原 審卷第2 冊第250 、484 頁），依民事訴訟法第77條之1第2 項規定，以其訴訟標的之金額100,000 元為其訴訟標的價額 。
㈣相對人2 項聲明，其所據以請求之訴訟標的法律關係同源於 侵害專利權而來，該2 項請求間復有相依附或牽連關係存在 ，以其中價額最高者即排除侵害部分為主請求，至損害賠償 部分，依民事訴訟法第77條之2 第2 項規定，不併算其價額 （最高法院97年度臺抗字第792 號裁定參照）。綜上所述， 本件訴訟標的價額核定為151,012,404元（主請求）。六、綜上所述，本件訴訟標的價額為151,012,404 元，原審逕以 相對人之排除侵害及損害賠償請求之訴訟標的價額合併計算 為47,074,844元，進而課徵第一審裁判費426,304 元，於法 不合。從而，抗告意旨指摘原裁定不當，求予廢棄改判，為 有理由，應予准許。爰將原裁定關於訴訟標的價額核定之裁 定部分予以廢棄。惟本件核定訴訟標的價額後，因涉及第一 審起訴裁判費補繳及本件起訴是否合於其他法定要件之審酌 ，由原審一併處理為宜。爰廢棄原裁定，發回由原審另行依 法處理。
據上論結，本件抗告為有理由，爰裁定如主文。中 華 民 國 98 年 2 月 9 日 智慧財產法院第二庭
審判長法 官 陳國成
法 官 曾啟謀
法 官 蔡惠如
以上正本係照原本作成。
對於本裁定，除以適用法規顯有錯誤為理由，不得再抗告。如提起再抗告，應於本裁定送達後10日內，委任律師為訴訟代理人，向本院提出再抗告狀，並繳納再抗告費新臺幣1,000 元。中 華 民 國 98 年 2 月 9 日 書記官 林佳蘋
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