臺灣高等法院高雄分院民事判決 97年度上易字第92號
上 訴 人 甲○○
訴訟代理人 王國論律師
被 上 訴人 逸錞企業有限公司
法定代理人 丙○○
訴訟代理人 乙○○
上列當事人間請求損害賠償事件，上訴人對於中華民國97年3 月
6日 台灣高雄地方法院94年度鳳訴字第4 號所為第一審判決，提
起上訴，本院於民國98年3 月11日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
一、本件被上訴人法定代理人原為陳國維，嗣因辦理解散，並進 行清算，選任丙○○為清算人，且報經臺灣高雄地方法院准 予備查，有該院函在卷可稽，是可見被上訴人公司尚未清算 終結，在清算之必要範圍內，視為存續，故其於本件訴訟仍 有當事人能力，丙○○自為其法定代理人，其於本院審理中 聲明承受訴訟，核無不合，先予敍明。
二、上訴人起訴主張：上訴人係「新型第223303號水溝蓋之改良 」（下稱系爭專利）之專利權人，專利期間自民國（下同） 93 年5月1 日起至104 年5 月18日止，專利範圍在於以玻璃 纖維成型之中空殼體，在該殼體內橫置鐵管，並填充有混凝 土其底板可黏固設殼底面，成一封閉之水溝蓋。被上訴人明 知上訴人為系爭專利之專利權人，竟在未獲上訴人同意下製 造與上訴人上開申請專利範圍實質相同之水溝蓋並出售與訴 外人高雄縣大寮鄉公所，上訴人發現後旋即於94年3 月間寄 發存證信函要求被上訴人停止製造、販賣，惟未獲置理。而 被上訴人所出售與高雄縣大寮鄉公所之水溝蓋，經上訴人委 由中國生產力中心進行鑑定結果與上訴人所享有之新型專利 實質相同。被上訴人雖抗辯其製造販賣之水溝蓋，其殼體內 填充樹脂與砂子，樹脂之黏固性較好而混凝土之黏固性較差 ，實質效果並不相同，實質技術手段亦不相同，故與系爭專 利範圍不同。但樹脂代替混凝土，對於技術領域中具有通常 知識而言，只是一種簡易替代手法，達到之結果實質相同。 被上訴人有侵害上訴人專利權之事實極為明確。而上訴人係 以新台幣（下同）30萬元出售水溝蓋與高雄縣大寮鄉公所， 依專利法第85條第1 項第2 款規定，請求被上訴人賠償上訴 人20萬元。次查訴外人丁○○於另案94年度鳳簡字第1312號 確認專利權共有事件中，自承並提出93年間銷售水溝蓋之發
票為據，被上訴人對上訴人主張水溝蓋之銷售金額為97萬44 01元，並不爭執，爰擴張請求被上訴人應賠償上訴人97萬44 01元。並聲明：㈠被上訴人應給付上訴人97萬4401元，及自 起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息。㈡訴訟費用由被上訴人負擔。㈢願供擔保，請 准宣告假執行。
三、被上訴人則以：㈠上訴人主張被上訴人所製造、販賣之水溝 蓋，侵害其享有之系爭專利，無非以其經中國生產力中心鑑 定結果：待鑑定物品落入系爭專利之申請專利範圍，認為被 上訴人侵害其專利權，然該鑑定物之取樣是否為被上訴人所 生產、販賣之產品，亦欠缺取樣之客觀性，被上訴人否認之 。㈡系爭專利自始即為被上訴人之原法定代理人陳國維之父 丁○○耗費鉅資及技術心血完成之創作，上訴人自始不曾參 與，然於系爭專利水溝蓋開發完成，申請專利權時，丁○○ 好意邀請上訴人，如願意協助申請專利費用，共享專利權益 ，上訴人竟以其擅長業務及行銷，將此智慧結晶以付費聲請 取得法律地位，用以傷害合作夥伴。丁○○就此已提起確認 專利共有權訴訟。㈢又中國生產力中心鑑定結果亦認為待鑑 定物為玻璃纖維殼體內之鋼筋與由樹脂及砂子混合之充填物 與系爭專利範圍敘述之鐵管及混凝土文義不同，不符合專利 範圍文義讀取、兩者不相同，雖其又以待鑑定物利用充填物 樹脂及砂子混合物與系爭專利以混凝土混合砂子不完全相同 ，但此不同對於所屬技術領域中具有通常知識者而言，只是 一種簡易替代手法，且待鑑定物品利用之方式、功能、達到 之結果與系爭專利利用鐵管、混凝土之方式、功能、達到結 果實質相同，兩者均等成立，惟中國機械工程學會鑑定結果 則認定待鑑定物有一項要件與系爭專利之構造特徵不符合， 依據全要件原則，待鑑定物並未落入系爭專利申請專利範圍 之全要件限制內，於專利均等論中亦認為殼體內填充有樹脂 及砂子之混合填充物與混凝土為不同之材料，兩者實質技術 不同，實質效果不同，因而認定待鑑定物與系爭專利不同。 且被上訴人係依據丁○○之新型248811號專利製造成品銷售 ，從而被上訴人並未侵害上訴人之專利權，上訴人依侵權行 為之法律關係，請求被上訴人賠償損害，自屬無據等語資為 抗辯。並聲明㈠上訴人之訴及假執行聲請均駁回；㈡訴訟費 用由上訴人負擔。㈢如受不利判決願供擔保，請准免為假執 行。
四、原審判決上訴人之訴及假執行之聲請均駁回。訴訟費用由上 訴人負擔。上訴人不服，於本院聲明：㈠原判決廢棄。㈡被 上訴人應給付上訴人97萬4401元，及自原審起訴狀繕本送達
被上訴人之翌日起，至清償日止，按年息百分之5 計算之利 息。㈢第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。
被上訴人答辯聲明：上訴駁回。
五、上訴人主張之上開事實，固據其提出新型專利223303號專利 證書、專利公報、新興郵局第5032號存證信函、中國生產力 中心鑑定報告書各一件為證，被上訴人則以前揭情詞為辯， 故本件爭點為㈠上訴人送鑑定所採之樣品是否為被上訴人所 製造？㈡被上訴人所製造之水溝蓋是否有侵害上訴人之專利 權？
六、本院之判斷：
㈠上訴人送鑑定所採之樣品，是否為被上訴人所製造？ 經查，被上訴人對於販賣水溝蓋給高雄縣大寮鄉公所乙節並 不爭執，復有上訴人提出之被上訴人販賣水溝蓋之統一發票 影本附卷可稽，而高雄縣大寮鄉公所曾於94年7 月25日以大 鄉建設字第0940014597號函告被上訴人稱：貴業所販售之 FRP 水溝蓋，經投訴有侵犯專利權，請妥為處理，如造成本 所損害應負賠償責任，有該函影本附卷可參，足證被上訴人 確有販售水溝蓋予高雄縣大寮鄉公所無異。又證人中國生產 力中心職員徐德和於原審到庭證稱：待鑑定物之水溝蓋是由 上訴人帶同至大寮鄉公所瞭解，再到現場鳳林二路與新厝路 口取樣拍照存證等情甚詳，而鳳林二路與新厝路口排水溝溝 蓋被竊或補修，為顧及人民身家安全，係由各村村長至鄉公 所洽領緊急處理等情，有高雄縣大寮鄉公所96年12月21日大 鄉建設字第0960024192號函附卷足稽，綜上各情以觀，足見 上訴人帶中國生產力中心人員所採樣之待鑑定物為被上訴人 製造販售者無誤，被上訴人辯稱，非其所製造、販售云云， 不足採信。
㈡被上訴人所製造之水溝蓋是否有侵害上訴人之專利權？ ⒈經查，本件被上訴人法定代理人陳國維之父丁○○對上訴 人提起之確認專利權共有事件，業經原審法院駁回確定在 案，此業經原審調閱該院94年度鳳簡字第1312號卷查明屬 實，故被上訴人抗辯，系爭上訴人之專利係上訴人與丁○ ○共有一情，尚非可採。
⒉次查，中國生產力中心鑑定結果雖認為「待鑑定物品（即 被上訴人生產之水溝蓋）之玻璃纖維殼體內之鋼筋與由樹 脂及砂子混合之填充物與系爭專利（即上訴人之專利）申 請範圍之鐵管及混凝土文義不同，待鑑定物不符合申請專 利範圍之文義讀取，兩者呈不同，但依均等論分析，待鑑 定物品利用之充填物材質（樹脂混合砂子）與本專利（水 泥混合砂子）不完全相同，但此不同，對所屬技術領域中
具有通常知識者而言，只是一種簡易替代手法，且待鑑定 物品利用之方式、功能、達到之結果與本專利利用鐵管、 混凝土之方式、功能、達到之結果實質相同，故兩者均等 成立，視為相同」等語。惟中國機械工程學會鑑定結果， 則認為，「依全要件原則分析，系爭專利填充物為混凝土 ，待鑑定物之填充物為由樹脂與砂子混合成之複合物，二 者並不相同，故待鑑定物，並未落入系爭專利申請專利範 圍之全要件限制內，所以必須就專利均等論再做均等技術 之考量，即就全要件不符合之項目進行均等技術比對分析 ，必須在基於當時一般同業人士所處之技藝環境下，構成 技術之手段（way） 、功能（function）及達成之效果（ result）三者皆為實質（substantial） 之均等時，方能 稱待鑑定物構成專利均等論所定義之侵害，就實質效果而 言，因待鑑定物殼體內充填樹脂與砂子，樹脂與玻璃纖維 製成之殼體之黏固性較好，不易脫落，而混凝土與玻璃纖 維製成之殼體黏固性較差，容易脫落，故兩者實質效果不 同，且二者實質技術手段不相同，故待鑑定物與系爭專利 範圍不同」等語。復據被上訴人所生產販賣之水溝蓋其原 始製作人丁○○（即被上訴人之原法定代理人陳國維之父 ）供稱，伊從事製造與玻璃纖維有關之產品約有30年，伊 知道水泥無法跟玻璃纖維結合，故伊所製作之水溝蓋不用 水泥而用樹脂，樹脂幾分鐘就乾掉，水泥需要好幾天才乾 ，且與玻璃纖維無法結合，伊是用樹脂、碎玻璃（玻璃沙 ）、砂石一起攪拌灌在裡面，碎玻璃由廢棄物回收而來， 對環保有幫助，樹脂與玻璃纖維同材質，所以結合度較好 ，但成本較高，水泥價錢較低，製造過程比較長等語，另 被上訴人所生產之水溝蓋，並因「省資源、可回收」而獲 得行政院環保署認證屬環境保護產品第二類產品，有證明 書在卷可稽（見本院卷第154 頁），且上訴人亦自承迄今 並未依其申請之專利以混凝土填充物製造水溝蓋成品，故 丁○○所稱，水泥填充物與玻璃纖維之結合度較差，製作 過程（成型之時間）較久，應屬可採，故被上訴人所生產 之水溝蓋其實質效果顯然優於依系爭專利權所製造之水溝 蓋。又，丁○○顯因多年從事製造與玻璃纖維有關之產品 ，才會選擇與系爭專利不同之填充物，故尚難認此為簡易 之替代手法。是此種情形，若認被上訴人侵害上訴人之系 爭專利權，反不利於社會之進步發展，故本院認以上開中 國機械工程學會之鑑定較為可採。故被上訴人抗辯未侵害 上訴人之系爭專利權應屬可取。
七、綜上所述，上訴人依侵權行為法律關係請求被上訴人賠償其
損害，即無理由，原審連同其假執行之聲請予以駁回，並無 不當，上訴意旨求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。八、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449 條第1 項、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 98 年 3 月 25 日 民事第四庭
審判長法官 蔡文貴
法 官 謝靜雯
法 官 黃科瑜
以上正本證明與原本無異。
本件判決不得上訴。
中 華 民 國 98 年 3 月 26 日 書 記 官 邱麗莉
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