智慧財產法院民事判決
98年度民專上易字第1號
上 訴 人 甲○○
訴訟代理人 龔維智律師
複 代 理人 藺超群律師
被 上 訴人 張昇隆即張記麻辣火鍋專賣店
上列當事人間請求侵害專利權有關財產權爭議事件，上訴人對於
中華民國97年11月28日臺灣新竹地方法院96年度智字第4 號第一
審民事判決提起上訴，本院於98年4 月23日言詞辯論終結，判決
如下：
主 文
上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事 實
壹、程序方面：
按於第二審為訴之變更、追加或提起反訴，非經他造同意， 不得為之；但擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限 ，民事訴訟法第446 條第1 項、第255 條第1 項第3 款定有 明文。本件上訴人於起訴聲明請求：㈠被上訴人應給付上訴 人新臺幣（下同）60萬元，及自起訴狀繕本送達被上訴人翌 日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。㈡被上訴人於 上訴人所有系爭專利㈠、㈡之專利權存續期間內，不得製造 、販賣、使用或為上述目的而進口侵害系爭專利權之物品。 ㈢被上訴人應將其所使用侵害系爭專利之物品銷燬。㈣訴訟 費用由被上訴人負擔。㈤上訴人願供擔保，請准宣告假執行 。然於上訴減縮聲明請求為：㈠原判決廢棄。㈡被上訴人應 給付上訴人60萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止 ，按週年利率5%計算之利息。㈢被上訴人於上訴人所有系爭 專利㈠、㈡之專利權存續期間內，不得製造、販賣、使用或 為上述目的而進口侵害系爭專利權之物品。㈣被上訴人應將 其所使用侵害系爭專利之物品銷燬。㈤第一、二審訴訟費用 由被上訴人負擔。依前揭規定，上訴人所為之減縮上訴聲明 ，應予准許。
貳、實體方面：
一、上訴人主張：
㈠上訴人係新式樣專利第D115648 號「鼎鍋㈠」及第D115649 號「鼎鍋㈡」（以下簡稱系爭專利㈠、㈡）之專利權人，專 利期間均自民國96年3 月1 日起至107 年3 月2 日止。上訴 人於96年3 月間，在網路上查知被上訴人擅自以營利之目的 而使用及販賣侵害系爭專利㈠、㈡之鼎鍋，並以每個22,000
元出售，該鼎鍋經上訴人送交專利鑑定機構中國機械工程學 會鑑定後，該鑑定意見認為被上訴人所使用及販售之鼎鍋， 依視覺設計整體比對結果，無論主要或次要部位，都明顯近 似於系爭專利㈠、㈡對應之部位，且查無其他例外者可形成 視覺差異而藉以區別，故以一般消費者之直覺觀察上，將極 不易分辨兩者，而致易於造成誤認及混淆，故鑑定結果認為 被上訴人之鼎鍋落入系爭專利㈠、㈡之專利權範圍內，即構 成侵害。被上訴人於其店內使用之鼎鍋，以桌數20桌計算， 約需有40個鼎鍋，若以每個鼎鍋22,000元計算，則其所得利 益為88萬元。經上訴人發函請求被上訴人停止侵權行為並洽 談商譽損害賠償事宜，詎被上訴人均置之不理。上訴人爰依 專利法第129 條準用同法第84條第1 項、第3 項及第85條第 3 項規定，僅就其中60萬元之損害賠償為請求。爰聲明請求 ：㈠被上訴人應給付上訴人60萬元，及自起訴狀繕本送達被 上訴人翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。㈡被 上訴人於上訴人所有系爭專利㈠、㈡之專利權存續期間內， 不得製造、販賣、使用或為上述目的而進口侵害系爭專利權 之物品。㈢被上訴人應將其所使用侵害系爭專利之物品銷燬 。㈣訴訟費用由被上訴人負擔。㈤上訴人願供擔保，請准宣 告假執行。
㈡原審為上訴人敗訴之判決，上訴人據此提起上訴，並主張被 上訴人所提出之出貨單及合約書係私文書，上訴人否認其真 正，依民事訴訟法第357 條規定，應由被上訴人舉證證明其 為真正。且該合約書所載賣方「大名行」之負責人為郭秋芳 ，惟該合約書末所載之代表人卻係乙○○，兩者並非相同， 則是否有此商號不無疑義，復以被上訴人與「大名行」之交 易並未開立統一發票，可能係事後偽造買賣合約。爰上訴聲 明：㈠原判決廢棄。㈡被上訴人應給付上訴人60萬元，及自 起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利 息。㈢被上訴人於上訴人所有系爭專利㈠、㈡之專利權存續 期間內，不得製造、販賣、使用或為上述目的而進口侵害系 爭專利權之物品。㈣被上訴人應將其所使用侵害系爭專利之 物品銷燬。㈤第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。二、被上訴人則以：上訴人提出系爭專利㈠、㈡之申請前，系爭 專利已公開使用並為公眾所知悉，顯不符合專利法第110 條 第1 項第1 款、第2 款規定之申請要件，應由專利專責機關 依同法第128 條規定，撤銷其新式樣專利權。被上訴人提起 舉發乃考量專利制度係授予申請人專有排他之專利權，以鼓 勵公開發明，使公眾能利用該發明之制度，對於申請專利前 已公開而能為公眾得知之發明，並無授予專利之必要，且被
上訴人已掌握證據證明系爭專利㈠、㈡不符合申請要件新穎 性之規定而應屬無效，非為干擾訴訟之進行而影響上訴人權 益，自具有正當性。被上訴人於店內所使用及販賣予上訴人 之鼎鍋，均係被上訴人於94年9 月8 日向訴外人「大名行」 所購買，且被上訴人當時共向其購買50個鼎鍋，於店面使用 27個，倉庫存放20個，另販賣予上訴人、放置於被上訴人所 雇請之設計師處及放置於被上訴人量作桌子之商家各1 個， 惟上開鼎鍋與上訴人所有之鼎鍋並不相同，是被上訴人並未 侵害上訴人之專利權。上訴人請求本件損害賠償，即屬無據 ，資為抗辯。並答辯聲明：㈠駁回上訴人之上訴。㈡第一、 二審訴訟費用由上訴人負擔。
三、兩造不爭執之事實：
㈠上訴人係新式樣專利第D115648 號「鼎鍋㈠」及第D115649 號「鼎鍋㈡」之專利權人，專利期間均自96年3 月1 日起至 107 年3 月2 日止。
㈡上訴人於96年3 月間，經由網路資訊知悉被上訴人有販賣鼎 鍋，而以22,000元之價格向被上訴人購買鼎鍋1 個。四、經查，本件上訴人就如附圖所示之鼎鍋擁有新型專利權，此 有專利證書二紙在卷可稽，而被上訴人並不否認確曾以22,0 00元價格出售鼎鍋一只予上訴人，此部分事實復有統一發票 影本附卷可考，均堪認為真正。而依上訴人向被上訴人所購 買之上開鼎鍋結構外觀，與上訴人所有之系爭新型專利結構 相較，兩者均具有半球狀鍋身、凸塊、鍋腳、提把等特徵， 此部分事實有上訴人送請中國機械工程學會鑑定所附之照片 及取材自被上訴人網站廣告圖片等資料可供參照，是有關被 上訴人所使用之鼎鍋物品與上訴人所有之系爭新型專利兩者 互為比對，被上訴人使用之系爭鼎鍋是否涉及侵害上訴人系 爭專利，確實不無深入討論之餘地。惟因本件被上訴人主張 其所使用之系爭鼎鍋，早在上訴人申請系爭專利前即有使用 之事實，亦即，系爭新型專利於申請前早有公開使用之事實 ，且為公眾所知悉，上訴人自不應取得系爭新型專利等語， 是本件於判斷被上訴人所使用之系爭鼎鍋是否落入上訴人系 爭新型專利權範圍之前，自宜先就上訴人系爭專利是否確有 權利消極事由存在，倘上開事由確實存在，則本件上訴人對 被上訴人之請求即無再予深入探究之必要。被上訴人就上開 主張，提出其向訴外人大名行購買系爭鼎鍋之合約書及大名 行出貨單影本資料為證，而依上開合約書簽訂日期所示，被 上訴人係在94年9 月8 日與大名行簽約購買鼎鍋50個，金額 合計153,000 元，而大名行送貨時間則為94年10月1 日，日 期均早於上訴人申請系爭專利之前。另大名行實際負責人乙
○○於本院準備程序中亦到場證稱其確有在94年9 月出售鼎 鍋一批予被上訴人，並稱在被上訴人向其訂購之前，於93年 12 月 亦另有出售相同物品予訴外人滬風明鼎商店（參本院 98年2 月24日準備程序筆錄第3 頁）。由上開證據資料可知 ，本件上訴人所指涉及侵害其系爭專利權之系爭鼎鍋，乃被 上訴人於上訴人取得系爭專利前即已向訴外人大名行購得， 且大名行在出售系爭鼎鍋予被上訴人之前，另有出售相同產 品之行為，倘上開事實為真，則上訴人系爭專利即可能因不 具新穎性而有專利權消極事由存在。上訴人對於被上訴人所 提上開證據資料及證人之證詞並未另為舉證以資反駁，是本 院審酌上開證據資料，認上訴人於申請系爭專利前市場上既 已有使用相同鼎鍋之事實，則上訴人系爭新型專利即已不具 新穎性，其於本件訴訟對被上訴人之請求賠償損害，即無理 由，不應准許。
五、綜上所述，上訴人依專利法第129 條規定準用同法第84條第 1 項、第3 項及第85條第3 項規定，請求被上訴人負損害賠 償責任，然上訴人已無其他之證據得以提出，若就卷內所附 證據以觀，被上訴人所提出之購買資料顯示被上訴人所使用 販賣之鼎鍋時間係上訴人申請系爭專利之前，是上訴人之請 求，即無理由，不應准許。原審為上訴人敗訴之判決，核無 不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由 ，應予駁回其上訴。
六、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊防禦方法及未經援用之 證據資料，經本院斟酌後，認均不影響本判決之結果，爰不 再一一詳予論述，附此敘明。
七、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1 條、民事訴訟法第449 條第1 項、第78條，判決如主文。中 華 民 國 98 年 4 月 30 日 智慧財產法院第一庭
審判長法 官 李得灶
法 官 林欣蓉
法 官 汪漢卿
以上正本證明與原本無異。
不得上訴。
中 華 民 國 98 年 4 月 30 日 書記官 邱于婷