最高法院民事判決 九十八年度台上字第八六五號
上 訴 人 源美股份有限公司
法 定代理 人 乙○○
訴 訟代理 人 陳忠儀律師
被 上訴 人 光田興業有限公司
兼法定代理人 丙○○
被 上訴 人 甲○○
上列當事人間請求損害賠償事件，上訴人對於中華民國九十七年
十月七日台灣高等法院台中分院第二審判決（九十六年度智上字
第十二號），提起上訴，本院判決如下：
主 文
原判決廢棄，發交智慧財產法院。
理 由
本件原審維持第一審所為駁回上訴人請求被上訴人連帶給付新台幣（下同）四百萬元本息之判決，駁回上訴人之上訴，無非以：上訴人為新型第113356號「園藝花式噴水頭之全流口改良結構」專利（下稱系爭專利）之專利權人，專利權期間自民國八十四年九月二十一日起至九十五年十二月十四日止；而上訴人指被上訴人光田興業有限公司（下稱光田公司）製造、銷售之出口仿冒品明細表（上訴人依光田公司出口報單作成，下稱系爭明細表）所為記載及被上訴人光田公司提出供鑑定之多功能水槍（下稱系爭水槍）係其製作、販售者，均為兩造所是認。茲上訴人主張：光田公司未經伊授權，擅自製造系爭專利物品外銷販售予美國RAINBIRD公司，再轉售予美國SAM'S CLUB。伊於九十二年三月四日以鹿港郵局第六十六號存證信函向其請求損害賠償，被上訴人丙○○係光田公司之負責人，被上訴人甲○○為光田公司之受僱人，與丙○○共同不法侵害系爭專利權，均應負連帶賠償責任云云。被上訴人則否認有侵害系爭專利權情事，並辯稱：上訴人於九十年三月二日即已知鑑定結果，遲至九十二年九月二日提起本件訴訟，已罹於時效云云，兩造情詞各執。經查本件系爭水槍經兩造於合意指定鑑定機關財團法人中國生產力中心（下稱中國生產力中心）鑑定，經以⑴全要件原則分析；⑵均等論分析；⑶禁反言分析；⑷先前技術阻卻分析；其鑑定結論：系爭水槍落入系爭專利案之申請專利範圍，有專利侵害鑑定報告、專利侵害鑑定補充報告、中國生產力中心函可稽。鑑定機關上開鑑定流程，經核符合司法院九十三年十一月二日函送之「專利侵害鑑定要點」之規定，應可採信。被上訴人光田公司製造及銷售之系爭水槍確有侵害系爭專利權，足堪認定。而專利法第一百零六條第一項規定，旨在保障專利權人之獨占排他權，倘未經專利權人之同意而製造專利權之物品，即難謂其未違反保護他人之法律，依民法第一百
八十四條第二項之規定，即應推定其有過失，被上訴人既未經上訴人同意而將系爭專利用以製造系爭水槍，自應推定為有過失，其未能舉證證明其無過失之情事，是被上訴人侵害系爭專利權為有過失，亦堪認定。依專利法第一百零八條準用第八十四條第一項、第五項規定，新型專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，其請求權自請求權人知有侵害行為及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅；又按關於侵權行為損害賠償請求權之消滅時效，應以請求權人實際知悉損害及賠償義務人時起算，非以知悉賠償義務人因侵權行為所構成之犯罪行為經檢察官起訴，或法院判決有罪為準。是請求權人若實際知悉損害及賠償義務人時，即起算時效。另按加害人持續為侵權行為者，被害人之損害賠償請求權亦陸續發生，其請求權消滅時效期間應分別自其陸續發生時起算。次查專利法第八十五條第一項第二款規定請求損害賠償時，得依侵害人因侵害行為所得之利益，計算其損害。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。依此項規定計算其損害，既以侵害人因侵害行為所得之利益為準，自以侵害人已銷售侵害專利權之物品而有收入為前提。上訴人係主張待鑑定物品是第三人在美國購買寄予上訴人，上訴人遂委託財團法人中華工商研究所（下稱中華工商研究所）進行鑑定，鑑定期間為九十年二月二十六日起至九十年三月二日。於九十年三月五日接獲中華工商研究所之鑑定報告，始知有侵權之事。然上訴人既為系爭專利權人，對噴水頭之相關技術、其他噴水頭相關產品是否侵害其專利，應知之甚詳。上訴人收到寄送之仿冒品後，即應知悉系爭專利權受有侵害之情事，此由上訴人於九十二年三月四日（接獲鑑定報告前一日）寄予被上訴人之存證信函內容即表明被上訴人擅加偽造系爭專利物品並大量生產製造，侵害專利權致其受有損害。可知上訴人不待鑑定結果，即知悉有侵權之情事。其次代理提出刑事告訴之告訴代理人陳勇仁於苗栗縣警察局刑警隊偵訊時指述被上訴人光田公司負責生產並存放侵權物品三處地點，希望警方人員能對此申請搜索票前往查緝，並提出多張照片佐證，而照片日期01年2月27日（即西元2001年2月27日，亦即民國90年2月27 日）。參以中華工商研究所作成之專利權侵害鑑定報告書內有「待鑑定物所有人：光田興業有限公司所製」字樣，堪認上訴人至遲於九十年二月二十六日委託鑑定時已知悉有侵害行為及被上訴人為侵權行為人。至上訴人委託鑑定應屬確認性質，不妨害上訴人應已知悉系爭專利權遭侵害之認定。上訴人既於九十年二月二十六日即已知悉有侵害行為及賠償義務人，其遲至九十二年三月四日始向被上訴人寄發存證信函，請求被上訴人賠償其損害，當日為被上訴人收受，已逾二年之時效期間；亦即斯時，其請求權時效已完成。上訴人於九十二年三月
四日請求後之六個月內即九十二年九月二日，向原審提起本件訴訟，亦不生民法第一百三十條所定時效中斷之問題。被上訴人以上訴人損害賠償請求權已罹於時效，對九十年三月三日以前部分拒絕給付，應屬可採。被上訴人侵害系爭專利權屬持續性侵權行為，上訴人之損害賠償請求權係陸續發生，消滅時效期間亦分別自其陸續發生時起算。本件上訴人於九十二年三月四日以存證信函向被上訴人請求侵害其專利所受損害，並於請求後之六個月內即九十二年九月二日，向原審提起本件訴訟。是被上訴人自九十年三月四日起至九十年十月止之期間內如有侵害上訴人專利權，上訴人仍得依專利法規定，請求被上訴人賠償其損害。本件上訴人固於九十年三月八日對被上訴人提出刑事告訴，並於當日會同警方對被上訴人廠房實施搜索，分別於苗栗縣竹南鎮港墘里塭仔頭十七之五十號扣得園藝用口噴水頭成品一千零三十二個、半成品三千九百十一個，於苗栗縣竹南鎮港墘里塭仔頭十七之五十一號扣得園藝用口噴水頭成品一百五十箱、半成品一百三十九個，於苗栗縣竹南鎮○○路九十一號扣得灑水器及水槍噴頭成品、半成品及零件七百六十一組，水槍噴頭及八用噴水網片成品、半成品及零件八千三百四十五支屬實。惟本件上訴人係依專利法第一百零八條準用專利法第八十五條第一項第二款規定，以被上訴人因侵害行為所得之利益，計算其損害。自以被上訴人已銷售侵害專利權之物品而有收入為前提。上開扣押物品縱有侵害系爭專利權，惟因於九十年三月八日搜索當日已遭扣押，無從對上訴人造成損害，且被上訴人亦因無從販售而受有利益。末查上訴人指被上訴人自九十年五月起至九十年十月間仍有出口紀錄，經計算共計為二千九百零一萬一千八百十八元乙節，查該進口報單九紙左下角皆有「不良品」之字樣，被上訴人自九十年五月二十四日起至九十年十月十五日間之出口數量亦為九萬六千八百四十五件，兩者時間密接，且被上訴人自八十九年九月起至九十年二月，每月均有多筆出口紀錄，惟於九十年三月、九十年四月則無任何出口紀錄，直至九十年五月方有前述不良品退貨再出口之紀錄。被上訴人辯稱：該批出口係不良品退貨，經被上訴人就「止水墊片」予以更換維修後再出口予客戶等語，應可採信。益徵前揭退貨物品原先之製造及銷售行為，至遲亦在九十年二月間，縱有侵害上訴人之系爭專利權，均已罹於二年之時效期間。而且被上訴人就前述不良品修繕後再出口，係履行其原來買賣契約之交付義務，並非另成立一新買賣契約所為之銷售行為，被上訴人未因此獲有銷售之利益。此外上訴人復未能提出其他證據，證明被上訴人自九十年三月四日起至九十年十月十五日止，尚有何侵害其系爭專利權之情事，則上訴人請求被上訴人賠償其損害，難認有據。本件被上訴人固有侵害系爭專利權之行為，惟上訴人對被上訴人
之損害賠償請求權，其中九十年三月三日以前之部分已罹於時效而消滅；其餘九十年三月四日起至九十年十月十五日間之部分，亦難認有致上訴人受到損害，或被上訴人因此受有利益之情形，或被上訴人有繼續侵害上訴人系爭專利權之情事。從而，上訴人本於專利法第八十四條、公司法第二十三條、民法第一百八十八條第一項、第一百八十五條等規定，訴請被上訴人應連帶給付上訴人四百萬元本息，不應准許等詞，為判斷之基礎。按新型專利權受侵害時，專利權人得請求損害賠償，同法第一百零八條、第八十四條第一項定有明文。又依專利法第八十四條請求損害賠償時，依同法第八十五條第一項規定固得依同項第一款或第二款擇一計算其損害，惟此不過係專利權人得選擇計算其損害方法之法定選項而已，非謂其選擇之計算方法不成立，即謂無損害而不得請求賠償。復按民事訴訟法第二百二十二條第二項規定，當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額。不得以其數額未能證明，即駁回其請求（本院二十一年上字第九七二號判例意旨參照）。查上訴人於九十年三月八日提出違反專利法刑事告訴並會同警方對被上訴人廠房實施搜索，分別於苗栗縣竹南鎮港墘里塭仔頭十七之五十號、十七之五十一號、同縣竹南鎮○○路九十一號扣得灑水器及水槍噴頭成品、半成品及零件等系爭扣押物品，為原審確定之事實。若此，倘上開物品之製造已侵害系爭專利權，上訴人自得依法請求被上訴人賠償其損害，上訴人且表示：如有疑義，請依民事訴訟法第二百二十二條第二項酌定賠償額云云（見一審卷㈢第一五六頁）。乃原審竟認系爭扣押物品縱有侵害系爭專利權，因於九十年三月八日搜索當日已遭扣押，認被上訴人無從銷售侵害專利權之物品受有利益且對上訴人造成損害，不能依上訴人主張之專利法第一百零八條準用專利法第八十五條第一項第二款規定計算其損害為由，駁回上訴人該部分之請求，於法自難謂為合。其次新型專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權，專利法第一百零六條第一項定有明文。查被上訴人自九十年五月起至九十年十月間出口系爭水槍數量為九萬六千八百四十五件，係其於九十年五月一日起至九十年九月十四日止，遭退貨之九萬六千八百四十五件經其維修後再出口，亦為原審所認定。果爾，上開所謂不良品既經買主退貨與被上訴人，已在上訴人於九十年三月八日提出違反專利法刑事告訴並會同警方實施搜索扣押之後，應知其所製造遭退貨之系爭水槍已侵害系爭專利權。則其維修系爭水槍並重新再出口，似屬再次起意使用系爭專利。若此情事，依前揭規定，此行為可否謂未侵害系爭專利權，即不無再研求之餘地。原審未注意
及此，徒以退貨物品原先之製造及銷售行為至遲亦在九十年二月間為由，遽認上訴人該賠償請求權已罹於時效，而為不利於上訴人之論斷，亦屬可議。上訴論旨，指摘原判決為不當，求予廢棄，非無理由。又本件屬於依專利法所保護之智慧財產權益所生之民事訴訟事件，依智慧財產案件審理法施行細則第五條第一項規定，應發交智慧財產法院，併予敘明。
據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第二項，判決如主文。
中 華 民 國 九十八 年 五 月 二十一 日 最高法院民事第四庭
審判長法官 許 朝 雄
法官 陳 淑 敏
法官 鄭 玉 山
法官 黃 義 豐
法官 袁 靜 文
本件正本證明與原本無異
書 記 官
中 華 民 國 九十八 年 六 月 八 日 v
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