損害賠償
臺灣桃園地方法院(民事),智字,92年度,2號
TYDV,92,智,2,20090630,3

臺灣桃園地方法院民事判決　　　　　　　　 92年度智字第2號
原　　　告　丁○○
訴訟代理人　曾信嘉律師
被　　　告　中華汽車工業股份有限公司
法定代理人　庚○○
被　　　告　來實鋼品股份有限公司
法定代理人　麥可.米安
被　　　告　強實企業股份有限公司
法定代理人　乙○○
共　　　同
訴訟代理人　劉錦樹律師
複　代理人　許文華律師
被　　　告　銘賢五金工程有限公司
法定代理人　甲○○
上列當事人間請求損害賠償事件，於民國98年6 月2 日言詞辯論
終結，本院判決如下：
主 文
原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事 實
甲、原告方面：
一、聲明：
㈠被告應連帶給付原告新台幣（下同）17,635,440元，及自本 件侵害專利之日起至清償日止，按週年利率6%計算利息。 ㈡願供擔保，請准為假執行之宣告。
二、陳述：
㈠原告為中華民國發明專利第62816 號「使浪板能避雨、隔熱 、散熱與排氣之施工法」（下稱系爭專利）專利權人，專利 權期間自民國82年7 月1 日起至97年6 月30日止，有專利證 書可參，系爭專利之申請專利範圍為：「⒈一種使浪板能避 雨、隔熱、散熱與排氣之施工法，該方法於施工時將浪板覆 蓋成上、下二層，上、下層間夾有橫條，使上、下層之浪板 留有適當之空隙，以空氣之絕緣性，達成隔熱效果，又在上 、下二層之浪板上留空氣對流孔，利用空氣之對流性質，達 成避雨、隔熱、散熱、排氣等多重目標效果。⒉依請求專利 部分第1 項使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法，可 上、下二層均不留空氣對流孔，亦可上層留有空氣對流孔， 下層不留，均可達成隔熱之方法。」（下稱本件申請專利範 圍），此有專利公報可參，其中第1 項為獨立項，第2 項為 附屬項。




㈡被告中華汽車工業股份有限公司（下稱中華汽車公司）於90 年間發包施工之第一製造廠（坐落桃園縣楊梅鎮○○路49號 ）屋頂更新工程（下稱本件工程），採用雙層方法施工，已 侵害原告系爭專利，不料竟遭承攬該工程之承攬人之一即被 告來實鋼品股份有限公司（下稱來實公司）委請律師發函恐 嚇原告，原告不得已於90年7 月4 日以高雄郵局80支局第25 6 號存證信函通知被告中華汽車公司停止施工，惟未獲置理 ，可知其故意侵害系爭專利之事實，違反專利法第56條規定 ，構成故意侵權行為，而被告公司之法定代理人為本件侵害 專利之行為人，依公司法第23條第2 項規定，被告公司應負 連帶責任。
㈢被告侵害系爭專利之詳細事實及依據如下：
⒈被告中華汽車公司部分：按方法專利權人，除本法另有規定 者外，專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販 賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之 權。專利法第56條第2 項定有明文，據被告等人於90年12月 31日簽訂工程承攬契約書（下稱承攬契約）第7 條第10項載 明：「本工程中『屋頂雙層鋼板』之施工工法為丙方（即來 實公司及強實企業股份有限公司，下稱強實公司）依甲方（ 即中華汽車公司）隔熱、隔音需求設計，並將設計內容提出 經甲方確認。」等語，顯見被告中華汽車公司已執意違反專 利法規定，未經專利權人即原告同意而使用系爭專利方法及 為使用之要約，並於原告寄發存證信函請求提供工程設計圖 說確認時，置之不理，顯屬故意侵害系爭專利。 ⒉被告來實公司、強實公司部分：被告來實公司於90年6 月20 日委託律師對原告為負責人之人志實業有限公司發函所示， 已強調本件工程係由被告來實公司提供材料、技術及規畫設 計，由其經銷商即被告強實公司承作，又承攬契約內之立契 約書人欄載明來實公司與強實公司為契約之次承攬人兼連帶 保證人，於契約書第7 條第10項亦有約定，據承攬契約之施 工圖說，均記載設計者為被告來實公司與被告強實公司，並 蓋有渠等公司大小章，可見被告來實公司、強實公司明顯共 同違反專利法第56條第2 項規定。
⒊被告銘賢五金工程有限公司（下稱銘賢公司）部分：於承攬 契約中之承攬人為被告銘賢公司，其為施工法之實施者，同 樣違反專利法第56條第2 項規定，因而侵害原告之系爭專利 。
㈣按專利權範圍之認定，依專利法第56條第3 項規定，專利權 之範圍係以「申請專利範圍」為準，而「說明書及圖式」只 是用以輔助說明、了解專利範圍之內容，其本身並不具有直



接確定專利保護範圍之作用，換言之，「申請專利範圍」曾 提及之技術即應涵蓋申請人所有受到保護之內容，至於「說 明書及圖式」，僅在參酌時可能導致專利權範團有所擴張或 限縮，惟擴張之情形，應不得超出申請專利範圍所提及之部 分，在限縮之部分，亦不得變更申請專利案之實質範圍。即 所謂擴張，就是不能將既有技術納入申請專利保護範圍，至 於限縮，就是以既有技術之存在，來限制其申請專利範圍之 擴大，二者均未改變經核准當時之申請專利範圍，僅以此使 核准時之真正專利範圍更明確。此外，專利專責機關依專利 法審查通過之申請專利範圍，即具有拘束力，亦即任何人或 機構在認定專利侵害時，應受到該申請專利範圍之拘束，任 何人或機構僅得在此一申請專利範圍內依上述方式加以解釋 認定，無權變更專利主管機關所審查通過之申請專利範圍。 參酌經濟部智慧財產局（下稱智財局）94年8 月24日智專字 第09400072240 號書函說明二「系爭專利『使浪板能避雨、 隔熱、散熱與排氣之施工法』申請日為81年8 月17日，本局 於82年4 月27日審定准予專利，自應以核准審定時所適用之 75年12月24日修正公布之專利法規定為斷。本局91年12月20 日智專三㈢05025 字第09189002743 號審定書係依據76年 7 月10日經濟部令修正發布之專利法施行細則第10條之1 第 1 項第3 款規定，其對申請專利範圍附屬項之規定為：『對 獨立項內容有限制之必要或需以實施例表現時，得以1 項以 上之附屬項依附敘述之。附屬項應載明其所依附之項目，其 依附於2 項以上者為多項附屬項，應以選擇式為之。』」、 同書函說明三「系爭專利之附屬項與施行細則對照，係屬前 揭專利法施行細則第10條之1 第1 項第3 款規定中之實施例 的態樣表現，符合專利法施行細則第10條之1 第1 項第3 款 『對獨立項內容……或需以實施例表現時，得以1 項以上之 附屬項依附敘述之。』之規定。」，復參94年10月5 日以 智專三㈢06020 字第09420921370 號出具專利舉發審定書理 由第8 項「系爭專利之申請專利範圍第2 項，係揭露上下層 浪板分別有無透氣孔之狀況，亦即浪板是否具透氣孔之組合 狀況，包括上層有透氣孔下層無、上下層均無透氣孔等之不 同組合實施例，並無專利法第60條第3 款中『故意記載不必 要之事項，使實施為不可能或困難者。』之情事。又系爭專 利申請專利範圍附屬項第2 項包含第1 項獨立項之全部技術 內容，因附件二至四既無法證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性，因此亦難證明系爭專利申請專利範圍附屬項 不具進步性。」等語，依臺北高等行政法院95年度訴字第02 901 號判決亦認系爭專利第2 項附屬項係記載達成隔熱之方



法，其已載明實施必要之事項，並未故意記載不必要之事項 ，並無實施不可能或困難等情事，應無75年12月24日修正公 布之專利法第60條第3 款規定之情事，已清楚明示系爭專利 之申請專利範圍，此與本院囑託中華民國建築師公會全國聯 合會（下稱建築師全聯會）進行本件專利侵害鑑定，其於93 年6 月25日以建師全聯第0370號鑑定報告書（下稱建築師 全聯會鑑定報告）所確認之專利範圍相符。
㈤依76年7 月10日修正公布專利法施行細則第10條之1 第1 項 第1 款規定：「申請專利範圍得以1 項以上之獨立項表示。 」，第2 款規定：「獨立項應載明申請專利之構成及其實施 之必要技術內容。」，據本件申請專利範圍以觀，本專利案 係以1 項獨立項表示，載明申請專利之構成及其實施之必要 技術內容，其構成之必要技術為先於屋頂鋼架上鋪第一層浪 板，再在浪板上敷設橫條，然後在橫條上鋪設第二層浪板固 定之，其作用是利用空氣之絕緣隔熱，使不用隔熱材料，就 可產生隔熱效果之必要技術，上下層之浪板打孔是一種實施 例表現，對於浪板有沒有孔，只是適應各種不同目的需要， 對浪板所做形狀之改變，此於發明專利說明書五關於發明說 明㈡已明載「只要是浪板，則不論其何種形狀、材質均可適 用本發明之方法」，此項於浪板打孔之實施例記載，並未違 反前開規定。依同法條第3 款規定：「對獨立項內容有限制 之必要或需以實施例表現時，得以1 項以上之附屬項依附敘 述之。」，準此，依該款規定以實施例表現，載明上下兩層 浪板均沒有空氣對流孔，亦可上層浪板有空氣對流孔，下層 浪板沒有空氣對流孔，均可達到隔熱效果之另兩種實施例表 現，上開三種實施例之施工步驟、順序完全相同，於法無違 。
㈥參照智財局98年3 月16日智專三㈢06006 字第0984045510 0 號函覆專利審查基準，總則篇關於記載方式㈡說明表示： 「若請求標的為『方法』，則應詳細敘述每一執行步驟的具 體情況、條件、以及各步驟間的先後關係。」、「就另一觀 點而言，附屬項亦可成為獨立項的實施例。今假設第1 項獨 立項的請求標的為『甲裝置』，其組成要件為A 、B 、C 。 第2 項為附屬項，其開頭應先提示所依附之項次及請求標的 ，例『2.如申請專利範圍第1 項所述之甲裝置，其中之A 為 a 』（此為詳述式）」等語，因系爭專利是方法專利，其施 工方法之每一執行步驟是先覆蓋下層浪板（A） ，再釘上橫 條（B） ，然後才覆蓋上層浪板（C） ，其全部施工方法為 A ＋B ＋C ，便可達成隔熱效果，其中浪板之態樣「上、下 二層之浪板上留有空氣之對流孔（D） 」，利用空氣之對流



性質，達成避雨、隔熱、散熱與排氣等多重目標效果，故其 施工步驟為A ＋B ＋C ，D 是浪板之態樣，整體觀之為A ＋ B ＋C ＋D 。而系爭專利範圍第2 項前段「依請求專利部分 第一項使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法」，其施 工法是A ＋B ＋C ，同項後段「可上、下二層均不留空氣對 流孔亦可上層留有空氣對流孔，下層不留，均可達成隔熱之 方法。」，係指浪板之態樣可為E 或F ，整體觀之為A ＋B ＋C ＋E （或F） ，其中前述D 則由E 或F 取代，完全符合 上開專利審查基準總則篇之實施例規定。
㈦依建築師全聯會鑑定報告中之全要件原則比對分析表第5 項 所示，本專利之構成要件，可上、下層浪板均不留有空氣對 流孔，而比對待鑑定物上下層鋼板均不留有空氣對流孔，而 認為本項全要件原則相同。又本件工程之廠房屋頂（即待鑑 定物）設有「自然通風器」，該通風器之目的在於將屋內之 熱氣藉空氣之對流作用將其排出，則通風器雖非系爭專利所 稱之空氣對流孔，但其技術手段係屬相同，且系爭專利說明 書五、發明說明㈠關於發明概述亦闡明「至於廠房，面積遼 闊，大部份無法裝設空調，況且一般廠房內之空氣，品質均 較差，廠內一般常會因機械之使用，或產品之製造產生大量 之熱能與塵埃，該等熱能無法散發，塵埃無法排出，反被隔 熱材料隔絕而滯留廠內，因此廠房大部份均在屋脊處加設屋 頂突出物之構造，以裝設天窗，以便讓廠房之廢熱及廢氣排 出廠外，改善廠內之空氣品質及降低廠內溫度，但是由於廠 區遼闊，排氣效果有限，則另加裝抽風機，以增加廢熱及廢 氣之排放速度云云」等語，可知依該專利說明書所提及之排 熱的先前技術，僅「裝設天窗及加裝抽風機」二種。比較系 爭專利係藉由將雙層屋頂板上打孔之方式，依空氣對流的原 理達成通風排熱之效果，而待鑑定物係以設置「自然通風器 」之方式（系爭專利並無揭露有間隔空隙之雙層浪板屋頂裝 設自然通風器係習知技術，且自然通風器不須使用電力，與 使用電力之抽風機或單純開設天窗亦不同），同樣藉由空氣 對流之原理達成通風排熱之效果，則系爭專利將雙層屋頂板 上打孔之技術手段，顯然與待鑑定物屋頂設置「自然通風器 」之方式實質相同，兩者均在屋頂板上透過自然對流之方式 ，藉由「屋頂孔道」排熱，技術手段顯然實質相同，係為該 發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成者，且均 係藉由空氣對流之原理達成通風排熱之效果。故待鑑定物屋 頂之施工方法已落入本件申請專利範圍第1 項獨立項之內， 而本件申請專利範圍第1 項並無被告所稱不合法之問題。 ㈧無論依本件申請專利範圍第1 項或第2 項，或依建築師全聯



會鑑定報告所確認之申請專利範圍「⑴使浪板覆蓋成上、下 二層間夾有橫條，使上、下層之浪板上留有適當之空隙，以 空氣之絕緣性達成隔熱效果之施工方法。⑵上、下二層之浪 板上可留有空氣之對流孔，利用空氣之對流性質，達成避雨 、隔熱、散熱與排氣等多重目標效果之施工方法。⑶可上、 下二層均不留有空氣對流孔，以空氣之絕緣性達成隔熱之施 工方法或可上層留有空氣對流孔，下層不留，可達成隔熱之 施工方法等三種實施例所表現之申請專利範圍。」，本件工 程所使用之施工方法均落入本件申請專利範圍無疑。 ㈨被告雖稱採用雙層屋頂施作方法為習用技術云云；但專利法 第21條明文規定習用技術不能取得發明專利，因此在專利主 管機關智財局核准專利時，就已排除習用技術之存在，若被 告能舉證證明申請專利時為習用技術，應向主管機關依法提 出撤銷或縮減申請專利範圍，該申請專利範圍在未被撤銷或 縮減之前，任何人或單位均無權利主張縮減或變更該申請專 利範圍或質疑申請專利範圍之有效性。換言之，撤銷或縮減 專利範圍與否，其權利屬於主管機關之行政權，若任何人或 機關認為有撤銷或縮減之必要時，應依法向主管機關提出申 請，對行政主管機關之決定不服時，最後之裁判權屬於行政 法院，任何機構不得偕越，因此在系爭專利被撤銷或縮減之 前，該專利仍屬有效，至於法院對申請專利範圍之認定，僅 能就申請專利範圍之限縮與擴張來認定是否遭受侵害，不能 改變申請專利範圍之實質內容，更不能否認核准申請專利範 圍中之任何一項。
㈩綜上，被告等因故意侵害原告系爭專利事實已明確，原告以 本件工程總工程款4,476 萬元作為本件侵害專利賠償之計算 基準，並請求法院酌定損害額3 倍之懲罰性賠償；爰依專利 法第88條（90年10月24日修正之專利法）、民法第184 條、 第185 條及專利法第85條第1 項第2 款、第3 項之規定，請 求損害賠償，訴請判決如聲明所示。
三、證據：提出專利證書、專利公報、存證信函、理律法律事務 所函、股份有限公司變更登記表、發明專利說明書、有限公 司變更登記表、臺灣台北地方法院91年度訴字第6415號民事 判決書、網路專利審查基準研訂之始末文章、發明專利審查 基準、智財局91年12月20日智專三㈢05025 字第09189002 743 號舉發審定書、90年度營利事業各業所得額（同業利潤 標準）、建築師全聯會93年9 月7 日建師全聯第0393號鑑 定報告書、臺灣南投地方法院91年度國字第6 號民事判決書 、鑑定報告書、PCT 通過文件、聯合新聞網文章、專利侵害 鑑定基準節本、智財局94年10月5 日智專三㈢06020 號專



利舉發審定書、經濟部95年6 月26日經訴字第09506171320 號訴願決定書、臺北高等行政法院95年度訴字第02901 號行 政判決書、工程承攬契約書、施工圖說、名片、經濟部工廠 登記證、統一發票、保全證據聲請狀、專利法修正條文對照 表、鑑定案件會勘紀錄表、鑑定案件第二次會議紀錄表等為 證。
乙、被告中華汽車公司、來實公司、強實公司方面：一、聲明：除如受不利判決願供擔保免為假執行外，餘如主文所 示。
二、陳述：
㈠本件申請專利範圍關於獨立項之記載：「一種使浪板能避雨 、隔熱、散熱與排氣之施工法，該方法於施工時將浪板覆蓋 成上、下二層，上、下層間夾有橫條，使上、下層之浪板留 有適當之空隙，以空氣之絕緣性，達成隔熱效果，又在上、 下二層之浪板上留空氣對流孔，利用空氣之對流性質，達成 避雨、隔熱、散熱、排氣等多重目標效果。」，可知系爭專 利之施工方法特徵係以：⑴上、下層浪板留有適當之空隙。 ⑵在上、下二層浪板留空氣對流孔。如他人之施工方法不符 合此二特徵，即與系爭專利之施工方法有別，不構成侵害專 利。
㈡被告就本件工程之施工方法與系爭專利之施工方法完全不同 ，被告之施工方法為：上、下層浪板並不留適當空隙；在上 、下二層浪板並沒有留空氣對流孔，詳細說明如下： ⒈被告之施工方法，為因應被告中華汽車公司廠房之隔熱要求 ，以傳統的隔熱方式，在上、下層浪板間，塞入2.5cm 厚的 PS斷熱板，並不留適當空隙，有工程承攬契約書附件工程估 價單暨議價紀錄表第13項列有「2.5cm th PS 斷熱板（舒泰 龍或同級品）工料」為證。
⒉依承攬契約第7 條第10項約定：「本工程中屋頂雙層鋼板之 施工工法為丙方（即來實公司及強實公司）依甲方（即中華 汽車公司）隔熱、隔音需求設計」等語，足見被告中華汽車 公司所發包之工程，因原有廠房已有通風設計，並不要求屋 頂通風，僅要求隔熱、隔音，所以在上、下層浪板間，塞入 2.5cm 厚的PS斷熱板，並不留適當空隙，如此才能達到隔熱 、隔音的目的，因此在上、下二層浪板並沒有留空氣對流孔 。
㈢系爭專利係「使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法」 ，與申請專利先前習知之施工法並無多大差異或進步性，據 建築師全聯會於93年10月22日以建師全聯字第0694號函載 明：「有關雙層屋頂因具有通風、隔熱等基本性能，其設計



及施工方法自古以來為民間建築界之習知技術，因屬民間常 用技術，其起源已不可考」等語，足見系爭專利屬於自古以 來民間建築界之習知技術，其專利價值甚低。
㈣本件申請專利範圍第2 項附屬項與第1 項獨立項抵觸（詳如 下述），故系爭專利不合法，應不予准許；且就各請求項而 言，均有申請日或公開日早於系爭專利申請日之中華民國專 利公告第120744號「金屬浪板之結構改良」及美國專利第00 00000 號「LAYERED ROOFING SHINGLE WITH DEAD-AIR SPAC E 」等之習知技術，依專利法規定，系爭專利不具進步性， 應予撤銷。
㈤建築師全聯會鑑定報告未依專利法施行細則及智財局頒布之 「專利侵害鑑定基準」進行鑑定，有下述嚴重違誤之處，不 足作為被告施工方法有侵害系爭專利之參考，詳言之： ⒈建築師全聯會鑑定報告未依專利侵害鑑定基準所定「鑑定侵 害判斷之流程」進行鑑定：
⑴智財局頒布之「專利侵害鑑定基準」第11章第1 節鑑定比對 及作業流程中定有「鑑定侵害判斷之流程」，依流程圖所示 （見本院卷㈡第55頁），於進行「全要件原則」之判斷步驟 前，必須先進行「明確申請專利範圍之內容」之步驟。倘若 未就申請專利範圍之內容之明確性進行檢驗，其後所為之全 要件原則判斷必不正確，從而鑑定即屬嚴重違誤，不可採。 ⑵依系爭專利第1 項獨立項後段載明：「上、下二層浪板留空 氣對流孔」等語，顯然上、下二層浪板必須「均留」空氣對 流孔，惟第2 項附屬項卻記載「可上、下二層均不留空氣對 流孔亦可上層留有空氣對流孔，下層不留」等語，顯認上、 下二層浪板「不均留」空氣對流孔亦可。可知系爭專利第1 項獨立項及第2 項附屬項二者明顯牴觸，系爭專利之技術特 徵究為上、下二層浪板「均留」抑或「不均留」空氣對流孔 ？應有先予明確檢驗之必要。
⑶系爭專利說明書四、中文發明摘要揭明「達到避雨隔熱，排 氣、散熱之目的」，申請專利範圍第1 項亦載明「一種使浪 板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法，……達成避雨、隔 熱、散熱、排氣等多重目標效果。」等語，顯見達到「避雨 、隔熱、散熱與排氣」之目的者，始為系爭專利之技術特徵 。參照系爭專利說明書所示，僅在上層浪板打孔洞時，系爭 專利之施工方法僅能達成「隔熱、散熱」之功能，顯然不能 達到「排氣」之功能；當在上、下層浪板皆不打孔洞時，更 只具有「隔熱」效果，遑論其他「散熱與排氣」功能。因此 ，該專利說明書強調要同時達到隔熱、散熱、排氣等三種目 的之施工方法，須上、下層均打洞。觀專利說明書圖示之浪



板均有留孔之設計，則無論依據申請專利範圍所載文字及圖 示說明，應認申請專利範圍為「上、下層夾有橫條留適當空 隙並留空氣對流孔」之雙層屋頂施工法。抑有進者，智財局 於91年12月20日智專三㈢05025 字第09189002743 號專利 舉發審定書理由欄第3 點提及「舉發證據之Z 型鐵件及整體 結構並未揭露系爭專利上、下二層之浪板上留空氣對流孔之 技術特徵」，足認系爭專利之技術特徵係上、下二層浪板皆 有留孔。故系爭專利之技術特徵應為上、下二層浪板「均留 空氣對流孔」甚明。
⑷按76年7 月10日修正之專利法施行細則第10條之1 第1 項第 2 款規定：「獨立項應載明申請專利之構成及其實施之必要 技術內容。」，現行專利法施行細則第18條第2 項、第3 項 規定「獨立項應敘明申請專利之標的及其實施之必要技術特 徵。附屬項應敘明所依附之項號及申請標的，並敘明所依附 請求項外之技術特徵；於解釋附屬項時，應包含所依附請求 項之所有技術特徵。」，智財局發行之「專利審查基準」第 1 章第3 節3.3.1.1 指出，專利法施行細則所稱之「必要技 術特徵，指申請專利之發明為解決問題所不可或缺的技術特 徵」、另同章節3.3.1.2 指出「附屬項包含所依附請求項之 所有技術特徵，故附屬項為被依附之請求項的特殊實施方式 ，其申請專利範圍必然落在被依附之請求項的範圍之內」。 故獨立項應載明申請專利之發明所不可或缺之必要技術內容 ，而附屬項則應包含獨立項之所有技術特徵。然申請專利範 圍第2 項附屬項竟定義為「上、下二層『均不留』或『僅留 上層』空氣對流孔」，已與第1 項獨立項之技術內容完全相 反，並有矛盾，則第2 項附屬項之請求內容自不得作系爭專 利申請專利範圍之解釋。
⑸故建築師全聯會鑑定報告未就「申請專利範圍之內容」是否 明確進行檢驗，即認系爭專利申請專利範圍包括「上、下二 層『均不留』或『僅留上層』空氣對流孔」，其據此進行全 要件原則之判斷顯不正確。
⒉建築師全聯會鑑定報告未遵照比對「基本準則」： ⑴依專利侵害鑑定基準第9 章第2 節關於獨立項之敘述明確記 載：「獨立項乃作為專利性之判斷、專利權之效力等認定之 基本。對於某一請求項之權利解釋，應以該項所述之整體技 術構成合併考量之，因為該請求項所載一整體性之技術思想 ，不宜單就某一元件一局部技術敘述作為認定之結論。」， 第11章第1 節比對及作業流程第1 段揭明「辦理專利鑑定， ……並依下列的判斷原則，以解釋專利案之申請專利範圍所 主張的技術內容範圍（主要為獨立項）」等語。故辦理專利



鑑定時，應僅以獨立項解釋其專利之申請專利範圍，不得就 獨立項所無之技術內容加以判斷，且須就該獨立項之整體技 術合併考量，不得單就局部技術敘述而為認定。申請專利範 圍第1 項獨立項之技術構成要件可分析為：①將上、下二層 浪板相互覆蓋。②於上、下二層浪板設置橫條。③在上、下 二層浪板上設置空氣對流孔。則辦理本件專利侵害鑑定時， 應就前述三項技術特徵全部加以考量，且不得增加此三項技 術特徵以外之技術內容。至附屬項部分，因與獨立項牴觸， 故附屬項之內容不得作為系爭專利申請專利範圍之解釋。 ⑵建築師全聯會鑑定報告內之全要件原則比對分析並未依鑑定 基準，其謬誤比對為：
①對於「在上、下二層浪板上設置空氣對流孔」之構成要件加 以排除，漏未審酌。
②將獨立項所無且非必要之附屬項構成要件「上、下二層『均 不留』或『僅留上層』空氣對流孔」，增加為比對分析之內 容。
③漏未針對「對象施工法」所不完全具備之「使浪板能同時達 成避雨、隔熱、散熱與排氣」等主要施工產品之功能，併入 全要件原則比對分析表中待鑑定標的構成解析之比對過程， 亦未於全要件原則之適用判斷中加以慎重考慮。 ④建築師聯合會鑑定報告未遵照比對之「基本準則」，任意排 除及增加系爭專利申請專利範圍所有及所無之技術構成要件 ，其鑑定自屬重大違誤。
⒊建築師全聯會之「鑑定過程」尚未完結：依鑑定侵害判斷之 流程所示，當「全要件原則」若未完全適用，則以「均等論 」評估之；若「均等論」有適用之狀況，則以「禁反言」再 行判斷。姑不論本件全要件原則之判斷，未依侵害判斷之流 程及比對分析之基準而有所違誤，就其所為全要件原則判斷 而言，既已判斷有「相異」之情形，即屬全要件原則未完全 適用，應再以「均等論」評估才是，詎建築師全聯會鑑定報 告內就「均等論」之評估付諸闕如，逕自遽下「無禁反言」 之結論，其鑑定顯屬違誤。
㈥被告中華汽車公司於90年12月31日簽定承攬契約所示，本件 工程中「屋頂雙層鋼板」之施工工法為被告來實公司、強實 公司依被告中華汽車公司廠房隔熱、隔音之需求而設計；被 告中華汽車公司僅評估設計內容（如工程材料之項目規格、 數量及其施工工法、程序及工時等）之合理性，並未限定或 限制工程內容或變更設計提案。被告來實公司、強實公司於 承攬契約第9 條第2 項，聲明保證本件工程之設計、材料及 施工方法，絕無侵犯他人智慧財產權之事。再被告中華汽車



公司於原告主張本件工程侵害系爭專利後，旋即要求被告來 實公司委請相關機構進行專利侵害鑑定，以釐清事實及契約 責任，經財團法人中華營建基金會以90年8 月13日營建基字 第0316號鑑定報告書鑑定不侵害專利權。故縱認本件工程有 侵害原告系爭專利之施工法，惟被告中華汽車公司於知悉本 件工程有侵害專利之虞時，即主張應進行鑑定以確認有無侵 害他人專利權一情，是被告中華汽車公司對侵害之發生全無 任何故意或過失可言。
㈦按方法專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經 其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述 目的而進口該方法直接製成物品之權。專利法第56條第2 項 定有明文。被告來實公司、強實公司雖共同承包本件工程， 惟被告來實公司係鋼品買賣交易商，僅負責供應工程所需鋼 材，工程設計與施工等完全由被告強實公司負責，故被告來 實公司並未侵害原告系爭專利之使用、販賣等權利，原告之 訴，顯無理由。
三、證據：提出中華汽車公司楊梅第一製造廠平面配置圖、工程 承攬契約書、財團法人中華營建基金90年8 月13日營建基字 第0316號鑑定報告書、專利舉發申請書、專利侵害鑑定基準 節本、高雄縣政府營利事業登記證、行政訴訟起訴狀、行政 訴訟答辯狀、股份有限公司變更登記表、建築師全合會93年 10月22日建師全聯字第0694號函、工程合約書、中華汽車 第一製造廠房全面更新工程收入、費用、利潤說明等為證。丙、被告銘賢公司未於最後言詞辯論期日到場，惟據其先前到庭 所為之聲明及陳述略以：
一、聲明：除如受不利判決願供擔保免為假執行外，餘如主文所 示。
二、陳述：被告只負責拆除舊廠房，並未參與新建廠房工程，伊 僅是承攬人，依被告中華汽車公司提供圖示照圖施作，並否 認有侵害系爭專利之行為。
三、證據：無。
丁、本院依職權函建築師全聯會鑑定被告中華汽車公司楊梅第一 製造廠屋頂更新工程之施工方法是否侵害系爭專利，並函智 財局查詢83年11月25日前之發明專利審查基準供參考。 理 由
壹、程序方面：
一、原告於訴訟中追加銘賢公司為被告，並變更、擴張請求如聲 明所示，雖被告不同意原告擴張利息之請求，然原告請求基 礎事實同一，且係變更、擴張應受判決事項之聲明，又不妨 礙被告之防禦與本件訴訟之終結，依民事訴訟法第255 條第



1 項第2 、3 、7 款規定，應予准許。另原告至98年4 月3 日始追加被告中華汽車公司、來實公司、強實公司、銘賢公 司之法定代理人庚○○、麥可. 米安、乙○○、甲○○為共 同被告，因本件係於92年6 月17日起訴，此追加共同被告之 時間已逾5 年有餘（亦已逾請求權時效），且庚○○、丙○ ○○○、乙○○及甲○○就本件侵權行為損害賠償之訴，並 無「訴訟標的對於數人必須合一確定」之情形，徒使訴訟程 序延滯無法終結，被告亦不同意，故不應准許。二、被告中華汽車公司、來實公司於訴訟中變更法定代理人為庚 ○○及丙○○○○，經渠二人具狀聲明承受並聲請續行訴訟 ，有97年9 月19日、11月25日聲明狀可稽，又被告強實公司 原名「強實企業有限公司」，於98年4 月更名為「強實企業 股份有限公司」，經其聲明承受訴訟，均無不合法，應予准 許。
三、被告銘賢公司未於最後言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法 第386 條各款所列情形，依原告聲請，由其一造辯論而為判 決。
貳、實體方面：
一、原告係中華民國發明專利發明專利第62816 號「使浪板能避 雨、隔熱、散熱與排氣施工法」之專利權人，專利權期間自 82年7 月1 日起至97年6 月30日止，有專利證書可證，被告 中華汽車公司於90年間將其位於桃園縣楊梅鎮○○路49號楊 梅第一製造廠之屋頂更新工程，委由被告銘賢公司承攬施作 ，並由被告來實公司、強實公司為次承攬人兼連帶保證人， 有工程承攬契約書可按，堪信為真。
二、按修正前專利法第88條第1 項（即現行法第84條第1 項）前 段規定：「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害 」，其性質為侵權行為損害賠償，須加害人有故意或過失始 能成立。（最高法院93年度台上字第2292號判決參照）又承 攬人因執行承攬事項，不法侵害他人之權利者，定作人不負 損害賠償責任。但定作人於定作或指示有過失者，不在此限 。民法第189 條亦有明定，被告中華汽車公司坐落桃園縣楊 梅鎮○○路49號房屋即楊梅第一製造廠屋頂翻修案工程，係 交由被告銘賢公司承攬，由被告來實公司及強實公司為次承 攬人兼連帶保證人，為兩造所不爭執。被告中華汽車公司僅 是本件工程承攬契約之定作人，且其否認有何故意或過失， 並稱：本件工程中「屋頂雙層鋼板」之施工工法為被告來實 公司、強實公司依被告中華汽車公司廠房之隔熱、隔音目的 須求而設計，被告中華汽車公司僅評估設計內容之合理性， 並未限定或限制工程內容或變更設計提案。況其於接獲原告



通知該工程施作方法有侵害系爭專利之嫌時，已立即要求被 告來實公司送請專業機構做專利侵權鑑定，鑑定結果並無侵 害系爭專利之事；而原告就被告中華汽車公司於本件工程之 定作或指示事項，有何故意或過失致侵害系爭專利有利於己 之積極事實，均未舉證以實其說，故其主張被告中華汽車公 司應負侵權行為之賠償責任，於法無據。
三、再方法專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經 其同意而使用該方法及使用、販賣或為上述目的而進口該方 法直接製成物品之權。專利法第56條第2 項定有明文，原告 主張被告銘賢公司、來實公司、強實公司為本件工程之承攬 人及次承攬人兼連帶保證人，渠等施作之廠房有侵害原告之 系爭專利權，惟此為被告所否認，並以前詞置辯，是本件應 審究之爭執點為：㈠原告系爭專利之有效性為何？系爭專利 之申請專利範圍為何？㈡被告銘賢公司、來實公司、強實公 司有無侵害系爭專利？㈢被告公司如有侵害原告之系爭專利 ，原告可得請求賠償之範圍為何？
㈠原告主張系爭專利在專利主管機關智財局撤銷專利之前，任 何人或單位均無權利質疑系爭專利之有效性，此為被告所否 認，經查：
⒈按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，