最高法院民事判決 九十八年度台上字第九九三號
上 訴 人 甲○○
訴訟代理人 何永福律師
被 上訴 人 成榮機械廠股份有限公司
法定代理人 乙○○
被 上訴 人 台灣流體控制股份有限公司
法定代理人 丙○○
上二人共同
訴訟代理人 王正明律師
上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議事件，上訴人對於中華
民國九十七年十二月三十一日智慧財產法院第二審判決（九十七
年度專上易字第七號），提起上訴，本院判決如下：
主 文
原判決關於駁回上訴人對於請求被上訴人不得製造、販賣新型第一九八四八九號「氣油壓缸之外管體結構」產品部分之上訴及第一審關於駁回同前部分之訴，暨各該訴訟費用部分均廢棄。其他上訴駁回。
關於廢棄部分，各審訴訟費用由被上訴人負擔；關於駁回其他上訴部分，第三審訴訟費用由上訴人負擔。
理 由
本件上訴人主張：新型第二二三一二六號「踏步機之油壓桿結構改良」（下稱系爭專利）係伊創作取得。被上訴人明知卻未經伊同意，擅自仿冒系爭專利之物品，經伊委請祐誠及祥順等二國際專利商標事務所鑑定，證實確侵害系爭專利，伊於民國九十四年六月十七日發函制止，惟被上訴人置之不理。伊乃向法院聲請保全證據，扣押仿冒物品三百五十四箱，每箱四十八支，共一萬六千九百九十二支，依專利法第八十五條第一項第一款規定計算，被上訴人成榮機械廠股份有限公司（下稱成榮公司）自認每支油壓桿進貨款項新台幣（下同）五十元，伊所受損害額即為八十四萬九千六百元，自得請求該公司如數賠償，並得依同條第三項規定，請求被上訴人給付懲罰性賠償金六十五萬零四百元（原判決誤為六十五萬四千元），合計一百五十萬元。或依被上訴人台灣流體控制股份有限公司（下稱台灣流體公司）銷售予成榮公司之油壓缸共十九萬六千四百四十八支、每支進貨價五十元計算，再乘以財政部同業利潤標準表中「體育用品製造業」之利潤百分之九，被上訴人獲利八十八萬四千零十六元，被上訴人應連帶賠償。爰求為命被上訴人應連帶給付上訴人一百五十萬元，並加計自起訴狀繕本送達翌日起算法定遲延利息，及被上訴人不得製造、販賣侵害上訴人所有系爭專利產品之判決。
被上訴人則以：上訴人並非系爭專利之創作人，其所取得之系爭
專利有應撤銷之原因，自不得對成榮公司主張權利。成榮公司早於八十九年十一月間即自行研發踏步機之油壓桿結構改良，是系爭專利為先前技術。成榮公司所販賣之物品，係由台灣流體公司製造，雙方僅有買賣關係，且台灣流體公司亦取得專利，故未侵害上訴人之系爭專利等語，資為抗辯。
原審以：按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。智慧財產案件審理法第十六條定有明文。依八十三年一月二十一日修正之專利法第五條第二項、第一百零四條第二款、第二十二條第二項規定，專利申請人，除本法另有規定或契約另有訂定外，係指發明人、創作人或其受讓人或繼承人。新型專利權人為非新型專利申請人時，應撤銷其新型專利。申請人為雇用人、受讓人或繼承人時，應敘明發明人姓名，並附具僱傭、受讓或繼承證明文件。故新型專利權申請人如是繼受取得，應敘明發明人姓名並附具證明文件，否則應撤銷專利權。查證人即上訴人之員工施水源於第一審法院審理時已證稱系爭專利係其研發、發明，再交由上訴人申請專利等語甚詳，且為上訴人所不爭執，則揆諸上揭說明，上訴人於申請系爭專利時，既未敘明發明人，又未附具證明文件，其專利即有應撤銷之原因，自不得對被上訴人主張權利。至經濟部智慧財產局九十七年七月十四日專利舉發審定書之舉發不成立審定，因未斟酌上開證言及陳述，尚不足以作為有利上訴人認定之依據。是上訴人本件請求為無理由，不應准許。而證人施水源於第一審之證述詳細明確，無再予訊問必要。為原審心證之所由得，因而維持第一審所為上訴人敗訴之判決，駁回其上訴。
關於廢棄部分（即原審駁回上訴人對於請求被上訴人不得製造 、販賣新型第一九八四八九號「氣油壓缸之外管體結構」產品 之上訴部分）：
按原告於判決確定前，得撤回訴之全部或一部。但被告已為本案之言詞辯論者，應得其同意。訴之撤回應以書狀為之。但於期日，得以言詞向法院或受命法官為之。以言詞所為訴之撤回，應記載於筆錄，如他造不在場，應將筆錄送達。訴之撤回，被告於期日到場，未為同意與否之表示者，自該期日起；其未於期日到場或係以書狀撤回者，自前項筆錄或撤回書狀送達之日起，十日內未提出異議者，視為同意撤回。民事訴訟法第二百六十二條定有明文。是原告之訴倘經合法撤回一部，因該部分之請求已不存在，法院即毋庸就該部分為裁判。本件上訴人於第一審起訴時之第
二項聲明，除「被告不得製造、販賣侵害原告所有之新型第二二三一二六號踏步機之油壓桿結構改良（即原判決系爭專利一）、新型第一九八四八九號氣油壓缸之外管體結構專利（即原判決系爭專利二）」之外，尚包括新型第二一七一一七號氣油壓缸之外管體結合結構改良（下稱專利三，見一審卷㈠五頁）。嗣上訴人於九十五年八月三日提出之準備書狀中，表明撤回專利三部分之請求（見同卷一六七頁），並於第一審九十六年十月二日言詞辯論期日重申斯旨（見同卷二二五頁）；再於第一審九十六年十二月十三日言詞辯論期日，言及：「有關（聲明）第二項後段我們撤回」，同日當場提出之準備書狀中，第二項聲明亦明載僅主張原判決專利一之踏步機之油壓桿結構改良（見同卷二七一、二七三頁背面）。被上訴人始終未提出異議，依上說明，原判決系爭專利二、專利三等二部分之請求，均因上訴人合法撤回而失訴訟繫屬，該二部分之請求不復存在，法院即毋庸就該二撤回部分為裁判。乃第一審法院因認撤回部分限於專利三部分，仍就原判決系爭專利二部分為裁判，原審未予糾正，並忽略上訴人第二審上訴聲明範圍亦不及於原判決專利二部分（見原審卷七、八頁），仍予裁判。則就此毋庸裁判（即原判決專利二）部分之第一審、第二審判決，俱有訴外裁判之違背法令情事。上訴意旨，指摘原判決此部分不當，求予廢棄，非無理由。惟因法院既不應為裁判，爰將原判決及第一審判決關此部分予以廢棄即足，毋庸另為准駁之諭知。
關於駁回其他上訴部分：
按證人之應否訊問，原由審理事實之法院衡情酌定。若認依業經訊問之證言或調查其他證據之結果，事實已臻明瞭，自可即行判決而不予訊問。原審依證人施水源之證言及上訴人對之予以承認之調查證據結果，認事實已臻明瞭，而不予再訊問證人施水源，並說明不予訊問之理由，核無違背法令情形。上訴論旨，執此指摘原判決不當，求予廢棄，非有理由。
據上論結，本件上訴為一部有理由，一部無理由。依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百八十一條、第四百四十九條第一項、第七十八條，判決如主文。
中 華 民 國 九十八 年 六 月 四 日 最高法院民事第五庭
審判長法官 朱 建 男
法官 顏 南 全
法官 林 大 洋
法官 沈 方 維
法官 陳 淑 敏
本件正本證明與原本無異
書 記 官
中 華 民 國 九十八 年 六 月 十六 日 Ｑ
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