損害賠償
臺灣高等法院(民事),智上字,96年度,45號
TPHV,96,智上,45,20090729,2

臺灣高等法院民事判決　　　　　　　　　96年度智上字第45號
上　 訴　 人　億光電子工業股份有限公司
兼法定代理人　庚○○
共　　　　同
訴 訟 代理人　丙○○
　　　　　　　戊○○
　　　　　　　丁○○
　　　　　　　陳彥希律師
　　　　　　　林哲誠律師
　　　　　　　蕭富山律師
　　　　　　　吳敬恒律師
被 上 訴　人　日亞化學工業株式會社
　　　　　　　（中譯：日商日亞化學工業股份有限公司）
法 定 代理人　甲○○○
訴 訟 代理人　黃章典律師
　　　　　　　簡秀如律師
　　　　　　　湯舒涵律師
上　 一　 人
複 代 理　人　乙○○
上列當事人間請求損害賠償事件，上訴人對中華民國96年10月16
日臺灣板橋地方法院95年度重智字第3號第一審判決提起上訴，
本院於98年7月15日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人連帶負擔。
事實及理由
一、查被上訴人於民國（下同）95年4月25日對上訴人起訴請求 損害賠償，固屬智慧財產民事事件，惟智慧財產法院組織法 及智慧財產案件審理法均係於97年7月1日始施行。而「本法 施行前已繫屬於地方法院及高等法院之智慧財產民事事件， 其法院管轄及審理程序依下列規定：一、依其進行程度，由 該法院依本法所定程序終結之，其已依法定程序進行之訴訟 程序，其效力不受影響」，為智慧財產案件審理法第37條第 1項第1款所明定，本件既於智慧財產案件審理法施行前已繫 屬於本院民事庭，自應由本院依智慧財產案件審理法所定程 序終結之。又按未於準備程序主張之事項，如依其他情形顯 失公平者，於準備程序後行言詞辯論時，得主張之；當事人 於第二審不得提出新攻擊防禦方法，但如不許其提出顯失公 平者，不在此限，為民事訴訟法第276條第1項第4款、第447 條第1項但書第6款所明定。上訴人向本院提起上訴後，陸續



提出日本及韓國相關之專利，及學術機構對有關產品辨識程 度之意見（詳如後述），抗辯被上訴人之第089036號新式樣 專利（下稱系爭專利權）不具新穎性及創作性，並於98年4 月6日本院準備程序終結後，提出上證89號起至上證114號等 證據，用以證明原審計算損害賠償額不當。經查，前者事涉 系爭專利權是否具有效性；後者則攸關本件損害賠償額應如 何計算，倘不許上訴人提出各該防禦方法，顯有失公平，爰 將上訴人上開抗辯及證據併予審酌，均合先敘明。二、被上訴人主張：
㈠被上訴人係世界知名之發光二極體（下簡稱LED）半導體元 件產銷公司之一，於西元1993年率先成功利用氮化鎵化合物 材料及技術產製最佳之藍光LED產品，相較於當時已利用碳 化矽素族材料所量產之藍光LED產品，亮度可高達100倍以上 。按LED產品為固態半導體元件，利用二極體內分離之兩個 載子（分別為帶負電之電子及帶正電之電洞）相互結合產生 光子，屬冷光發光，且唯有白光LED產品始能實現全彩化。 白光LED產品之應用市場主要以背光源及照明應用為大宗， 彩色手機須搭配白光LED作為背光源或作為閃光燈光源，使 得白光LED產品已成為手機螢幕之背光源模組不可或缺之裝 備。被上訴人所設計之SMD型新式樣專利運用於發光二極體 產品，經向中華民國經濟部智慧財產局（下稱智財局）申請 ，獲頒第089036號新式樣專利證書在案，專利權期間自93年 2月1日起至103年4月29日止。頃悉上訴人億光電子工業股份 有限公司（下稱億光公司）未經被上訴人同意或授權，竟利 用被上訴人之系爭新式樣專利設計，製造及販賣型號為99-2 15UWC/TR8（下稱系爭215UWC產品）之發光二極體產品，除 刊載於億光公司「2004~05 SHORT FORM OPTO-ELECTRONIC COMPONENTS」型錄第83頁，並公開於其網站上陳列、販售。 另億光公司所製造及販賣型號為99-115UWC/XXX/TR8（下稱 系爭115UWC產品）發光二極體產品，亦涉有侵害被上訴人系 爭專利權之情事。億光公司已將上揭型號為99-115UWC/XXX/ TR8發光二極體產品變更型號為99-115UTC/710/TR8（下稱系 爭115UTC產品）（上開3種產品以下合稱系爭3型號產品）， 並於其網站上陳列、販售。被上訴人經透過管道取得系爭21 5UWC及115UWC產品，送交鑑定人羅炳榮鑑定，結果認定億光 公司上開產品之設計均已落入系爭專利權之申請專利範圍， 而侵害被上訴人之系爭專利權，應對被上訴人負侵權行為損 害賠償責任。又上訴人庚○○係億光公司之代表人，依公司 法第23條規定，自應與億光公司就上開侵權行為對被上訴人 連帶負賠償責任。爰依專利法第129條準用同法第84條第1項



、第85條第1項第2款，及民法第184條第1項前段、第185條 等規定，請求上訴人連帶負賠償責任。
㈡關於損害賠償金額，依億光公司93至95年度年報或公開財務 資訊所揭露之資訊，該公司93年、94年、95年全部產品銷售 金額依序為新臺幣（下同）59億5,743萬8,000元、67億3,58 6萬7,000元、80億4,778萬6,000元，因系爭專利權係自93年 2月1日起生效，則億光公司93年度產品銷售金額以比例計算 為54億6,098萬5,000元（計算式：5,957,438,000元×11/12 年＝5,460,985,000元）。依亞東證券投資顧問股份有限公 司研究，億光公司所生產「表面黏著型LED」（即SMD LED， 系爭3型號產品均屬之）之營收占其應收比例為60%（93年） 、70%（94年），另依元大研究中心研究資料顯示，億光公 司95年SMD LED營收占總營收之67.1%。採其平均值計算，億 光公司93年至95年間，其SMD LED營收約占總營收之65.7%。 則億光公司93至95各年度SMD LED營收額依序為35億8,786萬 7,000元（計算式：5,460,985,000元×65.7%＝3,587,867,0 00元）、44億2,546萬4,619元（計算式：6,735,867,000元 ×65.7%＝4,425,464,619元）、52億8,739萬5,402元（計算 式：8,047,786,000元×65.7%＝5,287,395,402元）。再由 億光公司網站查得該公司共生產4種SMD LED產品，系爭3型 號產品所屬之白光SMD LED為其中一種，占該公司SMD LED產 品之1/4。依上開研究報告所示，白光LED中有52%用於行動 設備，其中9成應用於手機，依此推算，白光SMD LED中約有 46.8%用於手機。此外，依上開研究報告指出全球手機市場 採用白光LED之總用量及手機螢幕採用白光LED之總用量，相 除後可認白光LED用於手機螢幕者占其全部手機應用之比例 為：93年度79%、94年65.98%、95年54.49%，則白光SMD LED 用於手機螢幕者，93年、94年、95年依序約為36.97%、30.8 8%、25.50%。依億光公司2004年型錄所載用於手機螢幕之白 光SMD LED產品共有21UWC、213UWC及215UWC等3種，而系爭 215UWC產品為其中之一，占當年度產品種類之1/3；億光公 司西元2005年公告之網站之產品型錄，其用手機螢幕之白光 SMD產品共有215UWC、213UWC、21UWC等3種，然被上訴人係 於西元2005年向億光公司之經銷商購得系爭115UTC產品，可 見系爭215UWC及115UTC產品共占當年度產品種類之2/4；億 光公司西元2006年度產品型錄則列有11UWC、113UWC、115UW C及116UWC等4種用於手機螢幕之白光SMD產品，而被上訴人 係於西元2006年向億光公司之經銷商購得115UTC及115UWC ，占當年度產品種類之2/5。依億光公司年報或財報上之資 訊，其93年至95年之純益率（或營業淨利）依序為19%、22%



、22%。則億光公司於93年2月1日起至95年12月31日止因銷 售系爭3型號產品所獲之利益為：⑴93年：3,587,867,000元 ×1/4×36.97%×1/3×19%＝21,001,878元；⑵94年：4,425 ,464,619 元×1/4×30.88%×2/4×22%＝37,581,046元；⑶ 95年：5,287,395,402元×1/4×25.5%×2/5×22%＝29,662, 288元。又依專利法第85條第3項規定，侵害行為如屬故意， 法院得依侵害情節，酌定最高3倍之損害賠償額。億光公司 為國內LED模組最大廠，對於被上訴人之系爭專利權早於93 年2月1日即經核准並公告於專利公報及業界相關產品設計之 發展動態，當知之甚稔；況億光公司所申請之第000000000 號新式樣專利（嗣核准為第D104147號新式樣專利），於申 請過程中，主管機關智財局曾於93年6月4日發函援引系爭專 利權為引證案質疑億光公司上開專利之新穎性，有智財局93 年6月4日（）智專一㈢03019字第09320517610號專利申請 案核駁理由先行通知書可稽，億光公司旋具函申復詳細說明 比較其新式樣與系爭專利之差異，足見億光公司至遲自接獲 智財局上開通知書之日即93年6月7日起，即知悉被上訴人系 爭專利權之內容，顯有侵害之故意，被上訴人自得請求3倍 之損害賠償。依此計算，93年度：93年6月7日之後共6.76個 月為故意侵權，以3倍計算，其餘4.24個月（該年度僅11個 月）則以1倍計算，合計為4,681萬5,095元（計算式：21,00 1,878元÷11×〈4.24月×1倍＋6.76月×3倍〉＝46,815,09 5元）；94年為1億1,274萬3,138元（計算式：37,581,046元 ×3倍＝112,743,138元），95年為8,89萬86,864元（計算式 ：29,662,288元×3倍＝88,986,864元），總計上訴人應連 帶賠償被上訴人之金額為2億4,854萬5,097元（計算式：46, 815,095元＋112,743,138元＋88,986,864元＝248,545,097 元），茲僅計算至95年底之損害賠償而請求8,000萬元。爰 求為命上訴人連帶給付8,000萬元，及自起訴狀繕本送達之 翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息（原審就此本 訴部分為上訴人敗訴之判決，上訴人不服，提起上訴），並 答辯聲明：上訴駁回。
三、上訴人則以下列各情資為抗辯，並上訴聲明：㈠原判決關於 命上訴人連帶給付8,000萬元本息部分，及該部分假執行之 宣告均廢棄。㈡上開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及其 假執行之聲請均駁回（上訴人在原審另對被上訴人提起反訴 ，經原審判決駁回其反訴，此部分未據上訴人聲明不服，已 告確定）。
㈠系爭專利權有應撤銷原因：
⑴系爭專利權LED之主要部位設計，與日本意匠第1,077,515



號先前技藝極為類似，實際使用上其L形側部形狀屬功能 性設計，且無法目視，不具外形特徵，不符新穎性要件。 又系爭專利權相對於日本意匠第1,077,515號及「東芝技 術公開集」之組合，亦不具創作性。
⑵依大同大學林季雄副教授所出具專家意見書，系爭專利權 不具新穎性及創作性。
⑶相同於系爭專利權之韓國相應案，業經韓國專利局判定無 效。
㈡系爭3型號產品並未侵害系爭專利權：
⑴被上訴人所提出羅炳榮製作之2份鑑定報告，均未指出待 鑑定產品之型號為何，且鑑定人羅炳榮已於95年5月間死 亡，無從就鑑定內容陳述意見，該鑑定報告不足以作為系 爭215UWC及115UWC等2種產品落入系爭專利權申請專利範 圍之依據；又億光公司並無將型號99-115UWC/XXX/TR8產 品（即系爭115UWC產品）變更型號為99-115UTC/710/TR8 產品（即系爭115UTC產品）。
⑵常在國際法律事務所鑑定系爭專利權與系爭215UWC產品及 系爭115UWC產品，認定該2產品並未落入系爭專利權之申 請專利範圍內。另交通大學科技法律研究所之鑑定報告， 亦認系爭3型號產品未落入系爭專利權之範圍。 ⑶依智財局之「新式樣專利實體審查基準」，新式樣專利之 定義係強調「申請專利之新式樣必須是透過視覺訴求之具 體創作，亦即須肉眼能確認而具備視覺效果（裝飾性）之 設計，始符合新式樣之視覺性。視覺性之規定將新式樣與 具技術性之發明及新型予以區隔，並排除肉眼無法確認而 必須藉助其他儀器始能確認之設計，不具備視覺性之物品 外觀設計並非新式樣專利保護之標的」。另智財局「新式 樣專利侵害之鑑定原則」就「視覺性設計整體是否相同或 近似之判斷」，亦說明「鑑定人員應模擬普通消費者選購 商品之觀點，比對、判斷專利權範圍中之視覺性設計整體 與待鑑定物品是否相同或近似。若待鑑定物品所產生的視 覺印象會使普通消費者將該視覺性設計誤認為待鑑定物品 ，即產生混淆之視覺印象者，應判斷該視覺性設計與待鑑 定物品相同或近似」、「設計的相同、近似判斷應模擬消 費者選購商品之情境，以肉眼觀察為準，不可藉助儀器微 觀比較差異，以免絕大多數足使普通消費者誤認之物品皆 判斷為不近似」。系爭3型號產品體積極為微小，僅為4公 厘長、1.4公厘寬、0.8公厘厚，消費者難以肉眼辨認其與 系爭專利權是否近似，其外形設計應不致使消費者將系爭 3型號產品與系爭專利權混淆，亦不影響消費者就發光二



極體產品之消費取向，系爭3型號產品應不落入系爭專利 權之申請專利範圍。況系爭3型號產品係用以嵌入手機電 路板，外罩以手機殼，其目的純為功能性使用，消費者購 買之意向乃取決於發光二極體之品牌及功能性，非出自其 外觀設計之考量，系爭3型號產品應不落入系爭專利權之 申請專利範圍。
㈢被上訴人所提出羅炳榮製作之2份鑑定報告所附待鑑定物品 之照片，均係被上訴人所委任之律師事務所提供，非由鑑定 人所製作，且顯係實物放大後之照片，該鑑定人以透過放大 後之實物照片進行比對，自有違反上揭專利侵害之鑑定原則 。該2份鑑定報告既於結論第4點稱「系爭專利及待鑑定物品 之電極部分間雖有差異，但該差異係屬微小差異，且係肉眼 所無法辨識者」，卻又於結論第5點稱「系爭專利及待鑑定 物品之整體比例（包含本體形狀及電極部分）相同，且重要 特徵部分之電極形狀亦屬相同」，顯有矛盾。
㈣鑑定人己○○並無任何法律專業背景，為不適格之鑑定人， 其所作成之鑑定報告（下稱系爭鑑定報告）具有嚴重瑕疵， 不具證據力，不應採用：
⑴系爭鑑定報告並未特定待鑑定物品。
⑵依智財局頒佈之「專利侵害鑑定要點」中新式樣專利之鑑 定流程，鑑定人應先解釋申請專利之新式樣範圍後，判斷 待鑑定物品與申請專利之新式樣物品是否相同或近似，再 考慮是否有先前技藝阻卻之問題，系爭鑑定報告未就系爭 新式樣範圍作解釋，違反上揭鑑定流程，在進行待鑑定物 品與系爭專利是否相同或近似之比對時，即先行討論先前 技藝阻卻之問題，不符專業報告之標準。
⑶系爭鑑定報告僅於結論四泛稱「專利設計特徵與貴院所送 待鑑定物，依肉眼觀察比對，皆屬相同」，並於鑑定理由 中稱「前述待鑑定物品與專利相同之部分及細微之差異皆 仍屬於肉眼觀察足可辨識者，具有視覺訴求，並無疑義」 等語，惟系爭產品體積甚小（塑膠本體：2.9x1.4 x 0.8 公厘（長x寬x高）；L型轉折片體：0.75x0.75x0.65x0.15 公厘（長x寬x高x厚度），普通消費者無法以肉眼辨別待 鑑定物品6個面之完整外觀設計，俾判斷與系爭專利是否 近似。此與系爭鑑定報告所指「又消費者如需經由破壞或 特定機具之使用方能觀察之造形部位，亦不得作為待鑑定 物與系爭專利是否近似之依據」，就待鑑定物品是否能以 肉眼觀察具視覺效果之所述，顯然矛盾。況系爭鑑定報告 既認定系爭專利除L形座體外，系爭專利其他之特徵均屬 習知技藝，卻於結論四稱「專利設計特徵與貴院所送待鑑



定物，依肉眼觀察比對，皆屬相同」，亦有矛盾。 ⑷待鑑定物品指示燈部分為「中間上下兩端呈對稱弧形且左 右端為直線」並非「左右半圓弧形」，系爭鑑定報告對於 待鑑定物品之描述顯有錯誤。
⑸依羅炳榮所作之2份鑑定報告，認定「本體以一溝槽或落 差分成前、後兩部分」，及「L型轉折片體之垂直片之外 側之弧形修飾」部分，均屬於「肉眼無法辨識之細微部」 ，系爭鑑定報告就此部分之描述，與被上訴人自行提出之 羅炳榮2份鑑定報告有間，亦與事實不符。
⑹智財局審查委員核准被上訴人系爭專利所認定之新穎特徵 包括：①長方形座之中央向下方呈倒凸字形；②底部兩側 各外接一L形座體（或稱「L形側部」），座體之上方前緣 為大弧角；③菱形狀之指示燈（或稱「窗面」）；及④背 部之凹陷梯形區。待鑑定物品與系爭專利之比對自應依系 爭專利之上開4項特徵整體判斷而不得割裂。系爭鑑定報 告認定「僅本體左右側近中間處由下往後延伸之上窄下寬 且右上角為大圓弧之L形片體未揭露於優先權日前之公開 設計專利案，屬於系爭新式樣專利之新穎設計特徵殆無疑 義」，並認待鑑定物品因具有L形座體之特徵而與系爭專 利構成近似，逸脫系爭專利創作說明中所載之文字內容而 不當擴大系爭專利之保護範圍。
⑺待鑑定物品之L形片體純屬於功能性之設計，應於侵害鑑定 時予以排除。
㈤縱系爭3型號產品落入系爭專利權之申請專利範圍，惟上訴 人並無侵權行為之故意或過失。億光公司乃實施自己之D104 147號新式樣專利而生產系爭3型號產品，被上訴人於提起本 件訴訟前，從未告知或通知億光公司系爭3型號產品可能侵 害被上訴人之系爭專利權，亦未依專利法第129條準用第79 條規定，在專利物品或其包裝上標示有系爭專利證書號數， 億光公司無從知悉被上訴人系爭專利權之存在，自無侵害系 爭專利權可言。
㈥系爭3型號產品之銷售憑證，屬億光公司之營業秘密，若予 公開，將對公司產生無可估計之損害，依民事訴訟法第344 條第2項規定，億光公司自得拒絕提出。而被上訴人請求8,0 00萬元損害賠償，並未提出客觀損害之證明、計算基礎及證 據資料。又新式樣專利之範圍，不及於目視所不能及之內部 構件，蓋其非肉眼能確認而具備視覺效果之設計，消費者在 購買發光二極體產品時，不可見之晶片及其內部構造之價值 應予扣除，始能合理推估系爭專利權於系爭產品之貢獻率， 縱認本件有計算損害賠償額之必要，亦應將系爭專利權本身



所具之貢獻度列入考量，及扣除營利事業所得稅賦。四、經查被上訴人以SMD型新式樣運用於發光二極體產品，經向 智財局申請獲准第089036號新式樣專利（公告編號為575341 號），專利權期間自93年2月1日起至103年4月29日止。系爭 215UWC產品、系爭115UWC產品、系爭115UTC產品等3型號產 品係億光公司所製造、販賣。億光公司申請取得第00000000 0號新式樣專利經核准為第D104147號新式樣專利，其專利權 期間自94年4月11起日至104年4月13日止。億光公司於申請 上開新式樣專利過程中，智財局於93年6月4日發函援引被上 訴人系爭專利權為引證案質疑億光公司上開專利之新穎性， 億光公司於93年7月2日向智財局申復說明比較兩者差異處等 事實，有專利證書、專利公報、專利公告、億光公司產品型 錄封面及部分型錄內容、億光公司網頁之系爭產品規格書、 智財局93年6月4日（）智專一㈢03019字第09320517610號 之專利申請案核駁理由先行通知書、億光公司於原審提出系 爭3型號產品、新式樣專利圖說及專利證書為證（見原審卷 ㈠第11頁至第58頁、第200頁至第241頁、卷㈣第341頁至第3 42頁），並為兩造所不爭執，堪信為真正。
五、被上訴人主張系爭專利權具有效性，系爭3型號產品落入系 爭專利權之申請專利範圍內，且億光公司為故意侵權，而庚 ○○係億光公司之代表人，依公司法第23條規定，應與億光 公司就上開侵權行為對被上訴人連帶負賠償責任等情，為上 訴人所否認，並以上開情詞置辯。經查：
㈠系爭專利權具有效性：
⑴系爭專利權核准時之專利法第107條第1項前段關於新式樣 之新穎性規定：「申請前有相同或近似之新式樣，已見於 刊物或已公開使用者」，不得取得新式樣專利，且應以新 式樣之整體為對象，而非割裂判斷。經查，本件經兩造以 實體及投影片在法庭為攻防（本院97年8月7日準備程序、 97年11月10日準備程序及98年1月12日準備程序）後，可 認系爭專利權之外形有如下之特徵：①細長感：L形座體 由細長狀之LED本體向兩側延伸，使LED整體有更細長之視 覺效果。②一體感：提高L形座體對LED本體之高度比例， 並使L型座體與本體間無間隙，二者產生一體感且薄型化 之視覺效果。③嶄新視覺效果：L形座體向後方彎曲，使 LED整體呈現申請前之先前技藝所未見之視覺效果。又新 式樣專利權之範圍，無論核准時或現行之專利法，均明定 以圖面為準，依系爭專利權之圖面所示，其L形側部之形 狀具有明確之視覺效果，由任何角度觀察，均可清楚識別 ，且系爭專利權於申請前並無任何相同或近似之新式樣見



於刊物或已公開使用，堪認系爭專利權之整體具有新穎性 及創作性。至於上訴人提出之「東芝技術公開集」中所揭 示「L型電極」，由其圖面觀之，乃直角構形，與系爭專 利權之L型電極，並不相同。上訴人將已公開使用之日本 意匠第1,077,515號之本體部分與「東芝技術公開集」之L 型電極引腳部分結合，抗辯系爭專利權不具新穎性、創作 性云云，自無足取。
⑵大同大學林季雄副教授出具之「第089036號新式樣專利有 效性評估」，雖稱其曾任智財局新式樣審查委員，且「對 於新式樣專利要件具有豐富經驗及深入之研究，更於西元 2008年中華民國設計學會第13屆設計學術研究成果研討會 中，對於新式樣專利新穎性要件發表專題，為國內極少數 兼具工業設計專業背景及新式樣專利審查的專家之一」（ 見本院卷㈡第89頁）。惟查，智財局已取消外審委員制度 ，林副教授固曾任智財局之外審委員，亦不能證明其對於 新式樣專利確屬專業。再者，所謂「西元2008年中華民國 設計學會第13屆設計學術研究成果研討會所發表關於新式 樣專利新穎性要件之專題」（題目為「新式樣專利新穎性 要件研究-以核駁與舉發的案例研討」），其研究方法僅 係將數件新式樣專利實例，以問卷方式請教某專利事務所 具有兩年經驗之15位專利工程師之意見，再進行綜合歸納 （見本院卷㈡第190頁至第195頁）。核該文中未涉及新式 樣專利要件之法律論述或相關理論分析，於本件判定系爭 專利權是否具備新穎性及創作性，尚無參考價值。 ⑶上訴人檢附之韓文資料僅為被上訴人韓國工業設計第2944 90類似2號專利（相當於我國之新式樣專利）說明書影本 （見本院卷㈡第22頁至第24頁）及被上訴人韓國工業設計 第294490類似2號專利案件狀態表（見本院卷㈡第25頁至 第26頁），並未提出該韓國相應案之申請過程以供本院全 盤審酌。而韓國專利局審查專利申請案之審查委員，與負 責審理無效宣告程序之部門，對於該聯合新式樣案是否適 格作為原案之類似設計，見解既有不同，該韓國相應案被 撤銷之結果，對於本件訴訟所涉之系爭專利權，即無比附 援引之餘地。
㈡原審依被上訴人之聲請，囑託鑑定人己○○鑑定億光公司所 製造、販賣之系爭3型號產品有無落入被上訴人系爭專利權 之申請專利範圍內，鑑定結論為：⑴系爭新式樣專利創作說 明所述之本體包括前底端中央下凸、左右半圓弧中間微凸之 菱形窗面及本體後端之梯形缺口，皆屬本專利優先權日（西 元2001年11月2日）前已公開之習知設計。⑵系爭專利之設



計貢獻所在為其左右兩側之導電片造型，呈上窄下寬，正面 右上角為大弧角，往下垂直相切至近底處再往後弧彎一平面 片體，使該座體側面成一弧彎之"L"形，此造形未見於優先 權日前已公開之習知設計，系爭專利左右"L"形導電片整體 設計屬於該專利設計貢獻所在之新穎特徵。⑶系爭專利之菱 形窗面與待鑑定物之細微差異在於後者為左右半圓、上下平 行邊之圓弧矩形窗面，不同於專利之上下中間微凸圓弧菱形 窗面，惟二造型設計皆屬該類物品之習知設計，該習知細微 差異（Immaterial difference）不致於影響設計實質相同 與否之認定。⑷系爭專利設計特徵與所送待鑑定物，依肉眼 觀察比對，皆屬相同。⑸綜合究之，所有3袋鑑定物品（即 系爭3型號產品，乃上訴人訴訟代理人於95年9月14日當庭向 原審所提出〈見原審卷㈡第247頁〉）之主要設計特徵皆與 系爭專利相同，且整體造型亦構成近似，足以認定為實質相 同之物品設計，因此已落入系爭專利之新式樣專利權範圍， 非經專利權人之同意，不得實施，亦即製造、販賣、要約販 賣、進口或使用該實質相同之物品設計等情，有系爭鑑定報 告可稽（見原審卷㈢第312頁至第313頁）。系爭鑑定報告關 於鑑定標的實質內容記載⑴就系爭專利權範圍：依系爭專利 權申請時所適用之專利法（90年10月24日公布）第117條第2 項規定「新式樣專利權範圍，以圖說所載之申請專利範圍為 準。必要時，得審酌創作說明」，系爭專利權獲准之專利範 圍為"如圖所示發光二極體之新式樣"，圖面內容依當時之專 利法施行細則規定，由前後視圖、左右側視圖、俯仰視圖以 及立體圖所揭露。由系爭新式樣專利凸面配合創作說明可得 知，當時申請人（即被上訴人）主張並獲審查委員所核准之 特點為「本體長方形座之中央向下方凸設一倒梯形，底部兩 側各外接一L形座體，座體之上方前緣為弧角，配合似菱形 狀之指示燈（視窗）及背部之凹陷梯形區設計」。前述之L 形座體應為導電片功能，其具體之造型變化為上窄下寬，正 面右上角為大弧角，往下垂直相切至近底處再往後弧彎一平 面片體，使該座體側面成一弧彎之"L"形。菱形狀之指示燈 為左右半圓弧、上下中間微凸之菱形體。⑵待鑑定物品主要 由白色塑膠本體、發光體指示燈及左右金屬導電片所構成， 與系爭新式樣專利所施予之物品別完全相同，皆為發光二極 體產品。就造型面觀之，待鑑定物品之本體與系爭專利所揭 露之形狀實質相同，俱為本體長方形座之中央向下方凸設一 倒梯形，底部兩側各外接一L形座體，座體之上方前緣為弧 角，配合背部之凹陷梯形區設計，其中之細微差異在於圓弧 長矩形狀與圓弧長菱形狀指示燈框之別，惟二者皆已見於系



爭專利優先權日前公開之該類物品造型應用，屬於習知設計 間之簡易改變，加上二本體之形狀對應位置完全相同，應屬 於實質相同之設計。指示燈之形狀及差異處如前述之框形， 惟其亦因皆屬於該類物品設計之習知設計，細微之差異不影 響二者實質相同之認定。至於左右導電片之造型設計，不僅 待鑑定物品該單元與系爭專利所揭露之形狀完全相同，且連 對應於本體之對應位置亦相同，皆由本體兩側近中間處往下 往後延伸，造型變化如前述為上窄下寬，正面右上角為大弧 角，往下垂直相切至近底處再往後弧彎一平面片體，使該座 體側面成一弧彎之"L"形，屬於完全之模仿（Dead Copy）。 前述待鑑定物品與系爭專利相同之部分及細微之差異皆仍屬 於肉眼觀察足可辨識者，具有視覺訴求並無疑義。至於其他 難以識別極微區域，並不影響待鑑定物品與系爭專利形狀整 體實質相同（Substantially the like）之事實，彼此間顯 然已構成近似（見原審卷㈢第314頁至第316頁）。待鑑定物 品與系爭專利之細微差異，既僅在於屬習知設計之左右半圓 弧菱形與矩形，且完全抄襲該專利之主要設計特徵，彼此之 設計實質已近似，堪認待鑑定物品應鑑定為落入系爭專利權 範圍。又依「專利侵害鑑定要點」第49頁之鑑定流程圖，「 新式樣專利權係以應用於物品外觀之整體設計為範圍」，認 定侵害之步驟亦應判斷「視覺性設計整體是否相同或近似」 。換言之，新式樣專利之侵害判斷係以「解釋後申請專利之 新式樣範圍中主要部位之設計特徵為重點，再綜合其他次要 部位之設計特徵，構成整體視覺性設計統合的視覺效果」， 且「設計的相同、近似雖然係以申請專利之新式樣整體視覺 性設計為對象，但其重點在主要部位。主要部位之設計特徵 相同或近似，而次要部位之設計特徵不同者，原則上應認定 整體設計近似」。鑑定人己○○將系爭3型號產品之本體形 狀、對應位置、L形片體等「整體設計」與系爭專利，就整 體視覺面設計比對，「兩者之本體所對應之部位及其造型多 數相同，如左右對稱、正面略呈長矩形、指示燈位置及後方 中間梯形缺口皆屬之」且「L形片體完全相同」（前述亦即 為「專利侵害鑑定要點」所稱之「主要部位之設計特徵」） 。而其餘「細微差異部位」（例如指示燈之造形）則「占整 體造型比例甚微，不影響近似性認定」，遂作成二者構成近 似之結論。且如「專利侵害鑑定要點」所示「新式樣侵害鑑 定」之鑑定流程，於判斷「視覺性設計整體近似」後，下一 步驟係判斷待鑑定物「是否包含新穎特徵」。鑑定人己○○ 經審酌先前技術文獻後，認為系爭專利所述之特徵，僅本體 左右側近中間處由下往後延伸之上窄下寬且右上角為大圓弧



之L形片體未揭露於優先權日前之公開設計專利案，屬於系 爭專利之新穎設計特徵。系爭3型號產品既有相同之L形片體 ，與鑑定人認定之系爭專利新穎特徵相符，自可確認系爭3 型號產品之設計已落入系爭專利權。再參以鑑定人己○○到 庭陳述其鑑定之流程：「本件一開始我是先確定系爭專利的 範圍何在。接著將鑑定物拿起來看，確定鑑定物是什麼樣的 東西，因為它實在是太小了，不像電腦有很多構件需要分解 解析，因此我只是先確定他整個視覺印象，同時進行比對。 再看產品別是否相同、設計是否相同及新穎特徵何在，而其 實新穎特徵在一開始我就確定，在這部份是再確定。確定後 我又確認申請人是否修改其創作說明。但我必須要說明的是 ，新式樣的創作說明在全世界只有少數國家要看創作說明， 台灣是其中一個。以前日本、美國、歐洲和大陸都不需要任 何說明。所以一般審查委員也不會要求申請新式樣要修改創 作說明，除非有少數極例外的情況，比如重大的瑕疵，如電 視申請成洗衣機。所以我先確定他的特徵，經過前案檢索確 定特徵。比對後我已經認為這兩個是非常近似的東西，也就 是所謂『實質相同』，國外稱之『substantially copy』或 『substantially like』，在我國則稱『近似 (similarity )』。由於我常常出國，使用的是TRIPS的語言，在TRIPS規 範下所使用的語言就是『substantially copy』，就是『實 質相同』。接著我便去了解是否有禁反言或先前技藝阻卻， 過程中也沒有做圖面的改變。最後我認定非百分之百一樣， 但實質相同。因此被告（即上訴人）的待鑑定物品落入新式 樣專利的範圍」等語（見本院卷㈢第78頁背面至第82頁）， 益徵系爭產品有落入系爭專利範圍。上訴人雖質疑鑑定人己 ○○之專業資格、經歷及誠信，然查：⑴鑑定人己○○已陳 稱：中央標準局及智財局之專利審查委員，先前因無相關國 家考試類科，所有審查委員均以聘用方式聘任，而中央標準 局在內部則依功能組織成立臨時編組，己○○所擔任之「新 式樣副審查長」及「審判長」，均有其所提出之中央標準局 及智財局公文影本可證，該職稱既係行政機關之內部臨時編 組，在相關組織條例中自無明文。⑵系爭鑑定報告已敘明己 ○○在瀚斯寶麗股份有限公司擔任「智權法務處協理兼智權 長」或稱「智權長」。按各民間公司之編制及職務或職稱未 必相同，我國亦無任何法律限制「法務長」之資格，各公司 欲如何聘用人員、賦予如何之職稱及職務，應屬其經營自由 領域；且己○○已說明其正式職稱為「協理」，公司內部確 實稱其為「智權長」等，以表彰其為智權及法務單位之最高 主管。⑶由系爭鑑定報告及費用明細表之記載，己○○諮詢



智財局審查委員之主要目的應有二：一係「確立036專利案 （即系爭專利權）於申請過程中所為之優先權、實施例立體 圖補充及分割第二實施例為另案申請皆未有禁反言之事實」 （見原審卷㈢第321頁）；另一則係「與智財局承審該物品 別之共4位審查委員探討其是否為法定標的」（見原審卷㈢ 第308頁己○○費用表第1-4欄）。依「專利侵害鑑定要點」 ，判斷專利侵害之其中一項重要步驟在於「禁反言」之分析 ，俾防止專利權人重為主張專利申請至專利權維護過程任何 階段或任何文件中已被限定或已被排除之事項，己○○與審 查委員確認系爭專利權自申請至維護過程均無可認為構成「 禁反言」之事項，應符「專利侵害鑑定要點」之鑑定流程。 上訴人質疑己○○之鑑定未依鑑定標準流程及鑑定一般原則 ，且指摘己○○不應調查有無「禁反言」之適用，自無可取 。又上訴人另就LED亦申請多件新式樣專利權，所指LED尺寸 過小，肉眼無法辨識，不具視覺效果，不得為新式樣專利保 護之標的云云，亦無足取。
㈢本件訴訟自95年4月起訴迄今已逾3年；被上訴人於起訴狀中 即檢附系爭之99-215UWC/TR8、99-115UWC/XXX/TR8及99-115 UTC/710/TR8等3型號之規格書，上訴人從未否認該3型號為 其產品、亦從未爭執有製造、販賣該3型號產品，甚且在原