臺灣臺北地方法院民事判決 95年度智字第40號
原 告 圓剛科技股份有限公司
法定代理人 甲○○
訴訟代理人 黃章典律師
複代理人 陳思慎律師
訴訟代理人 簡秀如律師
丙○○○○○○○
被 告 聰泰科技開發股份有限公司
兼法定代理 乙○○
人
共 同 李奕璇律師
訴訟代理人 游晴惠律師
複代理人 丁○○
上列當事人間損害賠償事件，本院於九十八年六月二日言詞辯論
終結，判決如下：
主 文
原告之訴及其假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、原告起訴主張：
㈠原告「影音信號傳接處理裝置」之發明，於民國93年2月18 日即向經濟部智慧財產局提出專利申請，嗣經該局核准第 I240169號發明專利（下稱系爭專利），專利權期間自94年9 月21日至113年2月17日止，是原告依專利法第56條第1項規 定，就該專利專有排除他人未經同意擅自實施之權。詎被告 明知系爭專利之存在及其範圍，竟未經原告同意，擅自使用 系爭專利製造型號為「Cardbus Hybrid TV-CB 788」之數位 電視卡產品（下稱系爭產品），並公開向下游廠商及消費大 眾為廣告促銷、為販賣之要約及販賣。經原告委請司法院建 議之專利侵害鑑定機構即財團法人台灣經濟發展研究院經智 研究所，就系爭產品與系爭專利之全部申請專利範圍共19項 均進行侵害鑑定比對後，確認系爭產品與系爭專利之專利範 圍「實質相同」，系爭產品已構成對原告專利權之侵害。而 被告以不合理之超低價格，在市場上公然販售，進而賺取暴 利，已對原告造成難以估計之重大損害。被告明知系爭專利 之存在及範圍，猶仍製造、為販賣之要約、販賣及使用系爭 侵權產品等不法行為，非僅侵害原告之專利權，更斲害原告 於相關市場上所創造及享有之優良信譽，導致原告之鉅額損 失，揆諸前開專利法第84條第1項及第85條第2項規定，被告 自應對原告之財產上及營業上信譽之損害負賠償責任。而依
專利法第85條第1項第1款規定，專利權人得依民法第216條 之規定，即因侵權行為所失利益，作為損害賠償額之計算標 準；如不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得 就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一 專利權所得之利益，以其差額為所受損害。同條項第2款並 規定，專利權人得請求侵害人因侵害行為所得利益；於侵害 人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收 入為所得利益。原告依法得自前述損害賠償計算方法中擇一 作為確定其損害賠償額範圍之依據。被告乃故意侵害原告上 揭專利，則依同法第85條第3項規定，原告更得請求至多3倍 之懲罰性賠償。爰依民事訴訟法第244條第4項規定，請求被 告賠償新台幣（下同）6千萬元。又被告乙○○身為被告公 司之負責人，依公司法第23條第2項規定，應與被告公司對 原告負連帶賠償責任。
㈡聲明：
⒈被告應連帶給付原告6000萬元，暨自起訴狀繕本送達翌日 起至清償日止按年息5%計算之利息。
⒉原告願以現金或等值之華南商業銀行萬華分行可轉讓定期 存單供擔保，請准宣告假執行。
二、被告則抗辯以：
㈠系爭專利之申請專利範圍不具明確性，依專利法第26條第2 項及第3項有應撤銷之理由：
⒈系爭專利不符專利法第26條第3項之「明確性原則（Defin itness）」：系爭專利第1、15及18項就「橋接器」之定 義分別為「一橋接器，用以接收該第一數位影像信號及該 第一數位聲音信號，並分別輸出符合一匯流排介面規格之 一第二數位影像信號及一第二數位聲音信號，以經由對應 該匯流排介面規格之一匯流排介面輸出至一電腦」、「該 橋接器用以接收一第一數位影音信號，並將該第一數位影 音信號轉換成符合一匯流排介面規格之一第二數位影音信 號，以經由對應該匯流排介面規格之一匯流排介面輸出至 一電腦」、「該橋接器用以接收一第一數位廣播信號，並 將該第一數位廣播信號轉換成符合一匯流排介面規格之一 第二數位廣播信號，以經由對應該匯流排介面規格之一匯 流排介面輸出至一電腦」。是以，系爭專利「橋接器」雖 為系爭專利之發明重點所在，惟其中何謂「第一信號」及 「第二信號」並不明確。智財局審查委員亦認為系爭專利 之申請專利範圍記載，根本未揭露具體構造，益證系爭專 利確實違反專利法第26條第3項之規定，而有應撤銷之理 由，又智財局審查委員亦明知系爭專利不具明確性，乃試
圖以「手段功能用語」限縮其範圍。縱認系爭專利之申請 專利範圍係採手段功能用語表示，依專利施行細則第18條 第8項規定，應受發明說明中所敘述對應於該功能之結構 、材料或動作及其均等範圍之限制，但因系爭專利之「發 明說明」及「實施方式」均未揭露相對應之結構、材料或 動作至明，故系爭專利仍不符專利法第26條第3項「明確 性」之要求。
⒉系爭專利不符專利法第26條第2項之「可據以實施性（ena blement）」：系爭專利「橋接器」中，何謂「第一信號 」及「第二信號」？又兩者如何轉換？發明所屬技術領域 之人均無法從「申請專利範圍」或「發明說明」或「實施 方式」得到任何解答。是一發明所屬技術領域之人，僅參 考系爭專利之說明書，運用其於系爭專利申請時的通常知 識，而不參考任何文獻，將不知從何著手，遑論據以實施 系爭專利，是系爭專利毫不具可實施性。
㈡系爭專利不具新穎性：
⒈系爭專利係由「影音解碼器」及「橋接器」所組成，惟此 該等技術特徵均為早於系爭專利申請日之「SAA7135晶片 技術資料」（引證案1）所揭，並經經濟部N06、N07訴願 書面審議意見及N06訴願決定書所確認。
⒉系爭專利「橋接器」中涉及「PCI轉CardBus」部分，原告 於98年4月9日已當庭自承為未揭露於系爭專利之習知技術 。
⒊CardBus匯流排使用於影音信號傳接處理裝置，亦屬習知 ，為系爭專利發明說明中「先前技術」一節及第一圖習知 技術所明揭，是能由熟習技術者由引證1之SAA7135晶片直 接推導。
㈢系爭產品並未侵害系爭專利申請專利範圍：系爭產品並無「 橋接器」，依全要件原則，自不構成系爭專利申請專利範圍 第1、15或18項之侵害。
㈣被告行為欠缺故意或過失之主觀要件，並不構成侵權行為。 ㈤原告並無因被告之行為受有任何損害，且被告之系爭產品僅 為樣品，原告不可能受有損害。
㈥聲明：
⒈原告之訴暨假執行之聲請均駁回。
⒉如受不利判決，被告等願以臺灣中小企業銀行之無記名可 轉讓定期存單供擔保，請准宣告免為假執行。
三、兩造不爭執之事項：
㈠系爭專利為原告於93年2月18日申請，經經濟部智慧財產局 審定准予第I240169號之發明專利，專利權期間自94年9月21
日至113年2月17日止。
㈡被告有製造系爭產品之行為。
四、得心證之理由：
㈠查原告主張系爭專利之申請日為93年2月18日，經智財局於 94年8月15日審定准予專利，專利期間自94年9月21日起至 113年2月17日止，有專利證書（本院卷㈠第9頁）及經濟部 智慧財產局專利核准審定書（本院卷㈣第148至149頁）在卷 可稽，至堪認定，則系爭專利是否符合專利申請要件，應適 用核准專利時所適用之93年7月1日施行之專利法，先予敘明 。
㈡原告起訴主張被告製造、販賣之數位電視卡侵害其系爭專利 ，惟因被告對於原告系爭專利主張有專利權無效之事由，是 本件被告既先就系爭專利之有效性為抗辯，自應先就此部分 爭議為釐清，倘原告系爭專利確有無效事由，則原告據系爭 無效之專利請求被告賠償損害，即無須進一步探究，反之， 若原告系爭專利並無被告所述存有無效之事由，則應進一步 審究被告所提供之前開服務是否確有侵害原告系爭專利權之 事實，以及原告因此所受之損害若干？是系爭專利之有效性 既為本件侵權行為損害賠償請求之前提要件，自有先予論究 之必要。
㈢查系爭專利申請專利範圍共計19項，其中第1、15、18項為 獨立項，其餘為附屬項。第1項為：「一種影音信號傳接處 理裝置，包括: 一影音解碼器，用以接收相對應之一類比影 像信號及一類比聲音信號，並據以輸出相對應之一第一數位 影像信號及一第一數位聲音信號；以及一橋接器，用以接收 該第一數位影像信號及該第一數位聲音信號，並分別輸出符 合一匯流排介面規格之一第二數位影像信號及一第二數位聲 音信號，以經由對應該匯流排介面規格之一匯流排介面輸出 至一電腦；其中，該匯流排介面包括PCMCIA 或CardBus或 Express Card匯流排介面。」第15項為：「一種影音信號傳 接處理裝置，包括一橋接器，該橋接器用以接收一第一數位 影音信號，並將該第一數位影音信號轉換成符合一匯流排介 面規格之一第二數位影音信號，以經由對應該匯流排介面規 格之一匯流排介面輸出至一電腦，其中該匯流排介面包括 PCMCIA或CardBus或Express Card匯流排介面。」第18項為 ：「一種影音信號傳接處理裝置，包括一橋接器，該橋接器 用以接收一第一數位廣播信號，並將該第一數位廣播信號轉 換成符合一匯流排介面規格之一第二數位廣播信號，以經由 對應該匯流排介面規格之一匯流排介面輸出至一電腦，其中 該匯流排介面包括PCMCIA或CardBus或Express Card匯流排
介面。」以上有系爭專利說明書（本院卷㈠第10至30頁）在 卷可查。
㈣經查：
⒈系爭專利申請專利範圍係以「手段功能用語」表示： ⑴專利法施行細則第18條第8項明定：「複數技術特徵組 合之發明，其申請專利範圍之技術特徵，得以手段功能 用語或步驟功能用語表示。於解釋申請專利範圍時，應 包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動 作及其均等範圍。」
⑵關於「手段功能用語」或「步驟功能用語」之判斷，經 濟部智慧財產局專利審查基準第2-9-17頁至2-9-22頁中 有詳細之說明。其中第2-9-20頁揭示「請求項中之記載 符合下列三項條件者即認定其為手段功能用語或步驟功 能用語：使用「…手段（或裝置）用以（means for ）…」或「…步驟用以（step for）…」之用語記載技 術特徵。「…手段（或裝置）用以…」或「…步驟用 以…」之用語中必須記載特定功能。「…手段（或裝 置）用以…」或「…步驟用以…」之用語中不得記載足 以達成該特定功能之完整結構、材料或動作。」此一章 節雖係於系爭專利審定後之97年5月20日方由經濟部發 布施行，且置於第2篇第9章「電腦軟體相關發明」之下 ，然究其內容，實乃關於專利法施行細則第18條第8項 所謂以「手段功能用語」或「步驟功能用語」表示申請 專利範圍技術特徵之定義性及一般性規定，是自無由僅 限於97年5月20日後審定之電腦軟體相關發明始有其適 用，從而，原告執此認不得以上開審查基準判斷系爭專 利之申請專利範圍是否以「手段功能用語」或「步驟功 能用語」表示，尚非可採。
⑶比較系爭專利申請專利範圍第1項之記載與前述之3項要 件，其中申請專利範圍第1項揭示：「一種影音信號傳 接處理裝置，包括：一影音解碼器，用以接收相對應之 …；一橋接器，用以接收該第一數位影像信號…」，其 中「影音解碼器」與「橋接器」核已符合第1項要件使 用「裝置用以」之用語記載技術特徵。又申請專利範圍 第1項中關於「影音解碼器」與「橋接器」皆為特定功 能之描述，亦已符合上開第2項要件，惟參閱系爭專利 發明說明，並未能找到對應該功能的結構與材料，即發 明說明所揭示之內容與請求項之記載幾乎相同。另申請 專利範圍第1項中關於「影音解碼器」與「橋接器」並 未記載足以達成該特定功能之完整結構或材料，亦符合
前述第3項要件。
⑷綜上，系爭專利申請專利範圍第1項中關於「影音解碼 器」與「橋接器」等技術特徵為「手段功能用語」，惟 參閱系爭專利發明說明，並未能找到對應該功能的結構 與材料，即發明說明所揭示之內容與請求項之記載幾乎 相同，是必須判斷其以手段功能用語表示之申請專利範 圍是否明確且為發明說明及圖式所支持。
⒉系爭專利申請專利範圍不具明確性：
⑴按「發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領 域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施」 ，專利法第26條第2項定有明文。
⑵依據系爭專利說明書與圖式之揭露，系爭專利依據其所 揭露之圖式第1圖習知技藝（本院卷㈠第29頁），其將 影音編碼器省略，改藉由電腦執行數位影像信號及數位 聲音信號之壓縮與編碼，另其定義了「橋接器」，其可 接收數位影音信號並轉換成符合匯流排介面規格之數位 影音信號輸出。惟系爭專利並未於其說明書或圖式第1 圖之習知技藝說明中指出與「橋接器」相關之技術內容 ，且系爭專利係以功能方塊圖為相關技術特徵之描述， 其實際上並未揭露任何與「橋接器」相關之結構或材料 ，故系爭專利所定義之「橋接器」若非習知技術，則依 據系爭專利之揭露，其發明說明並未明確且充分揭露， 使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，無法瞭解其 內容，而無法據以實施。
⑶查系爭專利所述之「橋接器」並未實際揭露其結構或材 料，而僅描述其功能為接收數位影音信號並輸出符合一 匯流排介面之數位影音信號，故由系爭專利第1圖所揭 示之習知技術，其影音編碼器 (18)至Cardbus匯流排介 面(13)間，實際上具備有接收來自影音編碼器之數位影 音信號並輸出符合該Cardbus匯流排介面之數位影音信 號，雖然系爭專利於第1圖之功能方塊圖中並未將此功 能獨立繪出，然而此功能實際上已為習知技術所具備， 否則將無法憑空產生符合該Cardbus匯流排介面之數位 影音信號，故系爭專利所述之「橋接器」在影音信號傳 接處理領域實際上亦為習知技術。惟「橋接器」要能進 行符合匯流規格介面之信號轉換，其設計時是必須參考 相關匯流規格之技術文件，才能正確進行設計，以PCI 信號轉換成CardBus信號為例，其在接腳定義 (pin de- finition)、功能上 (functional)、電性上(electri- cal)皆有很大的不同。所以即使「橋接器」可以如前揭
所示為習知技術，惟其在設計特定匯流排規格介面之轉 換時依然是必須參考相關匯流規格之技術文件，系爭專 利對於「橋接器」完全未有任何之技術內容說明，則其 發明說明依然並未明確且充分揭露，使該發明所屬技術 領域中具有通常知識者，無法瞭解其內容，而無法據以 實施。
⑷系爭專利申請專利範圍第1項中關於「影音解碼器」與 「橋接器」等技術特徵是為手段功能用語，惟參閱系爭 專利發明說明，並未能找到對應該功能的結構與材料， 即發明說明所揭示之內容與請求項之記載幾乎相同，是 必須判斷其手段功能用語請求項是否明確且為發明說明 及圖式所支持，已如前述。而該發明所屬技術領域中具 有通常知識者依系爭專利發明說明的內容，顯然是必須 參酌先前技術文獻（例如PCI信號轉換成CardBus信號文 獻），才能瞭解「橋接器」之技術規格，以便設計其對 應的結構與材料。故系爭專利申請專利範圍之手段功能 用語因無法於系爭專利說明書與圖式找到對應的結構與 材料，且該發明所屬技術領域中具有通常知識者必須參 酌先前技術文獻，才能瞭解對應的結構與材料，故並不 符合明確性之要求，而有違反專利法第26條第2項之情 事。
㈤綜上所述，系爭專利確有被告所抗辯之違反專利法第26條第 2項，系爭專利之有效性乃為本件侵權行為損害賠償請求之 前提要件，而本院認系爭專利具有專利無效情形，已詳述如 上，是本件原告主張被告侵害其系爭專利，進而起訴請求判 決如其聲明所示，即屬無據，應予駁回。原告之訴既經駁回 ，其願供擔保為假執行之聲請即失所附麗，應併予駁回。又 本件事證已臻明確，兩造其餘主張陳述及所提之證據，均毋 庸再予審酌，附此敘明。
五、訴訟費用之負擔：民事訴訟法第78條。
中 華 民 國 98 年 7 月 31 日 民事第二庭 法 官 歐陽漢菁
以上正本係照原本作成
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀中 華 民 國 98 年 7 月 31 日 書記官 吳貞瑩
, 台灣公司情報網
, 台灣公司情報網