最 高 行 政 法 院 判 決
98年度判字第969號
上 訴 人 祥力金屬工業股份有限公司
代 表 人 甲○○
訴訟代理人 楊祺雄 律師
劉法正 律師
被 上訴 人 經濟部智慧財產局
代 表 人 乙○○
參 加 人 成功座墊企業有限公司
代 表 人 丙○○
上列當事人間商標評定事件，上訴人對於中華民國96年8月23日
臺北高等行政法院95年度訴字第4091號判決，提起上訴，本院判
決如下：
主 文
上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
理 由
一、參加人於民國（以下同）88年3月29日以「PURE GEL」商標 ，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分 類表第12類之「自行車座墊、...、座管」等商品，向被上 訴人申請註冊，經被上訴人准列為註冊第895907號商標。嗣 上訴人以該註冊商標有違註冊時商標法第37條第6、10款之 規定，對之申請評定。被上訴人審查期間，適逢現行商標法 於92年11月28日修正施行，乃依現行商標法第91條第1項之 規定辦理；本件原申請評定主張之條款業經修正為商標法第 23條第1項第2、11款。案經被上訴人審查，於92年12月9日 以中臺評字第920343號商標評定書為「申請不成立」之處分 ；上訴人不服，訴經訴願機關以93年6月14日經訴字第09306 220710號訴願決定為「撤銷前揭處分，命被上訴人另為適法 之處分」。被上訴人乃重行審查，並於95年6月9日以中臺評 字第930197號商標評定書重為本件「申請不成立」之處分。 上訴人不服，再提起訴願，經訴願決定駁回，上訴人猶未甘 服，遂提起行政訴訟。
二、上訴人起訴主張：參加人於「0978、0989、0990及0991」等 型號之產品並未使用「Pure Gel」字樣，所提供之產品型號 「0978」、「0991」上印有系爭商標製造日期圖片對照表2 張，為參加人臨訟製作之物，蓋參加人雖聲稱產品實物已於 93年8月5日面詢時面呈被上訴人，但此日期係在上訴人92年 8月28日申請評定日之後，且非行銷資料，復未透過報章雜 誌等媒體廣告公開發表，該實物之真實性自令人質疑。另參
加人在系爭商標申請註冊前，並無積極廣泛使用系爭商標圖 樣，使之足在交易上成為營業識別標識之情形。反之，其則 係以「Pure Gel Control System」或「PURE GEL INSERT SYSTEM」與「Air-bag Control System Insert」為明顯對 等之表達方式，及在商品說明中以描述性方式突顯其材質， 參加人種種使用「Pure Gel」之方式，顯然會引人對於「 Pure Gel」產生係自行車座墊填充物材質之直接聯想；相關 消費者於購買之際，亦會理所當然地以「Pure Gel」作為判 斷選購材質之依據，而非據以作為判斷商品來源，系爭商標 自不符合前揭商標法第5條第2項之規定，顯然不具所謂之「 第二層意義」等語，求為判決撤銷訴願決定及原處分，並命 被上訴人應就註冊第895907號「Pure Gel」商標作成註冊無 效之處分。
三、被上訴人則以：衡酌參加人早於86年起，即開始持續銷售系 爭商標之座墊商品，且銷售金額與數量堪稱達到相當之水準 ，復製作廣告目錄與參加臺北國際自行車展覽會行銷系爭商 標之座墊商品，堪認早於系爭商標88年3月29日申請註冊前 ，系爭商標已因參加人長期、持續且廣泛之使用，而使得系 爭商標在交易上已成為參加人營業上商品之識別標識；亦即 成為表彰參加人系爭商品之商標，自已非其所指定商品材質 、原料之說明，更不會使公眾誤認誤信其商品之性質、品質 或產地之虞。凡此有參加人檢送之銷售統一發票影本、臺北 國際自行車展覽會之參展廠商名錄正本、廣告目錄、購買證 明書，及座墊產品實物等證據資料等附卷可稽。從而，系爭 商標之註冊自無前揭商標法第37條第6、10款規定之適用等 語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人之訴。
四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：本件系爭商標 圖樣係由單純之外文「Pure Gel」所構成，其中「Pure」為 「純粹的、純正的、無雜質的」之意，而「Gel」一詞係「 矽膠」之意，且為「自行車座墊」商品材質、原料之一種， 是「Pure Gel」則為「純正矽膠」之意，以之作為商標圖樣 ，指定使用於自行車座墊商品，固為其所指定使用商品材質 、原料之說明，自有上開系爭商標註冊時商標法第37條第6 （原判決應係誤載）、10款規定之適用。惟查上開系爭商標 註冊時商標法第37條第10款但書規定「但有第5條第2項規定 之情事而非通用名稱者，不在此限。」，按系爭商標註冊時 商標法第5條第2項係規定「不符前項規定之圖樣，如經申請 人使用且在交易上已成為申請人營業上商品之識別標識者， 視為已符合前項規定。」，為商標第二層意義之規定；商標 之使用符合該第5條第2項之規定者，自仍得准予註冊；是以
系爭商標於其申請註冊之88年03月29日前，若業經參加人之 廣泛行銷使用，而在交易上已成為其營業上商品之識別標識 ，依首揭商標法第37條第10款但書規定，自仍得申請註冊。 揆諸參加人所提出有關系爭商標之銷售統一發票影本、臺北 國際自行車展覽會之參展廠商名錄正本、廣告目錄、購買證 明書及座墊產品實物等證據資料觀之，參加人公司於西元19 99年印製之型錄正本，其上所刊載型號「0989」、「0990」 及「0991」之產品即標示有外文「Pure Gel」；另參加人公 司於85、87及88年所產製型號「0978」、「0989」、「0990 」及「0991」之自行車座墊商品上，標示有外文「Pure Gel 」；再者，參以部分統一發票之發票日期早於系爭商標88年 3月29日申請註冊日者，其上亦有顯示座墊產品型號為「097 4～0981、0989、097-1、0981-1、2001、2001-1、2002」等 之座墊。從而，縱觀上開生產製造日期早於系爭商標88年3 月29日申請註冊日之座墊產品、西元1999 年廣告目錄及發 票日期早於系爭商標88年3月29日申請註冊日之統一發票及 購買證明書等事證；足認參加人於系爭商標88年3月29日申 請註冊前，即有廣泛銷售系爭商標商品之事實。綜上，系爭 商標於其申請註冊之88年3月29日前，即已因參加人之廣泛 行銷使用，而在交易上已成為其營業上商品之識別標識，依 首揭商標法第37條第10款但書規定，自仍得申請註冊。綜上 所述，原處分依法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤 ，因將原決定及原處分均予維持，駁回上訴人之訴。五、本院按：
㈠「本法修正施行前，已申請或提請評定，尚未評決之評定案件 ，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為 限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。」「商標評 定案件適用註冊時之規定。但其申請或提請評定之程序適用評 決時之規定。」分別為現行商標法第91條第1項及上訴人申請 評定時商標法第77條之1所明定。系爭商標係於89年7月1日核 准註冊，其商標之評定事件在商標法修正前應適用系爭商標註 冊時即87年11月1日公布施行之商標法。另本件係92年11月28 日商標法修正施行前，已申請評定尚未評決之評定案件，而系 爭商標所涉之修正前（即註冊時）商標法第37條第6、10款， 業經修正為現行商標法第23條第1項第2、11款，是本件評定案 件應以商標法修正施行前及修正施行後之規定均為違法事由為 限，始撤銷其註冊。
㈡另按「商標圖樣有左列情形之一者，不得申請註冊：...6、使 公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞者。... 10、凡 文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，係表示申請註冊商
標所使用商品之形狀、品質、功用、通用名稱或其他說明者。 但有第5條第2項規定之情事而非通用名稱者，不在此限。」為 系爭商標註冊時商標法第37條第6、10款所明定。經查：1、前揭商標法第37條第10款但書規定，商標圖樣若依同法第5條 第2項之規定，經申請人使用且在交易上已成為申請人營業上 商品之識別標識，而被視為有識別性且不屬於通用名稱者， 即不受前揭商標法第37條第10款規定之限制，為商標第二層 意義（後天識別性）之規定；商標之使用符合該第5條第2項 之規定者，自仍得准予註冊，商標是否具上述第二層意義情 形，應依客觀證據認定之，而證據之證明力如何或如何調查 事實，事實審法院有衡情斟酌之權，苟已斟酌全辯論意旨及 調查證據之結果，而未違背論理法則或經驗法則，自不得遽 指為違法。經查，原判決關於系爭商標於其申請註冊之88年3 月29日前，即已因參加人之廣泛行銷使用，而在交易上已成 為其營業上商品之識別標識，依首揭商標法第37條第10款但 書規定，自仍得申請註冊之事實，以及上訴人所主張如何不 足採等事項均詳予以論述，是原判決所適用之法規與該案應 適用之現行法規並無違背，與解釋判例，亦無牴觸，並無所 謂原判決有違背法令之情形。上訴人以：同一產業之自行車 工業研發中心對「Pure Gel」已為他人商品之識別標識，未 有任何認知，被上訴人與原審竟根據參加人之私人型錄與座 墊實物，以該等型錄與實物對照統一發票所示之產品型號， 及認定系爭商標有現行商標法第23條第4項（應為系爭商標註 冊時商標法第37條第10款但書）規定適用，原判決對於該等 發票與型錄如何足以證明系爭商標在交易已成為參加人商品 之識別標識，未置一詞有適用法規不當之違法；又根據部分 統一發票所示型號僅型號0989座墊得依原判決所援引之型錄 與座墊實物認定有使用「Pure Gel」之事實，則原判決有不 依證據與判決理由矛盾之違法。且參加人所呈統一發票中， 同一張發票內同一型號產品，分別為不同品名有不同價格顯 見參加人就同一型號產品確實並非均使用系爭商標，原判決 採為參加人廣泛銷售之證據，其認定事實顯有違誤；另依參 加人之產品廣告任何人包括消費者皆認為「Pure Gel」係用 以說明其座墊包含之純粹矽膠填充物，不致以之據以為辨識 商品之來源，是以縱參加有使用系爭商標事實，惟因使用系 爭商標之方法，不足以使消費者任其將系爭商標作為識別商 品來源之表徵，因此無足以在交易上使人產生系爭商標乃參 加人商品識別標識，原判決未就此加以斟酌，有認定事實不 依證據之違法云云。無非就原審取捨證據、認定事實之職權 行使，任意指摘原判決有違背法令情事，並非可採。
2、前揭商標法第37條第6款之適用，係指商標圖樣本身有使人誤 信其所表彰之商品性質、品質或產地之虞而言，業經原判決 闡述在案，並無不合。本款規範意旨在於維護社會公平競爭 秩序，避免公眾誤信其所表彰之商品性質、品質或產地而購 買之。經查，本件系爭商標圖樣之外文「Pure Gel」，其中 外文「Gel」具有膠體、凍膠、彩色透明的濾光板、髮型造型 用的膠狀物質等多種意涵，縱其中部分意涵可隱含譬喻方式 暗示商品有關之說明，惟系爭商標既經參加人使用及長期廣 泛行銷，且其使用方式亦非商品材質之標示方式，則其商標 圖樣予人印象係為識別標識，具有與他人商品相區別之識別 力，應無使人誤信其所表彰之商品性質、品質或產地之虞， 致公眾因誤信而購買之。是縱原審雖有未於判決中就上開意 旨加以論斷者，以及原判決誤載：「Pure Gel」則為「純正 矽膠」之意，以之作為商標圖樣，指定使用於自行車座墊商 品，為其所指定使用商品材質、原料之說明，有上開系爭商 標註冊時商標法第37條第6款規定之適用（原判決理由四、㈠ ）等語者，均尚不影響於判決之結果，與所謂判決不備理由 之違法情形不相當。上訴意旨指摘：原判決對於系爭商標有 現行商標法第23條第6款適用，何以仍認定上訴人請求何以無 理由未加說明，有判決不備理由之違法，又原判決既認定「 Pure Gel」為純正矽膠，為其所指定使用商品材質、原料之 說明，則其作為商標何以有使公眾誤認誤信其商品或服務之 性質、品質或產地之虞，亦未說明有判決不備理由之違法云 云，係就與判決結果不生影響之事項為指摘，亦非可採。㈢末查，本件系爭商標既無修正前商標法第37條第6款及第10款 之適用，如前所述，則其是否尚有違現行商標法第23條第1項 第2款及第11款之規定，即毋庸論究，原判決未予論述現行商 標法第23條第1項第2款及第11款之規定，自無不合，上訴人上 訴意旨略謂：原判決既認上訴人同時主張現行商標法第23條第 1項第11款與第2款申請評定，自應分別判斷，始為適法，原判 決對於現行商標法第23條第1項第11款未置一詞，有判決不適 用法規及不備理由之違法云云，自非可採，附此敘明。㈣從而，上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢棄 ，為無理由，應予駁回。
六、據上論結，本件上訴為無理由。依行政訴訟法第255條第1項 、第98條第1項前段，判決如主文。
中 華 民 國 98 年 8 月 20 日 最高行政法院第四庭
審判長法官 劉 鑫 楨
法官 黃 本 仁
法官 黃 淑 玲
法官 劉 介 中
法官 曹 瑞 卿
以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異
中 華 民 國 98 年 8 月 21 日 書記官 張 雅 琴
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