返還專利權
臺灣新竹地方法院(民事),竹智簡字,98年度,1號
SCDV,98,竹智簡,1,20091005,1

臺灣新竹地方法院民事簡易判決　　　　 98年度竹智簡字第1號
原　　　告　財團法人工業技術研究院
法定代理人　史欽泰
訴訟代理人　蔡朝安律師
　　　　　　劉倩妏律師
　　　　　　林佩樺律師
　　　　　　吳國源律師住同上
被　　　告　達虹科技股份有限公司即劍度股份有限公司
法定代理人　林正一
訴訟代理人　葉大殷律師
複 代理 人　黃世芳律師
訴訟代理人　林怡芳律師
　　　　　　李貞儀律師
複 代理 人　黃世芽律師
上列當事人間返還專利權事件，本院於民國98年9月21日辯論終
結，判決如下：
主 文
確認經濟部智慧財產局第0000000 號「光感測元件及其工作模式」發明專利之專利申請權為原告所有。
訴訟費用由被告負擔。
事實及理由
甲、程序事項：
一、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但請求之 基礎事實同一者，不在此限，民事訴訟法第255 條第1 項第 2 款定有明文。所謂「請求之基礎事實同一」，係指變更或 追加之訴與原訴之原因事實有其共同性，先後所為請求之主 張在社會生活上可認為有共通性或關連性，而就原請求之訴 訟及證據資料於相當程度範圍內具有同一性或一體性，在審 理時得加以利用，俾先後兩請求可在同一程序得加以解決， 以避免重複審理，庶能統一解決紛爭，用符訴訟經濟者即屬 之（最高法院96年台上第471 號裁判意旨參照）。本件原告 起訴時聲明：「被告應將『光感測元件及其工作模式』發明 專利案（申請案號：000000000 ，中華民國專利證書號：00 00000） 返還予原告及全體共有人。」。嗣於民國96年10月 23日具狀變更其聲明為：「確認經濟部智慧財產局第000000 0 號『光感測元件及其工作模式』發明專利之專利申請權為 原告所有。」。經查，專利申請權與專利權之歸屬具有關聯 性，證據資料亦得加以援用，並不甚防礙被告防禦權之行使 ，核與前揭規定相符，依上開說明，尚無不合。二、次按確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利



益者，不得提起之；確認證書真偽或為法律關係基礎事實存 否之訴，亦同。前項確認法律關係基礎事實存否之訴，以原 告不能提起他訴訟者為限。民事訴訟法第247條第1、2項定 有明文。所謂「即受確認判決之法律上利益」，係指因法律 關係之存否不明確，致原告在私法上之地位有受侵害之危險 ，而此項危險得以對被告之確認判決除去之者而言，故確認 法律關係成立或不成立之訴，茍具備前開要件，即得謂有即 受確認判決之法律上利益。復按，專利法第10條規定：「僱 用人或受僱人對第7條及第8條所定權利之歸屬有爭執而達成 協議者，得附具證明文件，向專利專責機關申請變更權利人 名義。專利專責機關認有必要時，得通知當事人附具依其他 法令取得之調解、仲裁或判決文件。」。經查，本件系爭專 利是否為被告受雇於原告期間所為職務上所完成之發明，兩 造間有所爭議，而經濟部智慧財產局（下稱智財局）雖為專 利專責機關，其對申請專利權之人是否為專利申請權者有認 定之職權，然其職權惟於該具體案件有權為之。於專利申請 權人誰屬發生私權爭執時，並無確定職權，自無從予以裁斷 ，依據目前審查實務，智財局尚難遽依當事人提出之引證資 料否定之，乃為異議不成立之審定，通知當事人宜檢具具有 確定私權效果之文件申請變更權利人方得名義。原告即便對 於專利申請權之歸屬有所爭議，亦無從專利法規定之異議或 舉發程序主張權利，僅有透過民事訴訟程序提起確認之訴， 以除去原告在私法上地位有受侵害之危險，自應認原告有提 起本件訴訟之確認利益，附此敘明。
三、末按當事人喪失訴訟能力或法定代理人死亡或其代理權消滅 者，訴訟程序在有法定代理人或取得訴訟能力之本人，承受 其訴訟以前當然停止；又第168條至第172條及前條所定之承 受訴訟人，於得為承受時，應即為承受之聲明，而聲明承受 訴訟，應提出書狀於受訴法院，民事訴訟法第170條、第175 條第1項、第176條分別定有明文。本件原告之法定代理人原 為林信義，嗣於訴訟程序進行中變更法定代理人為史欽泰， ，有行政院97年6月13日院授人力字第09700145401號函足佐 ，業據原告提出書狀聲明承受訴訟；被告之法定代理人亦由 甲○○變更為林正一，有被告公司變更登記表在卷可參，被 告並為此提出書狀聲明承受訴訟，於前揭規定核無不合，應 予准許，併此說明。
四、本件原告係依其於90年5 月17日與清華大學簽訂「委託學界 研究書」，請求確認經濟部智慧財產局第0000000 號「光感 測元件及其工作模式」發明專利之專利申請權為原告所有。 該研究費用依前開委託學界研究書第9 條為新台幣（下同）



30萬元，本院據此為訴訟標的價額以核算裁判費用，嗣經原 告提出華淵鑑價股份有限公司（下稱華淵公司）鑑價報告， 依該鑑價報告結論建議以194,430 元作為本案訴訟裁判費價 值參考。被告雖抗辯應以系爭專利之市場交易價值據以計算 訴訟標的之價額，華淵公司之鑑價報告載明其係基於下列各 項「評價假設」：「㈢對於委託單位提供有關評價標的之資 料進行分析，本公司假設其為真實可靠，不對該資料進行驗 證。…㈤本案依據『第00000000號專利與工業技術研究院委 託清華大學903PA7100 研究計畫記書內容、組成構建及原理 比對分析報告，假設兩者樣的為相同』、㈥根據『國立清華 大學暨本研究有關之資料所可能獲得之專利權、著作財產權 、電路佈局權及其他智慧財產權為甲（清華大學）財團法人 工業技術研究院委託學界研究契約書第14條：智慧財產第1 項指出：本研究有關之資料文件所可能獲得之專利權、著作 財產權、電路佈局權及其他智慧財產權為甲（清華大學）乙 （財團法人之工業技術研究院）雙方所享有任一方各享有百 分之50之權益。』，且由該契約得知工業技街研究院支付予 清華大學之研究經費、總額為300,000 元，另考量清華大學 於開發此技術時所提供之一切無形的人力與有形的財力、物 力等成本費用，然委託單位對於相關數據資料之取得有技術 上之困難，故在無法取得清華大學所投入之一切無形人力與 有形財力、物力等成本費用資料限制下，基於對等性原則的 考量，本案假設清華大學所投入之總成本費用約值300,000 元。』。上開各項假設均非事實，且為兩造於本件訴訟之重 要爭點，鑑定單位逕為上開假設而進行鑑定當非可採等語。 然按核定訴訟標的之價額，以起訴時之交易價額為準；無交 易價額者，以原告就訴訟標的之利益為準。民事訴訟法第77 條之1 第2 項定有明文，而法院計徵裁判費時，倘所涉為非 財產權訴訟，即依民事訴訟法第77條之14徵收；倘所涉為財 產權訴訟，即依同法第77條之1 、第77條之13徵收。原告係 依前開委託學界研究書為請求，聲明請求確認經濟部智慧財 產局第0000000 號「光感測元件及其工作模式」發明專利之 專利申請權為原告所有，並非該專利權，則本件依前開委託 學界研究書所定之研究費用30萬元作為本案訴訟標的價額， 以之核算裁判費，尚屬適當，附此敘明。
乙、實體事項：
壹、原告方面：
一、原告起訴主張：
㈠、緣原告因受行政院經濟部委託，執行90年度「醫療及診斷工 程技術發展」專案計畫，即以研究費用新臺幣（下同）300,



000 元委託訴外人國立清華大學（下稱清華大學）執行「醫 療及診斷工程技術發展」專案計畫中之「平面全數位X 光影 像元件設計及製作」之研究（下稱系爭研究計畫），並於90 年5 月17日與清華大學簽訂「委託學界研究書」，其中第14 條約定：「本研究有關之資料文件所可能獲得之專利權、著 作財產權、電路布局權及其他智慧財產權為甲（即清華大學 ）乙（即原告）雙方所共有，任一方各享有百分之50之權益 ，…甲方並同意由乙方負責將其向任何機關申請專利權、著 作權、電路布局權或其他智慧財產權之註冊登記。…其申請 註冊登記費用、將來之維護費用及其他因此產生之一切費用 則由甲乙雙方依其共有比例分擔之。」。
㈡、嗣清華大學轉委託受僱於該校之訴外人黃惠良擔任系爭研究 計畫之計畫主持人，當時受黃惠良指導之清華大學博士班學 生即訴外人范森雄則擔任計劃聯絡人，前該2 人並同為系爭 研究計畫之掛名發明之人。系爭研究計畫復於同年12月31日 完成，並經黃惠良提出委託研究計畫期末報告就研究成果作 完整之記載。而原告因系爭研究計畫業已完成，即於91年10 月8 日以（91）工研院技字第A408號函請求清華大學依前該 「委託學界研究書」配合辦理專利申請，清華大學並於同年 11月25日以91年11月25日清技服字0910005882號函覆優先處 理。
㈢、詎黃惠良、范森雄及訴外人江雨龍早於90年8 月24日即以發 明人名義將系爭研究計畫之研究專利權讓與劍度股份有限公 司（下稱劍度公司），劍度公司則以「光感測元件及其工作 模式」之名稱向智財局申請專利，申請案號為000000000 號 ，並於91年8 月11日由智財局核准公告，獲頒161579I 號專 利證明書（下稱系爭專利），原告發現上開情事，數次與清 華大學研議，由清華大學促請黃惠良處理，原告並於93年5 月10日以竹東工研院郵局第25號存證信函通知劍度公司應將 系爭專利返還原告及清華大學，然均未獲置理。嗣劍度公司 與友達公司合併，更名為達虹科技股份有限公司（下稱達虹 公司），劍度公司之權利義務並由達虹公司概括繼受。㈣、按受雇人於職務上所完成之發明、新型或新式樣，其專利申 請權及專利權屬於雇用人。專利法第7條第1項前段定有明文 。次按，原告及清華大學所簽訂「委託學界研究書」第14條 亦已明定系爭研究計畫之專利權屬原告及清華大學所共有。 經查，系爭專利雖與系爭研究計畫之名稱不同，然經原告及 外部專利工程師就二者之技術領域、詳細技術內容及申請專 利範圍比較分析，發現二者無論技術內容、組成構件及原理 均完全相同，圖示內容亦完全一致，二者具有同一性。而系



爭研究計畫之研究成果既係黃惠良等人受雇清華大學期間所 完成，則依前揭法律及契約約款，系爭專利所有權應為原告 及清華大學所共有，系爭專利申請權則為原告單獨所有。故 原告爰以達虹公司為本件被告，請求如訴之聲明所示。二、對被告答辯所為之陳述：
㈠、被告以原告應依舉發及行政爭訟程序加以救濟，提起本件訴 訟欠缺權利保護必要等語置辯，亦無足採：
⒈按稱專利申請權，係指得依本法申請專利之權利。稱專利申 請權人，除本法另有規定或契約另有訂定外，係指發明人、 創作人或其受讓人或繼承人。為專利法第5條所規定。可知 專利申請權與專利權均以同種專利為標的，專利申請權為專 利權成立前之階段權利。又依同法第6條第1項規定，二者均 得讓與或繼承。是專利申請權與專利權同，亦屬私法上之權 利。申請專利，須係專利申請權人使得為之（同法第22條第 1 項、第105條及第112條參照），專利專責機關審查申請案 件，固須依同法第5條、第7條、第8條等相關規定，審認申 請人是否為專利申請權人，但並無確定專利申請權作為私權 究竟誰屬之效力。是專利專責機關依申請人提出之資料認定 其為專利申請權人，並其專利符合專利要件而為暫准專利之 審定並公告後，利害關係人始主張其為專利申請權人而申請 人則非是，檢附證明文件提起異議者，即生私權誰屬之爭執 ，除依所附證明文件即足推翻先前所為專利申請權人為申請 人之認定外，專利專責機關不得就事涉私權爭執之專利申請 權人誰屬予以裁斷，其審定異議不成立而通知異議人檢附有 確定私權效力之調解、仲裁或判決文件申請變更權利人名義 者，自屬正當。最高行政法院89年度判字第1752號判決足佐 。依前揭判決意旨，原告提起本件訴訟於法並無不合。 ⒉原告業向智財局提出舉發，雖經智財局以97年11月19日（97 ）智專三㈡04066 字第9720629850號審定書認舉發不成立， 惟經原告依法提出訴願，業由經濟部訴願審議委員會以98年 8 月18日經訴字第09806116560 號訴願決定書撤銷原處分。㈡、被告辯稱系爭專利非源自系爭研究計畫云云，委無足採： ⒈系爭專利權確係源自系爭研究計畫，此除有原告檢附之比對 分析報告可證之外，尚有原告與清華大學、系爭專利之發明 人黃惠良等之協商紀錄足之佐證。按黃惠良既為系爭研究計 畫之主持人，並為系爭專利之發明人之一，衡諸經驗法則， 倘系爭專利非源於系爭研究計畫，由於事關原告與清華大學 及黃惠良等之合作關係，則於原告與清華大學協商之初，黃 惠良必定有所主張。然自始至終黃惠良均未有所主張，甚至 同意出面協調，益徵系爭專利確係源自系爭研究計畫。



⒉被告檢附之專利申請權證明書及申請專利宣誓書不僅諸多塗 改，且簽署之發明人為黃惠良、江雨龍二人，與系爭專利之 發明人乃黃惠良、范森雄、江雨龍三人有所出入；而發明名 稱一為「一種光感測元件結構及其二種元件工作模式」，另 一卻為「一種筆式輸入系統及其輸入方法」，又生齲齬；尤 者，專利申請權證明書中究將專利申請權讓與何人，付之闕 如。綜上所述，原告否認前開專利申請權證明書、申請專利 宣誓書之真正，經濟部訴願審議委員會98年8 月18日經訴字 第09806116560 號訴願決定書亦認定前該系爭專利申請書、 申請專利宣誓書及指示提出專利申請之傳真不可採為本件認 定之證據。況縱令為真，亦難證明發明人於90年4 月2 日前 即已完成發明之事實。
⒊被告提出之90年5月18日劍度公司指示專利代理提出專利申 請之傳真乃單方文件，而依所載內容觀之，雖傳真主題為「 專利申請900518」，惟所指之專利申請是否果為系爭專利之 申請，全然無法知悉。據此，原告亦否認前開文書之真正。 況縱然屬實，亦無資證明於90年5 月18日指示專利代理人為 系爭專利之申請。
⒋原告與清華大學簽訂簽約「委託學界研究書」與研究開發並 無絕對關聯，被告以簽約時間、經費多寡甚至專利說明書之 撰擬過程為何，否認系爭專利源自系爭研究計畫，似有速斷 。況系爭研究計畫實際執行期間係早自90年4月1日（系爭契 約第3條、第20條）即開始，此觀前該「委託學界研究書」 第3 條及第20條至明。再觀契約附件，發明人黃惠良更係於 90年3 月26日即完成系爭研究計畫之研究計畫書。因此，系 爭專利申請日既為90年8 月24日，亦歷時近5 個月，系爭發 明技術非無臻於純熟之可能。
⒌被告所提清華大學92年2 月10日會議資料所有文件中，開會 通知無黃惠良之簽名，書面說明亦無任何人具名落款，是否 確為黃惠良所為，實非無疑，是原告否認前開會議資料形式 及實質之真正。退一步言之，縱認前開會議資料為真實，說 明中雖提及「㈡…我們的研究僅用約40,000,000元，而貴中 心所資助之費用所佔比例僅百分之2 ，…㈢近年之研究成果 ，在元件方面，p-i-n 加介電層之研究，在86年提報工研院 計畫之前，本小組已完成此觀念研究構想之發展，而見諸於 提供給工研院電子所之計畫書中，並非在執行工研院計畫之 際才產生，…生醫中心所出資之金額極少，比例也極小，在 支付材料費用方面已經嚴重不足（每年需1,000,000 元左右 ），更何況人事費用？」，惟衡其所言，僅在爭執原告出資 比例，然並未否認原告確實出資、系爭專利與系爭研究研究



計畫之技術為同一，此由該說明甚至提案「由工研院、劍度 及清華大學各擁有3 分之1 方式解決或按實際出資比例分配 專利權」至明，因此，縱然系爭專利非於執行原告計畫產生 ，但技術確為同一無誤，而可於計畫執行中臻於成熟，則契 約既約定專利申請權屬原告，原告即為系爭專利權之申請權 人。
㈢、經濟部訴願審議委員會已認定原告確為系爭專利之申請權人 ：
經濟部訴願審議委員會98年8月18日經訴字第09806116560號 訴願決定書認定原告與國立清華大學於90年5月17日簽訂之 「委託學界研究契約書」及研究計畫期末報告可採為原告為 系爭專利申請權人之論據，並因此認定原告果為系爭專利之 申請權人。
三：訴之聲明：
㈠、請求確認經濟部智慧財產局第0000000號「光感測元件及其 工作模式」發明專利之專利申請權為原告所有。㈡、訴訟費用由被告負擔。
貳、被告方面：
一、原告提起本件訴訟欠缺權利保護必要：
㈠、按發明專利權人為非發明專利申請權人者，專利專責機關應 依舉發或依職權撤銷其發明專利權，並限期追繳證書，無法 追回者，應公告註銷。專利法第67條第1 項第3 款定有明文 。次按，參照上揭專利法之條文以觀，所謂「專利申請權」 ，應係指任何具有中華民國國籍之國民自認本身是產品之發 明人、創作人或其受讓人或繼承人者，均得依專利法之相關 規定提出專利之申請而言。若利害關係人認該專利申請權人 並非專利產品之發明人或創作人時，自得依據專利法第102 條第1 項之規定，於公告期間內，向專利專責機關提起異議 ，此觀上揭專利法第102 條第1 項之規定自明。從而，揆諸 上揭說明，被告既為中華民國之國民，其自認為上揭專利產 品之創作人，自得依據專利法之相關規定，向專利專責機關 即中央標準局提出專利申請，原告若認為被告並非該申請專 利產品之創作人，自應依專利法之規定，自公告之日起3 個 月內，備具異議書，附具證明文件，向專利專責機關提起異 議，即循行政訴訟方式解決，而非依據民事訴訟程解決爭議 至明。臺灣板橋地方法院85年重訴字第82號判決意旨可稽。㈡、經查，原告否認被告依法享有系爭專利之申請權，依前揭條 文及判決意旨，自應循舉發及行政爭訟程序為之。是其提起 本件民事訴訟，顯於法無據，自應駁回其請求。二、系爭專利與系爭研究畫不具同一性：




㈠、原告雖提出比對報告，主張系爭專利權及系爭研究計畫二者 之技術內容、組成構建、原理完全相同。然查，上開報告乃 原告臨訟自行製作，既非委由具有客觀公信力之鑑定單位進 行鑑定，被告亦否認該比對報告之真正性與證明力。㈡、又黃惠良就系爭專利之研發詳細過程曾撰函明確表示：「在 元件方面，p-i-n加介電層之研究，在86年提報工研院計畫 之前，本小組已完成此觀念研究構想之發展，而見諸於提供 給工研院電子所之計畫書中，並非在執行工研院計畫之際才 產生。」，益證黃惠良已明確否認系爭專利其與原告間研究 計畫之產出。
三、原告主張系爭專利源自系爭研究計畫云云，顯屬不實：㈠、按當事人主張有利於己之事實，就其事實有舉證之責任，民 事訴訟法第277條定有明文。次按，民事訴訟如係由原告主 張權利者，應先由原告負舉證之責，若原告先不能舉證，以 證實自己主張之事實為真實，則被告就其抗辯事實即令不能 舉證，或其所舉證據尚有疵累，亦應駁回原告之請求。最高 法院85年度台上字第1574號判決可資參照。揆諸前揭說明， 原告未就系爭專利確係單獨源自系爭研究計畫舉證證明，是 此部份自難採為對原告有利之認定。
㈡、被告否認原告所提出之比對報告之真正性與證明力已如前述 。退步而言，前開報告縱然屬實，揭載於「研究計畫期末報 告」內之技術內容、組織構件及原理等，本有可能引用發明 人於先前其他研究計畫中已經完成之發明，故該「研究計畫 期末報告」內所載者，本未必皆為該計畫之產出。是該報告 內所載內容與系爭專利縱有雷同，仍無足證明系爭專利出自 系爭研究計畫，至屬當然。
㈢、原告所提之清華大學92年12月17日協商通知暨協商紀錄，經 查系爭專利之發明人黃惠良並未出席該次會議，亦未表達任 何意見，此由該協調會議會議記錄上面並無黃惠良之簽名， 亦無任何黃惠良教授之發言記錄可資為證。況系爭專利發明 人黃惠良早於92年2 月10日清華大學就系爭專利舉行之協調 會議中，提出書面意見表示：「㈡…我們的研究費用約40,0 00,000元，而貴中心（即原告生醫中心）所資助之費用所佔 比例僅百分之2 …㈢近年之研究成果，在元件方面p-i-n 加 介電層之研究，在86年提報工研院計畫之前，本小組已完成 此觀念研究構想之發展，而見諸於提給工研院電子所之計畫 書中，並非在執行工研院計畫之際才產生…生醫中心所出資 之金額極少，比例也極小，在支付材料費用方面已經嚴重不 足（每年約需1,000,000 元左右），更何況人事費用？」。 則原告據清華大學92年12月17日協商通知暨協商紀錄主張黃



惠良同意與被告協調將系爭專利轉讓與原告與清華大學云云 ，顯無可採。
㈣、另就專利申請實務言之，發明人必定是已經完成其研發後， 始會開始思考如何將其所為之發明行諸於文字進一步申請專 利。經查，系爭專利之發明人黃惠良等人早於90年4月2日即 已開始系爭專利說明書之研擬撰寫，簽署「專利申請權證明 書」及「申請專利宣誓書」，並於同年5 月18日正式將相關 文件傳真與專利代理人，指示其提出申請，嗣於同年8 月24 日將其權利讓與劍度公司由其向智財局提出申請。揆諸上情 ，黃惠良等人顯然早於90年4 月2 日前即已完成系爭專利之 發明，早於原告委託清華大學執行系爭研究計畫之時；且於 清華大學接受系爭研究計畫之執行翌日即已正式指示專利代 理人提出申請，此由系爭專利之申請日為90年8 月24日，以 此申請之時間推估，被告主張於同年5 月18日即備妥正式相 關文件指示專利代理人提出申請，顯屬合理。反之，原告係 於90年5 月17日委託清華大學執行系爭研究計劃，該計畫之 執行期間更明定為90年4 月1 日至90年12月31日，亦即該系 爭研究計畫原本即預定至12月31日才能完成，則原告主張黃 惠良於系爭研究計畫執行約3 個月期間即完成研究及專利說 明書之撰寫，顯與常理不符。況該「委託學界研究契約書」 之研究經費僅3,00,000元，以前開微薄之研究費用，實不可 能完成系爭專利之發明。故原告主張系爭專利係源自於其與 清華大學間之系爭研究計畫，顯無可採。
四、原告以行政院訴願審議委員會訴願決定書98年8月18日經訴 字第09806116560號主張其為系爭權利人，當非可採：㈠、行政院訴願審議委員會雖撤銷經濟部智慧財產局97年11月19 日（97）智專三㈡04066 字第09720629850 號就原告對系爭 專利所提舉發所作成舉發不成立之決定，惟該訴願決定僅係 按專利審查基準第5-1-40頁之規定，認為私文書若屬真正， 仍可作為判斷專利申請權人為何人之證據，且智財局既要求 原告另行就專利申請權歸屬爭議提起本件民事訴訟，卻又不 待民事法院判決即逕行作成決定，但又未就原告所提舉發證 據進行實體審查，顯有程序上之瑕疵，故基此撤智財局所為 舉發不成立之處分，由智財局重新審查，益證行政院訴願審 議委員會像以原舉發不成立之處分程序上有瑕疵為由撤銷原 處分，並未實質認定原告所提之舉發證據。
㈡、次查，原告就舉發不成立之處分所提訴願程序中，智財局曾 派員於98年6 月22日列席訴願審議委員會說明：「本件舉發 證據2 研究計畫之期末報告之部份特性圖示與象徵專利之技 術內容有些相同，然因期末報告僅是概括性的敘述特性，益



證智財局亦認為依期末報告之內容無法證明與系爭專利之內 容相同，原告一再主張其自行製作之分析報告明確證明系爭 專利與系爭研究計畫之技術內容、組成構件、原理及圖示云 云，顯與事實不符。
五、答辯聲明：
㈠、原告之訴及假執行之聲請均駁回。
㈡、訴訟費用由原告負擔。
叁、兩造不爭執事項：
一、原告因受行政院經濟部委託，執行90年度「醫療及診斷工程 技術發展」專案計畫，以研究費用300,000元委託清華大學 執行「醫療及診斷工程技術發展」專案計畫中之「平面全數 位X光影像元件設計及製作」之研究，並於90年5月17日與清 華大學簽訂「委託學界研究書」，前開研究書第14條約定： 「本研究有關之資料文件所可能獲得之專利權、著作財產權 、電路布局權及其他智慧財產權為甲（即清華大學）乙（即 原告）雙方所共有，任一方各享有百分之50之權益，…甲方 並同意由乙方負責將其向任何機關申請專利權、著作權、電 路布局權或其他智慧財產權之註冊登記。…其申請註冊登記 費用、將來之維護費用及其他因此產生之一切費用則由甲乙 雙方依其共有比例分擔之。」
二、清華大學轉委託該校受僱人即黃惠良，由其擔任系爭研究計 畫之計畫主持人，當時范光良指導之博士班學生范森雄則擔 任計劃聯絡人，前該2人並同為系爭研究計畫之掛名發明之 人。系爭研究計畫復於同年12月31日完成，並經黃惠良提出 委託研究計畫期末報告就研究成果作完整之記載。三、黃惠良，范森雄及江雨龍於90年8月24日以發明人名義將「 光感測元件及其工作模式」之專利權讓與劍度公司，劍度公 司並據此向智財局申請專利，申請案號為000000000號，嗣 於91年8月11日由智財局核准公告，獲頒161579I號專利證明 書。劍度公司與友達公司合併，更名為本件被告達虹公司， 劍度公司之權利義務並由本件被告達虹公司概括繼受。系爭 專利目前無其他授權。
肆、兩造爭執事項：
一、原告因受行政院經濟部委託，委託訴外人國立清華大學（下 稱清華大學）執行「醫療及診斷工程技術發展」專案計畫中 之「平面全數位X 光影像元件設計及製作」之研究（下稱系 爭研究計畫），並於90年5 月17日與清華大學簽訂「委託學 界研究書」，清華大學轉委託受僱於該校之訴外人黃惠良， 由其擔任系爭研究計畫之計畫主持人，當時受黃惠良指導之 清華大學博士班學生即訴外人范森雄則擔任計劃聯絡人，前



該2 人並同為系爭研究計畫之掛名發明之人。系爭研究計畫 復於同年12月31日完成，並經黃惠良提出委託研究計畫期末 報告就研究成果作完整之記載。而原告因系爭研究計畫業已 完成，即於91年10月8 日以（91）工研院技字第A408號函請 求清華大學依前該「委託學界研究書」配合辦理專利申請， 清華大學並於同年11月25日以91年11月25日清技服字091000 5882號函覆優先處理。詎黃惠良、范森雄及訴外人江雨龍早 於90年8月24日即以發明人名義將系爭研究計畫之研究專利 權讓與劍度股份有限公司（下稱劍度公司），劍度公司則以 「光感測元件及其工作模式」之名稱向智財局申請專利，申 請案號為000000000 號，並於91年8 月11日由智財局核准公 告，獲頒161579I 號專利證明書（下稱系爭專利），原告發 現上開情事，數次與清華大學研議，由清華大學促請黃惠良 處理，原告並於93年5 月10日以竹東工研院郵局第25號存證 信函通知劍度公司應將系爭專利返還原告及清華大學，然均 未獲置理。嗣劍度公司與友達公司合併，更名為達虹科技股 份有限公司（下稱達虹公司），劍度公司之權利義務並由達 虹公司概括繼受。提出委託學界研究企畫書、委託計畫期末 報告書、原告91年10月8 日（91）工研院技字第A408號函、 清華大學91年11月25日清技服字0910005882號函、中華民國 專利資訊網「核准公告專利公報資料」、93年5 月10日竹東 工研院郵局第25號存證信函、達虹科技股份有限公司網站資 料、比對報告摘要、經濟部訴願審議委員會98年8 月18日經 訴字第09806116560 號訴願決定書、清華大學92年12月17日 協商通知暨協商紀錄、原告之「專利交易平台」之網頁資料 、清華大學92年2 月10日會議資料、專利申請證明書及申請 專利宣誓書、90年5 月18日劍度公司指示專利代理提出專利 申請之傳真（均影本）為證。
二、被告抗辯：黃惠良就系爭專利之研發詳細過程曾撰函明確表 示：「在元件方面，p-i-n 加介電層之研究，在86年提報工 研院計畫之前，本小組已完成此觀念研究構想之發展，而見 諸於提供給工研院電子所之計畫書中，並非在執行工研院計 畫之際才產生。」，益證黃惠良已明確否認系爭專利其與原 告間研究計畫之產出。原告未就系爭專利確係單獨源自系爭 研究計畫舉證證明，揭載於「研究計畫期末報告」內之技術 內容、組織構件及原理等，本有可能引用發明人於先前其他 研究計畫中已經完成之發明，故該「研究計畫期末報告」內 所載者，本未必皆為該計畫之產出。該報告內所載內容與系 爭專利縱有雷同，仍無足證明系爭專利出自系爭研究計畫。 系爭專利發明人黃惠良早於92年2 月10日清華大學就系爭專



利舉行之協調會議中，提出書面意見表示：「㈡…我們的研 究費用約40,000,000元，而貴中心（即原告生醫中心）所資 助之費用所佔比例僅百分之2 …㈢近年之研究成果，在元件 方面p-i-n 加介電層之研究，在86年提報工研院計畫之前， 本小組已完成此觀念研究構想之發展，而見諸於提給工研院 電子所之計畫書中，並非在執行工研院計畫之際才產生…生 醫中心所出資之金額極少，比例也極小，在支付材料費用方 面已經嚴重不足（每年約需1,000,000 元左右），更何況人 事費用？」。則原告據清華大學92年12月17日協商通知暨協 商紀錄主張黃惠良同意與被告協調將系爭專利轉讓與原告與 清華大學云云，顯無可採。另就專利申請實務言之，發明人 必定是已經完成其研發後，始會開始思考如何將其所為之發 明形諸於文字進一步申請專利，系爭專利之發明人黃惠良等 人早於90年4 月2 日即已開始系爭專利說明書之研擬撰寫， 簽署「專利申請權證明書」及「申請專利宣誓書」，並於同 年5 月18日正式將相關文件傳真與專利代理人，指示其提出 申請，嗣於同年8 月24日將其權利讓與劍度公司由其向智財 局提出申請。揆諸上情，黃惠良等人顯然早於90年4 月2 日 前即已完成系爭專利之發明，早於原告委託清華大學執行系 爭研究計畫之時；且於清華大學接受系爭研究計畫之執行翌 日即已正式指示專利代理人提出申請，此由系爭專利之申請 日為90年8 月24日，以此申請之時間推估，被告主張於同年 5 月18日即備妥正式相關文件指示專利代理人提出申請，顯 屬合理。反之，原告係於90年5 月17日委託清華大學執行系 爭研究計劃，該計畫之執行期間更明定為90年4 月1 日至90 年12月31日，亦即該系爭研究計畫原本即預定至12月31日才 能完成，則原告主張黃惠良於系爭研究計畫執行約3 個月期 間即完成研究及專利說明書之撰寫，顯與常理不符。況該「 委託學界研究契約書」之研究經費僅3,00,000元，以前開微 薄之研究費用，實不可能完成系爭專利之發明。故原告主張 系爭專利係源自於其與清華大學間之系爭研究計畫，顯無可 採等語置辯，提出臺灣臺北地方法院94年度智字第71號裁定 等、專利申請權證明書、申請專利宣誓書、經濟部智慧財產 局專利舉發審定書、國立清華大學產學合件智慧財產權協調 會議（均影本）為證。
三、本件爭點：
⒈原告於90年5月17日與清華大學簽訂之「委託學界研究契約 書」所設計研究之系爭研究計畫，與系爭專利是否為同一技 術？系爭專利是否源自於系爭研究計畫？
⒉原告是否得依前開契約主張其為系爭專利申請權人？



伍、法院之判斷：
一、系爭專利技術：
　　依專利說明書揭示，為一種光感測元件係由一P 型摻雜層、　 一N 型摻雜層、一本徵層、一對應於P 型摻雜層之第一電極 、一對應於N 型摻雜層之第二電極以及一介電層。其中，本 徵層配置於P 型摻雜層與N 型摻雜層之間以構成一二極體， 而介電層係配置於P 型摻雜層與第一電極之間或是N 型摻雜 層與第二電極之間，以形成一介電層電容。藉由適當的電路 設計，將二極體在逆偏狀態下所構成之逆偏總效電容與介電 層電容並聯，以使光感測元件具有較大的電容值。而本發明 之光感測元件工作模式係於感光前先對元件中的介電層電容 進行充電，充電之後才進行光感測與訊號讀出。其說明書第 3 頁揭示「一般的固態X 光感測元件可以分為兩大類，一為 直接式X 光感測元件，另一為間接式X 光感測元件。直接式 X 光感測元件不需要發光片（scintillator）即可直接檢測 出X 光的光子，而間接式X 光感測元件則需將X 光射入發光 片將X 光轉換成可見光後，再藉由一可感測可見光的光感測 器將轉換後的可見光檢出。…習知的間接式X 光感測元件架 構於一基板100 上，於基板100 上配置一具有P 摻雜端、本 徵層（intrinsic1ayer）以及N 摻雜端的二極體（diode）1