智慧財產法院行政判決
98年度行商訴字第116號
民國98年9月24日辯論終結
原 告 久丹奴企業有限公司
代 表 人 甲○○
訴訟代理人 徐嶸文律師
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 乙○○（局長）住同上
訴訟代理人 丙○○
參 加 人 英屬開曼島商‧威騰國際有限公司
（WALTON I
訴訟代理人 林志剛 律師（兼送達代收人）
楊憲祖 律師
黃闡億 律師
上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國98年4
月8 日經訴字第09806109680 號訴願決定，提起行政訴訟，並經
本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要：訴外人久丹奴眼鏡行於民國87年11月27日以「久 丹奴JE及圖」服務標章，指定使用於當時商標法施行細則第 49條所定商品及服務分類表第42類「眼鏡之驗光、配鏡之服 務」，向中央標準局（88年01月26日改制為智慧財產局即被 告）申請註冊，經准列為註冊第121252號服務標章，其商標 權期間為89年2月1日至99年1月31日。後久丹奴眼鏡行於92 年11月17日申請將系爭服務標章移轉予原告，於被告審查時 ，適逢商標法於92年11月28日修正公布施行，依現行商標法 第85條第1項規定，系爭服務標章應視為商標，被告遂於93 年5月6日以（93）智商0793字第09380208140號函准系爭註 冊第121252號商標（原服務標章，下稱系爭商標，如附圖一 所示）移轉登記並公告在案。嗣參加人以系爭商標之註冊有 違註冊時即修正前商標法第37條第7款（應為商標法第77條 準用第37條第7款）及現行商標法第23條第1項第12款之規定 ，對之申請評定。案經被告審查，以97年10月15日中台評字 第960305號商標評定書為「第121252號『久丹奴JE及圖』商 標（原服務標章）之註冊應予撤銷。」之處分。原告不服， 提起訴願，經訴願決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。本院 因認本件訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害
，乃依行政訴訟法第42條第1項規定，依職權裁定命其獨立 參加本件被告之訴訟。
三、原告聲明求為判決訴願決定及原處分均撤銷。並主張： ㈠系爭商標應無違修法前商標法第77條準用第37條第7 款及現 行商標法第23條第1 項第12款之規定：
⒈按修法前商標法第77條準用第37條第7款及現行商標法第23 條第1項第12款之所謂「著名之商標或標章」，係指有客觀 證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍 認知者而言，復為商標法施行細則第16條所明定；而所謂「 有致公眾混淆誤認之虞者」，係指商標或標章有使一般消費 者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤信之虞而言 。本款之立法意旨在防止混淆，維護交易安全，保護消費大 眾利益，故本款之適用除須有以相同或近似於他人著名之商 標或標章註冊外，尚須因而有致公眾發生混淆誤認之虞者， 始足當之。
⒉本件二商標各存在市面上不同領域內有10餘年併存使用之事 實，是消費者應可辨識其分屬不同來源之營業主體，且原告 使用之「久丹奴」名稱亦為參加人所知悉，並未否認有何不 當在案：
⑴參加人曾於87年10月間對原告之前手久丹奴眼鏡行商號名稱 變更前「佐登奴眼鏡行」發函告知未經其同意，不得以佐丹 奴名稱作為眼鏡行特取部分營業，於是原告前手於87年12月 23日即向雲林縣政府申請變更營利事業名稱為「久丹奴眼鏡 行」及商標圖樣亦修改變更為「久丹奴Je及圖」，並依來函 指示覆函參加人之委任律師，且參加人委任代理之律師對於 原告之變更及使用久丹奴名稱亦未執有任何不當及要求不得 使用之主張，足證參加人並未認為二商標有近似混淆之事實 ，否則豈有不主張會混淆近似之理，於是原告之前手即以「 久丹奴」作為特取部分使用於眼鏡零售及眼鏡驗光、配鏡之 服務，更展開全省連鎖經營，投入大批人力、財才、物力並 申請註冊商標取得商標權，怎奈事隔10餘年參加人才提出撤 銷系爭商標權。
⑵本件二商標各存在市面上，一為服裝，一為眼鏡，各為不同 領域內有10餘年併存使用之事實，且從未發生消費者有混淆 誤認之具體事實，若有參加人一定可輕易舉證以證其說，是 消費者應可辨識其分屬不同來源之營業主體，是系爭商標之 註冊並無減損據以評定商標或標章之識別性或信譽之虞。 ⒊二商標非屬構成近似之商標：
⑴按商標近似係指二商標予人之整體印象有其相近之處，若其 標示在相同或類似的商品／服務上時，以具有普通知識經驗
之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤 認二商品／服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯 （商標審查基準5.2.1）。商標近似之判斷得就二商標外觀 、觀念及讀音為觀察。
⑵系爭商標與參加人據以評定之「佐丹奴」商標（如附圖三、 六、十所示），二者圖樣上之中文「久丹奴」與「佐丹奴」 其引人印象較為深刻注意者乃置於字首之「久」與「佐」其 外觀字型，字義及讀音均明顯不同尚非難以區辨，況系爭商 標另有球狀圖形及英文字「je」可資區辨，整體外觀上差別 顯然，其讀音上亦屬有別，實不易引起其商標係出於同一來 源或有所關聯之聯想，以具有普通知識經驗之消費者，於購 買時施以普通之注意，無使人產生混淆誤認之虞，應非屬構 成近似之商標。
⑶另系爭商標與參加人據以評定之「GIORDANO」商標（附圖二 、四、五、七至九、十一至十七所示），二者圖樣前者為中 英文及圖形所組合之圖樣與後者僅為英文字，二者整體圖樣 不同，予人印象有別，又前者中文「久丹奴」與後者英文讀 音二者尾音有「nu」與「no」之差別，整體讀音明顯不同， 況系爭商標另有球狀圖狀及英文「je」可資區辨，整體外觀 上差別顯然，實不易引起其商標係出於同一來源或有所關聯 之聯想，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通 之注意，無使人產生混淆誤認之虞，應非屬構成近似之商標 。
⑷被告一向之審查意見，如①中台異字第G00960115號商標異 議書關於系爭註冊第1237018號「賀爾康」商標圖樣，與據 以異議之註冊第1158909號「佑爾康及圖」商標圖樣，②中 台異字第G00921369號商標異議書查本件系爭註冊第1072280 號「喬思美KSME」商標與異議人據以異議之註冊第1049901 號「麗思美LIHSUME」商標，非屬構成近似之商標。 ⑸且參加人於原告另案註冊第119893號「久丹奴JE及圖」商標 註冊之後，93年3月29日以中文「佐丹奴」作為商標圖樣指 定使用於眼鏡、眼鏡架等商品，獲准註冊第1133890號商標 ，該商標註冊時被告亦認原告之註冊第119893號「久丹奴je 及圖」商標圖樣上之中文「久丹奴」與「佐丹奴」不構成近 似，故准予參加人獲准註冊第113890號商標，是被告亦認二 商標不構成近似。
⑹又原告另案註冊第119893號「久丹奴JE及圖」商標於87年11 月10日申請時，被告亦認該商標之中文「久丹奴」與參加人 據以評定之註冊第767679號「GIORDANO」商標圖樣上之外文 「GIORDANO」, 二者讀音無相近似，為非屬近似之商品，故
准予原告註冊第119893號商標，並且參加人亦未認二者會致 相關業者或消費者混淆認之虞，故10年間未曾對原告之註冊 第119893號商標提出撤銷之舉動。惟因10年來原告努力經營 創下佳績其營業信譽及商品信譽廣為一般消費者所熟知，為 一著名連銷加盟店，致遭參加人眼紅提出撤銷，但二者併存 十幾年及不混淆已為事實；且原告在無人主張異議爭執下才 認真經營「眼鏡連鎖服務」，若事隔10幾年才又主張二者有 混淆，而事實上亦無市場混淆之情下，對於原告已付出經營 之心血及加盟者授權商標使用之爭議一定亦會伴隨產生，及 其法律安定性之基本要求相悖，故參加人及被告主張二商標 近似混淆，不具正當性及不可採至明。
⒋參加人據以評定商標並無使用於眼鏡或其他商品或服務上， 且據以評定商標僅著名於衣服、鞋類商品，其知名度未涵蓋 眼鏡商品或眼鏡之驗光、配鏡之服務，固有以外文「GIORDA NO」註冊於眼鏡商品，惟依據參加人檢具之使用資料亦僅為 表彰使用於休閒服裝商品之證據，此外並無證據資料證明參 加人有使用於眼鏡或其他商品或服務上。
⒌原告為知名連鎖加盟商店「久丹奴」，亦為著名商標，即原 告企業之表徵，「著名商店」與「著名商標」二者密不可分 ，非屬二事：
⑴原告之前身為久丹奴眼鏡行，原告為全省主要眼鏡商之一， 具有12年專業製造商品，代理商品及販售商品及驗光、配鏡 服務之經驗，至今分店有20餘家，並由92年至96年之營業額 逐年快速成長觀之，足以證明原告獲得消費者的肯定與支持 ，營業額持續擴大。
⑵目前連鎖加盟業的蓬葧發展，即造就出許多知名的品牌，「 品牌」是企業重要的資產，更是企業行銷的利器，著名連鎖 加盟店與商標二者密不可分，非屬二事，例如「全家便利商 店」、「7-ELEVEN便利商店」，皆是著名連鎖加盟商店，其 商店名稱即是商標名稱，亦是一般消費者認知之「品牌」， 原告之服務信譽已廣為一般消費者所熟知而為一著名連鎖加 盟商店，然而原告之加盟店名稱「久丹奴」與商標品牌「久 丹奴」一致，故原告之知名品牌「久丹奴」，亦是著名商標 ，即為原告企業之表徵。
䎏⑶相關消費者對系爭商標之熟悉程度，繫於該商標使用之廣泛 程度，如相關消費者對衝突之二商標均為相當熟悉者，亦即 二商標在市場併存之事實已為相關消費者所認識，且足以區 辨為不同來源者，則應儘量尊重此一併存之事實（商標審查 基準5.6 參照）。
㈡兩造商標實際使用之商品／服務不會引起混淆誤認：
⒈被告僅以「眼鏡、衣服、鞋子在日常生活中為消費者所常用 ，眼鏡亦常作消費者型體服飾造型之配件」，即認二者商品 ／服務間具有關聯性，原告認為係被告之主觀見解。因日常 生活中為消費者所常用作整體服飾造型之配件有項鍊、耳環 、戒子、手錶、皮帶、領帶、皮包等等眾多商品，是否即謂 參加人僅著名一項商品就能擴大保護其他商品而來約束他人 不得註冊，實不合理。
⒉二商標外觀、觀念或讀音其中之一的近似，仍應以其是否達 到可能引起商品、服務之消費者混淆誤認的程度為判斷近似 之依歸（審查基準5.2.5參照）。系爭商標之服務場所其店 面裝設、商品擺設皆是眼鏡相關商品之服務，與據以評定商 標之服飾專賣店，二者之服務內容差別甚大，一般消費者皆 可從其營業場所及整體服務內容，加以區辨其服務來源及主 體而識別其商標，鮮少逕以讀音為識別為主要依據。是被告 上開主張，自不足採。
㈢兩造商標非屬構成近似，且依據參加人檢具之使用資料均為 表彰使用於休閒服裝商品之證據，此外並無證據資料證明據 以評定商標有使用於其他商品/ 服務上，無法證明多角化經 營之情形，與原告系爭商標使用於之驗光、配鏡之服務，二 者商品/ 服務性質不同，關連性不明顯，市場區隔明顯亦不 具利益競爭關係，又二者各存在市面上不同領域內有多年併 存使用之事實，是消費者應可辨識其分屬不同來源之營業主 體，是系爭商標之註冊並無減損據以評定商標或標章之識別 性或信譽之虞。
㈣被告及法院審核首揭法條成立與否其見解，例如：⒈臺北高 等行政法院96年度訴字第1673號判決，系爭註冊第0000000 號「今園」商標與據以異議註冊第26007 號「金園」、1362 79號「金園排骨」等商標，消費者應可分辨兩造商標所分別 表彰之服務來源有所不同，自無產生二者為系列商標之聯想 而發生混淆誤認之虞。⒉被告中台異字第G00000000號異議 審定書，系爭註冊第1224570號「Men's Uno Cafe'」商標， 與異議人據以異議註冊第908591號「UNO」商標圖樣，雖屬 構成近似之商標，惟應無商標法第23條第1項第12款規定之 適用。⒊被告中台異字第G00000000號異議審定書，系爭註 冊第1236105號「大大TATA及圖」商標，與異議人據以異議 之「TATA」商標相較，雖屬構成近似之商標，惟無前揭商標 法第23條第1項第12款及14款規定之適用。⒋臺北高等行政 法院92年度訴字第04032號判決書，系爭註冊第107790號「 美而美」服務標章與據以異議之「瑞麟美而美」標章，二者 皆有相同之「美而美」字樣，固屬近似之標章，惟無使公眾
產生混淆誤認之虞。⒌被告中台異字第G00000000號異議審 定書，系爭註冊第1153890號「MIKIMOTO」商標與據以異議 「MIKIMOTO」商標圖樣固屬構成近似，惟尚難認系爭商標有 商標第23條第1項第12、14款規定之適用。⒍經濟部經訴字 第09606071090號訴願決定書，系爭「寶齡」商標與據以評 定之「寶齡富錦及圖BOWLIN & FUH JIIN」、「寶齡麗碧雅 」、「寶齡黃金曲線」相較，系爭商標應無違反商標法第23 條第1項第12、14款之規定。
㈤系爭商標係於89年3月1日註冊公告，參加人係於96年8月31 日申請評定，距系爭商標註冊公告日已逾5 年，是參加人主 張系爭商標有違修正前商標法第37條第7 款及現行商標法第 23條第1 項第12款，顯已逾申請評定之期間。且系爭商標圖 樣係由一紅色球形圖、英文je及中文久丹奴所組成，與據以 評定之「佐丹奴」及「GIORDANO」商標相較，二者簡繁有別 ，系爭商標另有紅色球形圖及英文je可資區辨，尚難遽謂構 成近似。系爭商標係於89年3 月1 日公告註冊，迄參加人於 96年8 月31日申請評定時止，雙方之商標已併存使用多年， 遑論參加人之註冊第1133890 號「佐丹奴」商標（指定在眼 鏡商品）遲至94年1 月1 日始公告註冊，被告及參加人迄未 提出任何證據資料證明相關消費者有何實際混淆誤認之情事 ，難謂原告有何仿襲參加人之著名商標在眼鏡之驗光、配鏡 之服務以獲取不正競爭利益之意圖。
四、被告聲明求為判決駁回原告之訴。並抗辯： ㈠系爭商標（原服務標章）係於89年3月1日註冊公告，距參加 人96年8月31日申請評定，雖已逾5 年期間，惟據以評定「 佐丹奴」、「GIORDANO 」 等商標使用於各種服飾、鞋等商 品，於系爭商標87年11月27日申請註冊時已臻著名（詳如後 述），復衡酌據以評定商標之中文「丹奴」，並非我國慣用 或常見之語詞組合；據以評定「GIORDANO」商標之外文「GI ORDANO」其音譯並無固定用語，且外文「GIOR」之發音與中 文「ㄐ一ㄡˇ」音相近，系爭商標權人（原告之前手）事後 於87年11月27日始以與據以評定等商標近似之「久丹奴」作 為商標圖樣，申請註冊，難謂巧合，且系爭商標所指定使用 之眼鏡之驗光、配鏡之服務常與眼鏡之零售相結合，而與據 以評定諸商標實際使用之各種服飾等商品間具有一定關聯性 ，依常理判斷，系爭商標權人應知悉據以評定諸商標之存在 ，且因兩造商標近似，系爭商標之註冊應有現行商標法第23 條第1 項第12款規定之情事，並堪認系爭商標權人有藉仿襲 他人著名商標以獲取不正競爭利益之意圖，而屬惡意，依首 揭商標法第51條第3 項規定，不受同條第1 項5 年除斥期間
之限制，合先敘明。
㈡系爭商標圖樣係由一球體狀，後接字體略小之外文字母「je 」，再接字體較大之橫書中文「久丹奴」所組成，因中文為 我國官方文字，消費者一見系爭商標會習慣將視線先停留在 所熟悉之文字上，故系爭商標圖樣上之中文「久丹奴」為其 顯著部分。而據以評定「佐丹奴」商標圖樣係由單純未經設 計之中文「佐丹奴」所構成。二者相較，均有相同中文「丹 奴」，僅中文「佐」與「久」之差異，在交易連貫唱呼之際 ，「佐丹奴」與「久丹奴」之讀音極相彷彿，應屬近似之商 標。又據以評定「GIORDANO」商標圖樣係由外文「GIORDANO 」所構成，其與系爭商標之中文「久丹奴」相較，二者在讀 音上極為相近，亦應屬近似之商標。
㈢中文「佐丹奴」及外文「GIORDANO」為參加人前手香港商佐 丹奴有限公司使用於各種服飾、鞋、襪、帽子、手套及鐘錶 等商品之商標，自西元1981年在香港創立首家「佐丹奴GIOR DANO」專賣店後，並將市場拓展至我國，且早在71年年間即 取得註冊第183381號「GIORDANO」、第183382號「佐丹奴」 商標權，並將該等商標權移轉給參加人，後陸續獲得註冊第 508851、601506號「GIORDANO」及第601507、76179 號「佐 丹奴」等商標權，亦在我國廣設有直營店或加盟店廣為銷售 。據以評定「GIORDANO」及「佐丹奴」商標復經被告前身中 央標準局87年6月所編印「著名之商標或標章名錄」將其列 為「服飾、皮件、鞋」類商品之著名商標之一，而經濟部90 年9月5日經（90）訴字第0900632143號訴願決定書及被告據 爭商標相關爭議案亦認定據以評定「佐丹奴」商標使用在衣 服及鞋類商品在87年3月26日前已達著名程度，是以系爭商 標於87年11月27日申請註冊前，據以評定等商標使用於衣服 、鞋類等商品已為消費者所熟知而為著名商標。 ㈣又據以評定「GIORDANO」、「佐丹奴」等商標在衣服及鞋類 商品為著名商標，已如前述。而參加人於85年9月13日另以 外文「GIORDANO」作為商標圖樣，指定使用於眼鏡、太陽眼 鏡、眼鏡架、眼鏡盒等商標，向被告申請註冊，並於86 年7 月16日取得註冊第767679號商標權，顯見參加人已將其商品 之觸角，延伸至眼鏡商品。原告固訴稱其營業信譽及商品信 譽已廣為一般消費者所熟知而為一著名連鎖加盟店等語，並 檢附證據資料為證。惟原告是否為著名商店，與系爭商標是 否為著名商標尚屬二事；再者，依原告所檢送分公司之登記 資料、公司員工名單、企業識別系統設計書、廣告宣傳單、 立牌廣告、廣告宣傳海報、商品禮券、營業商品、當代眼鏡 雜誌廣告、營利所得結算申報書等證據資料觀之，其中分公
司登記資料、公司員工名單、營利所得結算申報書均與原告 營業行為有關資料，非系爭商標之使用資料；又當代眼鏡雜 誌所刊登者乃為原告公司之徵人啟事或加盟店招募，其上並 無系爭商標圖樣之揭示；企業識別系統設計書、廣告宣傳單 、海報、商品禮券、營業商品等，其上亦無系爭商標圖樣之 揭示，此點原告亦不否認。是由上述證據資料，尚難證明系 爭商標已為消費者所熟悉。是相較系爭商標而言，據以評定 等商標較系爭商標為消費者所熟知，而應給予較大保護。 ㈤再者，系爭商標指定使用於眼鏡之驗光、配鏡之服務，依該 行業（眼鏡行或眼鏡公司）之一般經營型態，常與眼鏡之零 售服務相結合，與據以評定等商標著名於衣服及鞋類等商品 相較，眼鏡、衣服及鞋子在日常生活中為消費者所常用，眼 鏡亦常供作消費者整體服飾造型之配件，二者商品／服務間 應具有關聯性。
㈥本案衡酌系爭商標與據以評定等商標之近似程度，據以評定 等商標復為著名商標而較系爭商標為消費者所熟知應受較大 保護，又據以評定等商標與系爭商標之商品／服務因所提供 之特定商品在日常生活為消費者經常使用或相互搭配使用具 關聯性等因素綜合判斷，系爭商標之註冊客觀上可能使一般 消費者誤認二商標之商品為同一來源之系列商品／服務，或 者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關 係或其他類似關係，而產生混淆誤認情事，應有修正前商標 法第77條準用第37條第7款及現行商標法第23條第1項第12款 所規定之適用。至原告所舉「賀爾康」、「喬思美KSME」、 「Men's Uno Cafe」、「大大TATA及圖」等註冊商標諸案例 ，核其圖樣與本件有別，案情各異，基於商標審查個案拘束 原則，尚難比附援引執為本件商標評定案應為申請不成立之 處分。
五、參加人聲明求為判決駁回原告之訴。並抗辯： ㈠系爭商標之申請註冊係屬惡意：
系爭商標係於89年3月1日註冊公告，距參加人96年8月31 日 申請評定，雖已逾5年期間，惟本件據以評定之「佐丹奴」 、「GIORDANO」等商標使用於各種服飾、鞋、襪、帽子等商 品，於系爭商標87年11月27日申請註冊時已臻著名（詳如後 述），參加人早在國內各大百貨公司及大賣場設有專櫃，及 於各地設有直營店及加盟店廣為銷售，且透過報章雜誌等各 種媒體廣告宣傳促銷其產品，復衡酌據以評定商標圖樣上之 「佐丹奴」、「GIORDANO」等並非固有辭彙，非我國慣用或 常見之語詞組合，其乃參加人獨創之商標圖樣，且「GIORDA NO」中之「GIOR」之發音與中文「久」相近，原告事後於87
年11月27日始以與據以評定諸商標極相近似之「久丹奴」作 為商標圖樣主要部分申請註冊，難謂巧合，且除系爭商標外 ，原告另申請多件讀音極近似於「GIORDANO」之「JODANU」 商標（該等商標經參加人提出異議後，均已遭撤銷註冊確定 在案），綜合審酌前述據以評定之「佐丹奴」、「GIORDANO 」等商標早在系爭商標申請註冊時已臻著名、參加人於全臺 各地廣設店舖、透過各種媒體廣泛宣傳、據以評定諸商標乃 獨創性商標、系爭商標與據以評定諸商標極為近似、原告另 申請多件「JODANU」商標等情形，原告申請註冊系爭商標絕 非偶然，依一般經驗法則判斷，原告顯然事先知悉據以評定 諸商標之存在，而意圖攀附據以評定諸商標長久累積之信譽 ，以獲取不正競爭利益，系爭商標之註冊申請顯屬惡意，依 首揭商標法第51條第3 項規定，不受同條第1 項5 年除斥期 間之限制，合先敘明。
㈡系爭商標違反修正前商標法第77條準用同法第37條第7款及 現行商標法第23條第1項第12款之規定，依法不得註冊： ⒈按商標圖樣之近似，以具有普通知識經驗之購買人，於購買 時施以普通所用之注意，有無混同誤認之虞判斷之；所稱「 著名之商標或標章」，係指有客觀證據足以認定該商標或標 章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者而言，則分別為修 正前商標法施行細則第15條第1項及第31條第1項所規定。又 所謂「有致相關公眾混淆誤認之虞者」，係指商標或標章有 使相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤 信之虞而言，而判斷有無混淆誤認之虞，則有被告機關公告 之「混淆誤認之虞」審查基準可供參酌。
⒉二造商標構成近似：
系爭商標係由一球體狀圖形，後接字體略小之外文「je」， 再接字體較大之中文「久丹奴」所組成，因中文為我國官方 文字，消費者見到系爭商標時，自然會習慣將視線停留在所 熟悉之文字上，故系爭商標圖樣上之中文「久丹奴」為其顯 者部分；而據以評定之「佐丹奴」商標圖樣係由單純未經設 計之中文「佐丹奴」所構成。二者相較，均有相同中文「丹 奴」，僅中文「佐」與「久」之差異，在交易連貫唱呼之際 ，「佐丹奴」與「久丹奴」之讀音極相彷彿，應屬近似之商 標。又據以評定之「GIORDANO」商標圖樣係由外文「GIORDA NO」所構成，其與系爭商標圖樣上之中文「久丹奴」相較， 二者在讀音上極為相近，亦應屬近似之商標。
⒊據以評定諸商標為著名商標：
中文「佐丹奴」及外文「GIORDANO」為參加人前手香港商佐 丹奴有限公司使用於各種服飾、鞋、襪、帽子、手套及鐘錶
等商品之商標，自西元1981年在香港創立首家「佐丹奴GIOR DANO」專賣店後，並將巿場拓展至台灣、新加坡、日本、菲 律賓、馬來西亞、中國大陸、南韓、泰國、澳洲等地，早在 71年間即取得註冊第183881號「GIORDANO」、第183382號「 佐丹奴」商標權，並將該等商標權移轉予參加人，後陸續獲 得註冊第508851、601506號「GIORDANO」及第601507、7617 9號「佐丹奴」等商標權，其商品廣泛行銷國內巿場超過20 年，除在各大百貨公司及大賣場設有專櫃，並於全台各地設 有直營店及加盟店廣為銷售，且透過報章雜誌等各種媒體廣 告宣傳促銷其產品，一般消費者對據以評定諸商標應知之甚 詳，據以評定之「佐丹奴」及「GIORDANO」商標復曾經被告 前身經濟部中央標準局87年6月所編印之「著名之商標或標 章名錄」將其列為「服飾、皮件、鞋」類商品之著名商標之 一，被告中台評定第H00000000號服務標章評定書、中台異 字第841251號服務標章異議審定書、經濟部90年9月5日經訴 字第09006321430號訴願決定書等均曾認定據以評定之「佐 丹奴」及「GIORDANO」商標早在87年以前已成為眾所周知之 著名商標，是以系爭商標於87年11月27日申請註冊前，據以 評定諸商標已為消費者所熟知而為著名商標，要無疑義。 ⒋衡酌據以評定諸商標在服飾商品巿場上，屬於高度著名之商 標、二造商標圖樣極為近似等因素，加上服飾類商品與眼鏡 均同屬人體穿戴或搭配性配戴物品，可以滿足消費者整體搭 配之需求，二者具有相當關聯性。且二商品經常為流行時尚 刊物、雜誌同時廣告或介紹，又眼鏡商品與眼鏡之驗光、配 鏡服務間本具有類似之關係（被告公布之「混淆誤認之虞」 審查基準5.3.11參照），而眼鏡商品之行銷通常亦搭配提供 驗光配鏡之相關服務，故二造商標指定之商品及服務難謂不 具關聯性，況且參加人早於85年9月13日即以外文「GIORDAN O 」作為商標圖樣，指定使用於眼鏡、太陽眼鏡、眼鏡架、 眼鏡盒等商品申請註冊，並於86年7月16日取得註冊第76767 9 號商標權，顯見參加人已將其商品之觸角，延伸至眼鏡商 品。綜合上述，系爭商標客觀上極有可能使相關消費者誤認 二商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務，或者誤 認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或 其他類似關係，而產生混淆誤認情事，應有修正前商標法第 77 條準用同法第37條第7款及現行商標法第23條第1項第12 款規定之適用。
㈢原告固訴稱其營業信譽及商品信譽已廣為一般消費者所熟知 而為一著名連銷加盟店等語，惟：
⑴檢視原告提出之使用證據，發現大部分未標示日期，有標
示日期者，如當代眼鏡雜誌封面等，其日期均在系爭商標 申請註冊日之後，且依原告提出之分公司登記資料之記載 ，原告在91年12月9日之後始陸續獲准設立分公司，顯見 原告在系爭商標申請註冊後始開始經營眼鏡商品相關業務 ，是依原告檢附之證據資料，並無法證明在系爭商標申請 註冊前，系爭商標已為相關消費者所知悉，其檢附之使用 證據並無法作為有利原告之證據資料。
⑵再者，依原告檢送之分公司登記資料、公司員工名單、企 業識別系統設計書、廣告宣傳單、立牌廣告、宣傳海報、 營業商品照片、雜誌廣告、營利所得結算申報書等證據資 料觀之，其中分公司登記資料、公司員工名單、營利所得 結算申報書等均與原告營業行為有關資料，非系爭商標之 使用資料；又當代眼鏡雜誌上所刊登者乃原告之徵人啟事 或加盟店招募，其上並無系爭商標圖樣之揭示；企業識別 系統設計書、廣告宣傳單、立牌廣告、宣傳海報、營業商 品照片等其他證據資料上雖有「久丹奴眼鏡館」或「久丹 奴眼鏡」之標示，惟無系爭商標整體圖樣之揭示，其「久 丹奴眼鏡館」或「久丹奴眼鏡」之標示充其量僅屬公司名 稱之表示，並非系爭商標之使用，是其檢送之上開證據資 料並無法證明系爭商標已經原告長期使用而使相關消費者 熟知之事實，原告前述主張並不可採。
㈣綜上所述，系爭商標確有修正前商標法第77條準用同法第37 條第7 款及現行商標法第23條第1 項第12款所規定之不得註 冊事由，被告認事用法並無違誤，訴願決定維持原處分，亦 無不合，原告訴請撤銷原處分及訴願決定，為無理由。六、得心證之理由：
㈠按「商標之註冊違反第23條第1項第1款、第2款、第12款至 第17款或第59條第4項規定之情形，自註冊公告之日起滿5年 者，不得申請或提請評定。」、「商標之註冊有第23條第1 項第12款情形係屬惡意者，不受第1項期間之限制。」為現 行商標法第51條第1項及第3項所明定。又「對本法中華民國 92年4月29日修正施行前註冊之商標、證明標章及團體標章 ，於本法修正施行後申請或提請評定者，以其註冊時及本法 修正施行後之規定均為違法事由為限。」復為同法第91條第 2 項所明定。而服務標章圖樣「相同或近似於他人著名之商 標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者。」不得申請註冊；商 標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆 誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者 」，不得註冊，則分別為系爭商標註冊時（即86年5月7日修 正公布，87年11月1日施行）商標法第77條準用第37條第7款
及現行商標法第23條第1項第12款所規定。而前揭現行商標 法第51條第3項所稱之「惡意」，非僅指單純「知悉」他人 著名商標之存在，而仍須以商標權人有「欲獲取不正競爭利 益之意圖」，始足當之。
㈡經查系爭註冊商標係於89年3月1日註冊公告，距參加人96年 8月31日申請評定，雖已逾5年期間，惟據以評定「佐丹奴」 、「GIORDANO」等商標使用於各種服飾、鞋等商品，於系爭 商標87年11月27日申請註冊時已臻著名（詳如後述），復衡 酌據以評定商標之中文「丹奴」，並非我國慣用或常見之語 詞組合；據以評定「GIORDANO」商標之外文「GIORDANO」其 音譯並無固定用語，且外文「GIOR」之發音與中文「ㄐ一ㄡ ˇ」音相近，系爭商標權人（原告之前手）事後於87年11月 27日始以與據以評定等商標近似之「久丹奴」作為商標圖樣 ，申請註冊，難謂巧合。且依參加人所檢送之上開證據資料 觀之，參加人所生產經銷之商品範圍包括「服飾、皮件、眼 鏡、手套、鞋子、帽子、鐘錶」等，足認參加人有多角化經 營之情形，況據以評定商標所使用之「服飾、皮件、鞋子」 等商品與系爭商標指定使用之「眼鏡類」商品，同屬人體穿 戴或搭配性配戴物品，可以滿足消費者整體搭配之需求，二 者具有相當關聯性，依常理判斷，系爭商標權人應知悉據以 評定諸商標之存在，且因兩造商標近似，一般消費者有可能 誤認二商標之商品為同一來源之系列商品，或者誤認二商標 之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似 關係，而產生混淆誤認情事，系爭商標之註冊應有現行商標 法第23條第1項第12款規定之情事（詳如後述），並堪認系 爭商標權人有藉仿襲他人著名商標以獲取不正競爭利益之意 圖，而屬惡意，依首揭商標法第51條第3項規定，不受同條 第1項5年除斥期間之限制，合先敘明。
㈢次查系爭商標圖樣係由一球體狀，後接字體略小之外文字母 「je」，再接字體較大之橫書中文「久丹奴」所組成，因中 文為我國官方文字，消費者一見系爭商標會習慣將視線先停 留在所熟悉之文字上，故系爭商標圖樣上之中文「久丹奴」 為其顯著部分。而據以評定「佐丹奴」商標圖樣係由單純未 經設計之中文「佐丹奴」所構成。二者相較，均有相同中文 「丹奴」，僅中文「佐」與「久」之差異，在交易連貫唱呼 之際，「佐丹奴」與「久丹奴」之讀音極相彷彿，應屬近似 之商標。又據以評定「GIORDANO」商標圖樣係由外文「GIOR DANO 」所構成，其與系爭商標之中文「久丹奴」相較，二 者在讀音上極為相近，亦應屬近似之商標。 ㈣再查中文「佐丹奴」及外文「GIORDANO」為參加人前手香港
商佐丹奴有限公司使用於各種服飾、鞋、襪、帽子、手套及 鐘錶等商品之商標，自西元1981年在香港創立首家「佐丹奴 GIORDANO」專賣店後，並將市場拓展至我國，且早在71年年 間即取得據以評定之註冊第183881號「GIORDANO」、第1838 82號「佐丹奴」商標權（如附圖二、三所示），並將該等商 標權移轉給參加人，後陸續獲得註冊第508851、601506 號 「GIORDANO」及第601507、76179號「佐丹奴」等商標權（ 如附圖四至七所示），亦在我國廣設有直營店或加盟店，廣 為透過各種媒體為宣傳銷售，為獨創性商標。且據以評定「 GIORDANO」及「佐丹奴」商標復經被告前身即經濟部中央標 準局87年6月所編印「著名之商標或標章名錄」將其列為「 服飾、皮件、鞋」類商品之著名商標之一，而經濟部90年9 月5日經（90）訴字第0900632143號訴願決定書亦認定據以 評定「佐丹奴」商標使用在衣服及鞋類商品在87年3月26日 前已達著名程度，凡此有據以評定商標註冊資料、前述87年 6月編印之「著名之商標或標章名錄」第45頁及第46頁、經 濟部前述90年9月5日訴願決定書影本附卷可稽。是於系爭商 標87年11月27日申請註冊前，據以評定等商標使用於衣服、 鞋類等商品已為消費者所熟知而為著名商標。 ㈤又據以評定「GIORDANO」、「佐丹奴」等商標在衣服及鞋類
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