智慧財產法院行政判決
98年度行專訴字第60號
98年11月5日辯論終結
原 告 日商優你‧嬌美股份有限公司
代 表 人 甲○○○
訴訟代理人 邵瓊慧律師（兼送達代收人）
劉偉立律師
宋皇志律師
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 乙○○（局長）
訴訟理人 丁○○
參 加 人 丙○○
訴訟代理人 蔡淑美律師
己○○○○○○○
複 代 理人 庚○○○○○○○
戊○○○○○○○
上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國98
年3 月26日經訴字第09806109440 號訴願決定，提起行政訴訟，
本院判決如下：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要
緣原告前於90年7 月10日以「清潔用物品」，向被告申請發 明專利，經被告編為第90116889號審查及再審查，准予專利 ，並於公告期滿後，發給發明第186846號專利證書（下稱系 爭專利）。嗣參加人以系爭專利違反核准時專利法第20條第 1 項第1 款及第2 項、第27條及第71條第1 項第3 、4 款之 規定，不符發明專利要件，對之提起舉發。案經被告審查， 於97年7 月15日以(97)智專三㈠02054 字第09720368590 號 專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。原 告不服，提起訴願，經遭決定駁回，遂向本院提起行政訴訟 。本院因認本件訴訟之結果，倘認訴願決定及原處分應予撤 銷，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法 第42條第1 項規定，依職權裁定命其獨立參加本件被告之訴 訟。
二、原告主張：
㈠依專利法第64條第1 項之規定、其立法意旨及參酌日本特許 審查基準第54-10 章第6-7 頁之規定，可在「不實質擴大或
變更申請專利範圍」之前提下，於申請時原說明書或圖式所 揭露之範圍內，隨時提出發明專利之更正。因此專利審查基 準第二篇第六章之第2-6-70頁第16款之適用前提，必須為該 變更附屬項的依附關係或變更引用記載形式之獨立項的引用 關係，已造成專利範圍之實質擴大或變更，不得僅以形式審 查附屬項之依附關係是否變更來判斷，否則即牴觸專利法第 64條第2 項規定。故原告於系爭舉發案審定程序中所提出第 6 次更正之申請，係單純地將原載附屬項併入其所依附之獨 立項中，並無實質擴大或變更申請專利範圍之情事，對於信 賴專利公告之第三人之權益亦不會有所影響，故被告應准予 更正。而原告所提第6 次更正乃依附於系爭舉發案，被告自 應於舉發審定書中一併就是否准予更正作成判斷，被告之97 年5 月8 日所發(97)智專三㈠02054 字第09740808640 號函 不符行政程序法第96條第1 項第4 款本文及第6 款之規定， 並非行政處分，參加人所爭執者顯無理由。
㈡原告於系爭舉發案審查程序中所提出之第6 次更正申請，係 將系爭專利申請專利範圍第2 、5 、6 、12項併入申請專利 範圍第1 項，其原先即附屬於申請專利範圍第1 項，故未變 更依附關係。至於專利申請專利範圍第3 、4 項皆仍附屬於 申請專利範圍第1 項，專利申請專利範圍第8 、9 、10、11 項皆仍舊附屬於申請專利範圍第7 項，並未改變附屬項之依 附關係，更無變更引用記載形式之獨立項之引用關係。訴願 決定第五㈡點及原處分理由㈠均認原告第6 次更正之申請， 將導致原申請專利範圍之實質變更，實屬謬誤。 ㈢原告於第6 次更正申請將申請專利範圍第2 、5 、6 、12項 併入申請專利範圍第1 項，其技術特徵之結合變為以下技術 特徵之結合，而以下第一技術特徵至第五技術特徵之結合本 即為系爭專利之專利說明書所揭露，故並未改變原來技術特 徵之結合關係，亦無所謂改變方法發明之步驟順序：1.「一 基部材料；至少一薄片，具有多複數長條帶形成其中；及至 少一纖維束層，設於該基部材料及該薄片之間，其中：該薄 片及纖維束層係部分的連接至基部材料的一清掃側，其中該 等長條帶及該纖維束層的纖維係朝向一方向，使得該等長條 帶及該纖維束層形成該刷擦部分，及其中在該基部材料的清 掃側之相對側上，形成有一使用者的手或固持件可插入的固 持空間」（下稱「第一技術特徵」）；2.「其中該基部材料 係一薄片，與該等長條帶一起構成，而長條帶與該纖維束層 的纖維沿著同一方向延伸」（下稱「第二技術特徵」）；3. 「其中該固持部形成於該基部材料及一設於基部材料相反側 上的固持薄片之間」（下稱「第三技術特徵」）；4.「其中
該纖維束層係沿該固持空間之兩側連接至基部材料，並且延 伸於可以讓手或固持件插入之方向」（下稱「第四技術特徵 」）；以及5.「其中構成該長條帶之薄片係由包含有熱塑性 纖維之不織布或者係由熱塑性樹脂薄膜所製成」（下稱「第 五技術特徵」）。
㈣原告於系爭舉發案審查程序中所提出之第6 次更正申請，將 申請專利範圍第2 、5 、6 、12項併入申請專利範圍第1 項 ，乃減縮申請專利範圍第1 項之權利範圍，並未實質擴大或 變更專利權之範圍：
1.申請專利範圍第2 項係在進一步縮減申請專利範圍第1 項「 基部材料」之結構。
2.專利申請範圍第5 項係在進一步縮減申請專利範圍第1 項「 固持空間」之結構。
3.專利申請範圍第6 項係在進一步縮減申請專利範圍第1 項「 纖維束層」之結構。
4.專利申請範圍第12項係在限定申請專利範圍第1 項「薄片」 之材質。
5.原告於第6 次更正申請中將申請專利範圍第2 項、第5 項、 第6 項以及第12項皆併入申請專利範圍第1 項中，係同時進 一步限縮申請專利範圍第1 項「基部材料」、「固持空間」 、「纖維束層」以及「薄片」等結構。此種減縮並非附加新 的構成要素，而均係在進一步限縮申請專利範圍第1 項之構 成要素，而未導致申請專利範圍之實質擴大或變更，且並未 侵害第三人對於法安定性及公開內容之信賴，亦未危害第三 人在法律上權利。
㈤我國實務見解（臺北高等行政法院95年度訴字第4393號、97 年訴字913 號判決）亦允許將多個附屬項之技術特徵併入獨 立項之更正，縱認被告否准原告之更正請求一事為適法，系 爭專利之申請專利範圍第1 項仍具有進步性，符合專利法第 22條第4 項之規定：
1.參加人共提出13項證據，否定系爭專利之新穎性及進步性， 然依訴願決定及原處分所述理由，僅證據5 本身，或結合證 據5 及證據3 、證據12或證據13，可能證明系爭專利申請專 利範圍第1 項至第6 項不具進步性，另外結合證據5 與證據 6 或證據12，得認定系爭專利之附屬項申請專利範圍第12項 與第13項不具進步性。是故，除證據3 、證據5 、證據6 、 證據12及證據13以外之8 項證據，不影響系爭專利之效力。 2.證據5 至少缺少以下3 項系爭專利申請專利範圍第1 項所揭 露之技術特徵，且並未建議或教示採用，故習知該項技術領 域之人，無法利用申請時之先前技術，輕易完成系爭專利之
申請專利範圍第1 項所揭露之技術：
⑴申請專利範圍第1 項之刷擦部分係用以「收集灰塵」，亦即 藉由產品纖維材質之特性，捕集灰塵以達清潔之效果；反觀 證據5 之用途為「掃除灰塵」，亦即是透過產品形成類似掃 把之刷毛，以掃除灰塵，二者並不相同，差異甚為明顯。原 處分並未就此差異進行審酌，亦未說明習知該技術領域之人 如何得由證據5 ，思及此一技術特徵，故不得逕予認定申請 專利範圍第1 項不具進步性。訴願決定第23頁雖謂證據5 之 說明書左欄第8 至14行記載其可「take up the dust」，故 認定二者均有拂拭灰塵之效果，但其忽略系爭專利之「收集 灰塵」效果，而逕為錯誤之特徵功能比對，誠屬事實認定之 錯誤。
⑵申請專利範圍第1 項之中，其薄片及纖維束層係部分的連接 至「基部材料的一清掃側」；反觀證據5 中，其薄片及纖維 束層係連接至靠近把手（handle A）之毛氈物內側（詳Figs . 1 & 3 ），而非連接至基部材料的一清掃側，二者並不相 同。原處分未查其差異，即將「清掃側」及「毛氈物內側」 混為一談，是為事實認定之錯誤。訴願決定更誤指「系爭專 利說明書內並未指明所謂『清掃側』為何」，遽以判斷系爭 專利之特徵與證據5 相同。惟查系爭專利說明書第10頁之符 號說明2A、第12頁之較佳實施例之說明，均已清楚定義「清 潔表面／清潔側面」，而此即原告訴願所謂之「清掃側」。 因此，訴願決定基於錯誤之事實認定，判斷系爭專利申請專 利範圍第1 項不具進步性，實屬違法不當。
⑶申請專利範圍第1 項包含有一「固持空間」，且位於「該基 部材料的清掃側之相對側上」；反觀證據5 之把手係以縫製 方式固定（secured ），無法插抽，並無「固持空間」，更 遑論該「固持空間」之位置，故二者之差異甚為明顯。訴願 決定及原處分認證據5 能提供固持件插入之空間，並基於此 錯誤之事實認定，將系爭專利申請專利範圍第1 項與證據5 比較，後認定第1 項不具進步性，實屬違法不當。 3.縱結合證據5 與證據3 、證據12或證據13，亦不足以否定系 爭專利申請專利範圍第1 項之進步性：
⑴查證據3 之撢子部15係由片狀纖維材料延切成直線狀、鋸齒 狀或波浪狀，由其第一圖觀之僅有一層，作為擦拭之用。反 觀證據5 之主體部分C 係多層結構，其包含兩片薄片c ，薄 片c 內夾有折疊之長條狀毛氈物d 及層狀纖維f 。準此，證 據3 之撢子部15與證據5 之薄片c 並無法置換，且使用目的 及功效皆不相同，因而舉發證據5 與舉發證據3 先天即不相 容，不得將其結合，無從否定申請專利範圍第1 項之進步性
。
⑵證據12中並未揭示長條帶之薄片，因而證據12中之可塑性纖 維與證據5 之毛氈物c 並無法置換，從而舉發證據5 與舉發 證據12先天即不相容，不得將其結合。此外，舉發證據5 中 ，係以同時兼具毛氈物c 之擦拭功能及刷子B 、纖維f 之清 掃功能為其最大特徵，無論其「folded stripsd」及「alay erof fiber f」（詳Fig. 3）皆為平直型態而無所謂接合線 或切斷部。況且其毛氈物c 有揭示需縫合，而以熱可塑性纖 維進行溶媒，溶融所形成的薄片係呈現薄膜狀，難以用針穿 透以致無法縫合。由此顯見，舉發證據5 與證據12之間並不 能相容，亦即不能同時並存。
⑶證據13係揭露一種拖把之固持結構，依據其圖式第2 圖及第 3 圖所示，其係揭露可拆卸之彎曲固持把手，並藉由該彎曲 設計及拖把頭上的固定空間，將把手固定於拖把頭之上。證 據5 之把手係以縫製方式固定而無法抽插，已如前述。故證 據5 所揭露之固持把手及證據13所揭露之可拆卸把手二者先 天不相容，無法同時並存。
⑷綜上即知：證據5 與證據3 、證據12或證據13均為先天不相 容之發明，而依前開審查基準之規定，被告自不得將此等引 證案結合，藉以來否定被舉發案之進步性。
4.縱結合證據5 與證據6 或證據12，亦不足以否定系爭專利申 請專利範圍第12項之進步性：
⑴由證據6 之專利說明書第9 頁及第2 圖，可知證據6 所揭示 之清潔用拖把10係將柄12安裝於清潔片11上。反觀證據5 之 把手係以縫製方式固定（secured ）於主體部分C 之內，與 證據6 之空間結構完全不同，二者無法相容。故證據5 與證 據6 依法不得相結合以否定系爭專利申請專利範圍第12項及 第13項之進步性。退步言，即使勉強將證據5 與證據6 相結 合，原處分充其量僅使用證據6 所揭露之熱塑性樹脂。對於 前述證據5 未揭露申請專利範圍第1 項之技術特徵，證據6 仍未能揭露。因此即使勉強將證據5 與證據6 相結合，依然 未揭露申請專利範圍第12項及第13項之全部技術特徵，無從 否定其進步性。
⑵證據12中並未揭示長條帶之薄片，因而證據12中之可塑性纖 維與證據5 之毛氈物c 並無法置換，從而舉發證據5 與舉發 證據12先天即不相容，不得將其結合。此外，舉發證據5 中 ，係以同時兼具毛氈物c 之擦拭功能及刷子B 、纖維f 之清 掃功能為其最大特徵，無論其「folded strips d 」及「a layerof fiber f 」（詳Fig. 3）皆為平直型態而無所謂接 合線或切斷部。況且其毛氈物c 有揭示需縫合，而以熱可塑
性纖維進行溶媒，溶融所形成的薄片係呈現薄膜狀，難以用 針穿透以致無法縫合。由此顯見：舉發證據5 與證據12之間 並不能相容，亦即不能同時並存。退步言，即使勉強將證據 5 與證據12相結合，原處分充其量僅使用證據12所揭露之可 塑性合成樹脂。對於前述證據5 未揭露申請專利範圍第1 項 之技術特徵，證據12仍未能揭露。因此即使勉強將證據5 與 證據12相結合，依然未揭露申請專利範圍第12項及第13項之 全部技術特徵，無從否定其進步性。
5.系爭專利申請專利範圍第1 項、第12項及第13項具有進步性 ，故附屬於申請專利範圍第1 項之第2 項至第6 項亦皆具有 進步性。綜上，系爭專利之各項申請專利範圍依法皆具有進 步性，原處分認定系爭專利欠缺進步性，實有認定事實及適 用法律之違法及不當，應予撤銷。
㈥被告就系爭舉發案之審查，對於系爭專利原申請專利範圍第 7 、8 、9 、10、11項，原處分舉發審定理由中並未認定其 欠缺進步性。原處分未針對系爭專利之全部申請專利範圍進 行逐項審查，有違反行政自我拘束原則與平等原則之違法。 ㈦原告依系爭專利所製成之產品，過去前所未見，更於公開銷 售後遭競爭對手抄襲，曾於93年間，於市場上發現系爭專利 所製成之產品之仿冒品，即訴外人紳宇實業股份有限公司（ 下稱「紳宇公司」）所生產之「奇魔撢子」。原告對紳宇公 司提起專利侵權訴訟，並於96年4 月9 日獲得勝訴判決。此 外，原告系爭專利及其對應專利，已在台灣、日本、歐美等 地，透過授權或自行實施等方式生產相關清潔用品，廣受消 費者歡迎，其在台灣、美國、日本之平均市佔率或銷售量等 數字均為市場首位；在台產品「威拂魔撢」自西元2002年上 市，每年平均銷售量達到新台幣11,594,000元。故可佐證其 「發明獲得商業上的成功」，而非熟悉該項技術領域之人所 能輕易完成。
㈧系爭專利已獲得美國、日本、歐洲等多個國家或地區之專利 ，依據「專利審查高速公路」（Patent Prosecution Highw ay）之精神，系爭專利獲得美國等其他國家專利一事，茲可 為被告審查專利有效性之參考：
1.被告於其機關網頁公告「自98年1 月1 日起辦理『經濟部智 慧財產局發明專利加速審查作業方案』」，即表示被告願參 考他國專利准駁之判斷，並實際上已經接受申請人提供他國 核准之專利資料，俾利加速對應專利案件於我國智慧財產局 之申請。此外，我國雖非世界智慧財產權組織之會員，但92 年專利法修正時之修法理由，即表示在我國加入WTO 之後， 專利制度必須與國際接軌，並於立法理由中明確表示專利法
條約可援為我國修法之參考。
2.本案主張日本優先權之兩案，均已獲得日本專利，而本案對 應之日本案也已取得日本專利3630117 號。此外，本案對應 之美國申請案，係針對同樣之兩號日本專利主張優先權，而 該美國申請案已獲得美國第6813801 號專利。證諸系爭專利 已分獲美國、日本及歐洲多國（或地區）之專利乙事，自可 佐證其可專利性，非如訴願決定與原處分所謂「與系爭專利 無涉」。
3.於美國第6813801 號專利之申請維護過程中，美國專利商標 局（USPTO ）亦曾提出舉發證據5 ，質疑該申請案之進步性 。惟申請人答辯後，美國專利商標局即認為該專利申請案符 合進步性之門檻，因此核予專利。
4.有鑒於系爭專利：⑴其對應之外國專利已克服Hyden 專利而 完成註冊、⑵其對應之外國專利能夠授權給其他公司，對熟 知該項技術領域之人而言係屬於有魅力之權利，以及⑶已於 專利侵權訴訟，被認定在台灣有仿冒該專利物品之商品，且 應加以排除，足證系爭專利具有可專利性。本案相關專利已 於全世界已獲得註冊，而只有我國主管機關撤銷該專利註冊 ；如此豈非與前述專利調和(harmonization )之世界潮流與 我國政府政策相違背？若我國繼續單純以「專利屬地主義」 之理由，恣意審理專利有效性，恐對國際企業產生不良觀感 ，並可能阻礙國際投資之意願等情。
㈨並聲明求為判決撤銷訴願決定及原處分。
三、被告則以：
㈠系爭專利之申請專利範圍共13項，其中第1 、7 項為獨立項 ，餘為附屬項。系爭專利具有複數優先權之主張（包括西元 2000年7 月10日之日本第2000-208756 號基礎案及2001年4 月12日之日本第2001-113750 號基礎案），因此，系爭專利 各請求項之專利要件判斷日期當依所適用之優先權日為準。 系爭專利各請求項經被告查核原告（專利權人）於94年6 月 20日闡明主張其第3 、4 項之構件技術見於日本第2001-113 750 號（第2 基礎案）、其餘申請專利範圍各項則揭示於日 本2000-208756 基礎案（第1 基礎案）之理由後，其優先權 主張當可採認適用。
㈡系爭專利該第6 次更正係97年4 月1 日於審查階段提出，其 更正內容乃將系爭專利原公告之申請專利範圍第1 、2 、5 、6 、12項合併為一項（更正後之第1 項）、並將其他請求 項重新編號依附；惟依2004年被告對外公告之「專利審查基 準」第2.4 節，有關更正申請在「實質擴大或變更申請專利 範圍之判斷」態樣中，其第(16)點明定：「變更附屬項的依
附關係或變更引用記載形式之獨立項的引用關係，導致該請 求項改變了原來技術特徵的結合關係，或改變了方法發明之 步驟順序。」今原告既將原各別且直接依附於原申請專利範 圍第1 項之第2 、5 、6 、12項合併成1 項，則該等更正實 已變更附屬項的依附關係而與原公告專利權項之技術特徵的 結合關係不同，並實質影響其他附屬項（原第3 、4 、12項 ）之結合關係，已屬實質擴大或變更申請專利範圍，自有違 專利法第64條第2 項之規定。被告亦有於97年5 月8 日以(9 7)智專三㈠02054 字第09740808640 號函知；且此一種不准 更正之態樣實於原告所提第5 次更正時（96年10月23日）， 被告業曾通知原告。至於原告所提日本特許法第126 條之法 意及其審查基準係僅供我國立法時之參考，非屬我國之專利 法規，自無法拘限我國「專利審查基準」（2004年版）之法 律效力及被告技術審查之獨立性；另所提之高等行政法院95 訴字第4393號判決、97年訴字第913 號判決之見解，核屬個 案判決而非判例，其所涉「影像讀取裝置」或「徑向繞線單 向馬達定子結構」之技術特徵亦與系爭專利之「清潔用物品 」無關，該等針對個案案情所為之判斷，與原告第6 次所提 系爭專利申請專利範圍更正之案情容有差異，尚不得比附援 引執為本案應准予更正之論據，亦即原告訴稱原處分機關錯 誤適用專利審查基準，以及我國實務見解允許將多個附屬項 之技術特徵併入獨立項更正等語，顯有誤解。
㈢系爭專利之申請專利範圍第1 項有「收集灰塵」一詞，然該 功能性敘述係因清潔材質本身因磨擦靜電或表面粗糙度所形 成之吸附特性而來，並無具體之技術特徵，亦為證據五所採 之層狀纖維f 、長條狀毛氈物d 、及長條狀外薄片c 等清潔 材質於清掃時兼具之效果，自為熟習該項技術者所能輕易完 成。
㈣至於原告其他訴論，被告略述如下：
1.原處分理由（十四）依參加人提陳之證據五（1906年6 月19 日公開之美國專利公告第823725號；含中譯本）與系爭專利 之申請專利範圍比對，其技術理由為：「證據5 乃揭示一除 塵物結構，該除塵物C 由之呈若干長條狀外薄片c 、折疊之 長條狀毛氈物d （two fold and slitted strips of felt ）及層狀纖維f （a layer of fiber）所構成，縫製成具可 固定部a 之結構者；該證據5 與系爭專利之清潔用物品結構 相較，系爭專利申請專利範圍第1 項之清潔用物品包含：一 基部材料（證據5 之長條狀毛氈物d ）；至少一薄片，具有 多複數長條帶形成其中（證據5 之若干長條狀外薄片c ；該 薄片c 為側端呈條裂狀的薄毛氈，說明書第1 欄第35行「th
ickfelt slitted at their lateral edges」）；及至少一 纖維束層（證據5 之層狀纖維f ），設於該基部材料及該薄 片之間（證據5 之層狀纖維f 亦為長條狀毛氈物d 、及長條 狀外薄片c 所上下夾設），其中：該薄片及纖維束層係部分 的連接至基部材料的一清掃側，其中該等長條帶及該纖維束 層的纖維係朝向一方向（證據5 之層狀纖維f 、長條狀毛氈 物d 、及長條狀外薄片c 均朝兩側延伸），使得該等長條帶 及該纖維束層形成該刷擦部分，及其中在該基部材料的清掃 側之相對側上，形成有一使用者的手或固持件可插入的固持 空間（證據5 之可固定部a ）。除以上之結構比對外，證據 5 之可固定部a 係設於除塵物C 之中央位置，可使該除塵物 兩側均為清掃側，亦能達到供固持件A 插入、固持者，故系 爭專利申請專利範圍第1 項顯為熟習該項清潔物結構者依證 據5 所揭示之結構技術所能輕易完成，系爭專利申請專利範 圍第1 項不具進步性。」
2.又原處分理由（十五）進一步敘明：「系爭專利申請專利範 圍第2 項與證據5 相較；該清潔用物品之基部材料係一薄片 ，與該等長條帶一起構成，而長條帶與該纖維束層的纖維沿 著同一方向延伸；而證據5 之層狀纖維f 、長條狀毛氈物d 、及長條狀外薄片c 亦均朝兩側延伸。」、「系爭專利申請 專利範圍第3 項與證據5 相較；該纖維束層之纖維係沿著由 該纖維束層連接至該基部材料的部分所界定出的預定長度， 相互固定在一起；而證據5 之層狀纖維f 亦是與長條狀毛氈 物d 連接並具相同長度。」、「系爭專利申請專利範圍第4 項與證據5 相較；其另一纖維束層係設置成，使得較靠近基 部材料之纖維束層的基礎重量，係大於較靠近該薄片之另一 纖維束層的基礎重量。旨述有兩種「纖維束層」之運用，惟 證據5 之層狀纖維f 或纖維物B 於說明書中已揭露可採用長 蔬菜纖維、椰子纖維或毛髮等物質長條狀毛氈物d 、及長條 狀外薄片c 亦均朝兩側延伸。」、「系爭專利申請專利範圍 第5 項敘述該固持部形成於該基部材料及一設於基部材料相 反側上的固持薄片之間、系爭專利申請專利範圍第6 項敘述 該纖維束層係沿該固持空間之兩側連接至基部材料，並且延 伸於可以讓手或固持件插入之方向；然該專利申請專利範圍 第5 、6 項與證據5 相較，證據5 於除塵物中央位置之縫設 （兩側之e 處）有固定部a 可供固持件A 固定，使該除塵物 兩側均為清掃側而非僅為單一清掃側結構。」因此，系爭專 利申請專利範圍第2 至6 項之附屬項仍為熟習該項清潔物結 構者依證據5 所揭示之結構技術所能輕易完成，系爭專利申 請專利範圍第2 至6 項仍不具進步性。
3.再者，原處分理由（十六）指明因參加人於94年8 月31日補 提舉發理由、並主張以證據3 （88年12月31日申請、89年8 月11日公告之第88222536號「冷氣機通風口之濾網改良」專 利案）及證據5 之組合技術舉發系爭專利，因證據5 足可證 明系爭專利之申請專利範圍第1 至6 項違反專利法第20條第 2 項已如前述，故證據5 結合其他證據可作為證據5 結構技 術之補強，亦即證據3 、5 之組合仍可證明系爭專利申請專 利範圍第1 至6 項不具進步性。
4.又證據6 為89年6 月21日公告之我國第87119506號「清潔用 物品及其製造方法」專利案、證據12為87年10月1 日公告之 我國第86118116號「丟棄式清潔用物品」專利案；系爭專利 依附於申請專利範圍第1 項之第12項主張「構成該長條帶之 薄片係由包含有熱塑性纖維之不織布或者係由熱塑性樹脂薄 膜所製成」、另間接附屬項第13項主張「該纖維束層係包含 熱熔式熱塑性纖維者」。原處分理由（十七）亦有敘明前述 依附於系爭專利申請專利範圍第1 項之附屬項「屬習知清潔 用品之使用材質（如證據6 之基材薄片2 、纖維或長方形薄 片層3 使用含熱塑性樹脂者；或證據12之基層12採熱可塑性 合成樹脂、垃圾捕捉層22為熱可塑性合成纖維之連續長絲、 覆蓋層23由具有捕捉垃圾機能之不織布所構成），茲查該等 附屬項確為熟習該項清潔物結構者依證據5 所揭示之結構組 合習知技術（證據6 或12）所能輕易完成，系爭專利依附於 申請專利範圍第1 項之第12、13項仍不具進步性。」 5.舉發證據12為87年10月1 日公告之我國專利申請案第861181 16號「丟棄式清潔用物品」、證據13為1970年8 月25日公開 之美國專利第3525113 號；被告原處分除對於系爭專利申請 專利範圍第1 項之「進步性」要件審查外，另於原處分理由 （二十四）中敘明：「由前揭系爭專利與證據5 之結構比對 ，證據5 已可證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性 ，則參加人於94年11月24日所提舉發理由主張以證據5 組合 證據12或證據13之技術主張系爭專利申請專利範圍第1 項不 具進步性，該證據12或證據13之技術可作為證據5 結構技術 之補強，亦可證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性 ，併予敘明」。
6.因此，原處分最終以系爭專利申請專利範圍第1 至6 、12及 13項不具進步性，有違核准時專利法第20條第2 項之規定， 基於專利權之整體性，作成「舉發成立，應撤銷專利權」之 處分，洵無違誤。
㈤系爭專利之對應案業獲其他國家核准專利一節，然查渠等對 應案在他國獲准專利，其各案核准之申請專利範圍與我國核
准公告之申請專利範圍顯有出入，自與被告依據參加人所提 證據5 、證據3 及5 之組合、證據5 及6 之組合、證據5 及 12之組合或證據5 及13之組合具有不同之爭點，亦與被告審 認系爭專利申請專利範圍第1 至6 、12及13 項 不具進步性 乙事無涉，尚難執為系爭專利相較於上述證據或證據之組合 具有進步性之論據等語，資為抗辯。
㈥並聲明求為判決駁回原告之訴。
四、參加人主張：
㈠原告於97年4 月1 日向被告提出「專利更正申請書」（即原 告所指之「第6 次更正」），經被告審查，認為其所提之系 爭專利更正內容已實質擴大或變更原申請專利範圍，而於97 年5 月8 日以(97)智專三㈠02054 字第09740808 640號函否 准原告之申請更正。前揭被告函文，係行政機關就具體事件 ，為公法上單方之意思表示，並已核發予原告對外發生一定 之法律效果，是該函核屬一行政處分，惟原告於97年5 月23 日卻係提出「專利舉發答辯補充理由狀」，既未重提更正， 亦未針對前揭行政處分依法定程序提起訴願，是前揭否准原 告第6 次更正之函（行政處分）已告確定，無再變更可能， 不得再行爭執，因此，僅得依原告96年3 月16日第3 次更正 之申請專利範圍審查本案。
㈡退萬步言，原告第6 次更正亦已實質變更及擴大申請專利範 圍，被告依照專利法第64條規定否准其申請，處分適法： 1.原告合併專利範圍之作法會導致專利範圍之變更： 原告欲將原專利範圍第2 、5 、6 、12項與其獨立項第1 項 合併。其中專利範圍第5 項之主體「該固持部」欲依附至專 利範圍第1 項，然該固持部並未記載於第1 項中，屬於不當 依附。再徵原告專利說明書符號說明第11頁，第5 項所述之 固持部位編號為38，而第1 項所述之固持空間編號依序為20 、39，足可認定固持部位與固持空間為不同之元件，故原告 稱第6 次更正申請屬專利範圍之減縮，實與事實不符。 2.原告合併專利範圍之作法導致專利範圍實質之擴大： 原告專利說明書第20頁第3 段第4 行後半段又記載「因此， 在中央部位之外側表面上之固持部位便形成有兩個平行的固 持空間」，顯示第5 項所述之固持部中進一步可界定出第1 項所述之固持空間，故固持部屬於固持空間之上位用語，為 擴大專利範圍之樣態，顯與原告所執之限縮理由未合，有違 專利法第64條「不得實質擴大或變更申請專利範圍」之規定 ，其亦違反原告自己所推崇引用之日本特許審查基準第54-1 0 章第6-7 頁第(6) 點「因更正導致限縮申請專利範圍時， 其範圍已超越更正前請求項所記載構成發明具體目標之範圍
，且變更請求項技術事項時」之規定，自日本審查實務觀之 ，亦已構成專利權範圍實質變更之態樣。
㈢為使專利法第64條第2 項所稱「實質擴大或變更申請專利範 圍」此一不確定法律概念得以更具體明確，以免損及專利之 安定性並顧及第三人權益之保障，故有專利審查基準第16款 之具體揭示，而該規定既明定當「變更附屬項的依附關係或 變更引用記載形式之獨立項的引用關係，導致該請求項改變 了原來技術特徵的結合關係，或改變了方法發明之步驟順序 」時，屬於「實質擴大或變更申請專利範圍」，茲原告竟猶 主張適用前揭第16款之前提，還必須「造成專利範圍之實質 擴大或變更」，豈非自陷於「套套邏輯」之矛盾，殊非可採 ，顯見前述審查基準之規定與專利法第64條並無不合。 ㈣原告起訴補充理由狀第7-8 頁所稱系爭專利範圍第1 項與專 利範圍第2 、5 、6 、12項結合（其稱第1 至第5 技術特徵 ）遭被告否准更正，原告不服云云，惟查：
1.原告所主張第6 次更正申請，其結合後技術特徵中「第3 技 術特徵」之「所述固持部」為專利範圍第1 項（即第1 技術 特徵）所從未曾出現之名詞，有違專利法施行細則第18條第 3 項規定「附屬項應敘明所依附之項號及申請標的」，顯然 並非原告所稱只係減縮獨立項的申請專利範圍，實則原告係 針對不同標的特徵結合，已改變了原來技術特徵的結合關係 。
2.又前揭「第3 技術特徵」所述「該固持部形成於該基部材料 及一設於基部材料相反側上的固持薄片之間」，而第1 技術 特徵又有一「固持空間形成在基部材料的清掃側之相對側上 」，如此其專利同時存在有一「固持空間」與一新「固持部 」，顯然改變了原公告專利之物品發明之結構特徵，導致元 件結合關係丕變，而成為一新物品。
3.此外，其第3 技術特徵之固持部形成於該基部材料及一設於 基部材料相反側上的固持薄片之間，而何謂基部材料相反側 實不知所云，有違專利法第26條第3 項規定：「申請專利範 圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記 載…」之要件，亦非相關人士所能據以實施，若被告核准其 合併，將造成原有之專利範圍變更與不確定之因素。 4.再者，因系爭專利申請時尚非採取「逐項審查制度」，僅主 要針對專利範圍之獨立項審查，因此經常有其附屬項不符專 利法或疏漏等情事，此為專利審查實務之常情。因此，非「 逐項審查制度」之專利案件，其附屬項與其獨立項之合併， 尚須就實際物品之結合關係或方法發明之步驟順序加以考量 。就本案而言，其物品欲新合併之結合關係或矛盾，或根本
定義不同，顯非如原告所述之申請專利範圍縮減，反而更形 紊亂與無序，原告專利已公告多年，如原告隨心所欲亂行變 更將導致社會不特定大眾之損害，亦損及既有專利之安定性 。被告機關否准原告之更正於法於理並無任何不妥。原告徒 執前詞，反指被告認事用法有誤，實無可採。
5.另原告引用台北高等行政法院95年度訴字第4393號判決，逕 指實務認同同時將兩項以上的附屬項併入獨立項中，乃屬申 請專利範圍之減縮且未實質變更申請專利範圍，惟該判決核 屬個案認定，其技術特徵與本案無涉；而原告另提台北高等 行政法院97年度訴字第913 號判決，逕謂實務上認為若獨立 項有諸多附屬項，而將其中數個附屬項「併入」該獨立項， 並無所謂導致「附屬項」依附「獨立項」之關係有任何改變 之情事，惟細繹該判決，其顯然係指「未併入」獨立項之原 附屬項，只是項次會受到調整，不會導致其依附獨立項之關 係有任何改變，原告明顯誤解前揭判決意旨，而前揭判決之 情形既與本件截然有別，自無援引餘地。
㈤系爭專利顯缺乏進步性：
1.原告認為如此重大之「收集灰塵」特徵並未明示於其專利範 圍中，縱引申認「收集灰塵」是因為其產品「纖維材料」之 特性，亦無從自其原專利範圍或第3 次更正後之專利範圍得
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