新型專利舉發
智慧財產法院(行政),行專訴字,98年度,45號
IPCA,98,行專訴,45,20091118,3

智慧財產法院行政判決
　　　　　　　　　　　　　　　　　　98年度行專訴字第45號
　　　　　　　　　　　　　　　　　　98年10月29日辯論終結
原　　　告　捷揚光電股份有限公司
代　表　人　甲○○
訴訟代理人　蔡清福律師（兼送達代收人）
　　　　　　洪順玉律師
被　　　告　經濟部智慧財產局
代　表　人　乙○○（局長）
訴訟代理人　丁○○
參　加　人　圓剛科技股份有限公司
代　表　人　丙○○
訴訟代理人　楊祺雄律師
　　　　　　張東揚律師
　　　　　　黃于珊律師
上列當事人間因新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國98
年2 月26日經訴字第09806107680 號訴願決定，提起行政訴訟。
並經本院裁定命參加人獨立參加本件之訴訟。本院判決如下：
主 文
訴願決定及原處分均撤銷。
訴訟費用由被告負擔。
事實及理由
一、事實概要︰
原告前於民國90年1 月17日以「文件相機之結構」向被告智 慧財產局申請新型專利，經被告編為第90200916號審查准予 專利，且於公告期滿後，發給新型第191094號專利證書。嗣 參加人圓剛科技股份有限公司（下稱圓剛公司）以該專利違 反核准時專利法第98條第1 項第1 款及第2 項規定，不符新 型專利要件，對之提起舉發。原告分別於94年11月2 日、95 年9 月25日兩次提出系爭專利申請專利範圍更正本，案經被 告審查，以95年9 月25日所提申請專利範圍更正本不符更正 時（即現行）專利法第108 條準用第64條第2 項規定，應不 准更正，本件舉發案仍以原公告本審查，於97年7 月17日以 （97）智專三（二）04099 字第09720373970 號專利舉發審 定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。原告不服，提 起訴願，經經濟部98年2 月26日經訴字第09806107680 號訴 願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。本院認 本件判決之結果，將影響參加人之權利或法律上之利益，依 職權命參加人獨立參加本件訴訟。
二、原告之主張：




㈠本件系爭專利所為更正，乃為「詳述式更正」，亦所更正者 係「『具有順序性之一連串操作或處理步驟』，並未「『增 加原申請專利範圍中所述之原有構件』」亦即於獨立申請專 利範圍第1 項中加入「當該文件相機使用時，該相機本體係 藉由該第二樞轉裝置樞轉該伸縮臂而樞轉至該底座之外」及 於獨立申請專利範圍第4 項中加入「該當該文件相機使用時 ，該第二樞轉裝置係將該支撐臂自該第一平面樞轉超過90度 ，以使該相機本體進行該文件之該影像之攝取」等一系列操 作之技術限定，確係「詳述式更正」，迨無疑義。 ㈡系爭專利之「文件相機於『使用時』，相機本體落在該『底 座範圍之外』或第二樞轉裝置係將該支撐臂自該第一平面『 樞轉超過90度』」等技術特徵加入更正後之請求項，根據現 行專利審查基準第二篇第六章第2.31節第（7 ）點（第2-6- 65頁）之規定：「若請求項係記載具有順序性之一連串操作 或處理步驟之技術特徵，於請求項中再增加一技術特徵」， 即屬於「申請專利範圍之縮減」更正事項。據此，原告在未 增加原申請專利範圍中所述之原有構件組成的前提下，僅只 增加原有構件之一系列操作（亦即僅只增加原請求項所載之 相機本體及及支撐臂等原有構件於使用狀態下的一系列操作 ，如相機本體係樞轉至底座之外或伸縮臂自收納時的第一平 面樞轉超過90度等順序性之操作限定），其當然屬於「申請 專利範圍縮減」之情況，符合現行專利法第64條第1 項第1 款所規定之情況，又其既然屬於利用原有構件之一系列操作 「來限縮申請專利範圍」之情況，亦即應屬於在原申請專利 範圍項範圍所「涵蓋」之技術內容中進行限縮，而非屬於「 未涵蓋」於原申請專利範圍內之技術限定。
㈢審查基準第二篇第三章第第2-3-6 頁第3 點之規定：「請求 項所載之新型與說明書或圖式內容之目的、功效縱有不對應 ，亦不得僅以說明書所載之創造目的或功效而據以認定請求 項所載之新型而作為審查對象」。申言之，得據以作為新型 專利是否具備進步性之要件，除了檢視所請之新型是否符合 說明書中所載之目的、功效外，也應斟酌「得依據申請專利 範圍之『技術內容、特點』而能獲得之功效」。職是之故， 當依系爭專利案核准時之專利法（亦即民國90年修正公告之 專利法）第98條第2 項之新型專利要件（亦即「新型係運用 申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完 成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依專利法 申請取得新型專利」）來判斷系爭專利之進步性時，即使原 專利說明書未指明某一特定目的或功效，審查時本得檢視依 申請專利範圍之『技術內容、特點』而能獲得之功效。



㈣被告機關於審查時，未找出證據資料，致申請人於申請中無 機會修正。況且，原告於95年9 月25日所提出的更正內容僅 只是於獨立申請專利範圍第1 項中加入「當該文件相機使用 時，該相機本體係藉由該第二樞轉裝置樞轉該伸縮臂而樞轉 至該底座之外」及於獨立申請專利範圍第4 項中加入「該當 該文件相機使用時，該第二樞轉裝置係將該支撐臂自該第一 平面樞轉超過90度，以使該相機本體進行該文件之該影像之 攝取」等一系列操作之技術限定。亦即系爭專利並未增加原 申請專利範圍中所述之原有構件組成的前提下，僅只增加原 有構件之一系列操作（亦即僅只增加原請求項所載之相機本 體及及支撐臂等原有構件於使用狀態下的一系列操作，如相 機本體係樞轉至底座之外或伸縮臂自收納時的第一平面樞轉 超過90度等順序性之操作限定），其當然屬於「申請專利範 圍縮減」之情況，符合現行專利法第64條第1 項第1 款所規 定之情況。
㈤專利法第64條第2 項復規定：「前項更正不得超出原說明書 或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更申請專利範圍 。」亦即更正事項（1 ）屬於「申請專利範圍之縮減」、「 誤記事項之訂正」及「不明瞭記載之釋明」等三種情況其中 之一；（2 ）未超出原說明書或圖式所揭露之範圍；以及（ 3 ）未涉及實質擴大或變更申請專利範圍等三項要件，專利 權人即應得向專利專責機關請求專利更正。被告機關所引用 之現行專利審查基準第第二篇第六章第2-6-69頁第（5 ）點 係規定：「將發明說明中已揭露但申請專利範圍『未涵蓋』 的實施方式（或實施例）增加記載於請求項中，或另外形成 新的請求項，會實質擴大原核准公告之申請專利範圍。」換 言之，現行審查基準之前述規定係陳明若更正內容係涉及將 已揭露於發明說明中（即A 條件）但卻『未涵蓋』於原申請 專利範圍（即B 條件）之實施方式增加於申請專利範圍中， 會造成原申請專利範圍之實質擴大。又參加人於補充參加理 由狀第8 頁第8 至12行謂：「縱使是說明或圖式中已揭露， 但請求項本身未包含之技術特徵或技術手段，若將之引進附 加於原核准公告之請求項內時，即會改變原有元件、成分、 步驟之結合關係以及原核准公告之發明的性質或功能，而導 致實質變更申請專利範圍」此亦參加人之誤解。前述會造成 原申請專利範圍實質擴大之情況係應於前述A 、B 兩項條件 皆成就之前提下，始能判斷其造成原申請專利範圍之實質擴 大。倘A 條件不能成就，則其應可輕易判斷其更正內容超出 原說明書所揭露之範圍，自不符合專利法第64條第2 項之前 段規定。但倘若是A 條件係已成就，但所請求更正之內容係



『涵蓋』於原申請專利範圍（亦即B 條件不成就）時，若此 時仍將此更正內容視為「造成原申請專利範圍之實質擴大」 ，其結論豈不造成將前述B 條件之限定視為多餘？因此，前 述審查基準之規定應當解釋為若所更正之內容係為將已揭露 於發明說明中（A 條件成就）且亦「涵蓋」於原申請專利範 圍（B 條件未成就）之加入申請專利範圍中進行更正，則應 不致於造成原申請專利範圍之實質擴大，而應允許如此情況 之更正，始符基準之原來精神。惟就原告於95年9 月25日所 提出之專利更正內容來看，亦即其所於原獨立申請專利範圍 中新增「該文件相機於使用時或使用狀態時，該文件相機之 『相機本體係該被樞轉至底座範圍之外』，或該文件相機之 第二樞轉裝置係『將該支撐臂自該第一平面樞轉超過90度』 」等技術特徵，其並非屬於『未涵蓋』於原請求項之內容中 。因如前所述，從審查基準第二篇第六章第2.31節第（7 ） 點（第2-6-65頁）之規定即屬於「申請專利範圍之縮減」更 正事項。因而原告在如上述未增加原申請專利範圍中所述之 原有構件組成的前提下，而僅只是增加原有構件之一系列操 作，其既然屬於利用原有構件之一系列操作「來限縮申請專 利範圍」之情況，亦即應屬於在原申請專利範圍範圍所「涵 蓋」之技術內容中進行限縮，而非屬於「未涵蓋」於原申請 專利範圍內之技術限定。是以被告機關所為之原處分，於適 用專利法第64條第2 項及被告機關所自定之前開審查基準， 乃有違誤，迨無疑義。系爭案相對於舉發證據之更正，仍在 原申請專利範圍所「涵蓋」之技術內容中進行限縮。然被告 機關係認為原告所請求的更正內容（亦即文件相機使用時， 其相機本體係『樞轉至底座之外』及第二樞轉裝置係將該支 撐臂自該第一平面『樞轉超過90度』等技術特徵），雖然係 為原說明書第3 、7 圖所揭露之技術內容，但該等技術限定 並未涵蓋於系爭專利申請時之原請求項中，因此，被告機關 引用現行專利審查基準第二篇第2-6-69頁第（5 ）點之規定 ，亦即「將發明說明中已揭露但申請專利範圍未涵蓋的實施 方式（或實施例）增加記載於請求項中，或另外形成新的請 求項，會實質擴大原核准公告之申請專利範圍」，據以認定 原告所請求之更正內容涉及實質擴大原核准公告之申請專利 範圍。實則，關於更正內容是否『涵蓋』於原申請專利範圍 之判斷，根據被告機關面詢時所表示，現行審查實務上似乎 傾向於以「記載於原申請專利範圍之各請求項（包含獨立項 或附屬項）中」作為判斷標準。惟如此的實務操作，不僅對 於前述之『涵蓋於原申請專利範圍』規定精神有所誤解，或 作成過度限縮『記載於原申請專利範圍』之解釋，且亦可能



造成與現行審查基準所列舉之數項可允許更正之實例相互矛 盾。例如，審查基準第二篇第2-6-65頁第（5 ）係明白表示 「請求項之技術特徵置換為發明說明中所對應記載之下位概 念技術特徵。例如：請求項記載『液晶顯示器』之上位概念 技術特徵，在發明說明中敘述該『液晶顯示器』係指『液晶 監視器』（下位概念技術特徵），將原請求項中記載之『液 晶顯示器』用語更正為說明書中所載之『液晶監視器』係屬 於申請專利範圍減縮事項之例示規定。準此，所謂『涵蓋於 原請求項中之技術特徵』並不能限縮成『記載於原請求項中 之技術特徵』，否則極可能會架空『申請專利範圍之縮減』 之更正事由。因為得更正之技術特徵若僅限於原申請專利範 圍所記載者，則記載該技術特徵之請求項自然具備有該限定 特徵而得據以克服專利撤銷之可能，則任何更正請求，豈不 多餘？是以更正內容是否『涵蓋』於申請專利範圍中，理應 該要回到專利法第64條第2 項之規定內容，亦即判斷更正內 容「是否實質擴大或變更申請專利範圍」，始為判斷的基本 準則。是系爭案之更正係符合專利法第64條第2 項後段之規 定。
㈥惟參加人於98年10月20日所提出之補充參加理由狀第（三） 點於第4 頁至第6 頁謂：「退步言，縱認原告系爭更正，已 符合專利法第64條第1 項規定之更正事由，惟其仍超出申請 時原說明書或圖式所揭露之範圍…。」，實則，被告機關於 其「專利舉發審定書」第3 頁之理由（一）第10至第14行載 明：「前述第二次更正本主要是依據申請時原說明書第3 、 7 圖中「文件相機於『使用時』，相機本體落在該『底座範 圍之外』或第二樞轉裝置係將該支撐臂自該第一平面『樞轉 超過90度』」之內容加入原請求項，前述更正雖未超出申請 時原說明書或圖式所揭露的範圍」此係被告機關於本案之審 定書中所明文承認系爭案之更正內容「未超出申請時原說明 書或圖式所揭露的範圍」，此乃參加人非僅未能深入理解系 爭專利之創作特徵，尚且對原告所提出之系爭更正與申請時 原說明書或圖式所揭露之範圍之關係亦有所誤解之故也。再 者，參加人於同補充參加理由狀第8 頁第（2 ）點謂：「系 爭專利之『創作說明』及『申請專利範圍』中皆未包含『文 件相機使用時之狀態』」原告實不明參加人做此辯論之意義 何在？如前述壹. 第五點所述，被告機關於其「專利舉發審 定書」第3 頁之理由（一）第10至第14行載明：「前述第二 次更正本主要是依據申請時原說明書第3 、7 圖中「文件相 機於『使用時』，相機本體落在該『底座範圍之外』或第二 樞轉裝置係將該支撐臂自該第一平面『樞轉超過90度』」之



內容加入原請求項，前述更正雖未超出申請時原說明書或圖 式所揭露的範圍」此係被告機關於本案之審定書中所明文承 認系爭案之更正內容「未超出申請時原說明書或圖式所揭露 的範圍」，況且此亦寫明於說明書第8 及9 頁，參加人為何 仍執此言而辯？
㈦又參加人於同補充參加理由狀第9 頁第一點謂：「解釋系爭 專利申請專利範圍，不應納入說明書或圖示所載之內容」， 此點，參加人實有謬誤。原告於補充理由二狀第2 頁起即援 引台北高等行政法院93年度訴字第362 號、台北高等行政法 院96年度訴字第729 號、台北高等行政法院96年度訴字第 841 號、台北高等行政法院97年度訴字第1309號等判決意旨 ，即「前揭專利法第103 條第2 項規定「新型專利權範圍， 以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書 及圖式。查本件系爭案在申請專利範圍第1 項獨立項中固僅 述及「‧‧‧中空軸桿斷面係呈圓弧錐狀之矩形，其一側端 剖設一弧狀漸縮之卡結夾合槽‧‧‧」，並未提及「夾持平 面」，惟所謂「卡結夾合槽」，其構形本即包含「夾持平面 」（即開口處之倒角），此由其圖式第六圖及創作說明中之 圖號說明12（卡結夾合槽），可以得知。是原告訴稱「夾持 平面」非系爭案之技術特徵云云，自非可採。」、「惟查本 件核準審定時之專利法（83年修正公布）第103 條第2 項規 定：「新型專利權範圍以說明書所載之申請專利範圍為準。 必要時，得審酌說明書及圖式。」系爭案於說明書第7 頁之 創作說明中已說明「第一、二、三容置部皆設成圓形或弧形 狀者，以利製程上可以銑刀銑製即可」，並於創作詳細說明 及以第1 至9 圖圖式說明第一、二、三容置部及換向開關、 頂掣裝置、卡掣件及棘動件等之構造組成，被告機關乃審酌 系爭案創作說明及圖式而與引證案比對，揆之上揭法條規定 ，並無不合」、「惟查，新型專利權範圍，以說明書所載之 申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖式。為系爭 案核准時專利法第103 條第2 項所明定。是以，有關新型專 利權範圍之認定，固應依其申請專利範圍所載內容為之，然 在解釋申請專利範圍時，仍非不得參照說明書與圖式之記載 ，並就專利案整體創作技術內容考量認定之。查系爭案專利 說明第8 及16頁記載「‧‧‧且於扳轉時，棘爪之齒部受棘 動件之齒部扳轉扭力，並藉棘爪之背部與第二容置部之受力 面呈大面積之接觸，可提高本創作承受較高扭力值並達到相 乘之效果‧‧‧」等語，且系爭案申請專利範圍第1 、2 項 已界定第二容置部橫向貫穿頭部，棘爪設置在第二容置部內 ，且能相對第二容置部滑移，該棘爪一側設有兩齒部，另側



設有一凹孔」等結構，而專利案之功能為結構特徵之顯現， 系爭案申請專利範圍未添加功能性語言，並非代表該專利案 即喪失其應有之功能，仍可參酌該專利說明書、圖式及申請 時的通常知識，以理解該發明是否具進步性，而本件就其進 步性之功能已明確記載於系爭案專利說明書中，自可就系爭 案之申請專利範圍，並參酌該說明書之內容據以審查系爭案 是否具進步性，故原告所訴核不足採。」、「專利法施行細 則第18條第8 項之規定，僅為補充性，當技術特徵以手段功 能用語或步驟功能用語表示時，解釋申請專利範圍時，更應 審酌發明說明及圖式，而不是排除申請專利範圍之文字記載 ，僅得審酌發明說明及圖式。故不論是否為手段功能用語， 均適用專利法施行細則第18條第8 項規定，或均參酌專利法 第65條第3 項，而於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說 明及圖式，均無違法。」是以，參加人此節論述，實未足採 。
㈧被告機關於其「專利舉發審定書」第3 頁之理由（一）第10 至第14行載明：「前述第二次更正本主要是依據申請時原說 明書第3 、7 圖中「文件相機於『使用時』，相機本體落在 該『底座範圍之外』或第二樞轉裝置係將該支撐臂自該第一 平面『樞轉超過90度』」之內容加入原請求項，前述更正雖 未超出申請時原說明書或圖式所揭露的範圍」此係被告機關 於本案之審定書中所明文承認系爭案之更正內容「未超出申 請時原說明書或圖式所揭露的範圍」，亦先予說明。再者， 被告機關於其「專利舉發審定書」第5 頁之理由（五）倒數 第2 至第6 頁第7 行載明：「查證據3-2 至3-4 均為網頁資 料，舉發人未提供該產品實物且被舉發人亦曾於96年2 月5 日面詢記錄第3 頁第3 點倒數第2 行表示證據3 之證據力明 顯有問題的狀況下，證據3-2 至3-4 不具證據力，因此證據 3 不能作為系爭專利申請前已公開之既有技術，與專利法第 98條第2 項「申請前既有之技術或知識」之要件不符，是以 結合證據2 、3 ，結合證據2 至4 均不能作為判斷系爭專利 第1 項是否具進步性之依據，同理結合證據2 、3 亦不能作 為判斷系爭專利第4 、5 項是否具進步性之依據」，是被告 機關明文承認證據3 不具證據力，且與各該證據資料與證據 3 結合者亦不具證據力，不能作為判斷系爭專利是否具進步 性之依據。惟本案之參加人之參加理由狀中亦逕將證據3 作 為揭露系爭專利是否具進步性之依據，同時亦與各該證據資 料組合，用以主張系爭專利不具進步性，乃有違誤，此亦需 指明。另參加人於於同補充參加理由狀第20頁至21頁詳述證 據3 之如何具證據能力，然被告機關之意，實因單憑該網頁



列印等文書資料，無法為具體理解創作特徵之對象，自是無 法為比對，無關乎證據能力，併予敘明。根據上述說明，則 系爭專利相較於參加人所提之參加理由狀中所載之各證據案 ，乃具新穎性與進步性。
㈨系爭專利申請專利範圍第1 項之相機本體與伸縮臂是藉由第 一樞轉裝置連接相機本體的第一側翼面；而證據2 之相機本 體是以其突出部上的圓軸與伸縮臂上的圓孔連接。系爭專利 申請專利範圍第1 項之文件相機結構之底座便足以支撐整個 結構；而證據2 之文件相機需要在底座的底部設置兩片可張 開的足板，用以支撐整個結構。根據說明書圖式可知，系爭 專利申請專利範圍第1 項之相機本體與的第一樞轉裝置以及 底座與伸縮臂之間的第二樞轉裝置分別可以樞轉超過90°， 讓相機本體可以延伸出底座的範圍之外去對文件作攝影；而 證據2 之文件相機，其底座與伸縮臂之間的鉸接器並不會扭 轉超過90°。如前所述，證據3 不具證據力，且與各該證據 資料與證據3結 合者亦不具證據力，不能作為判斷系爭專利 是否具進步性之依據，業經被告機關所承認。證據3 之相機 本體是以一圓軸與支撐臂連接。系爭專利申請專利範圍第1 項之文件相機結構之底座較小，僅用於支撐整個結構；而引 證3 之文件相機之底座為一大平台，除了支撐文件相機之外 ，頂部還具有一平台用以放置文件。系爭專利申請專利範圍 第1 項之能伸長或縮短；而證據3 之文件相機僅具有一支撐 臂，無法伸長或縮短。證據3 之文件相機還具有監視器與燈 座，而系爭專利申請專利範圍第1 項之文件相機結構沒有這 些結構。根據說明書圖式可知，系爭專利申請專利範圍第1 項之相機本體的第一樞轉裝置以及底座與伸縮臂之間的第二 樞轉裝置分別可以樞轉超過90°，讓相機本體可以延伸出底 座的範圍之外去對文件作攝影；而證據3 之文件相機，其底 座與伸縮臂之間的鉸接器並不會扭轉超過90°。證據4 之攝 影鏡頭是以一ㄈ型夾座固持，再與伸縮臂連接。系爭專利申 請專利範圍第1 項之文件相機結構之底座較小，僅用於支撐 整個結構；而證據4 之視訊轉換機之承物座除了支撐視訊轉 換機之外，頂部還具有一平台用以放置文件。證據4 中之ㄈ 型夾座是藉由螺柱與深鎖臂連接。證據4 中之緩降機構具有 減速齒輪與阻尼器用以緩降伸縮臂，且承物座與伸縮臂之間 具有一輔助支塊再伸縮臂升起時用以支撐及固定伸縮臂，而 系爭專利申請專利範圍第1 項之文件相機結構沒有這些結構 。根據說明書圖式可知，系爭專利申請專利範圍第1 項之相 機本體與的第一樞轉裝置以及底座與伸縮臂之間的第二樞轉 裝置分別可以樞轉超過90°，讓相機本體可以延伸出底座的



範圍之外去對文件作攝影；而證據4 之承物座與伸縮臂之間 的緩降機構，轉動不超過90°，才能由輔助支塊所支撐。證 據5 所揭露的鉸接機構包括一支點軸10，其包含具有鎖齒12 的第一柱狀部11以及具有環形溝14的第二柱狀部13；一內套 通20，包含第一通孔21以容置第二柱狀部13，複數併列鎖片 22，鎖片22間具有狹縫220 ，交叉狹縫210 用以接收潤滑油 ；第一外套筒30，具有第二通孔31以容置內套捅20，容置塊 32內有容置槽320 以容置並列鎖片22，其中具有狹縫220 的 並列鎖片22會對容置槽320 產生壓力而固定；以及第二外套 筒40，具有第三通孔41以容置第一柱狀部11並與鎖齒12密合 ，以及一固定盧格42與容置塊32對齊。系爭專利申請專利範 圍第2 、3 項之樞轉裝置包括一樞轉軸、一內套環及一外套 環。由上述特徵可知，證據5 所揭露的鉸接機構是一種自由 安裝的機構，可安裝於任何可活動的組裝裝置中，同時該機 構具有多種密合及固定用的組件，如鎖齒12及並列鎖片22等 ；而系爭專利申請專利範圍第2 、3 項之樞轉裝置的樞轉軸 是分別固定設置於伸縮臂的兩端，再分別與相機本體及底座 側翼面的內、外套環相接，內套環的功能是承受壓力，外套 環的功能是傳遞壓力，其中並不具有密合或固定的元件與成 分。根據上述的比較可知，證據5 的鉸接機構與系爭專利申 請專利範圍第2 、3 項之樞轉裝置是完全不同的。又依據審 查基準第2 篇第3 章第3.5.4.2 節規定，系爭專利申請專利 範圍第2 、3 項之樞轉裝置包括一樞轉軸、一內套環及一外 套環。即可固定支撐臂，亦即以較少的元件即能有固定支撐 臂之功能。反觀證據5 所揭露的鉸接機構包括一支點軸10， 其包含具有鎖齒12的第一柱狀部11以及具有環形溝14的第二 柱狀部13；一內套通20，包含第一通孔21以容置第二柱狀部 13，複數併列鎖片22，鎖片22間具有狹縫220 ，交叉狹縫 210 用以接收潤滑油；第一外套筒30，具有第二通孔31以容 置內套捅20，容置塊32內有容置槽320 以容置並列鎖片22， 其中具有狹縫220 的並列鎖片22會對容置槽320 產生壓力而 固定；以及第二外套筒40，具有第三通孔41以容置第一柱狀 部11並與鎖齒12密合，以及一固定盧格42與容置塊32對齊。 易言之，證據5 需較系爭專利更多元件始有固定之功能，是 以依照前述審查基準第2 篇第3 章第3.5.4.2 節之規定，系 爭專利實具進步性。
㈩據上，系爭專利申請專利範圍第1 項之特徵分別與證據2 、 3 、4 皆完全不相同，具有新穎性。根據上述的特徵說明可 知，證據2 之相機本體以突出部與伸縮臂相連接加上證據3 之相機本體以圓柱與支撐臂相連接；以及證據2 以足板支撐



的底座結構加證據3 之具有平台之底座，皆與系爭專利申請 專利範圍第1 項之技術特徵無關，加上證據2 及證據3 之底 座與伸縮臂之間的鉸接器之扭轉不超過90°，縱使將上述特 徵結合是絕對無法聯想或達到系爭專利申請專利範圍第1 項 之技術特徵。故，系爭專利申請專利範圍第1 項相對於證據 2 及證據3 具進步性。另證據2 之相機本體以突出部與伸縮 臂相連接加證據4 之攝影鏡頭先由ㄈ型夾座固持，ㄈ型夾座 再以螺柱與伸縮臂相連接；證據2 以足板支撐的底座結構加 證據4 之具有一平台的承物座；以及證據4 中承物座與伸縮 臂之間的緩降機構及輔助支塊，皆與系爭專利申請專利範圍 第1 項之技術特徵無關，加上證據2 中底座與伸縮臂之間的 鉸接器之扭轉不超過90°及證據4 中承物座與伸縮臂之間的 緩降機構，轉動不超過90°，縱使將上述特徵結合是絕對無 法聯想或達到系爭專利申請專利範圍第1 項之技術特徵。故 ，系爭專利申請專利範圍第1 項相對於證據2 及證據4 絕對 是具有進步性。證據2 之相機本體以突出部與伸縮臂相連接 加證據3 之相機本體以圓柱與支撐臂相連接加證據4 之攝影 鏡頭先由ㄈ型夾座固持，ㄈ型夾座再以螺柱與伸縮臂相連接 ；證據2 以足板支撐的底座結構加證據3 、4 之具有平台之 底座；以及證據4 中承物座與伸縮臂之間的緩降機構及輔助 支塊，皆與系爭專利申請專利範圍第1 項之技術特徵無關， 加上證據2 、3 中底座與伸縮臂之間的鉸接器之扭轉不超過 90°及證據4 中承物座與伸縮臂之間的緩降機構，轉動不超 過90°。縱使將上述特徵結合是絕對無法聯想或達到系爭專 利申請專利範圍第1 項之技術特徵。故，系爭專利申請專利 範圍第1 項相對於證據2 、證據3 及證據4 絕對具有進步性 。至於證據5 ，如前所述，其若欲達固定之功能，相較於系 爭專利，需要更多之元件，是以依照前述被告機關所定專利 審查基準第2 篇第3 章第3.5.4.2 節之規定，系爭專利實具 進步性。綜據上述，系爭專利「文件相機之結構」之獨立申 請專利範圍第1 項及第4 項實存在與舉發證據顯著差異的技 術內容。
並聲明求為判決撤銷訴願決定及原處分。
三、被告之主張：
㈠查95年9 月25日所提系爭專利申請專利範圍更正本與其91年 6 月11日公告本相較，該更正本係將原申請專利範圍第1 項 獨立項中新增加「其中，當該文件相機使用時，該相機本體 係藉由該第二樞轉裝置樞轉該伸縮臂而樞轉至底座之外，而 當文件相機收納時，該伸縮臂與該相機本體」；於第4 項獨 立項中新增加「其中，當該文件相機收納，該第二樞轉裝置



」、「而當該文件相機使用時，第二樞轉裝置係將該支撐臂 自該第一平面樞轉超過90度，以使相機本體進行該文件之該 影像之攝取」等文字；換言之，該更正本係原告將申請時原 說明書第3 、7 圖解讀為「文件相機於『使用時』，相機本 體落在該『底座範圍之外』或第二樞轉裝置係將該支撐臂自 該第一平面『樞轉超過90度』」等技術內容，並轉換成前揭 文字加入更正後之請求項，雖未超出申請時原圖式所揭露的 範圍，惟原申請時之請求項並未涵蓋上述技術內容，將導致 申請專利範圍更正本與原來所核准公告之申請專利範圍之實 質內容不同；況且，系爭專利主要創作目的雖為「方便收納 」( 見系爭專利說明書第2 頁) ，惟該專利說明書均未記載 文件相機於「使用時」狀態之任何文字；再參酌上開審查基 準第2-6-69頁「2.4 實質擴大或變更申請專利範圍之判斷： ...(5)將發明說明中已揭露但申請專利範圍未涵蓋的實施方 式( 或實施例) 增加記載於請求項中，... ，會實質擴大原 核准公告之申請專利範圍」規定之文義以觀，該更正本倘將 發明「圖式」中已揭露但申請專利範圍「未涵蓋」的實施例 增加記載於請求項中，亦將會造成實質擴大原核准公告之申 請專利範圍，此為當然之解釋；況查，系爭專利說明書第7 圖所揭之上述技術內容，既然「未曾記載」於申請專利範圍 任何相關文字，亦未揭露於專利說明書中，自難謂申請專利 範圍「已涵蓋」該「未曾記載」於專利說明書、申請專利範 圍等相關文字或技術內容甚明。是以，該更正本已明顯實質 擴大原核准公告之申請專利範圍，自不符專利法第108 條準 用第64條第2 項之規定，原處分不准予更正，應無違誤。原 告雖訴稱原處分以系爭專利申請時請求項「未曾記載」為其 「未涵蓋」之依據，有嚴重邏輯認定上之瑕疵，自不可將二 者用語混為一談乙節，惟針對更正本已明顯實質擴大原核准 公告之申請專利範圍，已如前述，且就本件系爭專利申請專 利範圍之實質技術內容有無揭露之情形而言，使用上述「未 曾記載」與「未涵蓋」之文義並無明顯之差別，原告對其用 語之解讀，恐有誤解。
㈡查系爭專利95年9 月25日更正本應不准予更正，已如前述； 而各國專利法制不同、專利審查基準有別，要難執此作為本 件於我國應作相同處理之論據。
㈢聲明：駁回原告之訴。
四、參加人之主張：
㈠原告系爭專利申請專利範圍所記載者為「文件相機之結構」 而非「具有順序性之一連串操作或處理步驟之技術特徵」， 此外，原告前述更正係於「記載文件相機之結構的請求項中



，再增加文件相機使用時，相機本體係樞轉至底座之外，或 伸縮臂自收納時的第一平面樞轉超過90度，等相機本體、伸 縮臂與底座之相對位置」，而非原告所主張「於具有順序性 之一連串操作或處理步驟之技術特徵中，再增加原有構件之 一系列操作」，因此原告所請求之更正，實與審查基準第2 篇第6 章第2.31節第7 點要件不符，而非屬「申請專利範圍 之減縮」更正事項。又原告雖表示其請求之更正，並未「增 加原申請專利範圍中所述之原有構件」，然此並不能改變該 更正非屬「申請專利範圍之減縮」的結果。原告雖援引被告 89年10月出版之「專利審查基準」（下稱舊版專利審查基準 ）第2 篇第3 章第3 點規定惟該規定係關於「申請專利新型 之認定」而與「專利更正」無涉，且原告系爭專利更正後， 所達成關於「減小底座的配重，而避免大型底座之設計」及 「可使文件相機於操作狀態下的文件拍攝空間，不會受到底 座的干擾」等新功能，不僅未於原專利說明書中指明，且由 原申請專利範圍之「技術內容、特點」亦無法獲得此等功效 。可知，原告所援引之前揭規定，實與本案「專利更正」無 涉。由系爭專利原說明書之內容，及原申請專利範圍之「技 術內容、特點」，皆無法獲知該更正後之新功效，所以前揭 規定亦無法適用於本案。因此原告前述更正並不符專利法第 108 條準用同法第64條第1 項所列舉之「申請專利範圍之減 縮」、「誤記事項之訂正」及「不明瞭記載之釋明」等事由 ，被告所為「不准予更正」之處分，係適法有據，並無違誤 。
㈡退步言，縱認原告系爭更正，已符合專利法第64條第1 項規 定之更正事由，惟原告更正時所增加之技術特徵，並未明確 記載於原說明書或圖式中。又系爭專利說明書第3 圖及第7 圖並未標示支撐臂之角度，或以垂直虛線暗示該支撐臂角度 係大於90度，且說明書內亦未對該支撐臂角度作出任何說明 ，則該技術領域中具通常知識者，自該說明書第3 圖及第7 圖所記載之事項，實無法明確直接且無歧異得知，其已經隱 含更正後申請專利範圍所記載之「當該文件相機使用時，該 相機本體係藉由該第二樞轉裝置樞轉該伸縮臂而樞轉至該底 座之外」、「當該文件相機使用時，該第二樞轉裝置係將該 支撐臂自該第一平面樞轉超過90度，以使該相機本體進行該 文件之該影像之攝取」等事項，故原告更正事由，仍超出申 請時原說明書或圖式所揭露之範圍。因此，原告前述更正係 違反專利法第108 條準用同法第64條第2 項前段之規定，被 告作成「不准予更正」之處分，係適法有據，並無違誤。 ㈢退萬步言，縱認原告前述更正為「申請專利範圍之減縮」事



項，然依專利法第108 條準用第64條第2 項及專利審查基準 第2 篇第6 章第2.3.1 點可知，申請專利範圍之更正理由即 使符合「申請專利範圍之減縮」之事項，仍應注意更正後不 得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴 大或變更原核准公告之申請專利範圍。此外，更正後發明所 屬之技術領域及發明所欲解決之問題不可與更正前不同（審 查基準第2-6-64頁）。原告前述關於系爭專利申請專利範圍 第1 項及第4 項之更正，實已變更原核准公告之申請專利範 圍，且更正後系爭專利所欲解決之問題亦與更正前不同，故 被告所為「不准予更正」之處分，係適法有據，並無違誤。 依審查基準第2 篇第6 章第2.4 點可知，若請求項之技術特 徵改變為實質不同意義、或請求項變更申請標的、或發明之 產業技術領域及發明所欲解決之問題與更正前不同，均會導 致實質變更申請專利範圍（審查基準第2-6-68頁）。原告系 爭專利更正前所欲解決之問題為「改善傳統文件相機的收納 問題」，並利用「於相機本體及底座之側翼面，裝設樞轉裝 置，以樞轉該相機本體及伸縮臂」此一技術手段，達成「利 用一文件相機進行一收納動作」之功能；然而，系爭專利更 正後所欲解決之問題變更為「大型底座」及「文件相機之攝 像區域受到底座干擾」等，並於第1 項、第4 項分別加入「