商標異議
最高行政法院(行政),判字,91年度,1483號
TPAA,91,判,1483,20020815,1

最　高　行　政　法　院　判　決　　　　　　　　　九十一年度判字第一四八三號
　　上　訴　人　百慕達商．耐克國際股份有限公司
　　代　表　人　乙○○○○○○
　　訴訟代理人　陳長文　律師
　　　　　　　　蔡瑞森　律師
　　被 上訴 人　經濟部智慧財產局
　　代　表　人　甲○○
　　參　加　人　彰昱實業股份有限公司
　　代　表　人　丙　○
　　訴訟代理人　丁○○　律師
　　　　　　　　陳怡欣
　　　　　　　　邱長彥
右當事人間因商標異議事件，上訴人對於中華民國九十年五月二十四日臺北高等行政
法院八十九年度訴字第五五○號判決，提起上訴，本院判決如左：
　　主 文
上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
　　理 由
本件上訴人起訴主張：一、參加人彰昱實業股份有限公司於八十六年十月十八日以「AIR SOLE」商標，指定使用於商品及服務分類表第二十五類之各種男女靴鞋、鞋墊、鞋襯、鞋底、鞋中底、鞋跟、鞋面商品申請註冊，經被上訴人審查核准，列為審定第八一七八三三號商標。嗣上訴人以該商標有違商標法第三十七條第七款規定，對之提出異議。案經被上訴人為異議不成立之審定，發給中台異字第八八○四四三號商標異議審定書。上訴人不服，提起訴願及再訴願，均經駁回，爰依法提起行政訴訟。二、按「AIR-SOLE」為上訴人自西元一九七七年起所獨創使用於其研發之鞋墊產品之商標，並早於西元一九八一年起陸續於美國等世界各國取得註冊，經上訴人多年使用及戮力行銷，為全球知名之商標。且臺灣本地消費者於選購商品時均得以認識「AIR-SOLE商標及其所表彰之特殊鞋墊。三、經由上訴人之戮力行銷及廣泛使用「AIR-SOLE」商標，世界各地消費者均認識「AIR-SOLE」係表彰上訴人鞋墊產品之商標，且經常指明購買具有「AIR-SOLE」鞋墊之球鞋；此有上訴人「AIR-SOLE」產品銷售量及銷售金額、年度報表、全球鞋業資訊網的市場調查報告、台灣區製鞋工業同業公會及「寶成國際集團」與「豐泰企業股份有限公司」及台灣被授權廠商必爾斯藍基股份有限公司的證明書與聲明書，以及網站搜索的各文章報導可證。四、參加人意圖抄襲，以幾近相同於上訴人「AIR-SOLE」商標之「AIR SOLE」申請註冊於鞋類產品上，足見參加人乃明知上訴人「AIR-SOLE」商標乃著名商標，意圖欺騙他人而進而申請註冊；「AIR-SOLE」如非著名商標，參加人豈會加以申請註冊，則由參加人襲用商標的行為，亦可作為上訴人「AIR-SOLE」商標為著名的佐證。五、被上訴人就系爭「AIR SOLE」商標與據以異議「AIR-SOLE」商標之相同近似未予論斷，顯見兩者構成近似，當無疑義；惟被上訴人又未依著名商標或標章認定要點加以詳查據以異議「AIR-SOLE」商標之知名度，顯有違法之處。六、即使在參加人商標申請日前，依據上訴人提出的證據，尚無



法證明上訴人「AIR-SOLE」為著名商標，依現階段證據既已足徵為著名，如准參加人的商標註冊，勢必造成消費者混淆誤認，依「情勢變更」原則，被上訴人仍應依此變更的事實審理本案，而仍應認本案違反商標法第三十七條第七款，不應准於註冊。此項「情勢變更」原則之見解有行政法院（即改制後的「最高行政法院」）二十九年判字第二十號暨五十七年判字第九十五號判例與八十九年度判字第八一一號判決為佐。七、為此求為廢棄原判決，撤銷再訴願決定、訴願決定及原處分；並判命被上訴人作成審定第八一七八三三號「AIR SOLE」商標之審定應予撤銷之處分等語。被上訴人則以：就上訴人於異議程序時檢送之證據資料觀之，世界各國之註冊證僅係靜態權利之表徵，而「late spring FOOTWEAR 1996」產品型錄正本上標示之商標或為「AIR」與「NIKE」或倒鉤圖或三者併用，並無據爭之「AIR SOLE」商標，至於印有「AIR SOLE」之鞋盒乙只，僅在鞋盒底部以極小之字體標示「AIR SOLE」字樣，且究為何時使用並無日期可稽，又宣傳海報刊載之文字為「MAX AIR」與「ZOOM AIR」，亦未見「AIR SOLE」字樣，則「AIR SOLE」商標是否因上訴人之長期廣泛使用而廣為相關公眾所共知，尚屬不能證明。經濟部訴願決定及行政院再訴願決定，均以上訴人所檢送台灣區製鞋工業同業公會及二家公司出具之證明，姑不論其是否屬臨訟製作，且該函附具之報紙報導，僅顯示AIR、AJ、AIR JORDON、AIR MAX等字樣，亦未見據以異議之「AIR-SOLE」商標圖樣。又尚智實業有限公司出具之證明，並未述及據以異議之「AIR-SOLE」商標，所為證明在缺乏其它有利事證下，均難以採信，而相繼駁回其訴願及再訴願。被上訴人原處分，洵無違誤等語，作為抗辯。參加人則主張：據以異議商標於系爭商標申請日前是否已臻著名，應視客觀證據而定。然上訴人所提出之證據中，有非商標使用型態，僅係介紹其球鞋鞋跟部分係由氣墊所製成之資料，證據力薄弱。亦有無日期之標示或晚於系爭商標申請日，不具證據能力者，及僅於起訴理由中標榜據以異議商標之著名，而無提出佐證資料者。縱上訴人所有之「NIKE」商標為著名商標，亦無當然視為本案據以異議商標為著名商標之理等語。
原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以上訴人據以異議之「AIR-SOLE」商標，雖未在我國註冊，亦未見標示於其行銷之氣墊式球鞋上，但有使用於其所產製之氣墊式球鞋之鞋盒及產品型錄上，此由上訴人所提鞋盒包括在台灣地區、中國大陸地區、韓國、越南等國家製造的鞋盒，均在其底部左側單獨以一行標示「AIR-SOLE」字樣，及於西元一九九六年發行之英文產品型錄上，在英文說明之字裡行間提到「Air-Sole」時特別在右上方標示Ｒ外加圓圈，以表示此為註冊商標等情，可得證明。雖然上開「AIR-SOLE」或「Air-Sole」字樣均甚細小而不明顯，於其所發行產品型錄，更僅於英文說明之字裡行間出現，但仍符合商標法第六條第一項之規定，自難謂其非為商標之使用。惟查（一）英文「AIR 」有「空氣」之意，「SOLE」則有「單獨的」或「鞋底」之意，複合字「AIR-SOLE」即有空氣鞋墊，簡稱「氣墊」之意，以「AIR-SOLE」做商標使用於鞋類，實兼具有商品本身性能說明之作用，如於交易上經常使用，固非不可成為營業上商品之識別標識，但由於語言之隔閡，通曉中文「氣墊」者，並不當然知悉其英文稱呼為「AIR-SOLE」。按上訴人所提一九九六年、一九九八年英文型錄各一份，其封面所使用之商標均為「倒鉤圖」，並非據以異議商標「AIR-SOLE」，僅於部分種類產品之說明中提到該產品具有「Air-Sole unit」（氣墊組之意），可以提



供優質的緩衝（excellent cushioning），且字樣均甚細小，其中一九九八年之英文型錄內容提到「Air-Sole unit」時，並未於「Air-Sole」右上方標示Ｒ外加圓圈，以表示此為商標，足見上訴人於上開型錄使用「Air-Sole」商標並不明顯，且兼具有產品說明之作用，已難期待其於說英文之消費者間能被普遍認知其為商標，何況我國人民使用英文尚非普及，本難期待其大量翻閱英文型錄，更難期待上開英文型錄能使「Air-Sole」商標於國內消費者間普遍被認知。至於上訴人所提一九九九年中文型錄則從頭到尾未使用「Air-Sole」字樣，而於產品說明中直接以「氣墊」名之，並且於接近尾頁之「專門術語」頁，將「Nike Air專業氣墊」與腳跟穩定器、腳胯繃帶、BSR 1000 碳纖橡膠、DRC耐久橡膠合成物等三十項球鞋之材質、組件等併列介紹，顯示上訴人使用「氣墊」字樣僅在做產品說明，本非做為「商標」使用，縱使如上訴人所主張其產銷之氣墊鞋種類多、數量大，於市場上很有名，亦只是具有「氣墊」的鞋類有名，基於語言之隔閡，國內消費者無從藉由通曉「氣墊」，而知悉其英文稱呼為「AIR-SOLE」，遑論認知「AIR-SOLE」為一商標。（二）上訴人提出之鞋盒所使用之商標，於顯眼處亦為「倒鉤圖」，據以異議商標「AIR-SOLE」僅以極細小之字體標示於邊緣，以一般消費者通常之注意程度實難發現，亦難以期待其被普遍認知。（三）上訴人所提報章雜誌，僅有自由時報（八十七年六月二十八日）一份介紹Nike公司的氣墊鞋，但僅提到「AIR MAX TRIAX」的款式，未見「AIR-SOLE」商標。（四）上訴人所提台灣區製鞋工業同業公會出具之證明書僅稱：「Nike的氣墊（AIR SOLE）運動鞋系列在我國有AIR JORDAN,AIR MAX TRIAX（自由時報八十七年六月二十八日報導）已為鞋業界及消費大眾所熟知」云云，其重點顯指Nike公司或Nike牌的氣墊運動鞋已為鞋業界及消費大眾所熟知，並未稱其「AIR-SOLE」商標已經著名。其次豐泰企業股份有限公司所出具之證明書係稱：「本公司專門製造Nike品牌運動鞋．．．．本公司使用AIR SOLE產製Nike運動鞋．．．．Nike之AIR SOLE鞋類產品．．．．為相關大眾及業界所熟知」云云，其重點仍僅指Nike公司或Nike牌的氣墊運動鞋已為鞋業界及消費大眾所熟知，提到AIR SOLE時僅係用來說明其所製造之Nike牌運動鞋具有「AIR SOLE」（氣墊），亦不足以證明「AIR SOLE」商標已廣為相關事業或消費者所普遍認知。（五）至於寶成工業股份有限公司之信函雖稱：「AIR SOLE商標亦為廣大消費者及業界所熟悉及喜愛」云云，惟該公司於同一信函中自稱其從「民國七十九年起接受（上訴人）公司委託生產使用Nike商標之運動鞋，目前每月產量平均超過二百萬雙」，其與上訴人既有業務委託之利害關係，其陳述難免偏袒，不足採信。又必爾斯藍基股份有限公司於九十年四月出具之聲明書表明其係上訴人公司之台灣分公司，則其聲稱「AIR-SOLE」為全球知名之商標，未免有自吹自擂之嫌，亦難採信。（六）目前國際網路固然發達，但電腦網路資料並非平易近人，無法於日常生活中經由耳目之自然接觸使人知悉其內容，必須透過電腦之使用，始能取得網路資料，如欲取得上訴人商標商品之資訊，更須經由搜尋引擎鍵入「AIR SOLE」文字，或先知悉上訴人之網址。倘若消費者不會使用電腦，或不知「AIR SOLE」之商標或原告之網址，即無從經由電腦網路取得上訴人商標商品之資訊。故電腦網路資料之存在，無法使上訴人據以異議之商標成為著名性，且網站提供資料供人查詢，並不限於著名商標之商品。故上訴人於原審審理時所查得之網路資料亦無法證明據以異議之商標已成為著名商標。何況上訴人查得之網路資料，提到Air Sole時，僅當做鞋子的「氣墊」在使用，或稱其獲有專利



，顯係產品的說明，而非介紹此種商標之商品，自難執為Air Sole已為著名商標之證明。（七）上訴人所檢附美國運動鞋品牌市場調查概況乃針對「NIKE」商標所作之調查，而非據以異議之商標「AIR-SOLE」，自難執為據以異議之商標已臻著名之證明。（八）至於參加人是否抄襲上訴人之商標，與本件據以異議之商標「AIR-SOLE」是否著名，並無必然之因果關係，上訴人主張由參加人襲用商標的行為，亦可作為據以異議之商標「AIR-SOLE」為著名的佐證云云，自不足採。綜上所述，上訴人所舉資料不足以證明據以異議商標於系爭商標申請註冊當時在國內已廣為相關事業或消費者所普遍認知，達著名商標之程度，縱使以原審判決時之事實狀態為準，其所提資料亦不足以證明據以異議商標如今已臻著名之程度。則參加人申請註冊使用系爭「AIR SOLE」商標，即不致使公眾誤認其產銷主體係上訴人，故兩者商標外文雖為相同，亦難謂系爭商標申請註冊有違商標法第三十七條第七款前段之規定。從而原處分為異議不成立之審定，並無不合，一再訴願決定遞予維持，亦無違誤等情為由，因認上訴人請求撤銷一再訴願決定及原處分，並命被上訴人應做成審定號數第八一七八三三號「AIR SOLE」商標之審定應予撤銷之處分，為無理由，應予駁回。並敍明兩造（含參加人）其餘攻擊防禦方法，於本件判斷不生影響，爰不再逐一論斷。經核於法並無違誤。上訴意旨略謂：原判決理由既已認定上訴人之使用符合商標法第六條之商標使用，卻另認定該商標之使用並不明顯且具有產品說明之作用，判決理由顯有矛盾等語。惟按原審判決係分別就上訴人於原審所提之「鞋盒」、「一九九六年、一九九八年英文型錄」、「一九九九年中文型錄」，依實際使用情形認定：「鞋盒」上標示之「AIR-SOLE」，於右上方標示Ｒ外加圓圈，為商標之使用；然「一九九六年、一九九八年英文型錄、一九九九年中文型錄」，則分別因其未於「Air-Sole」右上方標示Ｒ外加圓圈、或未使用「Air-Sole」字樣，或將「AIR-SOLE」視為「專門術語」而與球鞋材質、組件等併列介紹等，無法期待消費者普遍認知其為著名商標，殊難謂為判決理由矛盾。上訴意旨復以：原審未審酌上訴人所提球鞋銷售數據，據以認定上訴人之商標是否為著名商標；原審認定參加人是否抄襲上訴人商標，與本件據以異議商標是否著名，並無必然之因果關係，卻未敍明得心證之理由；另原審認定消費者不知「AIR-SOLE」商標或上訴人之網址，即無從由電腦網路取得資料，顯然違反經驗及論理法則等語，指摘原審判決不備理由。第按上訴人於原審主張據以異議之商標在我國及全世界之銷售數據，僅提出必爾斯藍基股份有限公司出具之聲明書，及上訴人西元二○○○年度報表等私文書為其依據，並未舉證其為真實，尚難據為有利於上訴人之認定，原審判決自無審酌之必要。另本案之爭點在於上訴人據以異議之商標是否足以認定屬於著名之商標，與參加人是否涉嫌抄襲無涉，上訴人該部分主張亦毋庸審究。又上訴人所舉奇摩及蕃薯藤網站鍵入AIR-SOLE文字搜尋之資料，原審判決認消費者若不會使用電腦或網際網路，或不知該商標或上訴人之網址，無從經由電腦網路取得上訴人商標之資訊，故電腦網路資料之存在，無法使上訴人據以異議之商標成為著名性，核與經驗及論理法則並無違悖。綜上所述，上訴意旨，指摘原判決未當，非有理由，應予駁回。據上論結，本件上訴為無理由，爰依行政訴訟法第二百五十五條第一項、第九十八條第三項前段，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　九十一　　　年　　　八　　　　月　　 十五 　　　日 最 高 行 政 法 院 第 四 庭




審 判 長 法 官　　　廖　政　雄
法 官　　　趙　永　康
法 官　　　林　清　祥
法 官　　　鍾　耀　光
法 官 姜 仁 脩
右 正 本 證 明 與 原 本 無 異
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法院書記官　張 雅 琴中　　華　　民　　國　　九十一　　　年　　　八　　　　月　　　十六　　　日